Contestations de brevets après délivrance

Deux procédures.
Des enjeux stratégiques différents.

Représentation en Inter Partes Review (IPR)

L’Inter Partes Review est une procédure contradictoire devant le PTAB dans laquelle un requérant conteste des revendications au titre de §§ 102 ou 103 sur le fondement de brevets ou de publications imprimées. Le titulaire peut répondre avant la décision d’ouverture, et les deux parties participent activement si le PTAB ouvre la phase contradictoire.

Nous représentons :

✓ Les titulaires défendant les revendications contestées
✓ Les requérants préparant et poursuivant des contestations en IPR
✓ Les parties coordonnant une stratégie d’IPR avec un contentieux devant les U.S. district courts ou l’ITC
✓ Les parties envisageant une demande de réexamen de la décision (rehearing) ou un recours devant le Federal Circuit

Réexamen ex parte

Le réexamen ex parte permet à l’USPTO de réexaminer des revendications délivrées lorsque des brevets ou des publications imprimées soulèvent une nouvelle question substantielle de brevetabilité. Toute personne peut déposer une demande, mais, une fois le réexamen ordonné, le rôle actif du tiers requérant prend généralement fin à un stade précoce et la procédure se poursuit principalement entre le titulaire et l’USPTO.

Nous représentons :

✓ Les titulaires répondant aux demandes de réexamen
✓ Les tiers préparant des demandes de réexamen
✓ Les titulaires défendant leurs revendications devant la Central Reexamination Unit
✓ Les titulaires formant des recours devant le PTAB et le Federal Circuit

Vous hésitez sur la procédure adaptée ?

L’IPR et le réexamen ex parte diffèrent par l’instance, la procédure, la participation de la partie qui conteste le brevet, les stratégies disponibles et les effets possibles sur les litiges connexes. Nous évaluons le brevet invoqué, l’état de la technique, l’historique de la procédure de délivrance, le calendrier, la situation contentieuse et les objectifs de l’entreprise avant de recommander une démarche.

Une stratégie commune devant l’office des brevets et les tribunaux

Une Inter Partes Review ou un réexamen ex parte intervient rarement de manière isolée. Les positions prises devant l’USPTO peuvent influer sur l’interprétation des revendications, la contrefaçon, la validité, les dommages-intérêts, les négociations transactionnelles et la stratégie de recours dans les procédures parallèles. Nous travaillons étroitement avec les conseils chargés du contentieux pour élaborer des stratégies coordonnées tenant compte de la procédure immédiate devant l’office des brevets et de ses effets possibles sur les objectifs plus larges de défense des droits et de l’entreprise.

Avant de recommander une démarche, nous évaluons l’incidence possible des décisions d’examen sur les litiges connexes : stratégie de suspension, moyens de défense fondés sur l’état de la technique, témoignages d’experts, modifications des revendications, estoppel, droits de tiers nés dans l’intervalle (intervening rights) et possibilités de continuation ou de redélivrance (reissue). Notre objectif est de maintenir des positions cohérentes tout en protégeant la valeur à long terme du portefeuille et la possibilité de faire valoir les brevets.

Répondre à une demande de réexamen déposée par Unified Patents ?

Les titulaires de brevets remplissant les conditions peuvent bénéficier du Unified Defense Program d’AddyHart, dont les honoraires dépendent du résultat défini au mandat.

Le Unified Defense Program d’AddyHart propose aux titulaires remplissant les conditions une représentation dont les honoraires dépendent du résultat, dans les procédures de réexamen ex parte engagées à la demande de Unified Patents.

Pour les dossiers acceptés, le programme prévoit des honoraires professionnels de 20 000 USD conditionnés au résultat, exigibles uniquement si la représentation aboutit à un résultat favorable et qu’au moins une revendication contestée est confirmée comme brevetable, selon la définition figurant dans le mandat écrit.

L’accès au programme est soumis à une vérification des conflits d’intérêts, à l’évaluation du dossier et à un mandat écrit. Les taxes de l’USPTO, les experts, les prestataires, le contentieux, les procédures devant le Federal Circuit et les autres frais sont exclus, sauf inclusion expresse. Les résultats antérieurs ne garantissent pas un résultat similaire.

Pourquoi choisir AddyHart pour
Contestations de brevets après délivrance

Une expérience intégrée des brevets et des litiges

Nos avocats mobilisent leur expérience des procédures de délivrance, du PTAB, du contentieux, des licences et des recours, plutôt que de traiter isolément la procédure devant l’office des brevets.

Une expertise technique approfondie

Nous intervenons dans des litiges concernant les logiciels, l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les télécommunications, les dispositifs médicaux, les systèmes industriels, les produits de consommation et la fabrication avancée.

Une défense fondée sur les preuves

Nous élaborons les arguments juridiques conjointement avec le dossier technique, notamment l’analyse des antériorités, les déclarations d’experts, les essais, les témoignages recueillis lors de dépositions et les éléments tirés de l’historique de la procédure de délivrance.

Une vision à l’échelle du portefeuille

Nous évaluons chaque décision procédurale au regard des brevets apparentés, des demandes en instance, des possibilités de continuation, des produits visés et des objectifs à long terme de licence ou de défense des droits.

Articles connexes de Divergent Patent Law

Équipe concernée

Les professionnels ci-dessous combinent IPR, réexamen, appel, litige, examen des brevets et expérience technique pertinente pour les contestations portant sur des brevets délivrés.

Meredith Martin Addy

Présidente et cofondatrice · Avocate américaine en brevets inscrite auprès de l’USPTO · Ingénieure en génie électrique

Ingénieure électricienne et avocate américaine en brevets inscrite auprès de l’USPTO, Mimi s’appuie sur son expérience de plus de 100 affaires de brevets devant les tribunaux fédéraux de première instance et de plus de 100 recours devant le Federal Circuit pour conseiller les clients sur la stratégie de délivrance, les procédures devant le PTAB, les licences et la solidité des portefeuilles.

Gregory B. Gulliver

Associé · Avocat américain en brevets inscrit auprès de l’USPTO · Ancien ingénieur logiciel

Ancien ingénieur logiciel ayant neuf ans d’expérience dans l’industrie, Gregory a rédigé et suivi les procédures de délivrance de centaines de demandes concernant les communications sans fil, les logiciels, le matériel informatique, les semi-conducteurs et les technologies de réseau.

Brandon R. Theiss

Associé · Avocat américain en brevets inscrit auprès de l’USPTO · Titulaire de la licence Professional Engineer

Titulaire d’une licence Professional Engineer et ancien ingénieur en contrôle industriel et dispositifs médicaux, Brandon conseille en matière de délivrance, de stratégie § 101, de développement de portefeuille et de procédures après délivrance concernant l’IA, les logiciels, les systèmes cloud, les dispositifs médicaux et l’automatisation.

Craig McLaughlin

Conseil senior · Avocat américain en brevets inscrit auprès de l’USPTO · Formation en biologie

Avocat en brevets inscrit auprès de l’USPTO, Craig possède une formation en biologie et près de 30 ans d’expérience. Il traite des dossiers de brevets d’utilité et de dessin ou modèle concernant les dispositifs médicaux, systèmes mécaniques, produits de consommation et matériel informatique, ainsi que les procédures après délivrance et recours connexes.

Ganesh J. Prabu

Conseiller technique · Ingénieur en communications sans fil · Appui à l’analyse des brevets et aux licences

Ganesh J. Prabu est ingénieur en communications sans fil et conseiller technique, avec plus de deux décennies d’expérience, notamment chez Motorola et BlackBerry. Il contribue aux procédures de délivrance, licences et contentieux par l’analyse technique des technologies 5G, LTE et IoT, la préparation de tableaux de correspondance des revendications, la rétro-ingénierie et l’analyse des preuves d’utilisation.

Heather King (Allebach)

Responsable de l’équipe parajuridique · Opérations brevets et contentieux

Heather coordonne l’intégration des portefeuilles, les formalités de dépôt à l’USPTO, les rapports aux clients, la correspondance internationale, les demandes d’instructions, les transferts de portefeuille et la mise en œuvre des procédures de délivrance propres à chaque client.

Sue Tucker

Responsable du suivi des échéances · Opérations contentieuses et brevets

Sue apporte plus de 25 ans d’expérience dans la gestion des opérations juridiques à la gestion des échéances, à la coordination des dépôts, à l’administration des dossiers et au soutien procédural dans les affaires devant l’USPTO, le PTAB et les juridictions fédérales.

Nous contacter

Que vous développiez un nouveau portefeuille, transfériez des dossiers de délivrance existants, prépariez un lancement de produit ou répondiez à une contestation d’un brevet délivré, nous serons heureux d’échanger sur vos objectifs.

N’incluez aucune information confidentielle dans une première demande. Une relation avocat-client n’est établie que par un mandat écrit.