Représentation en Inter Partes Review (IPR)

Représentation des titulaires de brevets en IPR

La défense du titulaire doit commencer dès qu’une éventuelle requête se profile. Une préparation en amont permet d’évaluer l’état de la technique, l’historique de la procédure de délivrance, les questions d’interprétation des revendications, les témoins potentiels, les litiges connexes et l’importance commerciale de chaque revendication contestée.

Évaluation avant le dépôt d’une requête et analyse initiale du dossier

Nous évaluons :

✓ Le brevet contesté et les autres membres de sa famille
✓ L’état de la technique invoqué et raisonnablement prévisible
✓ Les questions liées à l’historique de la procédure de délivrance et à l’interprétation des revendications
✓ Les moyens de défense légaux et procéduraux possibles
✓ Les procédures connexes devant les U.S. district courts ou l’ITC
✓ Les besoins en experts, en essais et en preuves
✓ Les possibilités de modification et de continuation

Réponse préliminaire du titulaire du brevet

La réponse préliminaire est la première occasion pour le titulaire d’expliquer pourquoi le PTAB ne devrait pas ouvrir la procédure d’IPR.

Nous élaborons des réponses ciblées sur les insuffisances juridiques, procédurales, probatoires et techniques de la requête, tout en considérant l’incidence de chaque position sur la suite de la procédure et sur tout litige parallèle.

Phase contradictoire après ouverture de l’IPR

Lorsque l’IPR est ouverte, nous constituons le dossier au fond au moyen des éléments suivants :

✓ Réponses du titulaire du brevet

✓ Déclarations d’experts

✓ Éléments de preuve objectifs étayant l’absence de caractère évident

✓ Preuves relatives à l’interprétation des revendications

✓ Contre-interrogatoire des témoins du requérant

✓ Communication des preuves et demandes relatives aux éléments de preuve

✓ Mémoires en duplique

✓ Demandes de modification des revendications lorsque la stratégie le justifie

Nous évaluons toute modification proposée au regard des positions en matière de contrefaçon, des dommages-intérêts, des droits de tiers nés dans l’intervalle (intervening rights), des demandes en instance et de la valeur future de la famille de brevets.

Plaidoirie, demande de réexamen de la décision (« rehearing ») et recours

Nous préparons les plaidoiries devant le PTAB autour des questions juridiques et techniques les plus susceptibles de déterminer l’issue du dossier. Nous conseillons également sur les demandes de réexamen de la décision (rehearing), le Director Review lorsque cette voie est ouverte et les recours devant le Federal Circuit. L’USPTO présente le réexamen de la décision et le recours devant le Federal Circuit comme des voies possibles après décision dans les procédures relevant de l’AIA.

Représentation des requérants en IPR

Une requête efficace doit présenter dès le départ un exposé complet et cohérent sur le plan technique. Les lacunes importantes ne peuvent généralement pas être comblées par des mémoires ultérieurs.

Nous accompagnons les requérants dans les démarches suivantes :

✓ Évaluation de l’adéquation de la procédure d’IPR
✓ Analyse du brevet, des revendications et de l’historique de la procédure de délivrance
✓ Recherche d’antériorités et évaluation des documents
✓ Sélection et élaboration des motifs proposés
✓ Tableaux de correspondance des revendications et analyse technique
✓ Sélection des experts et préparation de leurs déclarations
✓ Rédaction de la requête
✓ Mémoires en réplique et communication des preuves
✓ Dépositions et plaidoirie
✓ Demande de réexamen de la décision (rehearing) et stratégie de recours

Il ne s’agit pas simplement de réunir des documents antérieurs. La requête doit expliquer comment ces documents enseignent les limitations contestées, pourquoi les combinaisons proposées sont étayées et en quoi les preuves satisfont aux critères juridiques applicables.

Coordination avec
le contentieux parallèle

Une IPR peut avoir des conséquences au-delà de la validité. Les positions prises devant le PTAB peuvent influer sur les éléments suivants :

• Interprétation des revendications

• Arguments d’invalidité devant les U.S. district courts

• Positions en matière de contrefaçon

• Témoignages d’experts

• Suspensions des procédures contentieuses

• Estoppel

• Négociations transactionnelles et discussions de licence

• Stratégie de recours

Nous travaillons avec les conseils chargés du contentieux pour maintenir un dossier cohérent et éviter les incohérences inutiles entre les positions devant le PTAB et devant les tribunaux.

Pourquoi choisir AddyHart pour une IPR

Maîtrise technique et analyse des preuves

La réussite d’une procédure d’IPR repose sur un dossier technique convaincant. Nous travaillons étroitement avec les inventeurs, les ingénieurs et les experts témoins pour évaluer l’état de la technique invoqué, élaborer des analyses revendication par revendication et présenter des preuves portant à la fois sur la technologie et sur les critères juridiques applicables. Des déclarations d’experts et de la stratégie de contre-interrogatoire aux indices objectifs d’absence de caractère évident, nous nous attachons à constituer un dossier qui étaye les positions de nos clients tout au long de la procédure.

Expérience du PTAB et de la plaidoirie

Les procédures d’IPR exigent une défense à la fois rigoureuse sur le plan technique et précise sur le plan procédural. Nos avocats ont l’expérience de la représentation de clients devant le PTAB, de la coordination avec les contentieux devant les U.S. district courts et des recours en matière de brevets. Nous préparons chaque étape, de la décision d’ouverture à l’audience orale et au réexamen de la décision, avec le souci de préserver le dossier le plus solide possible pour tout recours ultérieur.

Une stratégie à l’échelle de la famille de brevets

L’issue d’une IPR peut affecter bien davantage que les revendications contestées. Nous évaluons chaque décision stratégique dans le contexte du portefeuille global du client, notamment les brevets apparentés, les demandes de continuation, les possibilités de licence, les actions en cours pour faire valoir les droits et le développement futur des produits. En tenant compte de la procédure immédiate comme de ses conséquences à long terme, nous aidons les clients à préserver la valeur de leur propriété intellectuelle au-delà d’un seul dossier.

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Équipe concernée

Les professionnels ci-dessous combinent IPR, réexamen, appel, litige, examen des brevets et expérience technique pertinente pour les contestations portant sur des brevets délivrés.

Meredith Martin Addy

Présidente et cofondatrice · Avocate américaine en brevets inscrite auprès de l’USPTO · Ingénieure en génie électrique

Ingénieure électricienne et avocate américaine en brevets inscrite auprès de l’USPTO, Mimi s’appuie sur son expérience de plus de 100 affaires de brevets devant les tribunaux fédéraux de première instance et de plus de 100 recours devant le Federal Circuit pour conseiller les clients sur la stratégie de délivrance, les procédures devant le PTAB, les licences et la solidité des portefeuilles.

Gregory B. Gulliver

Associé · Avocat américain en brevets inscrit auprès de l’USPTO · Ancien ingénieur logiciel

Ancien ingénieur logiciel ayant neuf ans d’expérience dans l’industrie, Gregory a rédigé et suivi les procédures de délivrance de centaines de demandes concernant les communications sans fil, les logiciels, le matériel informatique, les semi-conducteurs et les technologies de réseau.

Brandon R. Theiss

Associé · Avocat américain en brevets inscrit auprès de l’USPTO · Titulaire de la licence Professional Engineer

Titulaire d’une licence Professional Engineer et ancien ingénieur en contrôle industriel et dispositifs médicaux, Brandon conseille en matière de délivrance, de stratégie § 101, de développement de portefeuille et de procédures après délivrance concernant l’IA, les logiciels, les systèmes cloud, les dispositifs médicaux et l’automatisation.

Craig McLaughlin

Conseil senior · Avocat américain en brevets inscrit auprès de l’USPTO · Formation en biologie

Avocat en brevets inscrit auprès de l’USPTO, Craig possède une formation en biologie et près de 30 ans d’expérience. Il traite des dossiers de brevets d’utilité et de dessin ou modèle concernant les dispositifs médicaux, systèmes mécaniques, produits de consommation et matériel informatique, ainsi que les procédures après délivrance et recours connexes.

Ganesh J. Prabu

Conseiller technique · Ingénieur en communications sans fil · Appui à l’analyse des brevets et aux licences

Ganesh J. Prabu est ingénieur en communications sans fil et conseiller technique, avec plus de deux décennies d’expérience, notamment chez Motorola et BlackBerry. Il contribue aux procédures de délivrance, licences et contentieux par l’analyse technique des technologies 5G, LTE et IoT, la préparation de tableaux de correspondance des revendications, la rétro-ingénierie et l’analyse des preuves d’utilisation.

Heather King (Allebach)

Responsable de l’équipe parajuridique · Opérations brevets et contentieux

Heather coordonne l’intégration des portefeuilles, les formalités de dépôt à l’USPTO, les rapports aux clients, la correspondance internationale, les demandes d’instructions, les transferts de portefeuille et la mise en œuvre des procédures de délivrance propres à chaque client.

Sue Tucker

Responsable du suivi des échéances · Opérations contentieuses et brevets

Sue apporte plus de 25 ans d’expérience dans la gestion des opérations juridiques à la gestion des échéances, à la coordination des dépôts, à l’administration des dossiers et au soutien procédural dans les affaires devant l’USPTO, le PTAB et les juridictions fédérales.

Nous contacter

Que vous développiez un nouveau portefeuille, transfériez des dossiers de délivrance existants, prépariez un lancement de produit ou répondiez à une contestation d’un brevet délivré, nous serons heureux d’échanger sur vos objectifs.

N’incluez aucune information confidentielle dans une première demande. Une relation avocat-client n’est établie que par un mandat écrit.