Brandon R. Theiss aide les entreprises à constituer des portefeuilles de brevets qui protègent leurs technologies commercialement importantes et restent solides après la délivrance. Avocat américain en brevets inscrit auprès de l’USPTO et titulaire d’une licence Professional Engineer, il accompagne ses clients tout au long du cycle de vie du brevet : développement des inventions, rédaction des demandes et procédures de délivrance, stratégie de portefeuille, entretiens avec les examinateurs, recours, procédures après délivrance, licences et valorisation.
Avant de se consacrer au droit des brevets, Brandon a travaillé pendant plus de dix ans comme ingénieur au développement de systèmes de contrôle industriel, de technologies d’automatisation et de dispositifs médicaux, notamment pour Medtronic et American Standard. Il est diplômé en génie électrique et informatique, en génie industriel et des systèmes, ainsi qu’en physique. Cette expérience lui permet de travailler directement avec les inventeurs, de comprendre le fonctionnement de systèmes complexes et de traduire les avancées techniques en descriptions et revendications de brevet adaptées aux produits et aux objectifs commerciaux du client.
Sa pratique des procédures de délivrance couvre les dispositifs médicaux, l’intelligence artificielle, le cloud computing, les logiciels, les technologies financières, l’analyse des données, les communications sans fil, l’automatisation industrielle et la fabrication avancée. Ses clients vont des inventeurs indépendants et des jeunes entreprises aux fabricants de produits pharmaceutiques et aux multinationales technologiques.
Brandon possède une expérience particulière de l’éligibilité à la protection par brevet au titre de 35 U.S.C. § 101. Il aide ses clients à identifier et à décrire les améliorations techniques qui sous-tendent les logiciels et les inventions mises en œuvre par ordinateur, à élaborer des stratégies de revendications fondées sur le fonctionnement des systèmes et à constituer des dossiers de délivrance capables d’étayer l’éligibilité devant l’USPTO et, si nécessaire, en recours. Il les conseille également sur les questions complexes de caractère évident (obviousness), de description écrite, de suffisance de l’exposé, de qualité d’inventeur et de stratégie de continuation.
L’expérience de Brandon dans les procédures après délivrance nourrit directement son travail de rédaction et de délivrance. Avant de rejoindre AddyHart, il a créé et dirigé la pratique des procédures après délivrance de Volpe Koenig et représenté des clients dans des procédures d’Inter Partes Review portant sur des technologies complexes et des portefeuilles de grande valeur. Ayant vu comment les requérants, les experts et le PTAB examinent minutieusement les revendications et les dossiers de délivrance, il rédige et suit les demandes en tenant compte des contestations ultérieures de validité, de l’interprétation des revendications, des licences et de la défense des droits.
Sa manière d’aborder les procédures de délivrance reflète aussi une solide expérience de la commercialisation des droits de brevet. Chez Intellectual Ventures, Brandon a créé et dirigé un programme de licences de brevets open source qui a généré plus de 250 millions USD de chiffre d’affaires. Ce travail l’a conduit à relier les revendications à des réalisations logicielles concrètes, à développer des méthodes d’analyse des preuves d’utilisation et à élaborer des stratégies de licences pour des technologies employées dans l’ensemble du secteur des services financiers.
Brandon est Adjunct Professor à Villanova University Charles Widger School of Law et coauteur de FDA and Intellectual Property Strategies for Medical Device Technologies. Il publie régulièrement, dans Divergent Patent Law et d’autres publications, sur les procédures de délivrance, l’éligibilité à la protection par brevet, les procédures après délivrance et le droit comparé international des brevets. IAM l’a distingué dans son classement Strategy 300: The World’s Leading IP Strategists.
Brandon est titulaire d’un J.D. de Rutgers Law School, d’un M.S. en génie industriel et des systèmes et d’un B.S. en génie électrique et informatique de Rutgers University School of Engineering, ainsi que d’un B.A. en physique de Rutgers University. Il est inscrit auprès de l’USPTO, admis à exercer devant le Federal Circuit et titulaire d’une licence Professional Engineer.
Courriel LinkedInPratique en matière de brevets
Rédaction des demandes et procédures de délivrance
Stratégie de portefeuille
Entretiens avec les examinateurs
Procédures devant le PTAB
Recours devant le Federal Circuit
Éligibilité à la protection par brevet (§101)
Licences et valorisation
Domaines techniques
Intelligence artificielle
Logiciels
Informatique en nuage
Dispositifs médicaux
Technologie financière
Automatisation industrielle
Analyse des données
Communications sans fil
Admissions au barreau
État de Washington
United States Patent and Trademark Office
Admissions devant les tribunaux
United States Court of Appeals for the Federal Circuit
Formation
J.D., Rutgers University School of Law
M.S. en génie industriel et des systèmes, Rutgers University School of Engineering
B.S. en génie électrique et informatique, Rutgers University School of Engineering
B.A. en physique, Rutgers University
Consulter les publications de Brandon sur JD Supra