Résumé : Section 325(d) permet à l’USPTO de rejeter une requête en ex parte reexamination présentant des antériorités ou arguments identiques, ou substantiellement identiques, à ceux déjà soumis à l’Office. La répétition seule ne donne toutefois pas droit à cette mesure. Pour les titulaires, la question procédurale centrale est de savoir quand et comment demander l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. La procédure d’avril 2026 exclut les arguments fondés sur le § 325(d) du nouvel écrit autorisé avant ordonnance et ne crée aucune phase distincte pour débattre du rejet discrétionnaire avant l’ordonnance de réexamen. La voie pratique ordinaire consiste donc à préparer l’argument dès la signification de la requête, puis à déposer rapidement une requête en contrôle hiérarchique après l’ordonnance, en traitant les restrictions de dépôt applicables et les dispenses nécessaires. Pour une requête contestant l’ouverture du réexamen, le délai de deux mois de 37 C.F.R. § 1.181(f) court à partir de la date d’envoi de l’ordonnance ; les requêtes ultérieures risquent d’être rejetées comme tardives. Un examen exceptionnel avant ordonnance reste possible par une requête et une demande de dispense spécifiquement étayées, sans droit à cet examen au titre de l’avis d’avril. La requête en contrôle hiérarchique demeure distincte d’une déclaration facultative du titulaire ou d’une réponse d’examen, et ne suspend pas les délais d’examen. Une présentation efficace associe une comparaison précise des dossiers antérieur et actuel au bon véhicule procédural et à la préservation de la question en temps utile.
Introduction
Un titulaire auquel une requête en ex parte reexamination est signifiée peut reconnaître immédiatement les références, les combinaisons proposées, voire des passages entiers des arguments du requérant. Cette familiarité pose une question pratique : quand peut-il demander au United States Patent and Trademark Office de refuser un nouvel examen selon 35 U.S.C. § 325(d) ? La réponse dépend du stade de la procédure et du moyen procédural employé pour soumettre la question à l’Office.
L’ordonnance de réexamen marque une frontière procédurale importante, mais n’éteint pas le pouvoir de l’Office de reconsidérer sa décision. In re Vivint, Inc., 14 F.4th 1342, 1351–52 (Fed. Cir. 2021). Avant l’ordonnance, le titulaire doit tenir compte des restrictions aux dépôts non sollicités et distinguer l’autorisation de déposer de la demande de mesure discrétionnaire elle-même. Après l’ordonnance, il peut solliciter un réexamen de la décision par une requête en contrôle hiérarchique dûment étayée, tout en respectant les délais d’examen. Distinguer ces démarches peut déterminer si l’Office examinera seulement l’objection.
Identifier précisément la question posée par le texte
Section 325(d) vise expressément les procédures du chapitre 30, qui régit l’ex parte reexamination. Elle autorise le Director à rejeter une requête fondée sur les mêmes antériorités ou arguments, ou des éléments substantiellement identiques, déjà présentés à l’Office. 35 U.S.C. § 325(d). Cette appréciation discrétionnaire diffère de la détermination préalable de l’existence d’une question substantielle nouvelle de brevetabilité selon le § 303(a). Des antériorités déjà citées ou examinées n’empêchent d’ailleurs pas nécessairement l’existence d’une telle question. 35 U.S.C. § 303(a).
L’analyse légale ne se limite ni aux contestations répétées d’un même requérant ni aux antériorités examinées dans une requête IPR rejetée. La comparaison porte sur ce qui a déjà été présenté à l’Office. Établir ce recoupement ne donne toutefois pas, à lui seul, droit à un rejet discrétionnaire. 35 U.S.C. § 325(d).
Cette distinction importe sur le fond comme sur la procédure. Le titulaire qui demande le rejet discrétionnaire d’une contestation répétitive doit identifier la mesure souhaitée. Soutenir qu’une référence ne divulgue pas une caractéristique revendiquée, ou que la question invoquée a déjà été tranchée, peut au contraire concerner la brevetabilité ou la détermination de la question substantielle nouvelle. Des faits communs ne rendent pas ces objections procéduralement interchangeables. La mesure demandée détermine la voie à suivre pour chacune.
L’admission d’une objection avant ordonnance exige une attention distincte
Les règles ordinaires ne donnent pas au titulaire un droit illimité de répondre à la requête d’un tiers avant que l’Office agisse. Section 1.530(a) interdit généralement une réponse avant la détermination, sous réserve de l’exception qu’elle prévoit ; le § 1.540 restreint séparément les dépôts avant le début de l’examen. 37 C.F.R. §§ 1.530(a), 1.540 (2026). Qualifier simplement une opposition au fond de dépôt au titre du § 325(d) ne crée pas un droit à son admission.
Une voie de requête autorisée séparément a déjà été utilisée. Section 1.182 permet à l’Office de trancher les situations non expressément prévues par les règlements, tandis que le § 1.183 autorise une dispense d’exigences non légales dans une situation extraordinaire lorsque la justice l’exige. 37 C.F.R. §§ 1.182–.183 (2026). Ces dispositions fondent une demande de traitement exceptionnel d’une objection selon le § 325(d) avant ordonnance. Elles ne créent pas un droit inconditionnel à son admission ou à son examen avant l’ordonnance.
Une procédure d’avril 2025, antérieure à celle d’avril 2026 examinée ci-dessous, illustre la distinction entre autorisation de présenter une objection et mesure discrétionnaire. Dans le réexamen du brevet américain n° 9,338,140, le titulaire a déposé une requête selon le § 1.182 demandant un rejet au titre du § 325(d), accompagnée d’une demande selon le § 1.183 de dispense des §§ 1.515(a) et 1.540. L’Office a accordé cette dispense et la Central Reexamination Unit a traité les observations admises selon le § 325(d) dans son ordonnance ultérieure, en excluant les arguments dirigés contre la brevetabilité des revendications. Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 9,338,140, Control No. 90/019,836, Order Granting Reexamination at 10–11 (U.S. Pat. & Trademark Off. Apr. 16, 2025). Cette pratique antérieure n’établit aucun droit à l’admission ou à un traitement discrétionnaire favorable selon la procédure d’avril 2026.
Un dépôt complet distingue la demande d’autorisation de présenter l’objection de la demande de rejet discrétionnaire. La demande de dispense identifie les règles qui empêcheraient autrement l’examen et explique pourquoi les circonstances justifient d’y déroger. Cette analyse porte sur les restrictions propres à la procédure concernée. La demande discrétionnaire explique le fondement de l’exercice du pouvoir du § 325(d) et précise la décision sollicitée. L’autorisation de soumettre l’argument n’est qu’une première étape ; elle ne donne pas droit au rejet de la requête en réexamen.
Une présentation de fond ciblée permet au décideur de comparer les dossiers sans reconstituer tout l’historique d’examen du brevet. Un dépôt utile identifie la présentation antérieure à l’Office et son éventuelle issue, rattache chaque moyen actuel aux antériorités et arguments précédents et traite les changements de portée des revendications, de combinaisons, d’enseignements invoqués ou de preuves. Des références précises aux passages pertinents convainquent davantage qu’un ensemble d’anciens mémoires accompagné d’une affirmation générale de répétition.
Prenons une requête qui remplace une référence secondaire tout en conservant la référence principale et la justification de la combinaison. La comparaison doit examiner le rôle réel de la nouvelle référence et pourquoi ce changement importe ou non pour la répétition alléguée. À l’inverse, invoquer seulement des noms de références communs ne répond pas à la question d’une théorie substantiellement différente. L’objectif est de concrétiser le choix discrétionnaire, y compris en traitant la meilleure raison que le requérant pourrait avancer pour un nouvel examen.
La rapidité compte. La loi donne à l’Office trois mois après le dépôt de la requête pour déterminer l’existence d’une question substantielle nouvelle ; elle ne promet pas au titulaire trois mois de préparation. 35 U.S.C. § 303(a); 37 C.F.R. § 1.515(a) (2026). Un examen rapide permet d’apprécier l’opportunité de demander un traitement exceptionnel avant ordonnance ; le texte n’y donne aucun droit. Une ordonnance intervenant entre-temps modifie la situation procédurale et peut imposer de revoir la mesure sollicitée : le dépôt pendant ne devient pas automatiquement une contestation de cette ordonnance.
Le nouvel écrit préliminaire n’autorise pas une opposition aux fins de rejet discrétionnaire
La procédure d’avril 2026 permet un écrit limité du titulaire pour les requêtes déposées à compter du 5 avril 2026. Cet écrit est plafonné à trente pages et doit être déposé dans les trente jours suivant la signification, sans prorogation. Un écrit conforme bénéficie des dispenses réglementaires indiquées sans requête ni taxe séparées. Pre-Order Procedure Regarding Substantial New Question Determination in Ex Parte Reexamination Proceedings, 1545 Off. Gaz. Pat. Office 217, 217–18 (Apr. 28, 2026).
L’avis exclut les arguments fondés sur le § 325(d) et place cette appréciation discrétionnaire après la détermination de la question substantielle nouvelle. Il exclut aussi les arguments selon lesquels l’enseignement invoqué n’est pas nouveau, les réservant à la déclaration du titulaire ou à une réponse à une notification d’examen. Id. at 217–19. La dispense automatique de l’avis n’autorise pas un dépôt selon le § 325(d). L’éventuelle acceptation par l’Office, avant l’ordonnance, d’une requête exceptionnelle spécifiquement étayée et d’une demande de dispense reste une question procédurale distincte ; l’avis ne donne lui-même aucun droit à cet examen.
Section 304 relie la détermination positive d’une question substantielle nouvelle à l’ordonnance de réexamen : cette détermination comprend l’ordonnance prescrivant le réexamen. 35 U.S.C. § 304. L’avis n’établit pas de phase intermédiaire distincte, entre détermination et ordonnance, pour présenter des observations sur le rejet discrétionnaire.
Les deux dépôts ont des fonctions distinctes. L’écrit conforme avant ordonnance traite les points autorisés par l’avis. Tout dépôt demandé séparément selon le § 325(d) exige sa propre justification procédurale. La séparation est aussi réglementaire : le § 1.4(c) exige que les sujets, questions ou ordres distincts soient présentés dans des actes séparés. MPEP § 1002 applique ce principe aux requêtes et explique qu’une requête relève ordinairement d’une seule disposition d’habilitation. 37 C.F.R. § 1.4(c) (2026); U.S. Pat. & Trademark Off., Manual of Patent Examining Procedure § 1002 (9th ed., rev. 01.2024, Nov. 2024) [hereinafter MPEP]. La distinction concerne des demandes ou sujets séparés, notamment l’autorisation de présenter une objection et la mesure discrétionnaire sollicitée ; citer plusieurs règlements n’impose pas, à lui seul, plusieurs documents.
Après l’ordonnance, le titulaire peut demander sa reconsidération et la clôture de la procédure
Vivint rejette une règle catégorique imposant de demander la mesure du § 325(d) avant l’ordonnance de réexamen. L’Office conserve le pouvoir de reconsidérer sa décision. 14 F.4th at 1351–52. Dans ce dossier particulier de contestations successives et de requête en réexamen répétant substantiellement une contestation abusive déjà rejetée, la cour a jugé l’action de l’Office arbitraire et capricieuse et ordonné le rejet. Id. at 1353–54. La cour a souligné la portée étroite de cette solution et préservé le pouvoir distinct du Director d’engager un réexamen d’office. Id. Le seul rejet antérieur d’un IPR ne donne donc pas droit à la clôture.
Pour contester après ordonnance, le § 1.181(a)(3) fournit le mécanisme usuel de requête en contrôle hiérarchique. Elle doit exposer les faits pertinents, les points à revoir et la mesure demandée, avec preuves si nécessaire. 37 C.F.R. § 1.181(a)(3), (b) (2026). Elle peut alors demander de reconsidérer et d’annuler l’ordonnance, ainsi que de clore la procédure dans la mesure justifiée par les moyens invoqués. Un dépôt demandant seulement à l’examinateur de revoir les antériorités peut ne pas présenter clairement la question discrétionnaire distincte.
L’ordonnance ne supprime pas nécessairement toutes les restrictions de dépôt. Avant la première notification d’examen, le § 1.540 peut encore nécessiter une attention particulière. Dans In re Frankland, l’Office a accordé selon le § 1.183 une dispense de cette règle après l’ordonnance de réexamen mais avant la notification non finale au fond, et a traité la demande de clôture comme une requête en contrôle hiérarchique selon le § 1.181. Reexamination Control No. 90/019,070, Decision on Petitions at 5 (U.S. Pat. & Trademark Off. May 26, 2023). Cette décision a finalement clos la procédure au titre de l’estoppel du § 315(e)(1) et jugé les autres moyens sans objet. Id. at 11. Elle illustre la voie procédurale ; ce n’est pas une décision de clôture au fond selon le § 325(d).
Les décisions antérieures de l’Office sont le point de départ pour organiser la requête. Si l’ordonnance rejette expressément une objection selon le § 325(d), partez de ses motifs et identifiez l’erreur de fait ou de droit alléguée. Si l’ordonnance ne traite pas du § 325(d), expliquez la question discrétionnaire à trancher et fournissez le dossier à l’appui. Le silence de l’ordonnance ne prouve pas que l’Office a examiné et rejeté tous les arguments possibles. Une objection soulevée pour la première fois exige une présentation initiale complète ; des arguments antérieurs de brevetabilité ne présentent pas nécessairement la question discrétionnaire.
Quelle que soit la situation, une requête convaincante relie la mesure sollicitée aux moyens et revendications contestés. Si seuls certains moyens répètent la présentation antérieure, demander la clôture totale exige d’expliquer pourquoi les autres moyens ne justifient pas indépendamment la poursuite. Invoquer un traitement incohérent par l’agence suppose les constatations antérieures pertinentes et une explication de la raison pour laquelle les circonstances actuelles appellent le même traitement. La requête est la plus forte lorsqu’elle traite la décision réelle de l’Office et les changements réellement apportés par le requérant.
Le dépôt initial mérite aussi un soin particulier parce que les échanges ultérieurs sont limités. Dans Frankland, l’opposition du requérant avait droit à l’admission, mais pas la réfutation supplémentaire au fond du titulaire. Id. at 6; MPEP § 2267(II)–(III). Une requête initiale complète traite les réponses prévisibles sans dépendre d’une réplique ultérieure.
Le délai de requête doit avoir sa propre entrée au calendrier
Pour une requête selon le § 325(d) visant à annuler l’ouverture d’une ex parte reexamination, la date pertinente est celle de l’envoi de l’ordonnance de l’USPTO prescrivant le réexamen. Le délai ne part ni du dépôt ou de la signification de la requête initiale, ni de la réception de l’ordonnance par le titulaire. L’« action or notice » contesté est la décision de l’Office dont la réformation est demandée, ici l’ouverture du réexamen. Une requête déposée plus de deux mois après l’envoi de cette ordonnance peut être rejetée comme tardive ; le délai n’est pas prorogeable. 37 C.F.R. § 1.181(f) (2026).
L’ordonnance fixe aussi une période d’au moins deux mois pour la déclaration facultative du titulaire selon le § 1.530(b). Ce délai est distinct de celui de la requête selon le § 1.181(f), même si les dates obtenues coïncident. Déposer une déclaration ne constitue pas en soi une requête en contrôle hiérarchique. 37 C.F.R. §§ 1.181(f), 1.530(b) (2026).
Le mot « may » laisse une possibilité d’acceptation discrétionnaire d’une requête tardive, sans en faire une prorogation disponible sur demande. MPEP § 1002 reconnaît l’acceptation pour un motif approprié, qui doit être versé au dossier. Il applique aussi généralement le même critère de ponctualité aux requêtes selon les §§ 1.182 et 1.183 lorsqu’aucun autre délai ne s’applique. MPEP § 1002. Une requête fondée sur des événements ultérieurs identifie le changement et explique le calendrier ; renommer une objection existante ne crée pas un nouvel événement déclencheur.
Par exemple, si la requête initiale est déposée le 20 avril 2026 et l’ordonnance de réexamen envoyée le 10 juin 2026, l’échéance ordinaire de deux mois est le 10 août 2026. Le délai se mesure en mois calendaires et non en soixante jours. Une notification ultérieure au fond ne fait pas automatiquement repartir le délai de contestation de l’ordonnance initiale. L’écrit limité avant ordonnance relève, lui, d’un délai distinct de trente jours à partir de la signification, comme indiqué ci-dessus ; ce délai ne régit pas une requête postérieure selon le § 325(d).
Le calcul tient aussi compte du § 1.7(a). Si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié fédéral dans le District of Columbia, le dépôt est permis le premier jour suivant qui n’est ni samedi, ni dimanche, ni un tel jour férié. 37 C.F.R. § 1.7(a) (2026). Cette règle détermine la date de dépôt autorisée ; ce n’est pas une prorogation discrétionnaire du délai de deux mois.
L’examen se poursuit pendant que la requête est pendante
Déposer une requête en contrôle hiérarchique ne suspend ni la procédure ni le délai de réponse. 37 C.F.R. § 1.181(f) (2026). Sauf mesure appropriée accordée par l’Office, le titulaire doit continuer à répondre aux notifications d’examen. L’absence de réponse régulière dans les délais peut entraîner la clôture de l’examen et un certificat reflétant la dernière notification. 37 C.F.R. § 1.550(d) (2026). La conséquence pratique est simple : une requête potentiellement décisive ne dispense pas de défendre les revendications au fond.
La voie ordinaire pour contester la détermination de la question substantielle nouvelle commence par une demande de reconsidération à l’examinateur, dans une déclaration selon le § 1.530 ou une réponse appropriée à une notification. Pour les réexamens ordonnés à compter du 25 juin 2010, cette demande est une condition préalable à l’examen ultérieur de la question par le Board dans un recours contre les rejets de revendications. Le mémoire de recours présente la question et ses arguments sous une rubrique distincte et identifie la communication dans laquelle le titulaire a demandé pour la première fois cette reconsidération. MPEP § 2246(II).
MPEP § 2246(II) reconnaît séparément de rares requêtes en contrôle hiérarchique contestant une ordonnance de réexamen comme ultra vires, sous un critère exigeant de « brazen defiance » de l’autorité légale. Cette procédure exceptionnelle diffère d’un désaccord ordinaire sur l’analyse de la question substantielle nouvelle. Son critère ne régit pas une demande ordinaire de mesure discrétionnaire selon le § 325(d).
Une demande de contrôle hiérarchique reste distincte d’une réponse d’examen présentant des arguments de brevetabilité ou demandant une reconsidération à l’examinateur. L’exigence d’actes séparés s’applique à ces sujets distincts : mentionner la question discrétionnaire dans une réponse ne remplace pas une requête demandant une décision hiérarchique. 37 C.F.R. § 1.4(c) (2026); MPEP § 1002.
Les formalités ordinaires de dépôt restent importantes. Les actes doivent attester leur signification à l’autre partie ; la taxe applicable aux requêtes en réexamen relève du § 1.550(i), qui renvoie au § 1.20(c)(6), sous réserve des exceptions indiquées. 37 C.F.R. §§ 1.20(c)(6), 1.550(f), (i) (2026). Les exigences pertinentes sont celles qui régissent la requête en réexamen concernée.
Enfin, rendez le dossier administratif intelligible pour un lecteur ultérieur. Identifiez les dépôts antérieurs par procédure, numéro de pièce, date et page ; joignez les décisions pertinentes et distinguez la mesure demandée de celle effectivement accordée. Si une décision défavorable sur requête repose sur un vice procédural, traitez ce vice par une procédure disponible plutôt que considérer un argument de fond ailleurs au dossier comme substitut à une décision.
Préserver le contrôle ultérieur ne promet pas une intervention judiciaire immédiate
Vivint est parvenue au Federal Circuit après la confirmation du résultat de l’examen par le Board ; la cour a examiné la question du § 325(d) selon l’Administrative Procedure Act. 14 F.4th at 1348, 1350–51. Cette histoire rend utile la constitution précoce du dossier, même sans mesure immédiate pour le titulaire.
Le mandamus est une autre voie exigeante. Dans la décision nonprecedential In re Sound View Innovations, LLC, le Federal Circuit a rejeté une requête visant à mettre fin au réexamen : le contrôle après décision finale offrait un recours adéquat, et les charges de la poursuite de la procédure ne donnaient pas droit à ce writ. No. 2022-161, slip op. at 3–4 (Fed. Cir. Nov. 22, 2022). La cour n’a pas tranché définitivement le fond de la question du § 325(d). Id. Préparer un dossier pour un contrôle ultérieur reste utile même si la requête ne met pas fin aux coûts immédiats de l’examen.
L’analyse procédurale commence à la signification de la requête et change lorsque l’Office rend une ordonnance. Le contrôle hiérarchique et les réponses d’examen ont des exigences calendaires distinctes. Une comparaison précise des dossiers antérieur et actuel, présentée par la procédure appropriée, donne à l’Office la possibilité de trancher l’objection et prépare le contrôle ultérieur.
