Les exigences de restriction de l’USPTO (« restriction requirements ») sont souvent traitées comme un simple bruit administratif, une étape à franchir avant l’acceptation des revendications. La décision rendue en 2025 par le Federal Circuit dans l’affaire Focus Products Group International, LLC v. Kartri Sales Co. montre le danger de cette approche. Dans cette affaire, une restriction entre espèces de réalisation et la manière dont le titulaire y avait répondu sont devenues le fondement d’un argument de renonciation à une partie du périmètre de protection résultant du dossier de délivrance (« prosecution history disclaimer »). Cet argument a suffisamment réduit la portée des revendications pour faire tomber deux victoires en contrefaçon de brevet.
I. Des rideaux sans crochets aux anneaux à « bord supérieur plat »
Focus Products trouve son origine dans un litige sur des rideaux de douche « sans crochets » à anneaux intégrés. Focus invoquait trois brevets apparentés – les brevets ’248, ’609 et ’088 – ainsi que des droits de marque et de trade dress liés à HOOKLESS. Après un procès sans jury, la juridiction du Southern District of New York a donné au terme « ring » une interprétation large : « un morceau de matériau qui est courbé au moins en partie et qui, généralement, entoure et renforce une ouverture ». Elle a rejeté les limitations de forme déduites du dossier de délivrance et déclaré Marquis responsable de la contrefaçon des trois brevets. Focus Prods. Grp. Int’l, LLC v. Kartri Sales Co., No. 1:15‑cv‑10154 (PAE), 2018 WL 3773986, at *4–6 (S.D.N.Y. Aug. 9, 2018).
En appel, le Federal Circuit a confirmé que le terme « ring » n’impose aucune géométrie d’ensemble particulière. Il a toutefois jugé que, dans les brevets ’248 et ’609, ce terme ne pouvait pas couvrir des anneaux présentant un « flat upper edge », c’est-à-dire un bord supérieur plat. Focus Prods. Grp. Int’l, LLC v. Kartri Sales Co., Nos. 2023‑1446, ‑1450, ‑2148, ‑2149, slip op. at 16–22 (Fed. Cir. Sept. 30, 2025). Toutes les parties reconnaissaient que les anneaux reprochés à Marquis avaient un bord supérieur plat. Dès lors que cette caractéristique était exclue de la portée de « ring », les conclusions de contrefaçon des brevets ’248 et ’609 ne pouvaient donc pas être maintenues. Id. at 15–16.
Le point essentiel est la manière dont la formation de jugement est parvenue à cette limitation. La cour ne l’a pas trouvée dans le libellé des revendications lui-même ni dans la seule description. Elle s’est fondée sur la division initiale de l’invention en espèces par le PTO pendant la procédure ’248, sur le choix d’une espèce sans contestation formelle (traverse), sur l’ajout puis le retrait d’une revendication dépendante mentionnant un « flat upper edge », et sur la décision du titulaire d’ajouter expressément cette limitation pendant la procédure ’088 pour surmonter une objection de double brevetage fondée sur la jurisprudence, et non directement sur la loi. Ensemble, ces étapes dessinaient « une image claire et cohérente » (“paint[ed] a clear and consistent picture”) : la protection des anneaux à bord supérieur plat avait été abandonnée dans les brevets ’248 et ’609 et réservée au brevet ’088 ultérieur. Id. at 17–22.
II. L’exigence de restriction dans les procédures de délivrance ’248 et ’609
Le point de départ est la demande initiale ’248. Elle revendiquait plusieurs configurations d’anneaux correspondant à différentes figures. L’examinateur a émis une exigence de restriction entre espèces, en identifiant des espèces d’anneaux distinctes du point de vue de la brevetabilité et en les rattachant à des dessins précis. L’espèce IV correspondait aux figures 18–20 ; l’espèce V correspondait à la figure 21. Id. at 17–18.
Les figures 18–20 représentent des anneaux comportant un bord saillant ou un « doigt » qui s’étend depuis l’anneau et aide à soutenir le rideau sur la tringle. La figure 21 montre, en revanche, un anneau à bord supérieur relativement long et plat, qui assure un appui sur une longueur à peu près égale au diamètre extérieur de l’anneau. Id. at 17–18. L’exigence de restriction traçait ainsi une frontière structurelle entre les anneaux à « doigt saillant » et les anneaux à « bord supérieur plat ».
Le déposant a choisi l’espèce IV sans contester, formellement ou autrement, la définition des espèces donnée par l’examinateur. Id. at 18. Après ce choix, il a ajouté plusieurs revendications. L’une d’elles, la revendication dépendante 73, précisait que « l’anneau comprend un bord supérieur plat le long d’au moins une partie dudit anneau » (“ring includes a flat upper edge along at least a portion of said ring”). Id. at 18–19. L’examinateur a alors retiré la revendication 73 de l’examen parce qu’elle portait sur une espèce non choisie – l’espèce V liée à la figure 21 – tout en maintenant dans le groupe choisi la revendication dont elle dépendait, qui portait sur un anneau à doigt saillant. Id.
À ce stade, le dossier faisait apparaître une délimitation claire : selon l’examinateur, un « ring » de l’espèce IV choisie ne comportait pas de bord supérieur plat, et toute revendication mentionnant expressément un tel bord relevait de l’espèce V non choisie. Le titulaire n’a pas contesté cette qualification. Il a poursuivi la procédure sur les revendications restantes sans contester l’exigence de restriction ni soutenir que les modes de réalisation à bord supérieur plat relevaient aussi de l’invention choisie. Id. at 19–20.
Le Notice of Allowance a rendu la question encore plus explicite. L’examinateur y a rappelé que la revendication 73 restait retirée de l’examen en tant qu’objet non choisi et indiqué que le déposant pouvait contester cette issue s’il jugeait la suppression « inacceptable ». Le titulaire n’a, de nouveau, rien fait pour contester l’exclusion de la revendication 73. Il a plutôt modifié d’autres revendications et laissé la procédure aboutir à l’acceptation, la revendication 73 restant supprimée en tant qu’objet non choisi. Id. at 20.
La procédure ’609 a suivi le même schéma. L’examinateur a émis une exigence de restriction similaire, distinguant à nouveau l’espèce IV (figures 18–20) de l’espèce V (figure 21), et le déposant a de nouveau choisi l’espèce IV sans contestation. Le Federal Circuit a considéré que, sur ce point, le dossier de délivrance ’609 était substantiellement parallèle à celui de ’248. Id. at 19 n.7.
À la délivrance des deux brevets, le dossier intrinsèque comportait trois éléments clés : une restriction fondée sur les figures qui plaçait expressément les anneaux à bord supérieur plat dans une espèce différente ; le retrait répété d’une revendication portant sur ce bord en tant qu’objet non choisi ; et l’acceptation constante de ce cadre par le titulaire.
III. Le rôle de confirmation de la procédure de délivrance ’088
La procédure relative au brevet ’088, déposé ultérieurement, a complété le tableau. L’examinateur avait initialement rejeté les revendications ’088 pour double brevetage fondé sur l’évidence, d’origine jurisprudentielle (« nonstatutory obviousness-type double patenting »), au regard des brevets ’248 et ’609. Id. at 21. Pour surmonter cette objection, le déposant a modifié les revendications afin d’ajouter, entre autres caractéristiques, une limitation exigeant que l’anneau présente « a flat upper edge », soit un bord supérieur plat. Id.
L’examinateur a ensuite retiré l’objection de double brevetage. Il a expliqué que la limitation « flat upper edge » nouvellement ajoutée distinguait le brevet ’088 des brevets antérieurs, car cette caractéristique était liée à une espèce qui n’était pas revendiquée dans les brevets ’248 et ’609. Id. at 21–22. Le titulaire a accepté cette explication et poursuivi la procédure sur cette base.
Ainsi, dans trois procédures de délivrance apparentées, le déposant comme le PTO ont considéré les anneaux à « bord supérieur plat » comme appartenant à une espèce différente de celle des anneaux revendiqués dans les brevets ’248 et ’609. Selon le Federal Circuit, cet historique confirmait que les brevets antérieurs ne couvraient pas les anneaux à bord supérieur plat, tandis que le brevet ’088 les couvrait.
IV. De la restriction à la renonciation à une partie du périmètre de protection
Dans ce contexte, le Federal Circuit a examiné la doctrine du prosecution history disclaimer. Selon une jurisprudence constante, les termes des revendications reçoivent en principe toute l’étendue de leur sens ordinaire, à moins que le titulaire n’ait clairement et sans équivoque renoncé à une partie de ce périmètre pendant la procédure de délivrance. Thorner v. Sony Comput. Ent. Am. LLC, 669 F.3d 1362, 1365 (Fed. Cir. 2012). Les juridictions hésitent à limiter les revendications sur le seul fondement d’échanges ambigus avec le PTO ou de qualifications unilatérales de l’examinateur que le déposant n’a pas clairement adoptées. Voir, par exemple, Innova/Pure Water, Inc. v. Safari Water Filtration Sys., Inc., 381 F.3d 1111, 1124 (Fed. Cir. 2004); Biogen Idec, Inc. v. GlaxoSmithKline LLC, 713 F.3d 1090, 1097 n.6 (Fed. Cir. 2013).
Le titulaire s’appuyait largement sur Plantronics, Inc. v. Aliph, Inc., où le Federal Circuit avait jugé qu’un choix effectué en réponse à une exigence de restriction ambiguë ne pouvait pas, à lui seul, fonder une renonciation à une partie de la portée des revendications. 724 F.3d 1343, 1350–51 (Fed. Cir. 2013). Dans Plantronics, ni l’examinateur ni le déposant n’avaient précisé ce qui distinguait structurellement les espèces choisies et non choisies. La cour avait donc refusé de considérer ce choix comme un abandon clair d’un objet. Id. at 1351.
La formation de jugement de Focus Products a distingué cette situation. Elle a reconnu qu’un choix effectué en réponse à une exigence de restriction vague ne peut pas, à lui seul, limiter une revendication. Focus Prods., slip op. at 16. Elle a toutefois souligné que cette affaire dépassait un choix isolé : la restriction renvoyait à des figures précises montrant des structures distinctes ; l’examinateur avait fait respecter cette frontière à plusieurs reprises en retirant de l’examen, comme objet non choisi, la seule revendication mentionnant expressément un bord supérieur plat ; le titulaire avait accepté ce traitement à plusieurs reprises, même lorsqu’il avait été invité à le contester ; enfin, dans une procédure ultérieure, il s’était expressément servi de « a flat upper edge » pour distinguer les revendications ’088 des brevets ’248 et ’609 dans le contexte d’une objection de double brevetage. Id. at 17–22.
Au vu de ce dossier, la cour a conclu que le déposant avait clairement accepté une interprétation des brevets ’248 et ’609 dans laquelle « ring » n’englobait pas les anneaux à bord supérieur plat. Ce terme ne pouvait donc pas être interprété au procès comme couvrant de tels anneaux, même si le libellé des revendications, lu isolément, ne les excluait pas expressément. Id. at 22. Tous les produits mis en cause présentant un bord supérieur plat, le Federal Circuit a infirmé le jugement de contrefaçon pour les brevets ’248 et ’609. Id. at 15–16, 22.
V. Portée doctrinale
Sur le plan doctrinal, Focus Products montre comment la pratique des restrictions, combinée aux choix ultérieurs de procédure, peut constituer un dossier solide de renonciation à une partie du périmètre de protection. L’arrêt ne remet pas en cause la prudence de Plantronics quant au fait de traiter un choix comme une renonciation affectant la portée des revendications, mais précise qu’un tel choix n’est pas isolé du reste du dossier de délivrance. Lorsque l’examinateur définit les espèces par des dessins précis reflétant des concepts structurels distincts, que cette frontière est appliquée à plusieurs reprises par la suppression des revendications non choisies et que le déposant s’appuie ensuite sur la même caractéristique pour distinguer une demande des membres antérieurs de la famille, une juridiction peut y trouver les éléments « clairs et sans équivoque » exigés pour une renonciation.
La décision affine également le traitement des déclarations de l’examinateur. Des affaires telles que Biogen rappellent que l’acceptation silencieuse des Reasons for Allowance de l’examinateur ne devrait généralement pas être considérée comme une renonciation à une partie de la portée des revendications. 713 F.3d at 1097 n.6. Dans Focus Products, le Federal Circuit a jugé le comportement du titulaire plus actif qu’un simple silence : il avait choisi une espèce, accepté à plusieurs reprises que les revendications à bord supérieur plat soient traitées comme un objet non choisi, décliné l’invitation expresse du Notice of Allowance à contester ce traitement, puis exploité la même distinction pour surmonter une objection de double brevetage dans une procédure apparentée. Focus Prods., slip op. at 20–22. Cet ensemble donnait à la compréhension de la frontière entre espèces par l’examinateur davantage de poids qu’une déclaration unilatérale isolée.
VI. Conséquences pratiques pour la délivrance et le contentieux
Pour les praticiens chargés des procédures de délivrance, Focus Products rappelle que la pratique des restrictions peut avoir des conséquences à long terme, surtout lorsque la frontière entre espèces correspond à des caractéristiques commercialement importantes. Lorsqu’une exigence de restriction sépare expressément des modes de réalisation selon une limitation structurelle – par exemple « bord supérieur plat » ou « doigt saillant » –, le conseil doit réfléchir avant de traiter le choix comme une simple formalité. Il peut notamment contester formellement la restriction, préciser au dossier que les revendications choisies ne se limitent pas à la qualification de l’examinateur, ou préserver la possibilité de poursuivre l’objet non choisi dans une demande divisionnaire en rendant cette intention explicite.
Laisser retirer de l’examen une revendication dépendante mentionnant la caractéristique clé comme objet non choisi, puis ignorer un Notice of Allowance qui réitère ce retrait et invite à le contester, risque de créer précisément le type de dossier sur lequel le Federal Circuit s’est appuyé ici. Une fois ce dossier constitué, il peut être difficile de soutenir que le terme de la revendication doit recevoir une interprétation assez large pour atteindre la caractéristique non choisie.
La stratégie relative aux demandes apparentées compte également. Dans Focus Products, l’ajout de la limitation « flat upper edge » aux revendications ’088 et son utilisation pour surmonter une objection de double brevetage ont fortement confirmé que les brevets antérieurs ne couvraient pas cette caractéristique. Les praticiens doivent partir du principe que toute déclaration expliquant en quoi un membre de la famille diffère d’un autre pourra servir à interpréter les deux.
Pour les avocats plaidants, la décision souligne l’importance d’examiner en profondeur les exigences de restriction et l’historique de délivrance de toute la famille. La succession de restrictions, de choix, de suppressions de revendications et de modifications ultérieures qui a emporté la décision dans Focus Products n’est pas rare dans les portefeuilles complexes. Les défendeurs à des actions en contrefaçon devraient voir dans la pratique des restrictions une source féconde d’arguments de limitation. Les titulaires devraient examiner ces dossiers tôt pour repérer les vulnérabilités et élaborer des interprétations réalistes.
VII. Conclusion
Dans Focus Products v. Kartri, le Federal Circuit a fait d’une pratique qui pouvait sembler routinière un outil décisif d’interprétation des revendications. Il a relié la portée de « ring » dans les brevets ’248 et ’609 à une restriction qui séparait les anneaux à bord supérieur plat de ceux à doigt saillant, au choix du titulaire sans contestation, au retrait puis à l’abandon d’une revendication dépendante portant sur le bord supérieur plat, et à une modification ultérieure de la demande ’088 utilisant « flat upper edge » pour la distinguer des brevets antérieurs. La cour a ainsi constaté une renonciation claire et sans équivoque à la protection des anneaux à bord supérieur plat.
La leçon générale est claire. Les exigences de restriction ne sont pas toujours de simples outils de gestion des dossiers. Lorsqu’elles délimitent des caractéristiques significatives et que le déposant se conforme durablement à ces frontières, elles peuvent réduire la portée des revendications d’une manière décisive des années plus tard. Les traiter comme des formalités sans conséquence, plutôt que comme une partie du dossier de fond, est un luxe que la pratique moderne des brevets ne peut peut-être plus se permettre.
