Restriction Requirements werden häufig als bloßer Verwaltungsaufwand auf dem Weg zur Patenterteilung behandelt. Die Entscheidung des Federal Circuit aus dem Jahr 2025 in Focus Products Group International, LLC v. Kartri Sales Co. zeigt, wie gefährlich diese Haltung sein kann. Eine Beschränkung auf unterschiedliche Ausführungsarten und der Umgang des Patentinhabers damit bildeten die Grundlage eines Prosecution History Disclaimer. Dieser begrenzte den Schutzumfang so stark, dass zwei erfolgreiche Patentverletzungsfeststellungen entfielen.
I. Von hakenlosen Vorhängen zu Ringen mit „flacher Oberkante“
Focus Products betrifft einen Streit über „hakenlose“ Duschvorhänge mit integrierten Ringen. Focus machte drei verwandte Patente – ’248, ’609 und ’088 – sowie Marken- und Trade-Dress-Rechte im Zusammenhang mit HOOKLESS geltend. Nach einer Verhandlung ohne Jury legte der Southern District of New York „ring“ weit aus: als „ein Materialstück, das zumindest teilweise gekrümmt ist und eine Öffnung im Allgemeinen umschließt und verstärkt“. Das Gericht lehnte aus der Erteilungsakte abgeleitete Beschränkungen der Ringform ab und stellte fest, dass Marquis alle drei Patente verletzte. Focus Prods. Grp. Int’l, LLC v. Kartri Sales Co., No. 1:15‑cv‑10154 (PAE), 2018 WL 3773986, at *4–6 (S.D.N.Y. Aug. 9, 2018).
Im Rechtsmittelverfahren stimmte der Federal Circuit zu, dass „ring“ keine bestimmte Gesamtgeometrie voraussetzt. Bei den Patenten ’248 und ’609 umfasse der Begriff jedoch keine Ringe mit einer „flachen Oberkante“. Focus Prods. Grp. Int’l, LLC v. Kartri Sales Co., Nos. 2023‑1446, ‑1450, ‑2148, ‑2149, slip op. at 16–22 (Fed. Cir. Sept. 30, 2025). Unstreitig hatten die angegriffenen Ringe von Marquis eine flache Oberkante. Nach deren Ausschluss aus dem Begriff „ring“ konnten die Verletzungsfeststellungen zu ’248 und ’609 daher nicht bestehen bleiben. Id. at 15–16.
Entscheidend ist, wie der Senat zu dieser Beschränkung gelangte. Er leitete sie weder aus dem Anspruchswortlaut selbst noch allein aus der Beschreibung ab. Vielmehr berücksichtigte er die anfängliche Aufteilung der Erfindung in Ausführungsarten (Species) im ’248-Verfahren, die widerspruchslose Auswahl einer Species, die spätere Aufnahme und Herausnahme eines abhängigen Anspruchs mit „flacher Oberkante“ sowie die Entscheidung des Patentinhabers, im ’088-Verfahren ausdrücklich eine „flache Oberkante“ aufzunehmen, um eine Zurückweisung wegen Nonstatutory Double Patenting zu überwinden. Zusammen ergab dies ein „klares und konsistentes Bild“: Ringe mit flacher Oberkante waren für ’248 und ’609 aufgegeben und dem späteren Patent ’088 vorbehalten worden. Id. at 17–22.
II. Die Restriction Requirement in den Erteilungsverfahren zu ’248 und ’609
Ausgangspunkt ist die ursprüngliche Anmeldung ’248. Sie beanspruchte mehrere Ringkonfigurationen, die unterschiedlichen Zeichnungen entsprachen. Der Prüfer erließ eine auf Species gestützte Restriction Requirement und ordnete patentrechtlich unterschiedliche Ringausführungen bestimmten Zeichnungen zu. Species IV entsprach den Figuren 18–20, Species V der Figur 21. Id. at 17–18.
Die Figuren 18–20 zeigen Ringe mit einer hervorstehenden Kante oder einem „Finger“, der den Vorhang auf der Stange abstützt. Figur 21 zeigt dagegen einen Ring mit relativ langer, flacher Oberkante; diese stützt den Vorhang über eine Strecke, die ungefähr dem Außendurchmesser des Rings entspricht. Id. at 17–18. Die Restriction Requirement zog damit eine konstruktive Grenze zwischen Ringen mit „hervorstehendem Finger“ und Ringen mit „flacher Oberkante“.
Der Anmelder wählte Species IV aus, ohne der Einteilung des Prüfers zu widersprechen (without traverse) oder sie anderweitig anzufechten. Id. at 18. Anschließend fügte er neue Ansprüche hinzu. Der abhängige Anspruch 73 sah vor, dass der „Ring entlang zumindest eines Teils des Rings eine flache Oberkante aufweist“. Id. at 18–19. Der Prüfer nahm Anspruch 73 als auf eine nicht ausgewählte Species gerichtet von der Prüfung aus: Species V gemäß Figur 21. Der übergeordnete Anspruch auf einen Ring mit hervorstehendem Finger blieb dagegen in der ausgewählten Gruppe. Id.
Die Akte zeigte damit eine klare Abgrenzung: Nach Auffassung des Prüfers umfasste ein „Ring“ der ausgewählten Species IV keine flache Oberkante; jeder Anspruch, der sie ausdrücklich vorsah, gehörte zur nicht ausgewählten Species V. Der Patentinhaber widersprach dem nicht. Er führte das Verfahren mit den übrigen Ansprüchen fort, ohne die Restriction Requirement anzufechten oder geltend zu machen, Ausführungen mit flacher Oberkante gehörten ebenfalls zur ausgewählten Erfindung. Id. at 19–20.
Die Notice of Allowance verdeutlichte dies noch. Der Prüfer wiederholte, Anspruch 73 bleibe als nicht ausgewählter Gegenstand von der Prüfung ausgenommen, und wies darauf hin, dass der Anmelder dieses Ergebnis anfechten könne, falls er die Streichung „unannehmbar“ finde. Wieder unternahm der Patentinhaber nichts gegen den Ausschluss von Anspruch 73. Stattdessen änderte er andere Ansprüche und ließ das Verfahren bis zur Erteilungsreife fortlaufen, während Anspruch 73 weiterhin als nicht ausgewählter Gegenstand gestrichen blieb. Id. at 20.
Das ’609-Verfahren verlief entsprechend. Der Prüfer erließ eine ähnliche Restriction Requirement und unterschied erneut Species IV (Figuren 18–20) von Species V (Figur 21). Wieder wählte der Anmelder Species IV ohne Widerspruch. Der Federal Circuit sah den Verlauf des ’609-Verfahrens insoweit als materiell parallel zu ’248 an. Id. at 19 n.7.
Bei Erteilung beider Patente enthielt die maßgebliche interne Auslegungsgrundlage drei Elemente: eine zeichnungsbezogene Beschränkung, die Ringe mit flacher Oberkante ausdrücklich einer anderen Species zuwies; die wiederholte Herausnahme eines entsprechenden Anspruchs als nicht ausgewählter Gegenstand; und die durchgängige Hinnahme dieser Einteilung durch den Patentinhaber.
III. Die bestätigende Rolle des ’088-Erteilungsverfahrens
Das Verfahren zur später eingereichten Anmeldung ’088 vervollständigte das Bild. Zunächst wies der Prüfer die ’088-Ansprüche wegen Nonstatutory Obviousness-Type Double Patenting gegenüber den Patenten ’248 und ’609 zurück. Id. at 21. Zur Überwindung fügte der Anmelder den Ansprüchen neben anderen Merkmalen hinzu, der Ring müsse „eine flache Oberkante“ aufweisen. Id.
Daraufhin nahm der Prüfer die Double-Patenting-Zurückweisung zurück. Er erklärte, das neue Merkmal „flache Oberkante“ grenze ’088 von den früheren Patenten ab, weil es einer Species zugeordnet sei, die in ’248 und ’609 nicht beansprucht werde. Id. at 21–22. Der Patentinhaber akzeptierte diese Erklärung und setzte das Verfahren auf dieser Grundlage fort.
In drei zusammenhängenden Erteilungsverfahren behandelten somit sowohl der Anmelder als auch das PTO Ringe mit „flacher Oberkante“ als eine andere Species als die in ’248 und ’609 beanspruchten Ringe. Nach Auffassung des Federal Circuit bestätigte dieser Verlauf, dass die früheren Patente solche Ringe nicht erfassten, das Patent ’088 dagegen schon.
IV. Von der Restriction Requirement zum Disclaimer
Vor diesem Hintergrund prüfte der Federal Circuit den Prosecution History Disclaimer. Nach ständiger Rechtsprechung erhalten Anspruchsbegriffe grundsätzlich ihre volle gewöhnliche Bedeutung, sofern der Patentinhaber im Erteilungsverfahren nicht klar und unmissverständlich auf einen bestimmten Schutzumfang verzichtet. Thorner v. Sony Comput. Ent. Am. LLC, 669 F.3d 1362, 1365 (Fed. Cir. 2012). Gerichte beschränken Ansprüche nur zurückhaltend aufgrund mehrdeutiger Kommunikation mit dem PTO oder einseitiger Aussagen des Prüfers, die der Anmelder nicht eindeutig übernimmt. Siehe z. B. Innova/Pure Water, Inc. v. Safari Water Filtration Sys., Inc., 381 F.3d 1111, 1124 (Fed. Cir. 2004); Biogen Idec, Inc. v. GlaxoSmithKline LLC, 713 F.3d 1090, 1097 n.6 (Fed. Cir. 2013).
Der Patentinhaber berief sich maßgeblich auf Plantronics, Inc. v. Aliph, Inc. Dort entschied der Federal Circuit, dass die Auswahl als Reaktion auf eine mehrdeutige Restriction Requirement allein keinen Disclaimer des Schutzumfangs begründen konnte. 724 F.3d 1343, 1350–51 (Fed. Cir. 2013). Weder Prüfer noch Anmelder hatten konkret erläutert, wodurch sich ausgewählte und nicht ausgewählte Species konstruktiv unterschieden. Das Gericht wertete die Auswahl daher nicht als eindeutige Aufgabe eines Gegenstands. Id. at 1351.
Der Senat in Focus Products unterschied diesen Sachverhalt. Er bestätigte, dass eine Auswahl aufgrund einer unbestimmten Restriction Requirement allein einen Anspruch nicht beschränken kann. Focus Prods., slip op. at 16. Hier lag jedoch mehr als eine einmalige Auswahl vor: Die Einteilung bezog sich auf konkrete Figuren mit unterschiedlichen Konstruktionen; der Prüfer setzte diese Grenze wiederholt durch, indem er den einzigen Anspruch mit ausdrücklicher flacher Oberkante als nicht ausgewählten Gegenstand von der Prüfung ausnahm; der Patentinhaber akzeptierte dies wiederholt, auch nach ausdrücklicher Aufforderung zur Anfechtung; und im späteren Verfahren nutzte er die „flache Oberkante“ aktiv, um die ’088-Ansprüche im Double-Patenting-Kontext von ’248 und ’609 abzugrenzen. Id. at 17–22.
Auf dieser Grundlage folgerte das Gericht, der Anmelder habe eindeutig ein Verständnis der Patente ’248 und ’609 akzeptiert, nach dem „ring“ keine Ringe mit flacher Oberkante einschloss. Im Verletzungsverfahren durfte der Begriff daher nicht auf solche Ringe erstreckt werden, obwohl der isolierte Anspruchswortlaut sie nicht ausdrücklich ausschloss. Id. at 22. Da sämtliche angegriffenen Produkte eine flache Oberkante hatten, hob der Federal Circuit das Verletzungsurteil zu ’248 und ’609 auf. Id. at 15–16, 22.
V. Bedeutung für die Rechtsdogmatik
Focus Products zeigt, wie die Restriction-Praxis zusammen mit späteren Verfahrensentscheidungen eine tragfähige Grundlage für einen Disclaimer schaffen kann. Die in Plantronics geforderte Zurückhaltung bei der Wertung einer Auswahl als inhaltlicher Verzicht wird nicht aufgegeben. Eine Auswahl lässt sich aber nicht vom Rest der Erteilungsakte isolieren. Definiert der Prüfer Species anhand konkreter Zeichnungen mit unterschiedlichen Konstruktionskonzepten, setzt er diese Trennung wiederholt durch Streichung nicht ausgewählter Ansprüche durch und nutzt der Anmelder später dasselbe Merkmal zur Abgrenzung gegenüber früheren Familienmitgliedern, kann das Gericht die für einen Disclaimer erforderliche „klare und unmissverständliche“ Beweisgrundlage feststellen.
Die Entscheidung präzisiert auch die Behandlung von Prüferaussagen. Fälle wie Biogen warnen davor, bloßes Schweigen zu den Reasons for Allowance gewöhnlich als Verzicht auf Schutzumfang zu behandeln. 713 F.3d at 1097 n.6. In Focus Products sah der Federal Circuit ein aktiveres Verhalten: Der Anmelder wählte eine Species, akzeptierte wiederholt die Einordnung der Ansprüche mit flacher Oberkante als nicht ausgewählten Gegenstand, nutzte die ausdrückliche Anfechtungsmöglichkeit in der Notice of Allowance nicht und überwand später mit derselben Unterscheidung eine Double-Patenting-Zurückweisung in einem verwandten Verfahren. Focus Prods., slip op. at 20–22. Dieses Muster verlieh dem Verständnis des Prüfers von der Species-Grenze mehr Gewicht als einer einmaligen einseitigen Aussage.
VI. Praktische Folgen für Erteilungs- und Verletzungsverfahren
Für Vertreter im Erteilungsverfahren erinnert Focus Products daran, dass die Restriction-Praxis langfristige Folgen haben kann, besonders wenn die Species-Grenze wirtschaftlich wichtige Merkmale betrifft. Trennt eine Restriction Requirement Ausführungsformen ausdrücklich nach einem konstruktiven Merkmal – etwa „flache Oberkante“ gegenüber „hervorstehendem Finger“ –, sollte die Auswahl nicht unbesehen als Formalität behandelt werden. Möglich sind ein ausdrücklicher Widerspruch gegen die Beschränkung, eine aktenkundige Klarstellung, dass die ausgewählten Ansprüche nicht auf die Charakterisierung des Prüfers beschränkt sind, oder die Sicherung einer Teilanmeldung für nicht ausgewählten Gegenstand mit ausdrücklicher Dokumentation dieser Absicht.
Wer zulässt, dass ein abhängiger Anspruch mit dem Schlüsselmerkmal als nicht ausgewählter Gegenstand aus der Prüfung genommen wird, und danach eine Notice of Allowance ignoriert, die dies wiederholt und eine Anfechtung ermöglicht, riskiert genau die Aktenlage, auf die sich der Federal Circuit hier stützte. Besteht diese Aktenlage erst einmal, sind spätere Argumente für eine Auslegung unter Einbeziehung des nicht ausgewählten Merkmals erheblich erschwert.
Auch die Strategie für verwandte Anmeldungen zählt. In Focus Products bestätigten die Aufnahme einer „flachen Oberkante“ in die ’088-Ansprüche und deren Nutzung gegen die Double-Patenting-Zurückweisung nachdrücklich, dass die früheren Patente dieses Merkmal nicht umfassten. Vertreter sollten davon ausgehen, dass jede Aussage zur Abgrenzung eines Familienmitglieds von einem anderen bei der Auslegung beider verwendet wird.
Für Prozessvertreter unterstreicht die Entscheidung, wie wichtig eine gründliche Prüfung der Restriction Requirements und der familienweiten Erteilungsakten ist. Die in Focus Products entscheidende Abfolge von Beschränkung, Auswahl, gestrichenen Ansprüchen und späteren Änderungen ist in komplexen Portfolios nicht ungewöhnlich. Wegen Verletzung in Anspruch genommene Parteien sollten die Restriction-Praxis als mögliche Quelle von Beschränkungsargumenten prüfen; Patentinhaber sollten diese Akten frühzeitig auf Schwachstellen untersuchen und realistische Auslegungen entwickeln.
VII. Fazit
In Focus Products v. Kartri machte der Federal Circuit aus vermeintlich routinemäßiger Restriction-Praxis ein entscheidendes Instrument der Anspruchsauslegung. Das Gericht verknüpfte „ring“ in ’248 und ’609 mit der Species-Trennung zwischen flacher Oberkante und hervorstehendem Finger, der widerspruchslosen Auswahl, der Herausnahme und Aufgabe eines abhängigen Anspruchs mit flacher Oberkante und der späteren Nutzung desselben Merkmals im ’088-Verfahren zur Abgrenzung gegenüber den früheren Patenten. Es stellte dadurch einen klaren und unmissverständlichen Disclaimer für Ringe mit flacher Oberkante fest.
Die übergreifende Lehre ist klar: Restriction Requirements dienen nicht immer nur der Verfahrensverwaltung. Ziehen sie Grenzen um bedeutsame Merkmale und akzeptiert der Anmelder diese im weiteren Verlauf, können sie den Schutzumfang mit jahrelang nachwirkenden Folgen beschränken. Sie als harmlose Verwaltungsroutine statt als Teil der materiellen Verfahrensgrundlage zu behandeln, kann sich die moderne Patentpraxis möglicherweise nicht mehr leisten.
