Résumé : Les directives de l’USPTO du 29 septembre 2026 sur les déclarations relatives à l’admissibilité de l’objet à la protection par brevet (Subject Matter Eligibility Declarations, ou SMED) offrent l’occasion de distinguer la corroboration juridiquement obligatoire des éléments factuels qui rendent le témoignage d’un inventeur convaincant. En s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour suprême et du Federal Circuit ainsi que sur les instructions d’examen de l’USPTO, cet article propose un cadre d’évaluation de chaque affirmation selon sa finalité, son contexte procédural, ses fondements factuels et son lien avec les revendications. Les inventeurs peuvent présenter des SMED, et leur intérêt dans la demande n’exclut pas systématiquement leur témoignage ; les exigences de corroboration restent néanmoins applicables lorsque les règles pertinentes imposent une confirmation indépendante. L’article explique comment les brevets, articles scientifiques, normes techniques, essais et documents contemporains peuvent étayer les explications techniques, établir des comparaisons pertinentes et soutenir les améliorations revendiquées. Il distingue également les preuves qui mesurent une amélioration divulguée des informations qui fourniraient indûment un mécanisme absent de la divulgation initiale. En appliquant ces principes aux améliorations technologiques, aux processus mentaux, au caractère conventionnel et aux affirmations relatives à des actes inventifs passés, l’article propose des conseils pratiques pour préparer les déclarations et préserver le dossier d’examen. Sa recommandation centrale est de relier chaque affirmation importante à des éléments identifiables et au libellé pertinent des revendications, tout en traitant la faiblesse probatoire réelle plutôt qu’en faisant de la qualité d’inventeur un critère décisif.
Introduction
Un inventeur peut être le mieux placé pour expliquer le fonctionnement d’une technologie revendiquée. Ces connaissances peuvent être précieuses lorsqu’un rejet pour inadmissibilité de l’objet à la protection par brevet repose sur une présentation incomplète de l’invention. Les directives de l’USPTO du 29 septembre 2026 sur les Subject Matter Eligibility Declarations, ou SMED, encouragent les déposants à constituer ce dossier factuel, en mettant l’accent sur les preuves objectives et les sources désintéressées. Quand le témoignage d’un inventeur doit-il être corroboré, et quand des éléments indépendants rendent-ils simplement plus convaincante une explication déjà recevable et éclairée ?
La réponse dépend de la proposition que le témoignage vise à établir et du contexte procédural dans lequel il est présenté. Les directives donnent l’occasion de distinguer la corroboration juridiquement obligatoire des éléments factuels nécessaires pour rendre un témoignage technique convaincant. Cet article propose un cadre prospectif pour opérer cette distinction. Il n’attribue au mémorandum aucune modification des règles de corroboration et ne présume pas que les examinateurs exigent couramment des experts indépendants. Sa proposition centrale est d’évaluer chaque affirmation selon sa finalité, son contexte procédural, ses fondements et son lien avec les revendications, en tenant dûment compte de l’intérêt du témoin.
Ce qu’exigent les directives
Le mémorandum de septembre complète les directives du 30 avril 2026 destinées aux déposants, laisse inchangé le mémorandum du 4 décembre 2025 destiné aux examinateurs et annonce expressément qu’il n’instaure aucune pratique ni procédure nouvelle. La présentation d’une SMED reste facultative, et les bonnes pratiques énoncées sont des recommandations plutôt que des exigences supplémentaires. Memorandum from John A. Squires, Under Sec’y of Com. for Intell. Prop. & Dir., U.S. Pat. & Trademark Off., to All Patent Applicants & Patent Practitioners, Subject Matter Eligibility Declarations (SMEDs) Under 37 CFR 1.132—Flowchart for Analysis and Best Practices 2–4 (Sept. 29, 2026) [ci-après September Memorandum]. En pratique, il s’agit de respecter les règles existantes relatives aux déclarations et à l’examen tout en développant des preuves centrées sur le véritable différend d’admissibilité.
Le mémorandum de décembre destiné aux examinateurs, qui demeure inchangé, autorise expressément un inventeur connaissant les faits allégués à signer une déclaration. Son exemple de réseau neuronal envisage également qu’un inventeur présente des résultats objectifs d’essais comparatifs. La qualité d’inventeur ne prive donc pas le témoin de la possibilité de fournir des preuves relatives à l’admissibilité ; les questions restantes portent sur les fondements de l’affirmation, sa pertinence et sa force probante. Memorandum from John A. Squires, Under Sec’y of Com. for Intell. Prop. & Dir., U.S. Pat. & Trademark Off., to Patent Examining Corps, Subject Matter Eligibility Declarations 2, 5 (Dec. 4, 2025) [ci-après December Examiner Memorandum].
L’organigramme qui l’accompagne distingue la prise en compte procédurale de la force probante. La partie 1 traite du respect des délais, des mentions requises dans la déclaration, ainsi que de la signature du déclarant et de sa connaissance des faits allégués. La partie 2 demande si le document présente des preuves objectives, si ces preuves ont un lien suffisant avec la revendication et si elles apportent des informations qui devaient figurer dans la divulgation initiale. Les deux parties sont reproduites après cet article. U.S. Pat. & Trademark Off., Evaluating Subject Matter Eligibility Declarations (SMEDs) pts. 1–2 (2026) [ci-après SMED Flowchart].
Il importe de voir où conduisent les branches défavorables de la partie 2. L’absence de preuves objectives, un lien insuffisant avec la revendication ou une tentative de fournir des éléments qui devaient figurer dans la divulgation initiale conduisent à une valeur probante réduite ou nulle. Ces branches ne renvoient pas la déclaration au constat d’insuffisance formelle de la partie 1. L’examinateur poursuit en appréciant les preuves au dossier et en expliquant sa conclusion sur l’admissibilité. Cette structure ne remédie pas à une divulgation manquante et ne confère pas à chaque affirmation une force probante significative. Elle reconnaît qu’une preuve régulièrement soumise à l’examinateur peut néanmoins mériter peu de poids pour un motif de fond identifié. SMED Flowchart, supra, pt. 2.
Le mémorandum considère de même que l’intérêt du témoin influe sur le caractère convaincant de ses déclarations. Une déclaration du déposant relative aux avantages de l’invention revendiquée ne peut être écartée au seul motif de sa provenance, même si le témoignage d’une personne désintéressée peut avoir davantage de poids. Des publications provenant de sources neutres peuvent fournir une base factuelle à l’explication de l’un comme de l’autre témoin. September Memorandum, supra, at 3–4. Ces directives invitent à examiner les preuves et leurs fondements ; elles n’instaurent pas de condition préalable imposant un expert indépendant.
Les règles d’admissibilité expliquent pourquoi des preuves techniques peuvent compter. Bien que l’admissibilité soit, en définitive, une question de droit, elle peut comporter des questions factuelles sous-jacentes, notamment celle de savoir si un élément ou une combinaison d’éléments de la revendication était bien compris, courant et conventionnel pour la personne du métier. Berkheimer v. HP Inc., 881 F.3d 1360, 1368–69 (Fed. Cir. 2018). La cour a également précisé que tout différend relatif à l’admissibilité ne soulève pas nécessairement une contestation réelle portant sur des faits déterminants. Id. at 1368. Une déclaration peut éclairer une prémisse factuelle déterminante sans exiger des expertises contradictoires dans chaque affaire ni imposer une conclusion d’admissibilité. La jurisprudence sur la corroboration indique comment apprécier certains témoignages ; les règles d’admissibilité déterminent quelles propositions factuelles peuvent influer sur la solution juridique. L’analyse du cadre contentieux dans Berkheimer ne remplace pas le critère d’examen exposé ci-dessous.
Quand la corroboration est juridiquement obligatoire
Les décisions anciennes de la Cour suprême expliquent les préoccupations de fiabilité à l’origine de la corroboration. Le souvenir de travaux inventifs anciens peut être influencé par l’intérêt personnel, une mémoire défaillante ou l’oubli de bonne foi de la caractéristique qui distingue l’invention brevetée. See The Barbed Wire Patent, 143 U.S. 275, 284–85, 289 (1892); Deering v. Winona Harvester Works, 155 U.S. 286, 300–01 (1894). Les récits non étayés d’une invention remontant à de nombreuses années appellent donc une prudence particulière. See T.H. Symington Co. v. Nat’l Malleable Castings Co., 250 U.S. 383, 386 (1919).
Les éléments nécessaires peuvent prendre différentes formes. Dans Smith v. Hall, la Cour a jugé qu’un témoignage oral d’usage antérieur ne suffisait pas à lui seul, mais a examiné comme corroboration des publications contemporaines ainsi qu’une demande abandonnée et son dossier d’examen. 301 U.S. 216, 222–27 (1937). Corona Cord Tire a également reconnu que le récit d’un témoin unique pouvait avoir du poids lorsqu’il était étayé par les circonstances et des documents. Corona Cord Tire Co. v. Dovan Chem. Corp., 276 U.S. 358, 381–83 (1928). Ces affaires établissent l’importance de preuves fiables des activités passées, sans exiger systématiquement un autre témoin direct.
Dans les procédures contentieuses, le Federal Circuit a appliqué l’exigence de corroboration aux témoignages établissant une conception antérieure ou une appropriation de l’invention d’autrui, une invention antérieure invoquée pour écarter un élément de l’état de la technique, ainsi que l’omission d’un inventeur. Price v. Symsek, 988 F.2d 1187, 1194–96 (Fed. Cir. 1993); Mahurkar v. C.R. Bard, Inc., 79 F.3d 1572, 1577–78 (Fed. Cir. 1996); Blue Gentian, LLC v. Tristar Prods., Inc., 70 F.4th 1351, 1357, 1362–63 (Fed. Cir. 2023). La position défensive du titulaire du brevet ne supprime pas cette exigence lorsque l’affirmation porte sur une date d’invention antérieure. À l’inverse, l’absence d’intérêt financier ne supprime pas la corroboration lorsqu’un témoignage seul est invoqué pour établir une activité entraînant la nullité. Finnigan Corp. v. Int’l Trade Comm’n, 180 F.3d 1354, 1366–70 (Fed. Cir. 1999); see also Woodland Tr. v. Flowertree Nursery, Inc., 148 F.3d 1368, 1371–73 (Fed. Cir. 1998).
Les juridictions apprécient la corroboration selon une règle de raison, en examinant l’ensemble des preuves. Les éléments de corroboration n’ont pas à établir indépendamment chaque limitation de la revendication, mais la démonstration ne peut dépendre uniquement des propres affirmations de l’inventeur. Fleming v. Escort Inc., 774 F.3d 1371, 1377 (Fed. Cir. 2014); Medichem, S.A. v. Rolabo, S.L., 437 F.3d 1157, 1170–71 (Fed. Cir. 2006). Les éléments d’appui doivent aussi correspondre à la proposition : la preuve de la possession d’une substance chimique n’établissait pas nécessairement que les inventeurs l’avaient fabriquée selon le procédé revendiqué. Medichem, 437 F.3d at 1172–73.
Le contexte procédural peut influer sur l’exigence de corroboration elle-même. Le MPEP distingue la pratique de la règle 131, qui permet d’établir une invention antérieure à une référence, de celle des procédures d’interférence, tout en conservant une formulation autorisant le déposant à s’appuyer sur sa propre déclaration. Manual of Patent Examining Procedure § 715.07(III) (9th ed., rev. 01.2024, Nov. 2024) [ci-après MPEP] (citant Ex parte Hook, 102 U.S.P.Q. 130 (Bd. App. 1953)). Lors de l’adoption des règles 130 et 131 mettant en œuvre l’AIA, l’Office a également refusé d’imposer une exigence de corroboration systématique dans l’examen et le réexamen ex parte, en précisant que sa nécessité dépendait des faits propres à chaque cas. Changes To Implement the First Inventor To File Provisions of the Leahy-Smith America Invents Act, 78 Fed. Reg. 11,024, 11,044 (Feb. 14, 2013) (réponse au commentaire 34).
Ces formulations administratives ne supplantent pas la jurisprudence contraignante. In re NTP a exigé la corroboration d’une date d’invention antérieure invoquée dans un réexamen et a rejeté le raisonnement circulaire consistant à s’appuyer sur les témoignages des inventeurs pour établir la date d’un document censé les corroborer. In re NTP, Inc., 654 F.3d 1279, 1291–92 (Fed. Cir. 2011). In re Steed a exigé des documents suffisamment précis à l’appui lorsqu’un déposant cherchait à établir une invention antérieure à une référence. 802 F.3d 1311, 1316 (Fed. Cir. 2015). Le MPEP cite lui-même ces deux décisions aux côtés de son ancienne formulation. MPEP § 715.07(I), (III). L’analyse exige donc de consulter les autorités qui régissent l’usage particulier de l’affirmation ; ni son objet historique ni le seul cadre ex parte ne suffisent à trancher.
La corroboration et la charge de la preuve demeurent des questions distinctes. Le critère actuel applicable à un moyen de défense tiré de la nullité au titre de 35 U.S.C. § 282 est celui de preuves claires et convaincantes. Microsoft Corp. v. i4i Ltd. P’ship, 564 U.S. 91, 95, 100–05 (2011). Les anciennes références à une preuve au-delà de tout doute raisonnable ne définissent pas le critère actuel. See Price, 988 F.2d at 1191–94. La charge de la preuve du contentieux ne doit pas davantage être transposée à l’examen ordinaire au seul motif que certaines décisions sur la corroboration ont été rendues dans des litiges relatifs à la validité.
Pourquoi le témoignage d’un inventeur n’est pas systématiquement insuffisant
In re Reuter illustre pourquoi la nature de l’affirmation importe. Le même témoin avait présenté une analyse experte de l’état de la technique et des affirmations concernant sa propre réalisation effective antérieure de l’invention. La cour a indiqué qu’un avis d’expert contenu dans une déclaration sous serment n’avait pas à être corroboré, a distingué les affirmations d’invention antérieure et n’a accordé aucun poids à un avis sur la question de droit à trancher en définitive. 670 F.2d 1015, 1021–23 (C.C.P.A. 1981). Farrenkopf a ensuite maintenu l’énoncé de Reuter relatif au traitement des preuves présentées par déclaration sous serment. In re Farrenkopf, 713 F.2d 714, 720 n.6 (Fed. Cir. 1983). Cependant, Thomson a qualifié d’obiter dictum l’énoncé de Reuter refusant toute force probante à une affirmation non corroborée d’une invention antérieure destructrice de nouveauté. Thomson, S.A. v. Quixote Corp., 166 F.3d 1172, 1176 n.5 (Fed. Cir. 1999). Reuter illustre ainsi une analyse propre à chaque affirmation ; les autorités qui traitent directement de l’invention antérieure fournissent les règles de corroboration obligatoire.
L’arrêt du Federal Circuit i4i apporte une limite connexe. Les inventeurs avaient témoigné qu’un produit logiciel antérieur ne comportait pas une limitation de l’invention brevetée. La cour a rejeté l’argument selon lequel ce témoignage exigeait une corroboration, en le distinguant d’un témoignage établissant une date d’invention antérieure. i4i Ltd. P’ship v. Microsoft Corp., 598 F.3d 831, 847 (Fed. Cir. 2010). Cette distinction ne dispense pas tout inventeur défendant la validité de corroborer ses affirmations et ne justifie pas davantage une règle générale exigeant une confirmation indépendante de tout témoignage d’inventeur. La décision ultérieure de la Cour suprême portait sur la charge de la preuve de la nullité, et non sur une décision distincte en matière de corroboration. See Microsoft, 564 U.S. at 95.
EmeraChem montre pourquoi le rejet d’une règle systématique n’excuse pas une déclaration insuffisante. Un inventeur affirmait que les passages pertinents d’une référence provenaient du même groupe d’inventeurs que le brevet contesté, sans fournir de contexte, d’explication ni de preuve à l’appui. La cour a jugé cette affirmation nue insuffisante, tout en refusant expressément d’exiger la corroboration de toute déclaration d’inventeur ou des documents contemporains dans toutes les circonstances. EmeraChem Holdings, LLC v. Volkswagen Grp. of Am., Inc., 859 F.3d 1341, 1345–48 (Fed. Cir. 2017).
Quatre questions d’analyse aident à expliquer ces distinctions. La corroboration obligatoire consiste à déterminer si les règles régissant l’affirmation particulière dans son contexte procédural exigent une confirmation indépendante. Les fondements factuels concernent les observations, le raisonnement technique, la méthodologie ou les documents qui étayent l’affirmation. L’objectivité renvoie à ce qui permet d’apprécier le fait allégué au-delà de la seule assurance du déclarant qu’il est vrai. Le désintéressement concerne les relations ou les incitations susceptibles d’influer sur le poids accordé au récit. Il s’agit de catégories explicatives, et non de quatre critères formels supplémentaires. Elles évitent que la qualité d’inventeur, l’intérêt personnel, l’absence de corroboration et l’absence d’éléments objectifs deviennent des étiquettes interchangeables.
Les preuves documentaires rendent cette distinction concrète. Dans une procédure de dérivation au titre de l’America Invents Act, Global Health Solutions a confirmé le constat selon lequel des courriels contemporains et les éléments environnants corroboraient suffisamment une conception indépendante. Global Health Sols. LLC v. Selner, No. 2023-2009, slip op. at 13–15 (Fed. Cir. Aug. 26, 2025). La cour a jugé que les courriels, dont l’authenticité n’était pas contestée, n’exigeaient pas eux-mêmes une corroboration indépendante. Elle a également estimé, dans un raisonnement distinct, que les métadonnées générées par le serveur étaient en tout état de cause indépendantes du fait que l’inventeur avait rédigé les messages. Id. at 15. Ce sont des points distincts : la décision n’exige pas une autre source indépendante pour chaque pièce documentaire authentique et ne fait pas des métadonnées une condition universelle. On peut en déduire, en pratique, que l’identité de l’auteur n’est qu’un élément parmi d’autres ; la date, l’authenticité, le contenu et les autres éléments du dossier comptent également.
Un expert extérieur ne remédie pas nécessairement à des fondements factuels insuffisants. S’il ne fait que répéter l’affirmation non étayée d’un inventeur concernant une amélioration de performance, la nouvelle signature n’ajoute guère à la méthodologie ni au lien avec les revendications. À l’inverse, un inventeur peut expliquer une proposition technique à l’aide de documents et d’un raisonnement qui permettent une véritable appréciation. Le choix du témoin doit dépendre des connaissances nécessaires pour établir les faits pertinents.
L’objection la plus forte au recours au témoignage de l’inventeur mérite une réponse directe. Des témoins intéressés peuvent exagérer la portée technologique, sélectionner des comparaisons favorables ou décrire une mise en œuvre plus étroite que les revendications. Ces risques justifient un examen approfondi des preuves. La réponse doit identifier la faiblesse réelle : une référence de comparaison inadaptée, l’absence de conditions d’essai, une hypothèse non étayée, une caractéristique non revendiquée ou un motif de douter de la crédibilité. Faire de la qualité d’inventeur le critère décisif masquerait ces questions plus utiles. See September Memorandum, supra, at 3–4; MPEP § 716.01(c).
Application à des affirmations particulières dans les SMED
Ces applications de la jurisprudence sur la corroboration à la pratique des SMED sont des déductions doctrinales ; les décisions elles-mêmes ne statuaient pas sur des SMED. Des éléments corroborants peuvent renforcer la SMED d’un inventeur même lorsqu’une confirmation indépendante n’est pas une condition juridique de l’affirmation concernée. D’autres brevets, des demandes publiées, des articles scientifiques, des ouvrages, des normes techniques et des manuels contemporains peuvent donner à l’examinateur une base pour apprécier l’explication de l’inventeur. Le mémorandum de septembre illustre expressément cette approche : un article professionnel décrivant les limites technologiques connues au dépôt peut étayer l’explication d’un expert selon laquelle la personne du métier reconnaîtrait l’amélioration divulguée et constaterait qu’elle se reflète dans les revendications. September Memorandum, supra, at 3–4. Les publications régulièrement présentées doivent être prises en compte dans la mesure où elles ont une valeur probante quant aux faits contestés. MPEP § 716.
La source invoquée doit être reliée à une proposition précise. Prenons le cas d’un inventeur qui explique qu’une structure de données divulguée évite de reconstruire les données stockées pendant une opération revendiquée, fait état d’un nombre réduit d’accès à la mémoire, décrit les pratiques du secteur et affirme une date de conception antérieure. Un article scientifique pourrait étayer le coût des reconstructions répétées ; un autre brevet pourrait documenter l’architecture retenue comme référence de comparaison ; des comptes rendus d’essais pourraient étayer la réduction mesurée. Ces sources rempliraient des fonctions différentes, et aucune n’établit nécessairement la date à laquelle cet inventeur a conçu l’objet revendiqué.
D’autres brevets peuvent être particulièrement utiles lorsque leur description identifie un problème technique reconnu, explique le fonctionnement d’une architecture antérieure ou décrit les limites d’une approche particulière. L’inventeur doit indiquer les paragraphes, colonnes ou figures pertinents et expliquer leur rapport technique avec l’affirmation de sa déclaration. Dans l’exemple de la structure de données, un brevet cité pourrait montrer qu’un système antérieur reconstruit un objet entier avant d’en mettre à jour un champ. L’inventeur pourrait alors expliquer, avec des renvois à la demande et au libellé de la revendication, comment la structure revendiquée permet cette mise à jour sans reconstruction. Les preuves utiles sont l’enseignement technique du brevet et la comparaison raisonnée. Le seul fait qu’un autre brevet ait été délivré n’établit pas l’admissibilité des revendications en instance. See In re Wertheim, 541 F.2d 257, 264 (C.C.P.A. 1976).
Les articles scientifiques peuvent apporter des éléments complémentaires. Un article de synthèse peut documenter un goulet d’étranglement reconnu ou les approches utilisées dans un domaine, tandis qu’un article expérimental peut fournir des mesures étayant un principe technique ou une référence de comparaison proposée. L’évaluation par les pairs est pertinente pour apprécier une source, mais elle n’établit pas que les méthodes, hypothèses ou résultats de l’article s’appliquent à l’invention revendiquée. La déclaration doit expliquer ce lien. Par exemple, un article décrivant le surcoût de la reconstruction peut étayer l’idée que son évitement présente une importance technique ; il ne prouve pas à lui seul l’ampleur du gain de performance allégué par le déposant.
Pour des performances mesurées, la déclaration doit identifier la mise en œuvre testée, la référence de comparaison, la charge de travail, les conditions et les documents à l’appui du résultat. Un article scientifique ou un banc d’essai reconnu dans le secteur peut aider à justifier la comparaison, tandis que des documents de laboratoire, des journaux d’instruments, des versions du code source ou un rapport d’essai d’un tiers peuvent étayer ce qui a effectivement été mesuré. Les différences entre la référence publiée et la mise en œuvre du déposant doivent être expliquées. Un produit commercial plus rapide prouve peu de choses sur l’amélioration revendiquée si la différence provient d’un composant non revendiqué. Les essais ne sont toutefois pas une condition universelle : certaines propositions peuvent être expliquées de façon convaincante par l’architecture divulguée et des principes techniques établis.
Pour l’analyse des processus mentaux, un brevet, une norme ou un manuel technique peut aider à expliquer les opérations machine requises par une limitation particulière de la revendication. L’inventeur doit relier la description de la référence à l’opération effectivement revendiquée et expliquer pourquoi cette opération ne peut, en pratique, être effectuée mentalement. La preuve qu’une mise en œuvre commerciale est rapide ou traite de grands volumes d’informations est moins utile lorsque la revendication n’exige pas les caractéristiques à l’origine de ces propriétés. Le mémorandum présente l’analyse des processus mentaux comme un sujet approprié pour une SMED, mais écarter cette qualification ne résout pas nécessairement un motif distinct fondé sur un concept mathématique. September Memorandum, supra, at 4; MPEP §§ 2106.04(a)(2), 2106.07(b).
Pour une amélioration technologique, la littérature externe doit étayer l’explication de la manière dont le mécanisme revendiqué modifie le fonctionnement informatique ou un autre fonctionnement technique. Les directives de l’USPTO faisant suite à Ex parte Desjardins portent sur la question de savoir si la description divulgue suffisamment d’éléments pour que la personne du métier reconnaisse l’amélioration et si les revendications reflètent les caractéristiques qui la produisent. Les revendications n’ont pas à énoncer expressément le bénéfice qui en résulte. Memorandum from Charles Kim, Deputy Comm’r for Pats., U.S. Pat. & Trademark Off., to Patent Examining Corps, Advance Notice of Change to the MPEP in Light of Ex Parte Desjardins 2–4 (Dec. 5, 2025). Les publications peuvent aider à établir le contexte technique dans lequel la personne du métier lit la divulgation. Elles ne peuvent fournir un mécanisme manquant qui devait figurer dans la divulgation initiale ni introduire dans l’analyse d’admissibilité des caractéristiques non revendiquées. SMED Flowchart, supra, pt. 2.
L’absence de mesures justificatives dans la demande initiale ne constitue pas nécessairement le même défaut que l’absence de divulgation du mécanisme technique que ces mesures expliquent. Dans l’exemple de réseau neuronal du mémorandum de décembre, la description présente l’architecture revendiquée et affirme des performances supérieures, sans préciser les améliorations de performance particulières. La SMED d’un inventeur fournit des résultats comparatifs de tests de régression, sous réserve des exigences relatives à la divulgation initiale et au lien avec les revendications. December Examiner Memorandum, supra, at 3, 5. Des preuves ultérieures peuvent étayer une amélioration divulguée ; elles ne peuvent ajouter une architecture nécessaire pour rendre cette amélioration reconnaissable.
Pour le caractère conventionnel, des études contemporaines, ouvrages, normes et publications techniques peuvent étayer une description des pratiques du secteur ou des difficultés techniques non résolues. La déclaration doit identifier le domaine et la période pertinents et distinguer l’agencement revendiqué de ses composants pris séparément. La divulgation d’une caractéristique dans un seul brevet n’établit pas qu’elle était bien comprise, courante et conventionnelle ; le dossier doit étayer cette déduction supplémentaire. Berkheimer, 881 F.3d at 1369; MPEP § 2106.07(a)(III)(C). À l’inverse, l’absence de l’agencement revendiqué dans certaines publications ne prouve pas, à elle seule, son caractère non conventionnel. Cette analyse relève de l’étape 2B et ne doit pas être transposée au second volet de l’étape 2A. MPEP §§ 2106.04(d), 2106.05(d).
Les dates et la provenance doivent être examinées en fonction de la proposition étayée. Une publication utilisée pour établir les connaissances de la personne du métier au moment du dépôt doit porter une date de publication identifiée et présenter un lien démontré avec cette période. Un article ultérieur peut éclairer un principe technique, mais sa seule parution ultérieure n’établit pas une connaissance ou une pratique antérieure. De même, un brevet ou un article rédigé par un inventeur peut constituer une preuve utile sans être une preuve désintéressée. L’identité de l’auteur, la date, la méthodologie et les documents de corroboration doivent être appréciés ensemble : le traitement des documents électroniques dans l’affaire Global Health Solutions l’illustre. See Global Health Sols., No. 2023-2009, slip op. at 13–15.
Si la même déclaration affirme également une invention antérieure pour établir l’antériorité par rapport à une référence au titre d’une disposition applicable du régime pré-AIA, cette affirmation exige une analyse distincte selon la règle 131 et les autorités qui la régissent. Une littérature générale établissant un problème technique n’établit pas la date à laquelle cet inventeur disposait de la solution revendiquée. La déclaration et les documents à l’appui doivent traiter des actes, des dates et de l’objet revendiqué juridiquement pertinents. NTP, 654 F.3d at 1291–92; Steed, 802 F.3d at 1316. La règle 131(a) n’est pas un moyen général d’écarter l’état de la technique relevant de l’AIA en démontrant simplement une conception antérieure. 37 C.F.R. § 1.131(d)–(e) (2026); MPEP § 715. Une explication technique étayée ne remplace pas la démonstration historique requise, et une insuffisance de cette démonstration ne compromet pas nécessairement toutes les autres affirmations.
Le document présenté doit expliciter la relation entre le témoignage et les pièces. Il convient d’identifier complètement chaque source, de fournir les éléments invoqués avec un contexte suffisant et de citer des passages précis dans la déclaration. Pour chaque passage, il faut expliquer la proposition factuelle qu’il étaye et la limitation de revendication ou le mécanisme divulgué auxquels il se rapporte. Il faut distinguer ce que l’inventeur a personnellement observé, ce que la publication rapporte et ce que l’inventeur déduit de ces deux sources. Employés ainsi, les éléments corroborants donnent à l’explication de l’inventeur un fondement appréciable, au lieu de simplement augmenter le nombre de références jointes.
Constituer et préserver le dossier d’examen
La préparation doit commencer par la limitation contestée et le passage pertinent de la divulgation. Le conseil peut ensuite identifier la proposition factuelle à expliquer et son utilisation procédurale, choisir un témoin possédant les connaissances pertinentes et réunir les éléments à l’appui. Distinguer les observations, les déductions techniques, les affirmations historiques et l’argumentation juridique facilite l’évaluation de la déclaration et révèle les lacunes avant le dépôt. Les documents étayant un récit historique doivent être conservés avec les informations relatives à leurs dates et à leur authenticité ; les résultats d’essais doivent l’être avec les conditions et les données sous-jacentes nécessaires à leur compréhension.
Le mémorandum encourage des déclarations consacrées à l’admissibilité, tout en autorisant une déclaration unique traitant de plusieurs motifs légaux. Il recommande aussi d’identifier précisément la question d’admissibilité et de déposer tôt, éventuellement avant la première notification sur le fond. September Memorandum, supra, at 3–4. Un traitement séparé peut clarifier l’analyse, mais n’assouplit pas les règles d’admission des preuves à un stade tardif de l’examen.
Après un rejet final, des preuves déposées au plus tard à la date de l’acte de recours peuvent être admises sur justification de raisons valables et suffisantes expliquant leur nécessité et leur absence de présentation antérieure. 37 C.F.R. § 1.116(e) (2026). Les preuves déposées après cette date, mais avant celle du mémoire de recours, sont soumises à deux conditions cumulatives : l’examinateur doit déterminer à la fois qu’elles surmontent tous les motifs de rejet faisant l’objet du recours et que des raisons valables et suffisantes ont été présentées pour justifier leur nécessité et leur omission antérieure. Id. § 41.33(d)(1). Une déclaration traitant uniquement du § 101 ne remplit donc pas les conditions de cette voie d’admission tant que d’autres motifs de rejet visés par le recours restent non résolus. La règle permet l’admission lorsque ses conditions sont remplies ; elle ne la rend pas automatique.
Une fois les preuves admises au dossier, l’examinateur doit en examiner le fond. Des affirmations générales selon lesquelles une déclaration manquerait de validité technique ou ne correspondrait pas aux revendications exigent une explication. MPEP § 716.01. Si le problème est la corroboration, la réponse doit identifier l’affirmation particulière, son contexte procédural et les règles censées exiger une confirmation indépendante. S’il concerne la méthodologie, les qualifications ou le lien avec les revendications, le déposant doit traiter directement cette insuffisance. Un entretien peut clarifier le désaccord, et le dossier écrit doit identifier les preuves déterminantes et expliquer leur importance pour les revendications concernées. See September Memorandum, supra, at 4; MPEP § 713.04.
La partie 2 de l’organigramme favorise cet échange rigoureux. L’examinateur apprécie le dossier et explique pourquoi les preuves, considérées avec les autres éléments, établissent l’admissibilité ou sont insuffisantes. SMED Flowchart, supra, pt. 2. La réponse doit donc relier la démonstration factuelle de la déclaration au raisonnement exposé par l’examinateur, au lieu d’insister simplement sur l’absence de réfutation de la déclaration. Lorsqu’une insuffisance peut être corrigée, le déposant doit fournir l’explication ou les éléments nécessaires tant qu’une voie procédurale reste disponible.
Le critère applicable à l’examen est celui de la prépondérance de la preuve. L’organigramme précise qu’un rejet n’est justifié que si l’inadmissibilité des revendications est plus probable que leur admissibilité et qu’un dossier probatoire également équilibré favorise le déposant. SMED Flowchart, supra, pt. 2 n.*. Cette instruction concerne l’ensemble du dossier après appréciation des preuves. Elle n’impose pas d’accepter chaque affirmation non réfutée, ne supprime pas la corroboration lorsqu’elle est requise et ne résout pas les autres motifs de rejet. Ni la charge de la preuve claire et convaincante propre au contentieux ni le contexte du jugement sommaire de Berkheimer ne remplacent ce cadre d’examen.
Les directives de septembre offrent l’occasion de préciser les différends d’admissibilité. La question utile est de savoir ce qu’établit une affirmation particulière, selon quelles règles procédurales et pourquoi le dossier l’étaye. Cette démarche préserve la corroboration obligatoire lorsque les règles applicables l’exigent, donne à l’intérêt du témoin sa juste portée et oriente les déposants vers des preuves qui résolvent le véritable différend technique. L’explication d’un inventeur doit recevoir la considération que justifient ses fondements et son lien avec les revendications.
