Résumé: Ex parte Chowdhury confirme que la validité du regroupement Markush dépend de l’unité technique des variantes dans le contexte de l’invention revendiquée, et non de leur identité structurelle ou fonctionnelle à tous égards. Le contexte fixe le niveau pertinent d’analyse ; un résultat commun formulé trop généralement ne suffit toutefois pas à rendre cohérente une liste arbitraire. Cet article replace Chowdhury dans la jurisprudence des juridictions ayant précédé le Federal Circuit sur la similitude structurelle, l’usage commun et la substituabilité. Il rappelle que le regroupement irrégulier n’a pas de fondement légal exprès et que le Federal Circuit n’a pas examiné exhaustivement le cadre MPEP actuel. Il étudie aussi les conséquences de la rédaction Markush : groupe fermé, sélection de plusieurs éléments, composants supplémentaires non listés, défaut de nouveauté par un seul élément, imprécision et estoppel lié à l’historique de délivrance. Enfin, un regroupement valable ne suffit pas à établir la description écrite ou la suffisance de l’exposé selon § 112(a). Il faut définir l’unité technique, préciser si les mélanges sont visés, confronter chaque élément à l’état de la technique et préserver une portée commercialement utile.
Introduction
Une rédaction Markush rassemble des variantes potentiellement nombreuses dans une seule limitation. La formule « a member selected from the group consisting of A, B, and C » – un élément choisi dans le groupe constitué de A, B et C – apparaît surtout en chimie, pharmacie, biotechnologie et matériaux, sans se limiter à ces domaines. Toute revendication autorisant plusieurs composants définis à remplir un rôle donné peut poser le même problème.
Cette commodité a des conséquences juridiques. Les variantes doivent présenter une unité suffisante pour former un groupe valable. La formulation introductive peut exclure les variantes non listées. Sauf indication contraire de la revendication ou du dossier intrinsèque, elle peut aussi exclure les mélanges d’éléments listés. Pour la validité, la divulgation antérieure d’un seul élément satisfait normalement à toute la limitation alternative.
Dans Ex parte Chowdhury, Appeal No. 2025-002261 (P.T.A.B. Feb. 5, 2026) (informative), le Patent Trial and Appeal Board a traité la première question : quand des variantes techniquement différentes forment-elles un groupe Markush valable ? Sa réponse était résolument contextuelle. Les microARN listés n’avaient pas à remplir des fonctions biologiques identiques. Ils devaient être substituables dans leur fonction revendiquée : des marqueurs quantifiables de l’exposition aux rayonnements et de l’efficacité du traitement.
L’USPTO a désigné la décision comme informative le 25 août 2026, après une proposition d’une partie prenante. Ce statut, distinct d’un précédent obligatoire, la rend particulièrement utile pour l’examen : l’Office la résume ainsi, un groupe est valable si ses éléments forment un sous-genre et si la description leur attribue des fonctions similaires dans le contexte de l’invention. Voir USPTO, Following Stakeholder Nomination, USPTO Designates as Informative an Appeal Decision Addressing Markush Groupings (Aug. 25, 2026).
La décision est importante, mais ne devrait pas se lire isolément. Chowdhury s’appuie sur les décisions obligatoires de la Court of Customs and Patent Appeals, en particulier In re Harnisch et In re Jones. La jurisprudence moderne du Federal Circuit traite ce qui suit le choix de la forme Markush : fermeture, mélanges, ingrédients supplémentaires, nouveauté, précision, contrefaçon et estoppel de délivrance. Ensemble, ces sources donnent une leçon cohérente : un groupe solide exige une unité technique au niveau de l’invention revendiquée ; une rédaction solide exige de préciser ce qu’il inclut et exclut.
Question préalable : le groupe est-il valable ?
Une revendication Markush classique énumère des variantes, souvent introduites par « selected from the group consisting of ». MPEP § 2117 explique qu’un regroupement peut être irrégulier si les éléments ne présentent pas une même similitude structurelle ou ne partagent pas un usage commun. Dans une combinaison ou un procédé, les variantes doivent être substituables avec l’attente d’obtenir le même résultat recherché.
Cette dernière condition est simple à énoncer, mais parfois difficile à appliquer. À quel niveau définir le résultat commun ? Deux composés peuvent différer à bien des égards tout en étant interchangeables comme solvants d’une réaction revendiquée. Deux biomarqueurs peuvent réguler des voies différentes tout en indiquant le même état. Deux fixations mécaniques peuvent peu se ressembler tout en remplissant la même fonction revendiquée.
Comparer les variantes abstraitement ne suffit pas : leur rôle dans la revendication est déterminant. Comme l’a observé le Federal Circuit dans Multilayer Stretch Cling Film Holdings, Inc. v. Berry Plastics Corp., les espèces d’un groupe Markush sont généralement comprises comme « utilisables alternativement aux fins de l’invention ». 831 F.3d 1350, 1357 (Fed. Cir. 2016). La comparaison se rattache donc à la finalité revendiquée, non à toutes leurs caractéristiques.
Le contexte détermine le niveau d’évaluation de l’unité ; il ne dispense pas d’une classe techniquement justifiée. Un résultat souhaité commun, formulé assez généralement, ne transforme pas à lui seul une énumération arbitraire en groupe Markush valable.
Ex parte Chowdhury: des miRNAs différents, une fonction revendiquée
La demande dans Chowdhury concernait l’évaluation et le traitement de lésions dues aux rayonnements. La description expliquait qu’une irradiation corporelle totale provoque des variations dose-dépendantes des concentrations sériques de certains microARN (miRNAs). Ces variations sont corrélées à l’exposition, au pronostic et à l’efficacité des traitements visant à réduire les lésions.
La revendication représentative 60 exigeait de mesurer un premier niveau sérique d’un ou plusieurs miRNAs d’une liste fermée, d’administrer un traitement, de mesurer à nouveau les miRNAs et de déterminer son efficacité à partir de l’augmentation ou de la diminution de niveaux spécifiés. Selon ce résultat, il fallait administrer des doses supplémentaires du premier traitement ou un traitement différent. Ex parte Chowdhury, Appeal No. 2025-002261, at 2-4.
L’examinateur avait rejeté les revendications pour regroupement Markush irrégulier. Chaque miRNA avait une séquence nucléotidique différente ; leur composition en nucléotides ne suffisait pas à établir la similitude structurelle requise. Les variantes ne formaient pas non plus, selon lui, une classe chimique reconnue ou reconnue dans le domaine, car l’état de la technique ne montrait pas un comportement identique ou une substitution avec le même résultat recherché. Id. at 6-7.
Le Board a infirmé le rejet : l’examinateur avait évalué la mauvaise fonction. Les revendications ne visaient pas les miRNAs comme composés isolés et n’exigeaient pas la même fonction de régulation biologique. Elles les utilisaient comme marqueurs. Leur propriété commune pertinente était une variation sérique mesurable après exposition, permettant d’apprécier cette exposition ou l’efficacité du traitement.
La description rattachait les variantes à cette classe fonctionnelle commune : réponse à l’exposition, quantification et lien entre variations de niveaux et décision de traitement revendiquée. L’examinateur reconnaissait aussi la corrélation avec l’exposition et les mécanismes communs de transcription et de maturation des miRNAs. Le Board les a donc jugés assez unifiés et substituables pour la finalité revendiquée. Id. at 8-10.
Le Board l’a illustré par l’exemple MPEP de la couche jetable. Un adhésif sensible à la pression, une fixation autoagrippante, un bouton-pression et une boucle diffèrent structurellement, mais peuvent relever d’une même classe reconnue dans le domaine pour une fixation repositionnable et refermable. Leur unité ne tient pas à la ressemblance de chaque détail, mais à la fonction attendue dans la combinaison revendiquée.
L’analogie révèle l’erreur. La fonction biologique précise de chaque miRNA pourrait compter pour une revendication de régulation génétique ; elle ne tranchait pas leur interchangeabilité comme marqueurs mesurables de réponse aux rayonnements. L’activité individuelle n’étant pas le mécanisme dont dépendait le traitement revendiqué, ses différences n’invalidaient pas le groupe.
Le Board n’a pas supprimé les conditions de similitude structurelle et d’usage commun. Il a exigé de les appliquer au bon niveau. Les miRNAs restaient de la même classe moléculaire générale, partageaient des caractéristiques structurelles et de maturation de base, et formaient un sous-genre décrit par sa réponse aux rayonnements. Les différences de séquence ne primaient pas sur cette unité dans les revendications.
La charge initiale de l’examinateur reste importante
La décision rappelle aussi cette charge de justification. Citant In re Oetiker, le Board rappelle que l’Office doit d’abord établir une justification prima facie de non-brevetabilité. 977 F.2d 1443, 1445 (Fed. Cir. 1992). Un rejet pour regroupement irrégulier devrait donc dépasser le simple constat de différences : il devrait expliquer pourquoi elles empêchent une structure, un usage commun ou une substituabilité attendue dans la relation revendiquée.
Cette répartition compte pour le déposant, sans justifier un dossier technique lacunaire. Si la substituabilité n’est pas évidente, la description devrait identifier la fonction commune et l’élément ou la classe reconnue qui relie les variantes. Littérature technique, données comparatives ou déclaration peuvent être appropriées si l’examinateur conteste l’attente d’un même résultat revendiqué.
Les fondements dans les juridictions antérieures et leurs limites
Bien que Chowdhury soit une décision PTAB informative, son analyse repose sur des décisions obligatoires des juridictions antérieures. Le Federal Circuit a adopté comme précédents obligatoires les décisions de la Court of Customs and Patent Appeals dans South Corp. v. United States, 690 F.2d 1368, 1369 (Fed. Cir. 1982) (en banc).
La principale référence est In re Harnisch, 631 F.2d 716 (C.C.P.A. 1980). Les revendications dans Harnisch portaient sur des composés coumariniques utiles comme colorants, dont certains servaient aussi d’intermédiaires pour d’autres colorants. La cour a considéré les composés dans leur ensemble, identifié une relation structurelle commune pertinente pour l’objectif revendiqué et reconnu un sous-genre scientifiquement cohérent. Id. at 722-23. Elle a décrit cette relation comme une « unité de l’invention », s’appuyant sur In re Jones, 162 F.2d 479, 481-82 (C.C.P.A. 1947), où un noyau tétralyle et une fonction commune de régulation de la croissance végétale justifiaient le groupe malgré les différences entre composés.
In re Driscoll, 562 F.2d 1245, 1249 (C.C.P.A. 1977), donne une formule complémentaire : les éléments devraient pouvoir être utilisés alternativement aux fins de l’invention. Le principe réapparaît dans Multilayer Stretch et dans le texte MPEP appliqué par le Board dans Chowdhury.
Ces décisions ne permettent pas d’unifier toute liste arbitraire par le seul résultat final. Une base technique motivée reste nécessaire. Elles rejettent toutefois l’idée que toute différence disqualifie : les éléments forment-ils une classe cohérente dans la relation revendiquée ? Chowdhury applique ce principe aux biotechnologies modernes : des miRNAs de séquences et de fonctions biologiques générales différentes peuvent former une classe valable si chacun sert de marqueur de réponse aux rayonnements.
Deux autres décisions de la CCPA précisent les limites procédurales. In re Ruff, 256 F.2d 590, 598-99 (C.C.P.A. 1958), distingue équivalence réelle et équivalence enseignée par l’état de la technique. L’interchangeabilité peut justifier un regroupement sans prouver automatiquement que l’état de la technique enseignait cette équivalence pour rejeter la revendication. Et In re Weber, 580 F.2d 455 (C.C.P.A. 1978), conjointement avec In re Haas, 580 F.2d 461 (C.C.P.A. 1978), refuse de substituer un rejet à la procédure de restriction au seul motif qu’une revendication couvre plusieurs inventions.
Une réserve doctrinale s’impose. Harnisch rejette une « doctrine Markush » unique et autonome et décrit une jurisprudence évolutive, pas entièrement cohérente. Il admet néanmoins que le Board puisse en tirer des règles de regroupement irrégulier, même sans « fondement légal spécifique ». 631 F.2d at 719-21. Weber a jugé — et Haas a appliqué le principe — que § 121 ne suffit pas à rejeter une revendication unique parce qu’elle embrasse plusieurs inventions. Weber a expressément réservé et renvoyé un motif distinct de regroupement irrégulier fondé sur la jurisprudence ; Haas a précisé qu’aucun tel motif distinct ne lui était soumis. Weber, 580 F.2d at 458-59; Haas, 580 F.2d at 464 & n.6. Le MPEP § 2117 actuellement appliqué par l’Office fournit le cadre de similitude structurelle et d’usage commun que Chowdhury a appliqué comme motif de rejet sur le fond susceptible de recours. Chowdhury ne tranche pas la manière dont le Federal Circuit répondrait à une contestation moderne du fondement juridique précis, de l’application ou des limites de cette formulation.
Il ne semble pas exister de décision moderne du Federal Circuit faisant précédent et réexaminant directement la question précise du regroupement valable tranchée dans Harnisch et Chowdhury. La plupart des décisions Markush du Federal Circuit interviennent après ce seuil : elles examinent le sens du groupe et les effets juridiques de son emploi.
Fermeture : le prix de « Consisting Of »
Le point de départ de l’interprétation moderne est Abbott Laboratories v. Baxter Pharmaceutical Products, Inc., 334 F.3d 1274 (Fed. Cir. 2003). La revendication exigeait un inhibiteur d’acide de Lewis « selected from the group consisting of » composés spécifiés. Le Federal Circuit a traité cette formule classique comme fermée : elle excluait les variantes non listées et, sans précision contraire, « a » membre du groupe n’incluait pas un mélange de plusieurs éléments listés. Id. at 1280-81.
Abbott donne une leçon directe. Si plusieurs éléments listés sont visés, il faudrait le dire : « at least one member selected from », « one or more members selected from » ou « and mixtures thereof ». Ces formules autorisent la sélection ou combinaison de plusieurs éléments listés, pas qu’une espèce non listée satisfasse à la limitation fermée. La coexistence d’autres composants dépend du reste de la revendication et du dossier intrinsèque. Voir Abbott, 334 F.3d at 1280-81; Amgen, 945 F.3d at 1378-80.
Le contraste avec Gillette Co. v. Energizer Holdings, Inc., 405 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2005), est instructif. La revendication relative au rasoir dans Gillette mentionnait un « group of first, second, and third blades », sans « consisting of » ni autre indice d’un groupe Markush fermé. La cour a jugé qu’une quatrième lame n’était pas exclue. Id. at 1371-73. Une liste n’est pas fermée au seul motif que ses éléments sont regroupés ; les termes qui l’introduisent sont déterminants.
Le Federal Circuit a précisé Abbott dans Multilayer Stretch. La cour distingue deux présomptions. La formule Markush classique crée une très forte présomption excluant les espèces non listées pour satisfaire à la limitation ; seule une preuve intrinsèque manifestant sans équivoque un autre sens peut la renverser. La présomption contre les mélanges d’espèces listées est moins forte. Leur admission peut dépendre du libellé, de la description et de l’historique de délivrance. 831 F.3d at 1358-62.
Une revendication peut donc exclure une résine non listée tout en autorisant une couche mêlant deux résines listées. Confondre fermeture et mélanges risque d’entraîner une rédaction trop étroite ou une position de contrefaçon non étayée.
Multilayer Stretch révèle aussi un piège de dépendance. Une revendication dépendante ajoutait du polyéthylène basse densité, extérieur au groupe fermé de l’indépendante. Puisqu’une dépendante doit reprendre et limiter davantage chaque élément de sa revendication de rattachement, la cour l’a jugée invalide selon 35 U.S.C. § 112(d). Id. at 1362. Toute dépendante ajoutant une espèce à une limitation Markush devrait donc être confrontée aux limites exactes du groupe parent.
Groupes intégrés, mélanges et composants supplémentaires
Une composition est souvent introduite par une formule ouverte tout en imposant un groupe Markush fermé pour un élément. Amgen Inc. v. Amneal Pharmaceuticals LLC, 945 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2020), explique comment ces formules coexistent.
Les revendications dans Amgen utilisaient « comprising » pour la composition pharmaceutique entière, mais « at least one binder selected from the group consisting of » pour les liants listés, avec une limitation similaire de désintégrant. Le Federal Circuit a jugé que la formule Markush fermait l’identité de l’ingrédient satisfaisant à chaque limitation, sans exclure tous les ingrédients supplémentaires de la composition. La revendication entière étant ouverte, une formulation mise en cause pouvait contenir un ingrédient non listé, même capable de servir de liant ou de désintégrant, dès lors qu’un ingrédient listé satisfaisait à la limitation. Id. at 1376-79.
Amgen ne vide pas le groupe intégré de sens. Une matière non listée ne peut elle-même satisfaire à la limitation fermée. Il distingue l’élément revendiqué de ce qui peut coexister avec lui dans une revendication ouverte : une différence essentielle pour les formulations chimiques ou pharmaceutiques dont les ingrédients peuvent remplir plusieurs fonctions.
Shire Development, LLC v. Watson Pharmaceuticals, Inc., 848 F.3d 981 (Fed. Cir. 2017), montre l’autre côté. Les revendications fermaient les groupes Markush des composants de matrice. La matrice externe du produit contenait du stéarate de magnésium non listé. La cour a refusé que la mention d’excipients facultatifs dans la description ouvre cette limitation précise. Le stéarate étant structurellement et fonctionnellement lié à la matrice, sa présence empêchait de satisfaire littéralement à la limitation fermée. Id. at 984-86.
Le résultat peut différer si l’élément supplémentaire est totalement étranger à la combinaison revendiquée. Dans Norian Corp. v. Stryker Corp., 363 F.3d 1321 (Fed. Cir. 2004), une spatule supplémentaire ne permettait pas d’éviter la contrefaçon d’un kit « consisting of », car elle n’interagissait pas avec les composants chimiques revendiqués et ne les modifiait pas. Id. at 1331-32. Shire y a vu une exception étroite, pas une autorisation générale d’ignorer les éléments supplémentaires.
La place de la formule Markush compte aussi. Dans Abbott Laboratories v. Andrx Pharmaceuticals, Inc., 473 F.3d 1196 (Fed. Cir. 2007), la cour a mis en garde contre l’effet automatiquement fermé d’une liste dans la description, comme s’il s’agissait d’une limitation Markush de revendication. Il s’agit surtout d’une convention de rédaction des revendications. Une liste de variantes dans la description peut éclairer le sens sans nécessairement abandonner tout ce qui n’y figure pas. Id. at 1210.
Validité : un seul élément peut suffire
Fermer le groupe peut aider le titulaire en définissant des variantes finies, mais a un effet important sur la validité. Si la revendication autorise A, B ou C, divulguer A dans l’état de la technique satisfait normalement à cette limitation ; nul besoin de divulguer les trois.
Fresenius USA, Inc. v. Baxter International, Inc., 582 F.3d 1288 (Fed. Cir. 2009), est la principale décision publiée du Federal Circuit. La limitation imposait au moins une unité choisie dans une liste. La présence antérieure d’une seule unité listée satisfaisait à la limitation Markush pour la nouveauté. Id. at 1298.
La règle joue aussi par divulgation inhérente. Dans Schering Corp. v. Geneva Pharmaceuticals, Inc., 339 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2003), les composés étaient revendiqués sous forme Markush. L’un était nécessairement produit dans l’organisme comme métabolite d’un médicament antérieur. Cette production inhérente détruisait la nouveauté de la revendication. Id. at 1380.
Le Federal Circuit a récemment appliqué le même principe dans Board of Regents of the University of Texas System v. Boston Scientific Corp., Nos. 2024-2062, 2024-2063, slip op. at 12-13 (Fed. Cir. July 27, 2026). La cour a appliqué Fresenius séparément à deux dépendantes : les « drugs » antérieurement divulgués satisfaisaient aux variantes d’agent thérapeutique de la revendication 11, et l’acide polyglycolique aux variantes de polymère de la revendication 17.
La règle concerne chaque limitation. Un élément listé suffit à satisfaire la limitation alternative ; le même document destructeur de nouveauté doit toujours divulguer, expressément ou nécessairement, toutes les autres limitations de la revendication.
Le risque est asymétrique : ajouter des variantes peut élargir la portée littérale, mais chaque élément offre une nouvelle voie de défaut de nouveauté. Recherche et analyse de brevetabilité devraient donc couvrir chacun, pas seulement l’espèce préférée ou commercialement importante. Une espèce inutile à la réalisation commerciale peut apporter peu de valeur à la défense des droits tout en menaçant toute la revendication.
Imprécision : chevauchements, restrictions et groupes ouverts
La rédaction Markush peut aussi soulever l’imprécision, mais un chevauchement n’est pas automatiquement fatal. Dans Eli Lilly & Co. v. Teva Parenteral Medicines, Inc., 845 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2017), le groupe incluait vitamine B12 et cyanocobalamine, des termes que le dossier étayait comme synonymes. Le Federal Circuit a refusé de créer une incertitude artificielle : cette redondance n’empêchait pas l’homme du métier de comprendre la portée. Id. at 1371.
Une limitation ultérieure ne contredit pas nécessairement le groupe antérieur. Dans Maxell, Ltd. v. Amperex Technology Ltd., 94 F.4th 1369 (Fed. Cir. 2024), une revendication exigeait au moins un métal de transition choisi parmi cobalt, nickel et manganèse, puis une plage déterminée de pourcentage molaire de cobalt. Le tribunal fédéral de première instance avait jugé ces options contradictoires. Le Federal Circuit a infirmé : les limitations se cumulent. La seconde réduisait les possibilités de la clause Markush, sans la contredire. Id. at 1372-75.
Les formulations ouvertes posent un autre problème. Dans la décision ne faisant pas précédent In re Kiely, No. 2022-1076, 2022 USPQ2d 532, slip op. at 5 (Fed. Cir. June 8, 2022), la cour a confirmé un rejet pour imprécision d’une sélection dans « the group comprising » certaines variantes. L’ampleur des différences, combinée à cette ouverture, ne permettait pas de savoir quelles variantes non listées étaient couvertes et n’assurait pas la certitude requise au vu du dossier.
Une décision antérieure ne faisant pas précédent, Lexington Luminance LLC v. Amazon.com, Inc., No. 2014-1384, slip op. at 8-10 (Fed. Cir. Feb. 9, 2015), a au contraire jugé une formulation similaire suffisamment précise, car le contexte intrinsèque rendait la portée raisonnablement certaine. Kiely concernait le recours contre un rejet pour imprécision pendant la délivrance ; Lexington Luminance examinait un jugement du tribunal fédéral de première instance sur les actes de procédure et soulignait la présomption de validité du brevet délivré et la charge du contestataire. Les décisions ne sont pas nécessairement inconciliables : postures procédurales et dossiers intrinsèques différaient. Ensemble, elles montrent l’évaluation contextuelle d’une formule ouverte et de la certitude apportée. Mais Kiely, cité aujourd’hui par le MPEP, confirme le risque en délivrance. Pour un groupe fermé, « selected from the group consisting of » est plus clair que « group comprising ».
L’historique de délivrance peut rendre la fermeture définitive
Les modifications et arguments Markush peuvent réduire davantage que les mots mêmes de la revendication délivrée. Dans Merck & Co. v. Mylan Pharmaceuticals, Inc., 190 F.3d 1335 (Fed. Cir. 1999), le déposant avait réduit un genre large de polymères à une espèce après un rejet sur l’état de la technique et un choix d’invention. La cour a refusé la récupération, par équivalents, de la combinaison de polymères abandonnée. Id. at 1339-41. Même si l’estoppel lié à l’historique de délivrance s’analyse désormais selon le cadre de Festo, Merck reste un avertissement utile sur la renonciation de fond créée par la restriction d’un genre Markush.
Norian Corp. v. Stryker Corp., 432 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2005), fournit un exemple apparenté, sans être un Markush classique. La revendication disait « a solution consisting of water and a sodium phosphate ». Le contexte imposait un seul type de phosphate de sodium, pas un mélange. La formule fermée, la description et l’historique le justifiaient. La limitation résultant d’une modification restrictive, l’estoppel interdisait aussi la théorie des équivalents de Norian. Id. at 1357, 1359-63.
La prudence vaut aussi pour les arguments d’ingrédients absents. Dans la décision apparentée Azurity Pharmaceuticals, Inc. v. Alkem Laboratories Ltd., 133 F.4th 1359 (Fed. Cir. 2025), le titulaire avait adopté « consisting of » pour toute la revendication et invoqué l’absence de propylène glycol face à l’état de la technique. Cela fondait une interprétation excluant la formulation mise en cause qui en contenait. Bien que Azurity ne soit pas principalement une affaire de groupe Markush, elle montre comment fermeture et arguments de délivrance peuvent produire une renonciation durable à une partie de la portée.
Le déposant devrait éviter d’exclure catégoriquement une variante, un mélange ou un ingrédient supplémentaire, sauf nécessité pour la brevetabilité et acceptabilité commerciale. Une modification étroite peut obtenir l’acceptation tout en créant une lacune de contrefaçon irréparable par l’interprétation ou les équivalents.
La portée plus générale de Chowdhury
L’intérêt immédiat de Chowdhury se situe en biotechnologie et diagnostic : une classe peut être définie par un rôle probatoire commun plutôt que par une activité biologique identique. Des biomarqueurs de voies différentes peuvent être des données interchangeables pour une décision de diagnostic ou de traitement. Des séquences d’acides nucléiques différentes peuvent appartenir à une signature de réponse cohérente. Des agents de liaison de structures détaillées différentes peuvent remplir la même fonction de détection revendiquée.
Le principe peut dépasser les sciences de la vie. Des modalités de capteurs peuvent différer physiquement tout en produisant chacune la mesure requise par une méthode de commande. Des caractéristiques ou classificateurs d’apprentissage automatique peuvent différer dans leur calcul tout en fournissant la même entrée décisionnelle revendiquée. Des matériaux de compositions différentes peuvent satisfaire au même critère mécanique ou thermique. Dans chaque cas, la description doit toutefois définir la classe et relier ses éléments au résultat revendiqué.
C’est la meilleure lecture de Chowdhury. La décision ne remplace pas l’unité technique par une aspiration fonctionnelle. Elle exige une évaluation au niveau où l’invention utilise les variantes. Les miRNAs n’étaient pas regroupés par simple ressemblance générale ou parce que le déposant les appelait des variantes. La description identifiait un sous-genre précis répondant aux rayonnements, expliquait sa quantification et utilisait chaque élément dans la même relation d’évaluation du traitement.
Conclusion
La pratique Markush pose deux questions liées. D’abord, les variantes forment-elles un groupe valable ? Ex parte Chowdhury, lu conjointement avec Harnisch, Jones, et Driscoll, enseigne d’évaluer la similitude structurelle, l’usage commun et la substituabilité dans le contexte revendiqué. Les différences sans pertinence pour ce rôle ne devraient pas masquer l’unité technique.
Ensuite, quels sont les effets de la forme Markush ? Abbott, Multilayer Stretch, Amgen, Shire, Fresenius, Eli Lilly, et Maxell montrent comment quelques mots déterminent l’exclusion d’espèces non listées, l’admission de mélanges ou composants supplémentaires, la résistance aux antériorités et la portée face au produit mis en cause. Modifications et arguments peuvent rendre ces effets définitifs.
La leçon est simple : définir l’unité dans la description ; confirmer séparément la description écrite et la suffisance de l’exposé pour tout le groupe ; préciser la fermeture voulue ; et confronter chaque élément à l’état de la technique et à la réalisation commerciale. La formule Markush est compacte, pas ses effets juridiques.
