Zusammenfassung: Bei in oder zwischen den USA und China entwickelten Erfindungen sollte die Erstanmeldungsentscheidung mit dem territorialen Entstehungsort beginnen, nicht mit Nationalität, Unternehmenssitz oder Wunschamt. Die USA verlangen grundsätzlich vor Auslandsanmeldung eine Foreign Filing License für dort entstandene Erfindungen, sofern nicht eine US-Anmeldung mindestens sechs Monate ohne Geheimhaltungsanordnung anhängig ist oder ein anderer Genehmigungsweg greift. China verlangt dagegen vor Auslandsanmeldung eine Geheimhaltungsprüfung bei dort vollendeten Erfindungen oder Gebrauchsmustern, also bei dort fertiggestelltem wesentlichem Inhalt der technischen Lösung. In grenzüberschreitender Forschung werden diese Regeln leicht übersehen, besonders bei verteilten Beiträgen zu verschiedenen Anspruchsaspekten. Ein chinesischer Staatsangehöriger kann in den USA eine US-Erfindung schaffen, ein US-Staatsangehöriger in China eine chinesische. Patentteams sollten daher vor Einreichung anspruchsbezogen die Beiträge analysieren, Freigaben dokumentieren und nicht annehmen, US-Provisional, chinesische Erstanmeldung oder PCT-Anmeldung erledigten automatisch beide nationalen Sicherheitsprüfungen.
I. Einleitung
Multinationale Anmeldestrategie beginnt oft mit Markt, Wettbewerb und der Wahl zwischen US-Provisional, chinesischer, EP- oder PCT-Anmeldung. Bei in oder zwischen den USA und China entwickelten Erfindungen sollte jedoch zuerst gefragt werden: Wo entstand die Erfindung?
Beide Länder beschränken bestimmte Auslandsanmeldungen vor einer nationalen Sicherheitsprüfung. Der US-Mechanismus heißt gewöhnlich Foreign Filing License, das chinesische Gegenstück Confidentiality Examination oder Geheimhaltungsprüfung. Trotz ähnlichen Zwecks unterscheiden sich Begriffe, Auslöser, Verfahren, Gegenstand, Fristen und Folgen.
Praktisch entscheidend ist: Keines der Systeme knüpft vor allem an die Erfindernationalität an. Die USA fragen nach dem Entstehungsort, China nach der Vollendung des wesentlichen Inhalts der technischen Lösung. Ein chinesischer Staatsangehöriger kann während seines US-Aufenthalts eine US-Erfindung schaffen, ein US-Staatsangehöriger während seines China-Aufenthalts eine chinesische.
II. Gemeinsamer Zweck: Sicherheitsprüfung vor Offenbarung im Ausland
Auslandsanmeldegenehmigungen liegen an der Schnittstelle von Erteilungsverfahren, Exportkontrolle, Sicherheitsprüfung und Entstehungsort. Sie sind keine gewöhnlichen Prioritätsregeln. Probleme können auch bei patentierbarer, dem Anmelder gehörender, ausreichend gestützter und fristgerecht nach Pariser Verbandsübereinkunft oder PCT eingereichter Erfindung entstehen.
Der US-Rahmen steht vor allem in 35 U.S.C. §§ 181–188 und 37 C.F.R. Part 5. Section 184 beschränkt Auslandsanmeldungen für US-Erfindungen ohne erforderliche Genehmigung oder Ablauf der gesetzlichen sechs Monate nach US-Einreichung, vorbehaltlich Geheimhaltungsanordnungen. 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.11(a), (e). Die chinesische Regel steht in Artikel 19 des Patentgesetzes und verlangt vor Auslandsanmeldung einer in China vollendeten Erfindung oder eines Gebrauchsmusters Geheimhaltungsprüfung. Patent Law of the People’s Republic of China art. 19 (promulgated by the Standing Comm. Nat’l People’s Cong., Mar. 12, 1984, amended Oct. 17, 2020, effective June 1, 2021) [hereinafter China Patent Law].
Diese Regeln werden leicht übersehen, weil sie vor dem üblichen Erteilungsablauf relevant sind. Das Team konzentriert sich vielleicht auf Erfinderschaft, Inhaberschaft, Exportklassifikation, Priorität oder Schutzumfang; die Einreichungsabteilung setzt eine Erstanmeldung in den USA, China, Europa oder per PCT um. Verletzt die Reihenfolge aber Sicherheitsfreigaben, ist dies später möglicherweise nicht heilbar.
III. Das US-System der Foreign Filing License
Die US-Regel gilt bei beabsichtigter Auslandsanmeldung einer in den USA entstandenen Erfindung. Nach 37 C.F.R. § 5.11(a) ist vor ausländischer Patentanmeldung einschließlich Änderungen, Ergänzungen oder Teilungen oder vor Registrierung eines Gebrauchsmusters, gewerblichen Musters oder Modells bei einem ausländischen oder internationalen IP-Amt eine Genehmigung des Commissioner for Patents erforderlich, wenn die Erfindung in den USA entstand und entweder keine US-Anmeldung oder eine seit weniger als sechs Monaten eingereichte US-Anmeldung vorliegt. 37 C.F.R. § 5.11(a)(1)–(2).
Die Vorschrift ist ausdrücklich territorial. Sie betrifft weder „Erfindungen von US-Bürgern“ noch „Erfindungen im Eigentum von US-Unternehmen“, sondern „made in the United States“. 37 C.F.R. § 5.11(a). Umgekehrt ist nach Absatz (a) keine Genehmigung nötig, wenn die Erfindung nicht in den USA entstand oder eine entsprechende US-Anmeldung seit mindestens sechs Monaten vorliegt und keiner Geheimhaltungsanordnung unterliegt. 37 C.F.R. § 5.11(e)(1)–(2).
Der häufigste Weg ist die Erstanmeldung beim USPTO. Eine US-Anmeldung für eine US-Erfindung gilt zugleich als Genehmigungspetition; Anmeldebestätigung oder andere amtliche Mitteilung zeigt die Bewilligung. 37 C.F.R. § 5.12(a); Manual of Patent Examining Procedure § 140 (9th ed., Rev. 01.2024) [hereinafter MPEP]. Eine ausdrückliche Petition ist ebenfalls möglich, etwa ohne US-Anmeldung, vor Erhalt der Bestätigung, bei zusätzlichem freizugebendem Gegenstand oder für beschleunigte Bearbeitung. 37 C.F.R. §§ 5.12(b), 5.13, 5.14; MPEP § 140.
Die US-Regel hat auch eine Exportkontrolldimension. Die Genehmigung erlaubt bestimmte technische Datenexporte zur Vorbereitung, Einreichung, möglichen Einreichung und Betreuung einer Auslandsanmeldung sowie bestimmte WIPO-Onlinedienste zur Vorbereitung einer beim USPTO als Anmeldeamt einzureichenden internationalen Anmeldung. 37 C.F.R. § 5.11(b). Sie ist keine allgemeine Exportfreigabe. Bei anderen Exportzwecken können andere Regime gelten. 37 C.F.R. § 5.11(c); MPEP § 140.
Die Folgen können schwerwiegend sein. Nach 35 U.S.C. § 185 kann unzulässige Auslandsanmeldung ohne erforderliche Genehmigung ein US-Patent ausschließen oder ein erteiltes Patent unwirksam machen, es sei denn, das Versäumnis beruhte auf Irrtum und das Patent offenbart keinen Gegenstand nach 35 U.S.C. § 181. 35 U.S.C. § 185. Vorsätzlicher Verstoß kann strafbar sein. 35 U.S.C. § 186. Das USPTO kennt auch rückwirkende Genehmigungspetitionen bei irrtümlich ungenehmigter Auslandsanmeldung und erfüllten Vorschriften. 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.25; MPEP § 140.
IV. Das chinesische Geheimhaltungsprüfungssystem
Chinas Regel ist nicht als Foreign Filing License im US-Sinn ausgestaltet. Artikel 19 verlangt bei beabsichtigter Auslandsanmeldung einer in China vollendeten Erfindung oder eines Gebrauchsmusters durch beliebige Personen oder Rechtsträger zuerst die Vorlage bei der Patentverwaltungsabteilung des Staatsrats zur Geheimhaltungsprüfung. China Patent Law art. 19.
Für US-Patentpraktiker sind zwei Punkte wichtig. Erstens betrifft Artikel 19 „any entity or individual“, nicht nur chinesische Staatsangehörige, Unternehmen oder dort wohnende Erfinder. China Patent Law art. 19. Zweitens betrifft er „accomplished in China“. Id. Nach den aktuellen Umsetzungsregeln ist dies eine Erfindung oder ein Gebrauchsmuster, dessen wesentlicher technischer Lösungsinhalt in China fertiggestellt wurde. Implementing Regulations of the Patent Law of the People’s Republic of China art. 8 (promulgated by the State Council, June 15, 2001, amended Dec. 11, 2023) [hereinafter China Patent Law Implementing Regulations].
Artikel 8 nennt die Verfahrenswege. Vor direkter Auslandsanmeldung oder internationaler Anmeldung bei einer ausländischen Organisation muss für in China vollendete Erfindungen oder Gebrauchsmuster ein Prüfungsantrag mit detaillierter technischer Lösung gestellt werden. China Patent Law Implementing Regulations art. 8(1). Nach chinesischer Erstanmeldung ist der Antrag vor späterer Auslands- oder internationaler Anmeldung bei einer ausländischen Organisation erforderlich. Id. art. 8(2). Internationale Anmeldung bei der Patentverwaltungsabteilung des Staatsrats gilt zugleich als Prüfungsantrag. Id. art. 8.
Auch die Zeitregeln sind konkret. Hält die Patentverwaltungsabteilung nach Prüfung Geheimhaltung wegen nationaler Sicherheit oder erheblicher nationaler Interessen für möglich, muss sie nach Artikel 9 binnen zwei Monaten ab Antrag eine Prüfungsmitteilung erlassen; bei Komplexität sind zwei weitere Monate möglich. China Patent Law Implementing Regulations art. 9. Bei fortgeführter Geheimhaltungsprüfung muss binnen vier Monaten ab Antrag über die Geheimhaltung entschieden werden, bei Komplexität verlängerbar um zwei Monate. Id.
Die Sanktion bei Artikel-19-Verstoß ist unmittelbar und wirtschaftlich bedeutend. Bei Auslandsanmeldung entgegen Artikel 19 wird für die Erfindung oder das Gebrauchsmuster bei chinesischer Anmeldung kein Patentrecht erteilt. China Patent Law art. 19. Führt dies zur Offenbarung eines Staatsgeheimnisses, sieht Artikel 78 Verwaltungssanktion und mögliche Strafverantwortung vor. Id. art. 78.
V. Zentrale Unterschiede zwischen USA und China
Die Systeme ähneln sich im Zweck, unterscheiden sich aber in der Umsetzung.
In den USA ist die Genehmigung nach 35 U.S.C. § 184 und 37 C.F.R. Part 5 maßgeblich. US-Einreichung stößt die Prüfung gewöhnlich automatisch an; Bestätigung oder Mitteilung zeigt die Bewilligung. 37 C.F.R. § 5.12(a); MPEP § 140. In China ist es die Geheimhaltungsprüfung nach Artikel 19 sowie Artikeln 8 und 9 der Umsetzungsregeln. China Patent Law art. 19; China Patent Law Implementing Regulations arts. 8–9.
Die US-Regel umfasst ausdrücklich Patente, Gebrauchsmuster, gewerbliche Muster oder Modelle. 37 C.F.R. § 5.11(a). Chinas Artikel 19 betrifft Erfindungen und Gebrauchsmuster, keine Designs. China Patent Law art. 19. Bei designintensiven Konsumgütern kann eine US-Gestaltung daher 37 C.F.R. Part 5 betreffen, während Artikel 19 seinem Wortlaut nach nicht greift. Andere chinesische Gesetze zu Staatsgeheimnissen, Technologieexport, Datensicherheit oder nationaler Sicherheit bleiben zu prüfen.
Die USA bieten einen praktischen Sechsmonatsweg: Bei entsprechender seit mindestens sechs Monaten eingereichter US-Anmeldung ohne Geheimhaltungsanordnung ist keine Genehmigung nach 37 C.F.R. § 5.11(a) nötig. 37 C.F.R. § 5.11(e)(2). China kennt keinen gleichartigen sechsmonatigen Safe Harbor; bei anwendbarem Artikel 19 muss vor Auslandsanmeldung Prüfung beantragt werden. China Patent Law art. 19; China Patent Law Implementing Regulations art. 8.
Die USA bieten rückwirkende Abhilfe bei irrtümlicher Auslandsanmeldung und erfüllten Bedingungen. 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.25. Artikel 19 darf nicht als gleichartiger rückwirkender Genehmigungsmechanismus verstanden werden. Sicherer ist die Freigabe nach Geheimhaltungsprüfung vor Auslandsanmeldung.
VI. Der schwierige Fall: Wann entsteht eine Erfindung oder wird eine Lösung vollendet?
Einfache Fälle sind eindeutig. Erfolgt alle erfinderische Tätigkeit in den USA, sind deren Regeln vor jeder Nicht-US-Anmeldung zu prüfen. See 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.11(a). Erfolgt die gesamte wesentliche Entwicklung einer Erfindung oder eines Gebrauchsmusters in China, ist dessen Geheimhaltungsprüfung vor Auslandsanmeldung zu prüfen. See Patent Law of the People’s Republic of China art. 19; Implementing Regulations of the Patent Law of the People’s Republic of China art. 8. Schwierig sind verteilte Entwicklungen über mehrere Länder.
Moderne gemeinsame Forschung lässt sich oft keinem einzigen Ort zuordnen. Ein Team erkennt das Problem, ein anderes den Algorithmus, ein drittes die Steuerungsarchitektur, ein viertes validiert experimentell; ein Geschäftsteam ergänzt eine wertstiftende Ausführungsform. Die Genehmigungsfrage darf dann nicht auf Pässe, Hauptsitz, Sitzungsort oder Reiseaufzeichnungen reduziert werden. Dies können Beweise sein, aber kein Ersatz der Rechtsprüfung.
Die USA fragen, ob die Erfindung dort „made in“ war. 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.11(a). Diese Prüfung sollte sich an gewöhnlichen Grundsätzen zu Konzeption und erfinderischem Beitrag orientieren. Konzeption verlangt grundsätzlich eine bestimmte, dauerhafte Vorstellung der vollständigen funktionsfähigen Erfindung, nicht nur Forschungsziel, Wunschresultat oder Problemlösungsauftrag. See Hybritech Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc., 802 F.2d 1367, 1376 (Fed. Cir. 1986); Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc., 40 F.3d 1223, 1227–28 (Fed. Cir. 1994). Bei verteilten Projekten ist daher zu fragen, wo das beanspruchte Konzept tatsächlich entstand und wer die zur Anspruchsvollständigkeit beitragenden Elemente lieferte.
China formuliert anders. Artikel 19 betrifft „accomplished in China“; die Umsetzungsregeln meinen den dort fertiggestellten wesentlichen Inhalt der technischen Lösung. Patent Law of the People’s Republic of China art. 19; Implementing Regulations of the Patent Law of the People’s Republic of China art. 8. Entscheidend ist die Substanz, nicht bloß Erfindernationalität, Anmeldersitz oder Verwaltungsort der Patentabteilung.
Der Wortlautunterschied ist wichtig. Die US-Prüfung orientiert sich tendenziell an Ort von Konzeption und erfinderischem Beitrag, China an der Vollendung des wesentlichen Lösungsinhalts. Oft ergibt dies dasselbe Land, aber nicht immer. Ein US-Team kann die Grundidee bilden, ein chinesisches die konkrete funktionsfähige Architektur liefern. Umgekehrt kann ein chinesisches Team die Lösung erkennen und ein US-Team später anspruchsentscheidend verbessern. Letzte Besprechung oder erste Ausarbeitungssitzung allein wären unzuverlässige Regeln.
Besser ist vor Wahl des Erstanmeldungsorts eine anspruchsbezogene Beitragsanalyse. Berater sollten wahrscheinliche unabhängige Anspruchsmerkmale, Beitragende und Beitragsorte bestimmen. Problemerkennung, Leistungswunsch, Routineumsetzung, praktische Verwirklichung einer bereits konzipierten Erfindung und Beitrag eines beanspruchten Lösungsmerkmals sind zu trennen. See Ethicon, Inc. v. U.S. Surgical Corp., 135 F.3d 1456, 1460–61 (Fed. Cir. 1998); Burroughs Wellcome, 40 F.3d at 1227–28.
Dokumentation ist wichtig. Grenzfälle sollten Erfindungsmeldungen, Besprechungsnotizen, Laborbücher, Quellcodehistorien, Designprüfungen, Zeichnungen, Testprotokolle, E-Mails und Ausarbeitungsunterlagen enthalten. Es geht nicht nur um Aufenthaltsorte an einem Datum, sondern um den Ort rechtlich und technisch wichtiger Beiträge. Ein Kalender kann Shanghai, Boston, Shenzhen oder San Jose zeigen, ohne den Beitragsort nachzuweisen.
Dies ist bei US-Provisional, chinesischer Erfindungs- oder PCT-Anmeldung besonders wichtig. Eine US-Provisional kann für eine US-Erfindung passen, aus chinesischer Sicht aber Auslandsanmeldung sein, wenn die wesentliche Lösung dort vollendet wurde. Umgekehrt erledigt chinesische Erstanmeldung US-Genehmigungen nicht, wenn anspruchsrelevanter erfinderischer Gegenstand in den USA entstand. See 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.11(a); Patent Law of the People’s Republic of China art. 19; Implementing Regulations art. 8.
„Wo entstand die Erfindung?“ ist nicht immer „Wo war die Besprechung?“ oder „Wo war der Erfinder beschäftigt?“. Bei verteilter US-China-Forschung ist präziser zu fragen, wo wesentliche erfinderische Beiträge entstanden und für China, wo der wesentliche Lösungsinhalt vollendet wurde. Dies ist vor der ersten Einreichungsweisung zu beantworten.
VII. Häufige Fallgestaltungen
Die folgenden vereinfachten Fälle wenden die Beitragsanalyse an. In der Praxis bleibt sie anspruchsbezogen: wesentlichen Beitrag und Entstehungsort bestimmen und dann US-Genehmigung, chinesische Geheimhaltungsprüfung oder beides prüfen.
Fall 1: Ausschließliche US-Forschung, gewünschte Erstanmeldung im Ausland
Alle erfinderische Arbeit erfolge in den USA; gewünscht ist Erstanmeldung in Europa, China oder per PCT bei einem Nicht-US-Anmeldeamt. Grundsätzlich ist vor dieser Auslandsanmeldung eine US-Genehmigung nötig, sofern nicht bereits seit mindestens sechs Monaten eine US-Anmeldung ohne Geheimhaltungsanordnung vorliegt. 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.11(a), (e)(2).
Übliche Wege sind US-Erstanmeldung mit Bestätigung der Genehmigung in amtlicher Mitteilung, ausdrückliche Petition nach 37 C.F.R. § 5.12(b) oder sechs Monate Warten nach US-Anmeldung ohne Geheimhaltungsanordnung. 37 C.F.R. §§ 5.11(e)(2), 5.12; MPEP § 140.
Fall 2: Chinesisches Forschungszentrum, US-Muttergesellschaft möchte zuerst eine US-Provisional
Der wesentliche Lösungsinhalt sei in China fertiggestellt, das Patentteam wünsche aber zuerst eine US-Provisional. Aus chinesischer Sicht ist dies Auslandsanmeldung. Bei in China vollendeter Erfindung oder Gebrauchsmuster verlangt Artikel 19 davor Geheimhaltungsprüfung. China Patent Law art. 19; China Patent Law Implementing Regulations art. 8.
Dass eine US-Provisional normalerweise nicht sofort veröffentlicht wird, beseitigt Artikel 19 nicht. Auslöser ist Auslandsanmeldung einer in China vollendeten Erfindung oder eines Gebrauchsmusters, nicht Veröffentlichung. China Patent Law art. 19.
Fall 3: Gemeinsame erfinderische Beiträge aus USA und China
Erfinder oder technische Beitragende beider Länder hätten das beanspruchte Konzept mitentwickelt. Dies ist das schwierigste und häufigste multinationale Problem. US-Recht kann wegen teilweise dort entstandener Erfindung gelten. 37 C.F.R. § 5.11(a). Chinesisches Recht kann ebenfalls gelten, weil wesentlicher Lösungsinhalt zumindest teilweise in China fertiggestellt worden sein kann. China Patent Law art. 19; China Patent Law Implementing Regulations art. 8.
Erstanmeldung in einem Land löst dann nicht automatisch alles. USPTO-Erstanmeldung kann die US-Prüfung behandeln, erfüllt aber nicht zwingend Chinas Geheimhaltungsprüfung. China-Erstanmeldung kann chinesische Belange behandeln, erteilt aber keine automatische US-Genehmigung für US-Gegenstand. Am sichersten ist vor Anmeldung außerhalb eines der Länder die Prüfung beider Freigaben.
Fall 4: Chinesischer Staatsangehöriger erfindet bei einer Besprechung mit einem US-Unternehmen in den USA
Ein chinesischer Staatsangehöriger reise zur technischen Besprechung mit einem US-Unternehmen in die USA und konzipiere dort allein oder gemeinsam mit dessen Personal die Erfindung. Später wünschen die Parteien Erstanmeldung in China, Europa oder per PCT außerhalb des USPTO als Anmeldeamt.
Die chinesische Nationalität entscheidet nicht die US-Genehmigungsfrage. Bei US-Entstehung kann die Regel gelten. 37 C.F.R. § 5.11(a). Vor Auslandsanmeldung ist grundsätzlich eine Genehmigung einzuholen, außer bei entsprechender seit mindestens sechs Monaten vorliegender US-Anmeldung ohne Geheimhaltungsanordnung. 37 C.F.R. § 5.11(e)(2).
Ebenso löst chinesische Nationalität allein Artikel 19 nicht aus. Entscheidend ist Vollendung in China. China Patent Law art. 19. Wurde der gesamte wesentliche Inhalt in den USA fertiggestellt, sollte Artikel 19 grundsätzlich nicht allein wegen chinesischer Nationalität greifen. Dies kann sich ändern, wenn wesentliche Inhalte schon vor der Besprechung in China entstanden, dortige Personen wesentliche Merkmale beitrugen oder eigenständige Staatsgeheimnis-, Arbeits- oder Technologietransferregeln gelten.
Die Lehre ist einfach: Ein chinesischer Staatsangehöriger kann für Genehmigungszwecke eine US-Erfindung schaffen.
Fall 5: US-Staatsangehöriger erfindet bei einer Besprechung mit einem chinesischen Unternehmen in China
Ein US-Staatsangehöriger reise zur technischen Besprechung nach China und konzipiere dort allein oder mit chinesischem Unternehmenspersonal die beanspruchte Erfindung. Die Parteien wünschen zuerst eine US-Provisional.
US-Nationalität entscheidet nicht die chinesische Prüfungsfrage. Bei dort fertiggestelltem wesentlichem Lösungsinhalt ist die Erfindung oder das Gebrauchsmuster nach Artikel 8 „in China vollendet“; vor US-Provisional sollte Geheimhaltungsprüfung beantragt werden. China Patent Law art. 19; China Patent Law Implementing Regulations art. 8.
Eine US-Genehmigung ist grundsätzlich nicht allein wegen US-Nationalität nötig. Bei Entstehung außerhalb der USA ist keine Genehmigung nach 37 C.F.R. § 5.11(a) erforderlich. 37 C.F.R. § 5.11(e)(1). Anders kann es sein, wenn Teile der beanspruchten Erfindung in den USA konzipiert wurden, dortiges Personal erfinderisch beitrug oder spätere Änderungen US-Gegenstand ergänzen.
Ebenso einfach ist die umgekehrte Lehre: Ein US-Staatsangehöriger kann für Auslandsbeschränkungen eine chinesische Erfindung schaffen.
Fall 6: PCT-Erstanmeldung
PCT kann nützlich sein, beseitigt aber nationale Genehmigungsfragen nicht. Bei US-Entstehung wird PCT-Einreichung beim USPTO als Anmeldeamt anders behandelt als bei einem ausländischen Anmeldeamt. 37 C.F.R. § 5.11(a); MPEP § 1832. Bei chinesischer Vollendung gilt internationale Einreichung bei der chinesischen Patentverwaltungsabteilung zugleich als Geheimhaltungsprüfungsantrag. China Patent Law Implementing Regulations art. 8.
Das Anmeldeamt ist wichtig. Für US-Gegenstand kann RO/US der sicherere erste PCT-Weg sein. Bei China-Gegenstand kann CNIPA das chinesische Prüfungsverfahren abdecken, weil der Antrag als gleichzeitig gestellt gilt. Bei gemischtem Gegenstand müssen Berater vor jeder PCT-Anmeldung die mögliche Erfüllung beider Freigabeanforderungen prüfen.
Fall 7: Designintensive Produkteinführung
Die US-Regel erfasst ausdrücklich ausländische Anmeldungen oder Registrierungen für Gebrauchsmuster, gewerbliche Muster oder Modelle. 37 C.F.R. § 5.11(a). Chinas Artikel 19 betrifft dagegen Erfindungen und Gebrauchsmuster. China Patent Law art. 19. Eine Designanmeldung für US-Gegenstand kann daher US-Genehmigungsfragen aufwerfen, während Artikel 19 auf reine Designs nach seinem Wortlaut nicht greift.
Dies darf nicht überdehnt werden. Produktdesigns können mit Technik, Gebrauchsmustergegenstand, Herstellungsverfahren, Software oder vertraulichen technischen Informationen verbunden sein. Eine Design-Erstanmeldungsplanung ist weiterhin auf Gebrauchsmuster- und Erfindungsanmeldungen, Exportkontrolle, Technologietransferregeln und Vertraulichkeit zu prüfen.
VIII. Schlussfolgerung
USA und China verfolgen nationale Sicherheitsziele, ihre Systeme sind aber nicht austauschbar. Die US-Auslandsanmeldegenehmigung knüpft an dort entstandene Erfindungen, Chinas Geheimhaltungsprüfung an dort vollendete Erfindungen und Gebrauchsmuster an. Der gefährlichste Fehler wäre, Nationalität, Unternehmenssitz oder Wunschamt statt der gesetzlichen Prüfung zu verwenden.
Bei US-China-Patentfamilien sollte die Erstanmeldungsentscheidung mit territorialer Entstehungsanalyse beginnen. Ein chinesischer Erfinder in den USA kann US-Genehmigungspflichten auslösen, ein US-Erfinder in China chinesische Geheimhaltungsprüfung. Die sicherste grenzüberschreitende Frage lautet nicht „Wo wollen wir zuerst anmelden?“, sondern „Welches Land muss diese Erfindung freigeben, bevor wir anderswo anmelden?“
