Résumé : Pour les inventions développées aux États-Unis, en Chine ou dans les deux pays, la décision relative au premier dépôt de brevet doit commencer par une analyse territoriale du lieu de réalisation de l’invention, et non par la nationalité des inventeurs, le siège social ou le lieu de dépôt préféré. Les États-Unis exigent généralement une autorisation de dépôt à l’étranger avant tout dépôt hors du pays pour une invention réalisée aux États-Unis, sauf si une demande américaine est en instance depuis au moins six mois sans ordonnance de mise au secret ou si une autre voie d’autorisation s’applique. La Chine exige, quant à elle, un examen de confidentialité avant tout dépôt à l’étranger portant sur une invention ou un modèle d’utilité réalisés en Chine, c’est-à-dire dont le contenu substantiel de la solution technique a été achevé en Chine. Ces règles sont faciles à négliger dans la R&D transfrontalière, en particulier lorsque des équipes réparties contribuent à différents aspects de l’invention revendiquée. Un ressortissant chinois peut créer une invention d’origine américaine lorsqu’il se trouve aux États-Unis, et un ressortissant américain peut créer une invention d’origine chinoise lorsqu’il se trouve en Chine. Les équipes brevets doivent donc analyser les contributions au regard des revendications avant le dépôt, conserver les justificatifs des autorisations et éviter de supposer qu’une demande provisoire américaine, un premier dépôt chinois ou une demande PCT satisfait automatiquement aux exigences de contrôle de sécurité nationale des deux pays.
I. Introduction
La stratégie de dépôt de brevets d’une multinationale commence souvent par des questions familières : où se trouve le marché ? Où sont les concurrents ? Faut-il commencer par une demande provisoire américaine, une demande chinoise, une demande EP ou une demande PCT ? Pour les inventions développées aux États-Unis, en Chine ou dans les deux pays, une question plus fondamentale doit toutefois précéder les autres : où l’invention a-t-elle été réalisée ?
Cette question importe parce que les États-Unis et la Chine restreignent tous deux certains dépôts de brevet à l’étranger avant qu’un contrôle de sécurité nationale ait eu lieu. Le mécanisme américain est généralement appelé foreign filing license, ou autorisation de dépôt à l’étranger. Son analogue chinois est habituellement désigné comme un examen ou contrôle de confidentialité. Bien que leur justification soit similaire, les deux régimes diffèrent par leur terminologie, leur fait générateur, leur procédure, leur champ matériel, leurs délais et leurs conséquences.
Le point pratique essentiel est qu’aucun des deux régimes ne repose principalement sur la nationalité de l’inventeur. Les États-Unis recherchent si l’invention a été réalisée aux États-Unis. La Chine recherche si l’invention ou le modèle d’utilité ont été réalisés en Chine, c’est-à-dire si le contenu substantiel de la solution technique y a été achevé. Un ressortissant chinois peut créer une invention d’origine américaine en étant physiquement aux États-Unis, et un ressortissant américain peut créer une invention d’origine chinoise en étant physiquement en Chine.
II. Un objectif commun : le contrôle de sécurité nationale avant la divulgation à l’étranger
Les lois relatives aux autorisations de dépôt à l’étranger se situent à la croisée de la procédure de délivrance des brevets, du contrôle des exportations, du contrôle de sécurité nationale et de l’analyse du lieu de réalisation de l’invention. Ce ne sont pas des règles ordinaires de priorité. Un problème d’autorisation de dépôt à l’étranger peut survenir même si l’invention est brevetable, si le déposant en est propriétaire, si les revendications sont suffisamment étayées et si le dépôt respecte les délais de la Convention de Paris ou du PCT.
Le cadre législatif américain figure principalement dans 35 U.S.C. §§ 181–188 et son règlement d’application dans 37 C.F.R. Part 5. La section 184 restreint les dépôts à l’étranger pour les inventions réalisées aux États-Unis, sauf si le déposant a obtenu l’autorisation requise ou si le délai légal de six mois suivant le dépôt américain est écoulé, sous réserve des restrictions liées à une ordonnance de mise au secret. 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.11(a), (e). La règle chinoise figure à l’article 19 de la loi sur les brevets de la République populaire de Chine, qui exige un examen de confidentialité avant tout dépôt à l’étranger pour une invention ou un modèle d’utilité réalisés en Chine. Patent Law of the People’s Republic of China art. 19 (promulgated by the Standing Comm. Nat’l People’s Cong., Mar. 12, 1984, amended Oct. 17, 2020, effective June 1, 2021) [ci-après China Patent Law].
Ces règles sont faciles à manquer parce qu’elles interviennent avant le déroulement habituel de la procédure de délivrance. Une équipe brevets peut se concentrer sur la qualité d’inventeur, la propriété, la classification à l’exportation, la priorité ou la portée des revendications, pendant que le service des dépôts exécute simplement une instruction de premier dépôt aux États-Unis, en Chine, en Europe ou par le PCT. Or, si l’ordre des dépôts enfreint la règle applicable d’autorisation au titre de la sécurité nationale, il peut être impossible de régulariser la situation ultérieurement.
III. Le régime américain d’autorisation de dépôt à l’étranger
La règle américaine s’applique lorsqu’une demande doit être déposée à l’étranger pour une invention réalisée aux États-Unis. Selon 37 C.F.R. § 5.11(a), une autorisation du Commissioner for Patents est requise avant le dépôt d’une demande de brevet, y compris de modifications, amendements, compléments ou demandes divisionnaires, ou avant de solliciter l’enregistrement d’un modèle d’utilité, d’un dessin ou modèle industriel ou d’un modèle, dans un pays étranger ou auprès d’une autorité de propriété intellectuelle étrangère ou internationale, si l’invention a été réalisée aux États-Unis et qu’aucune demande américaine n’a été déposée ou qu’une telle demande a été déposée moins de six mois avant le dépôt étranger envisagé. 37 C.F.R. § 5.11(a)(1)–(2).
Le règlement est expressément territorial. Il ne vise pas les « inventions réalisées par des citoyens américains » ni les « inventions appartenant à des entreprises américaines ». Il vise les inventions « réalisées aux États-Unis ». 37 C.F.R. § 5.11(a). À l’inverse, aucune autorisation au titre de l’alinéa (a) n’est requise si l’invention n’a pas été réalisée aux États-Unis, ou si une demande américaine correspondante a été déposée depuis au moins six mois et n’est pas visée par une ordonnance de mise au secret. 37 C.F.R. § 5.11(e)(1)–(2).
La voie la plus courante pour obtenir une autorisation américaine de dépôt à l’étranger consiste à déposer d’abord auprès de l’USPTO. Le dépôt d’une demande américaine pour une invention réalisée aux États-Unis est réputé inclure une requête en autorisation de dépôt à l’étranger, et le récépissé de dépôt ou une autre notification officielle de l’USPTO indique si cette autorisation a été accordée. 37 C.F.R. § 5.12(a); Manual of Patent Examining Procedure § 140 (9th ed., Rev. 01.2024) [ci-après MPEP]. Le déposant peut aussi présenter une requête expresse en autorisation, notamment lorsqu’aucune demande américaine n’a encore été déposée, que le récépissé n’a pas été délivré, que des éléments supplémentaires doivent être autorisés ou qu’un traitement accéléré est nécessaire. 37 C.F.R. §§ 5.12(b), 5.13, 5.14; MPEP § 140.
La règle américaine comporte également une dimension de contrôle des exportations. Une autorisation de dépôt à l’étranger permet certaines exportations de données techniques à des fins liées à la préparation, au dépôt, à l’éventualité d’un dépôt et à l’examen d’une demande étrangère, ainsi que l’utilisation de certains services en ligne de l’OMPI pour préparer une demande internationale destinée à l’USPTO en qualité d’office récepteur. 37 C.F.R. § 5.11(b). Elle ne constitue toutefois pas une autorisation générale au regard du contrôle des exportations. Si des données techniques sont exportées pour des motifs sans rapport avec un dépôt de brevet à l’étranger, d’autres régimes de contrôle des exportations peuvent encore s’appliquer. 37 C.F.R. § 5.11(c); MPEP § 140.
Les conséquences du non-respect peuvent être graves. Selon 35 U.S.C. § 185, une personne qui dépose irrégulièrement à l’étranger sans avoir obtenu l’autorisation requise peut être privée de brevet américain, et un brevet américain délivré peut être nul, sauf si l’omission d’obtenir l’autorisation résulte d’une erreur et si le brevet ne divulgue pas d’objet relevant de 35 U.S.C. § 181. 35 U.S.C. § 185. Une violation délibérée peut également entraîner des sanctions pénales. 35 U.S.C. § 186. L’USPTO admet aussi des requêtes en autorisation rétroactive de dépôt à l’étranger lorsque le dépôt étranger non autorisé a été effectué par erreur et que les conditions réglementaires sont remplies. 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.25; MPEP § 140.
IV. Le régime chinois d’examen de confidentialité
La règle analogue de la Chine n’est pas formulée comme une « autorisation de dépôt à l’étranger » selon la terminologie américaine. L’article 19 de la loi chinoise sur les brevets exige que toute personne physique ou morale souhaitant déposer à l’étranger une demande de brevet pour une invention ou un modèle d’utilité réalisés en Chine soumette d’abord la question à l’administration des brevets relevant du Conseil des affaires d’État, pour un examen de confidentialité. China Patent Law art. 19.
Deux caractéristiques sont particulièrement importantes pour les praticiens américains. Premièrement, l’article 19 s’applique à « toute personne physique ou morale ». Il ne se limite pas aux ressortissants chinois, aux entreprises chinoises ou aux inventeurs résidant en Chine. China Patent Law art. 19. Deuxièmement, la règle vise les inventions et modèles d’utilité « réalisés en Chine ». Id. Le règlement d’application actuel définit cette expression comme désignant une invention ou un modèle d’utilité dont le contenu substantiel de la solution technique a été achevé sur le territoire chinois. Implementing Regulations of the Patent Law of the People’s Republic of China art. 8 (promulgated by the State Council, June 15, 2001, amended Dec. 11, 2023) [ci-après China Patent Law Implementing Regulations].
L’article 8 du règlement d’application définit les voies procédurales. Si un déposant entend déposer directement dans un pays étranger ou présenter une demande internationale de brevet auprès d’un organisme étranger compétent pour une invention ou un modèle d’utilité achevés en Chine, il doit d’abord présenter une demande d’examen de confidentialité et fournir une explication détaillée de la solution technique. China Patent Law Implementing Regulations art. 8(1). S’il dépose d’abord en Chine et envisage ensuite un dépôt à l’étranger ou une demande internationale de brevet auprès d’un organisme étranger, il doit présenter la demande d’examen de confidentialité avant le dépôt étranger. Id. art. 8(2). Le dépôt d’une demande internationale de brevet auprès de l’administration des brevets relevant du Conseil des affaires d’État est réputé inclure une demande d’examen de confidentialité. Id. art. 8.
Les délais sont également précis. Selon l’article 9 du règlement d’application, si l’administration des brevets estime, après examen, que l’invention ou le modèle d’utilité peut concerner la sécurité nationale ou des intérêts nationaux importants nécessitant la confidentialité, elle doit émettre une notification d’examen de confidentialité dans les deux mois à compter de la présentation de la demande ; dans les cas complexes, ce délai peut être prolongé de deux mois supplémentaires. China Patent Law Implementing Regulations art. 9. Si l’examen de confidentialité se poursuit, une décision sur la nécessité de la confidentialité doit être prise dans les quatre mois à compter de la présentation de la demande ; dans les cas complexes, ce délai peut être prolongé de deux mois. Id.
La sanction d’une violation de l’article 19 est directe et commercialement importante. Si une demande de brevet pour une invention ou un modèle d’utilité est déposée à l’étranger en violation de l’article 19, aucun droit de brevet ne sera accordé pour cette invention ou ce modèle d’utilité lorsqu’une demande sera déposée en Chine. China Patent Law art. 19. Si la violation entraîne la divulgation d’un secret d’État, l’article 78 prévoit une sanction administrative et une éventuelle responsabilité pénale. Id. art. 78.
V. Principales différences entre les régimes américain et chinois
Les régimes américain et chinois poursuivent un objectif similaire, mais diffèrent dans leur mise en œuvre.
Aux États-Unis, le mécanisme applicable est une autorisation au titre de 35 U.S.C. § 184 et 37 C.F.R. Part 5. Une demande américaine déclenche habituellement l’examen de l’autorisation de façon automatique, et le récépissé de dépôt ou une autre notification de l’USPTO indique si elle a été accordée. 37 C.F.R. § 5.12(a); MPEP § 140. En Chine, le mécanisme applicable est un examen de confidentialité au titre de l’article 19 de la loi chinoise sur les brevets et des articles 8 et 9 du règlement d’application. China Patent Law art. 19; China Patent Law Implementing Regulations arts. 8–9.
La règle américaine couvre expressément les demandes de brevet, de modèle d’utilité, de dessin ou modèle industriel ou de modèle. 37 C.F.R. § 5.11(a). Le régime chinois de l’article 19 vise les inventions et les modèles d’utilité, et non les dessins et modèles. China Patent Law art. 19. Cette distinction importe pour les produits de consommation où le design joue un rôle central : un dépôt de dessin ou modèle d’origine américaine peut relever de 37 C.F.R. Part 5, tandis que l’article 19 chinois peut ne pas s’appliquer selon ses propres termes. D’autres lois chinoises relatives aux secrets d’État, aux exportations de technologie, à la sécurité des données ou à la sécurité nationale peuvent néanmoins devoir être prises en compte.
Le système américain offre une voie pratique fondée sur six mois : si une demande américaine correspondante a été déposée depuis au moins six mois et n’est pas visée par une ordonnance de mise au secret, aucune autorisation au titre de 37 C.F.R. § 5.11(a) n’est requise. 37 C.F.R. § 5.11(e)(2). Le système chinois n’est pas organisé autour d’une exemption après six mois sur le modèle américain. Le déposant doit, au contraire, demander l’examen de confidentialité avant le dépôt étranger lorsque l’article 19 s’applique. China Patent Law art. 19; China Patent Law Implementing Regulations art. 8.
Le système américain prévoit aussi une régularisation rétroactive lorsque le dépôt étranger a été effectué par erreur et que les conditions pertinentes sont remplies. 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.25. L’article 19 chinois ne doit pas être traité comme s’il comportait un mécanisme équivalent à l’autorisation rétroactive américaine. La pratique chinoise la plus sûre consiste à obtenir le feu vert de l’examen de confidentialité avant le dépôt étranger.
VI. Le cas difficile : quand une invention est-elle « réalisée » ou une solution technique « achevée » ?
Les cas simples ne posent guère de difficulté. Si toute l’activité inventive se déroule aux États-Unis, il convient d’analyser les règles américaines d’autorisation de dépôt à l’étranger avant tout dépôt hors des États-Unis. See 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.11(a). Si tout le développement substantiel d’une invention ou d’un modèle d’utilité se déroule en Chine, il convient d’analyser l’obligation chinoise d’examen de confidentialité avant tout dépôt étranger. See Patent Law of the People’s Republic of China art. 19; Implementing Regulations of the Patent Law of the People’s Republic of China art. 8. Les cas plus difficiles ne concernent pas un seul pays, mais un développement réparti entre plusieurs pays.
Dans la R&D collaborative actuelle, le parcours inventif ne se rattache souvent pas nettement à un lieu unique. Une équipe peut identifier le problème technique. Une autre peut proposer l’algorithme central. Une troisième peut concevoir l’architecture de commande. Une quatrième peut valider le système expérimentalement. Une équipe commerciale peut ensuite ajouter le mode de réalisation qui donne sa valeur à l’invention. Dans ce contexte, la question de l’autorisation de dépôt ne doit pas être réduite aux seuls passeports, sièges sociaux, lieux de réunion ou relevés de déplacement. Ces faits peuvent constituer des preuves pertinentes, mais ils ne remplacent pas l’analyse juridique.
Pour les États-Unis, les textes législatifs et réglementaires demandent si l’invention a été « réalisée aux États-Unis ». 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.11(a). Cette analyse doit être éclairée par les principes ordinaires du droit américain des brevets relatifs à la conception et à la contribution inventive. En droit américain, la conception exige généralement une idée définie et permanente de l’invention complète et opérationnelle, et non un simple objectif de recherche, un résultat souhaité ou une demande faite à quelqu’un de résoudre un problème. See Hybritech Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc., 802 F.2d 1367, 1376 (Fed. Cir. 1986); Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc., 40 F.3d 1223, 1227–28 (Fed. Cir. 1994). Dans un projet réparti entre plusieurs pays, le conseil doit donc rechercher où le concept inventif revendiqué a effectivement pris forme et qui a fourni les éléments qui ont rendu l’invention complète au regard des revendications.
Pour la Chine, la question est formulée différemment. L’article 19 s’applique lorsqu’une invention ou un modèle d’utilité est « réalisé en Chine », et le règlement d’application précise qu’il s’agit d’une invention ou d’un modèle d’utilité dont le contenu substantiel de la solution technique a été achevé en Chine. Patent Law of the People’s Republic of China art. 19; Implementing Regulations of the Patent Law of the People’s Republic of China art. 8. Cette formulation concentre l’attention sur la substance de la solution technique, et non simplement sur la nationalité des inventeurs, la résidence du déposant ou l’implantation administrative du service brevets.
Cette différence de formulation importe. L’analyse américaine tend naturellement à correspondre au lieu de conception et de contribution inventive. L’analyse chinoise se concentre sur le lieu où le contenu substantiel de la solution technique a été achevé. Ces analyses désigneront souvent le même pays, mais pas toujours. Par exemple, une équipe américaine peut formuler le concept inventif général, tandis qu’une équipe basée en Chine fournit l’architecture technique concrète qui rend la solution opérationnelle. À l’inverse, une équipe basée en Chine peut identifier la solution technique, puis une équipe américaine apporter une amélioration essentielle aux revendications. Dans les deux cas, une règle mécanique fondée sur le lieu de la dernière réunion ou de la première séance de rédaction du brevet manquerait de fiabilité.
La meilleure pratique consiste à analyser les contributions au regard des revendications avant de choisir le lieu du premier dépôt. Le conseil doit identifier les caractéristiques susceptibles de figurer dans les revendications indépendantes, déterminer qui les a apportées et localiser ces contributions. L’analyse doit distinguer l’identification d’un problème, la suggestion d’un objectif de performance souhaité, une mise en œuvre courante, la réalisation effective d’une invention déjà conçue et l’apport d’une caractéristique qui devient une composante de la solution inventive revendiquée. See Ethicon, Inc. v. U.S. Surgical Corp., 135 F.3d 1456, 1460–61 (Fed. Cir. 1998); Burroughs Wellcome, 40 F.3d at 1227–28.
La documentation compte. Dans les cas limites, le dossier doit comprendre les déclarations d’invention, notes de réunion, cahiers de laboratoire, historiques des contributions au code source, documents de revue de conception, dessins techniques, protocoles d’essai, échanges de courriels et documents de rédaction des brevets. Le but n’est pas seulement de reconstituer où se trouvaient les personnes à une date donnée, mais de déterminer où a été apportée la contribution juridiquement et techniquement significative. Un calendrier de déplacements peut montrer qu’un ingénieur était à Shanghai, Boston, Shenzhen ou San Jose ; il ne montre pas nécessairement où la contribution inventive substantielle a été apportée.
Cette analyse est particulièrement importante lorsque le premier dépôt est une demande provisoire américaine, une demande chinoise de brevet d’invention ou une demande PCT. Un dépôt provisoire américain peut convenir à une invention réalisée aux États-Unis, mais constituer un dépôt étranger du point de vue chinois si le contenu substantiel d’une invention ou d’un modèle d’utilité a été achevé en Chine. À l’inverse, un premier dépôt en Chine peut ne pas résoudre les questions d’autorisation américaine de dépôt à l’étranger si des éléments inventifs pertinents pour les revendications ont été réalisés aux États-Unis. See 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.11(a); Patent Law of the People’s Republic of China art. 19; Implementing Regulations art. 8.
La leçon pratique est que « où l’invention a-t-elle été réalisée ? » ne signifie pas toujours « où la réunion a-t-elle eu lieu ? » ou « où l’inventeur était-il employé ? ». Dans la R&D répartie entre les États-Unis et la Chine, la question la plus sûre est plus précise : où les contributions inventives substantielles ont-elles été apportées et, pour la Chine, où le contenu substantiel de la solution technique a-t-il été achevé ? Il convient d’y répondre avant l’envoi de la première instruction de dépôt.
VII. Scénarios courants
Les scénarios suivants appliquent l’approche fondée sur les contributions décrite ci-dessus. Chacun repose sur des faits simplifiés, mais l’analyse réelle doit rester centrée sur les revendications : identifier la contribution inventive substantielle, déterminer où elle a été apportée, puis apprécier si un examen au titre de l’autorisation américaine de dépôt à l’étranger, un examen chinois de confidentialité ou les deux sont requis.
Scénario 1 : R&D exclusivement américaine, avec un premier dépôt souhaité hors des États-Unis
Supposons que tous les travaux inventifs aient eu lieu aux États-Unis, mais que le déposant souhaite déposer d’abord en Europe, en Chine ou par une demande PCT présentée à un office récepteur non américain. L’invention ayant été réalisée aux États-Unis, une autorisation américaine de dépôt à l’étranger est généralement requise avant le dépôt étranger, sauf si une demande américaine a déjà été déposée depuis au moins six mois et qu’aucune ordonnance de mise au secret ne s’applique. 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.11(a), (e)(2).
Les solutions habituelles consistent à déposer d’abord auprès de l’USPTO et à vérifier que le récépissé de dépôt ou une autre notification officielle accorde l’autorisation, à présenter une requête expresse au titre de 37 C.F.R. § 5.12(b), ou à attendre six mois après le dépôt américain si aucune ordonnance de mise au secret n’a été émise. 37 C.F.R. §§ 5.11(e)(2), 5.12; MPEP § 140.
Scénario 2 : centre de R&D en Chine, avec une société mère américaine souhaitant commencer par une demande provisoire américaine
Supposons que le contenu technique substantiel d’une invention ou d’un modèle d’utilité ait été achevé en Chine, mais que l’équipe brevets de l’entreprise souhaite commencer par une demande provisoire américaine. Du point de vue chinois, cette demande constitue un dépôt de brevet à l’étranger. Si l’invention ou le modèle d’utilité a été réalisé en Chine, l’article 19 exige un examen de confidentialité avant ce dépôt américain. China Patent Law art. 19; China Patent Law Implementing Regulations art. 8.
Le fait qu’une demande provisoire américaine ne soit normalement pas publiée immédiatement ne supprime pas la question de l’article 19. Le fait générateur est le dépôt à l’étranger pour une invention ou un modèle d’utilité achevé en Chine, et non la publication. China Patent Law art. 19.
Scénario 3 : contributions inventives conjointes aux États-Unis et en Chine
Supposons que des inventeurs ou contributeurs techniques situés aux États-Unis et en Chine aient contribué au concept inventif revendiqué. C’est le problème multinational le plus difficile et le plus courant. Le droit américain peut s’appliquer parce qu’une partie de l’invention a été réalisée aux États-Unis. 37 C.F.R. § 5.11(a). Le droit chinois peut aussi s’appliquer parce que le contenu substantiel de la solution technique peut avoir été achevé, au moins en partie, en Chine. China Patent Law art. 19; China Patent Law Implementing Regulations art. 8.
Dans cette situation, l’équipe chargée du dépôt ne doit pas supposer qu’un premier dépôt dans l’un ou l’autre ressort résout tous les problèmes. Un premier dépôt auprès de l’USPTO peut répondre à l’examen d’autorisation américain, sans satisfaire nécessairement à l’exigence chinoise d’examen de confidentialité. Un premier dépôt en Chine peut répondre aux préoccupations de l’examen chinois de confidentialité, sans fournir automatiquement une autorisation américaine de dépôt à l’étranger pour les éléments réalisés aux États-Unis. L’approche la plus sûre consiste à déterminer si les deux autorisations sont nécessaires avant tout dépôt hors de l’un ou l’autre ressort.
Scénario 4 : un ressortissant chinois crée l’invention aux États-Unis lors d’une réunion avec une entreprise américaine
Supposons qu’un ressortissant chinois se rende aux États-Unis pour une réunion technique avec une entreprise américaine. Pendant cette réunion, il conçoit l’invention, seul ou conjointement avec le personnel de l’entreprise américaine. Les parties souhaitent ensuite déposer d’abord en Chine, en Europe ou par une demande PCT déposée auprès d’un office récepteur autre que l’USPTO.
La nationalité chinoise de l’inventeur ne doit pas déterminer l’analyse de l’autorisation américaine de dépôt à l’étranger. Si l’invention a été réalisée aux États-Unis, la règle américaine peut s’appliquer. 37 C.F.R. § 5.11(a). Une autorisation américaine de dépôt à l’étranger doit généralement être obtenue avant de déposer hors du pays, sauf si aucune autorisation n’est requise parce qu’une demande américaine correspondante a été déposée depuis au moins six mois sans ordonnance de mise au secret. 37 C.F.R. § 5.11(e)(2).
La seule nationalité chinoise de l’inventeur ne doit pas non plus déclencher l’application de l’article 19 chinois. Le critère légal chinois consiste à déterminer si l’invention ou le modèle d’utilité a été réalisé en Chine. China Patent Law art. 19. Si tout le contenu technique substantiel a été achevé aux États-Unis, l’article 19 ne devrait généralement pas s’appliquer au seul motif que l’inventeur est chinois. La conclusion peut changer si un contenu technique important a été développé en Chine avant la réunion, si du personnel basé en Chine a apporté depuis la Chine des caractéristiques substantielles, ou si des règles relatives aux secrets d’État, à l’emploi ou aux transferts de technologie s’appliquent indépendamment.
La leçon est simple : un ressortissant chinois peut créer une invention d’origine américaine aux fins de l’autorisation de dépôt à l’étranger.
Scénario 5 : un ressortissant américain crée l’invention en Chine lors d’une réunion avec une entreprise chinoise
Supposons maintenant qu’un ressortissant américain se rende en Chine pour une réunion technique avec une entreprise chinoise. Lors de cette réunion en Chine, il conçoit l’invention revendiquée, seul ou conjointement avec le personnel de l’entreprise chinoise. Les parties souhaitent commencer par une demande provisoire américaine.
La nationalité américaine de l’inventeur ne doit pas déterminer l’analyse de l’examen chinois de confidentialité. Si le contenu substantiel de la solution technique a été achevé en Chine, l’invention ou le modèle d’utilité a été « achevé en Chine » au sens de l’article 8 du règlement d’application, et une demande d’examen de confidentialité doit être présentée avant le dépôt provisoire américain. China Patent Law art. 19; China Patent Law Implementing Regulations art. 8.
Une autorisation américaine de dépôt à l’étranger ne devrait généralement pas être requise au seul motif que l’inventeur est un ressortissant américain. Si l’invention n’a pas été réalisée aux États-Unis, aucune autorisation au titre de 37 C.F.R. § 5.11(a) n’est requise. 37 C.F.R. § 5.11(e)(1). Mais l’analyse change si une partie de l’invention revendiquée a été conçue aux États-Unis, si du personnel basé aux États-Unis a apporté des contributions inventives depuis ce pays ou si des modifications ultérieures ajoutent des éléments d’origine américaine.
La leçon est tout aussi simple : un ressortissant américain peut créer une invention d’origine chinoise aux fins des restrictions de dépôt à l’étranger.
Scénario 6 : premier dépôt par le PCT
Un dépôt PCT peut être utile, mais ne supprime pas les questions d’autorisation nationale de dépôt. Si l’invention a été réalisée aux États-Unis, le dépôt d’une demande PCT auprès de l’USPTO en qualité d’office récepteur est traité différemment d’un dépôt auprès d’un office récepteur étranger. 37 C.F.R. § 5.11(a); MPEP § 1832. Si l’invention ou le modèle d’utilité a été achevé en Chine, le dépôt d’une demande internationale de brevet auprès de l’administration chinoise des brevets est réputé inclure une demande d’examen de confidentialité. China Patent Law Implementing Regulations art. 8.
Le choix de l’office récepteur importe. Pour un objet d’origine américaine, RO/US peut être une voie initiale PCT plus sûre. Pour un objet d’origine chinoise, un dépôt PCT par la CNIPA peut répondre à la procédure chinoise d’examen de confidentialité, car la demande d’examen est réputée présentée simultanément. Pour un objet mêlant des contributions américaines et chinoises, le conseil doit apprécier si les exigences d’autorisation des deux pays doivent être satisfaites avant tout dépôt PCT.
Scénario 7 : lancement d’un produit où le design joue un rôle central
La règle américaine inclut expressément les demandes ou enregistrements étrangers de modèles d’utilité, de dessins ou modèles industriels ou de modèles. 37 C.F.R. § 5.11(a). L’article 19 chinois, en revanche, vise les inventions et les modèles d’utilité. China Patent Law art. 19. En conséquence, un dépôt de dessin ou modèle portant sur un objet réalisé aux États-Unis peut soulever une question d’autorisation américaine de dépôt à l’étranger, tandis que la règle chinoise d’examen de confidentialité de l’article 19 peut, selon ses termes, ne pas s’appliquer à un dépôt portant uniquement sur un dessin ou modèle.
Il ne faut pas donner à cette distinction une portée excessive. Les dessins et modèles de produits peuvent être associés à des caractéristiques techniques, à un objet relevant d’un modèle d’utilité, à des procédés de fabrication, à des logiciels ou à des informations techniques confidentielles. Un plan commençant par un dépôt de dessin ou modèle doit néanmoins être examiné au regard des dépôts de modèles d’utilité et de brevets d’invention, du contrôle des exportations, des règles de transfert de technologie et des obligations de confidentialité.
VIII. Conclusion
Les régimes américain et chinois de dépôt à l’étranger poursuivent un objectif commun de sécurité nationale, mais ne sont pas interchangeables. Le régime américain est un système d’autorisation de dépôt à l’étranger lié aux inventions réalisées aux États-Unis. Le régime chinois est un système d’examen de confidentialité lié aux inventions et modèles d’utilité réalisés en Chine. L’erreur la plus dangereuse consiste à substituer la nationalité, le siège social ou le lieu de dépôt souhaité à l’analyse légale.
Pour les familles de brevets impliquant les États-Unis et la Chine, la décision de premier dépôt doit commencer par une analyse territoriale du lieu de réalisation de l’invention. Un ressortissant chinois inventant aux États-Unis peut soulever une question d’autorisation de dépôt à l’étranger pour une invention d’origine américaine. Un ressortissant américain inventant en Chine peut soulever une question d’examen chinois de confidentialité. Dans la R&D transfrontalière, la question la plus sûre n’est pas « où voulons-nous déposer d’abord ? », mais « quel pays doit autoriser cette invention avant que nous déposions ailleurs ? ».
