Eine Offenbarung, zwei Maßstäbe: Einheitlichkeit der Erfindung nach dem PCT und US-Restriction-Praxis

Zusammenfassung: PCT-Einheitlichkeit und die gewöhnliche US-Restriction-Praxis prüfen nach unterschiedlichen Maßstäben, welche Erfindungen gemeinsam geprüft werden dürfen. Die PCT-Einheitlichkeit setzt einen gemeinsamen erfinderischen technischen Zusammenhang voraus; eine gewöhnliche US-Restriction verlangt unabhängige oder unterschiedliche Erfindungen und einen erheblichen Recherche- oder Prüfungsaufwand. Keiner der Maßstäbe ist durchweg günstiger. Bei einer nationalen US-Phase nach 35 U.S.C. § 371 gilt die Einheitlichkeitsprüfung, bei einer Bypass-Continuation nach § 111(a) die gewöhnliche Restriction-Prüfung. Diese Unterscheidung muss im Verfahrensverlauf erneut betrachtet werden: Eine spätere Fortsetzungs- oder Teilungsanmeldung nach § 111(a) unterliegt der gewöhnlichen Restriction-Prüfung, selbst wenn die Stammanmeldung nach Einheitlichkeitsgrundsätzen geprüft wurde. Ein RCE erhält dagegen den Maßstab der bestehenden Anmeldung, ohne ein Recht auf einen Erfindungswechsel zu schaffen. Anhand von Erzeugnis-, Herstellungsverfahrens- und Vorrichtungsansprüchen erläutert der Beitrag, wie Stand der Technik den erfinderischen Zusammenhang für die Einheitlichkeit verändern kann und wie internationale Recherchengebühren, Auswahlentscheidungen, Wiedereinbeziehung von Ansprüchen und Teilungsanmeldungen die Verfahrenswahl beeinflussen. Er unterscheidet außerdem zwischen dem Maßstab einer späteren Anmeldung und möglichem Schutz nach § 121 aus einer früheren Restriction in der nationalen Phase. Anmelder sollten die Anspruchsgruppierung in der jeweils geprüften Anmeldung bewerten und zugleich die Verfahrensakte erhalten, die Schutz in der gesamten Patentfamilie stützen kann.

Einleitung

Ein Anmelder kann ein erfinderisches Erzeugnis, dessen Herstellungsverfahren und eine dabei verwendete Vorrichtung offenbaren und dennoch je nach US-Anmeldeweg unterschiedlichen Anforderungen für die gemeinsame Behandlung dieser Ansprüche unterliegen. Eine nationale US-Phase nach 35 U.S.C. § 371 wird nach dem Patent Cooperation Treaty auf Einheitlichkeit der Erfindung geprüft. Eine Bypass-Continuation nach 35 U.S.C. § 111(a) unterliegt der gewöhnlichen US-Restriction-Prüfung. Dieser Unterschied kann bestimmen, welche Ansprüche in einer Anmeldung geprüft werden, ob weitere Anmeldungen nötig sind und welche Argumente bei einer verlangten Auswahl zur Verfügung stehen. 37 C.F.R. §§ 1.475, 1.499; U.S. Patent & Trademark Off., Manual of Patent Examining Procedure §§ 823, 1896 (9. Aufl., rev. 01.2024, November 2024) [im Folgenden MPEP].

Beide Systeme verfolgen einen Verwaltungszweck, ihre rechtlichen Maßstäbe unterscheiden sich jedoch. Die PCT-Einheitlichkeit fragt nach dem erforderlichen erfinderischen technischen Zusammenhang zwischen den beanspruchten Erfindungen. Die gewöhnliche US-Restriction fragt, ob die Erfindungen unabhängig oder unterschiedlich sind und ihre gemeinsame Prüfung einen erheblichen Aufwand verursachen würde. Keiner der Maßstäbe ist durchweg günstiger. Der Anmeldeweg legt den anfänglichen Gruppierungsmaßstab fest, nicht aber den Maßstab für jede spätere Anmeldung der Familie. Bei späteren Anmeldungen müssen Anmelder den geltenden Test erneut bewerten und fortwirkende Folgen früherer Restrictions berücksichtigen. MPEP §§ 803, 804.01, 1893.03(d).

Der gemeinsame erfinderische Beitrag nach dem PCT

PCT-Regel 13.1 erlaubt eine Anmeldung für eine Erfindung oder eine durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbundene Gruppe. Regel 13.2 bestimmt die notwendige Verbindung: Gleiche oder entsprechende besondere technische Merkmale müssen die beanspruchten Erfindungen verknüpfen. Diese Merkmale bezeichnen den Beitrag, den jede beanspruchte Erfindung als Ganzes gegenüber dem Stand der Technik leistet. Regulations Under the Patent Cooperation Treaty rr. 13.1–13.2 (2026) [im Folgenden PCT Rules].

Der Maßstab verlangt mehr als ein gemeinsames Fachgebiet oder Geschäftsziel. Ansprüche zu derselben Kommunikationsplattform können beispielsweise unverbundene technische Verbesserungen betreffen. Umgekehrt können entsprechende Merkmale Einheitlichkeit begründen, auch wenn die Ansprüche unterschiedlich formuliert sind oder verschiedene Komponenten betreffen. Die Prüfung gilt dem technischen Zusammenhang zwischen den beanspruchten Erfindungen, nicht bloß der Zahl unabhängiger Ansprüche. Auch Alternativen innerhalb eines Anspruchs vermeiden die Einheitlichkeitsprüfung nicht. PCT Rules 13.2–13.3; Administrative Instructions Under the Patent Cooperation Treaty annex B, para. (b).

Der Stand der Technik kann diese Analyse verändern. Mangelnde Einheitlichkeit kann sich a priori, also vor der Prüfung der Ansprüche gegenüber dem Stand der Technik, zeigen oder a posteriori, also nach dieser Prüfung, entstehen. Angenommen, zwei Ansprüche betreffen A + X und A + Y. Liefert A den gemeinsamen erfinderischen Beitrag, können die Ansprüche einheitlich sein. Erweist sich A als bekannt oder naheliegend und besteht zwischen den übrigen Gegenständen keine andere erfinderische Verbindung, kann Einheitlichkeit fehlen. Die Feststellung bekannten Gegenstands beendet die Analyse nicht automatisch; der Prüfer muss untersuchen, ob die beanspruchten Erfindungen einen hinreichenden Zusammenhang behalten. World Intell. Prop. Org., PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines ¶¶ 10.01–10.04 (1. Januar 2026) [im Folgenden PCT Guidelines].

Abhängige Ansprüche verlangen ähnliche Sorgfalt. Eine zusätzliche Beschränkung beseitigt Einheitlichkeit nicht allein deshalb, weil sie selbst eine weitere Erfindung bilden könnte. Hält der unabhängige Anspruch gegenüber dem Stand der Technik stand und erfüllt er die Einheitlichkeit, bleiben abhängige Ansprüche grundsätzlich durch ihn verbunden. Scheitert der unabhängige Anspruch am Stand der Technik, muss der Prüfer untersuchen, ob zwischen seinen abhängigen Ansprüchen ein gemeinsamer erfinderischer Beitrag verbleibt. Die Leitlinien verlangen einen breiten, praktischen Ansatz und lehnen Einwände allein aufgrund verschiedener Klassifikationen ab. PCT Guidelines ¶¶ 10.04–10.08; MPEP § 1850(II).

Die beiden Voraussetzungen der gewöhnlichen US-Restriction

Ausgangspunkt der gewöhnlichen US-Restriction ist 35 U.S.C. § 121, wonach bei unabhängigen und unterschiedlichen beanspruchten Erfindungen eine Beschränkung verlangt werden kann. Das USPTO versteht dies als Erfassung unabhängiger oder miteinander verwandter, aber unterschiedlicher Erfindungen. Ein Anmelder kann eine Restriction-Aufforderung daher nicht allein durch den Nachweis einer Beziehung zwischen den Erfindungen entkräften. MPEP § 802.01.

Die einschlägige Prüfung der Unterschiedlichkeit hängt vom Verhältnis der Ansprüche ab. Erzeugnis- und Verfahrensansprüche, Verfahrens- und Vorrichtungsansprüche, Kombinationen und Unterkombinationen sowie einzelne Ausführungsarten werfen verschiedene Fragen auf. Der Prüfer muss die zum tatsächlich vorliegenden Verhältnis passenden Kriterien anwenden. Die bloße Feststellung unterschiedlicher Anspruchskategorien liefert die notwendige Analyse nicht. MPEP § 806.05.

Unterschiedlichkeit ist nur eine Voraussetzung. Der Prüfer muss auch einen erheblichen Recherche- oder Prüfungsaufwand darlegen. MPEP § 803 verlangt die Prüfung aller Ansprüche, wenn Recherche und Prüfung ohne erheblichen Zusatzaufwand möglich sind, selbst wenn die Ansprüche unabhängige oder unterschiedliche Erfindungen umfassen. Ein richtig begründeter Widerspruch kann daher sowohl die behauptete Unterschiedlichkeit als auch den geltend gemachten Aufwand angreifen. MPEP § 803.

Der Aufwand muss erläutert werden. Getrennte Klassifikationen, eine eigenständige Stellung im Fachgebiet oder unterschiedliche Recherchefelder können erheblichen Rechercheaufwand stützen. Unterschiedliche Prüfungsfragen können Prüfungsaufwand begründen, etwa ein Offenbarungsproblem, das nur eine der Erfindungen betrifft. Diese Gründe benötigen eine geeignete Erklärung, die die beanspruchten Erfindungen mit der zusätzlichen Arbeit verknüpft. Eine fundierte Erwiderung kann gemeinsame Recherchefelder oder überlappende Fragen aufzeigen, die die Prüferbegründung entkräften. MPEP § 808.02.

Das US-Erfordernis erheblichen Aufwands kann eine gemeinsame Prüfung begünstigen. Betrachten wir erneut A + X und A + Y und nehmen an, dass A herkömmlich ist, während X und Y getrennte erfinderische Beiträge ohne hinreichenden gemeinsamen erfinderischen Zusammenhang liefern. Diesen Ansprüchen kann die PCT-Einheitlichkeit fehlen. Überschneiden sich ihre Recherchen jedoch wesentlich und wirft die Prüfung keine erheblich unterschiedlichen Fragen auf, kann die gemeinsame Prüfung ohne erheblichen Zusatzaufwand möglich sein. Unter dieser Annahme wäre eine gewöhnliche US-Restriction selbst bei unabhängigen oder unterschiedlichen Erfindungen unzulässig. PCT Rule 13.2; MPEP §§ 803, 808.02.

PCT-Regel 13 enthält kein gleichwertiges eigenständiges Erfordernis erheblichen Aufwands. Rechercheaufwand bleibt in der internationalen Praxis dennoch relevant: Die Leitlinien erlauben die Recherche zusätzlicher Erfindungen ohne Zusatzgebühren, wenn nur wenig oder vernachlässigbare Mehrarbeit anfällt. Der Unterschied betrifft den maßgeblichen rechtlichen Test, nicht die Frage, ob Prüfungseffizienz überhaupt relevant ist. PCT Guidelines ¶¶ 10.64–10.65.

Warum Erzeugnis- und Verfahrensansprüche unterschiedlich behandelt werden können

Betrachten wir eine hypothetische Elektrode, deren Porendurchmesser durch die Dicke von der Stromableiterseite zur separatorzugewandten Seite zunimmt. Dieser bestimmte Porengradient sei ein neuer und nicht naheliegender Beitrag gegenüber dem Stand der Technik. Ein Erzeugnisanspruch beansprucht diese Struktur. Ein Herstellungsanspruch verlangt das Aufbringen aufeinanderfolgender Schichten mit zunehmend größeren Opferpartikeln und deren Entfernung zur Bildung des beanspruchten Gradienten. Diese Schritte sollen die bestimmte Struktur zwangsläufig erzeugen. Das Verfahren ist damit speziell zur Herstellung des beanspruchten Erzeugnisses angepasst; der erfinderische Porengradient liefert den die Einheitlichkeit stützenden technischen Zusammenhang. PCT Guidelines ¶¶ 10.12–10.13.

Angenommen, dieselbe Elektrode lässt sich auch mit einem wesentlich anderen Verfahren herstellen. Diese Alternative beseitigt die PCT-Einheitlichkeit nicht von selbst: Das speziell angepasste Verfahren muss nicht der einzige Herstellungsweg sein. PCT Guidelines ¶ 10.13. In der gewöhnlichen US-Praxis hat die Alternative andere Bedeutung. Sie kann die Unterschiedlichkeit von Erzeugnis und Verfahren stützen; Restriction setzt aber weiterhin erheblichen Aufwand voraus. MPEP §§ 803, 806.05(f).

Ein Vorrichtungsanspruch könnte eine Schichtbildungsanordnung mit Partikelzuführungen und einer Steuerung beanspruchen, die für aufeinanderfolgende Schichten zunehmend größere Partikel auswählt, zusammen mit einer Partikelentfernungseinheit. Tragen diese beanspruchten Merkmale entsprechend dem Herstellungsverfahren zum Stand der Technik bei, können sie Einheitlichkeit stützen. Eine allgemeine Maschine, die lediglich zur Elektrodenherstellung fähig ist, würde diesen Zusammenhang nicht begründen. PCT Guidelines ¶ 10.14. PCT-Einheitlichkeit verlangt keine ausschließlich wechselseitige Verwendung von Verfahren und Vorrichtung. Die gewöhnliche US-Unterschiedlichkeit kann dagegen auf nachvollziehbaren Beispielen wesentlich anderer alternativer Vorrichtungen oder Verwendungen beruhen, vorbehaltlich des Aufwandserfordernisses. MPEP §§ 803, 806.05(e).

Ein historisches Beispiel ist Caterpillar Tractor Co. v. Comm’r of Pats. & Trademarks, 650 F. Supp. 218 (E.D. Va. 1986). Die Anmeldung beanspruchte ein Verfahren zum Schmieden eines Kettenrads und die zugehörige Vorrichtung. Unter Anwendung der damaligen PCT-Regel 13.2 verwarf das Gericht die USPTO-Auslegung, wonach Verfahren und Vorrichtung nur dann einheitlich seien, wenn sie ausschließlich miteinander verwendet werden könnten. Id. at 219–20. Das aktuelle MPEP § 1850 behandelt diese Entscheidung und weist Prüfer an, die PCT-Einheitlichkeitsgrundsätze bei internationalen Anmeldungen und nationalen Phasen unabhängig von der gewöhnlichen US-Restriction-Praxis anzuwenden. MPEP § 1850(I).

Das Beispiel zeigt auch die Bedeutung der Annahmen zum Stand der Technik. Erweist sich der beanspruchte Porengradient als herkömmlich, liefert er nicht mehr den behaupteten gemeinsamen erfinderischen Beitrag. Der Prüfer muss dann feststellen, welche Ansprüche einen hinreichenden erfinderischen Zusammenhang behalten. Entsprechende erfinderische Merkmale können die Einheitlichkeit zwischen Verfahrens- und Vorrichtungsansprüchen erhalten, selbst wenn der Erzeugnisanspruch mit dieser Gruppe nicht einheitlich ist. Einheitlichkeit aller drei Kategorien verlangt einen hinreichenden Zusammenhang auch mit dem Erzeugnisanspruch. Der Wegfall des behaupteten Erzeugnismerkmals verlangt daher nicht zwangsläufig, Verfahrens- und Vorrichtungsansprüche voneinander zu trennen. PCT Rule 13.2; PCT Guidelines ¶¶ 10.01–10.04, 10.14, 10.16.

Warum der Anmeldeweg wichtig ist

Entscheidend ist der rechtliche Charakter der geprüften Anmeldung. Eine Anmeldung nach § 371 ist die nationale US-Phase der internationalen Anmeldung und unterliegt der Einheitlichkeitsprüfung. Eine Bypass-Continuation ist eine eigenständige Anmeldung nach § 111(a), die den früheren Anmeldetag der internationalen Anmeldung in Anspruch nimmt, und unterliegt der gewöhnlichen Restriction-Prüfung. MPEP §§ 1895, 1896(III).

Bei Einreichung einer späteren Anmeldung muss der maßgebliche Standard erneut bestimmt werden. Eine Fortsetzungs- oder Teilungsanmeldung nach § 111(a) aus einer Anmeldung nach § 371 unterliegt der gewöhnlichen Restriction-Prüfung, ob sie vor oder nach Erteilungsreife der Stammanmeldung eingereicht wird. Deren Einheitlichkeitsmaßstab haftet nicht dauerhaft an der Patentfamilie. MPEP § 1893.03(d). Auch eine nach Erteilungsreife eingereichte Fortsetzungsanmeldung muss die erforderliche gemeinsame Anhängigkeit wahren. 35 U.S.C. § 120. Elektrodenansprüche, die zuvor nach Einheitlichkeitsgrundsätzen gemeinsam geprüft wurden, müssen daher bei Verfolgung in einer späteren Anmeldung nach § 111(a) nach den US-Anforderungen an Unterschiedlichkeit und Aufwand bewertet werden.

Ein RCE setzt die Prüfung der bestehenden Anmeldung fort und schafft keine neue. Bei einem RCE in einer Anmeldung nach § 371 bleibt daher deren Einheitlichkeitsmaßstab erhalten. MPEP §§ 706.07(h), 823. Es gibt dem Anmelder jedoch kein Recht, zu Ansprüchen zu wechseln, die mit der zuvor ausgewählten und geprüften Erfindung nicht einheitlich sind. MPEP § 706.07(h), subsec. VI(B).

Eine günstige internationale Stellungnahme entscheidet die US-Gruppierungsfrage nicht. Internationale Stellungnahmen zu Einheitlichkeit und Patentierbarkeit sind unverbindlich; der Prüfer der nationalen US-Phase kann eigenständig mangelnde Einheitlichkeit feststellen. Eine entsprechende Aufforderung muss die Anspruchsgruppen benennen und erläutern, warum jede mit den anderen nicht einheitlich ist, einschließlich der besonderen technischen Merkmale, die die Gruppen unterscheiden. MPEP § 1893.03(d)–(e).

Auf internationale und US-Aufforderungen reagieren

Bei der internationalen Recherche führt mangelnde Einheitlichkeit gewöhnlich zu einer Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren. Die Internationale Recherchenbehörde recherchiert die in den Ansprüchen zuerst genannte Haupterfindung und zusätzliche Erfindungen, für die die erforderlichen Gebühren rechtzeitig gezahlt werden. Die Anspruchsreihenfolge ist daher praktisch wichtig, wenn der Anmelder nicht für jede festgestellte Erfindung zahlen möchte. Patent Cooperation Treaty art. 17(3)(a), June 19, 1970, 28 U.S.T. 7645, 1160 U.N.T.S. 231.

Regel 40 verlangt die Angabe der Gründe und gewährt ab dem Datum der Aufforderung einen Monat zur Zahlung der Zusatzgebühren und einer gegebenenfalls anfallenden Widerspruchsgebühr. Bei Zahlung unter Widerspruch muss eine begründete Erklärung darlegen, warum Einheitlichkeit besteht oder die Zusatzgebühren überhöht sind. Erfolgreiche Überprüfung kann zur vollständigen oder teilweisen Erstattung der Zusatzgebühren führen; die Widerspruchsgebühr wird erstattet, wenn der Widerspruch vollständig begründet ist. PCT Rules 40.1–40.2.

Die Nichtzahlung einer zusätzlichen internationalen Recherchengebühr verhindert für sich genommen nicht, den unrecherchierten Gegenstand in der nationalen US-Phase weiterzuverfolgen. Diese Ansprüche bleiben vom US-Prüfer zu berücksichtigen; er kann eine Auswahl nach dem Einheitlichkeitsmaßstab der nationalen Phase verlangen. MPEP § 1850(V). Umgekehrt sichert die Zahlung internationaler Zusatzgebühren keine gemeinsame US-Prüfung aller Erfindungen; der nationale Prüfer behält die Befugnis, eine Auswahl zu verlangen. 37 C.F.R. § 1.499.

Kapitel II bietet ein verwandtes Verfahren. Die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde kann den Anmelder auffordern, die Ansprüche zu beschränken oder zusätzliche Prüfungsgebühren zu zahlen; die Erwiderungsfrist beträgt einen Monat ab dem Aufforderungsdatum. Sie kann stattdessen ohne Aufforderung fortfahren und ihre Auffassung mangelnder Einheitlichkeit vermerken, vorbehaltlich der Ausnahmen nach Regel 68.1. PCT Rules 68.1–68.3. Eine Ausnahme betrifft die Gebührenentscheidung unmittelbar: Ansprüche zu Erfindungen, für die kein internationaler Recherchenbericht erstellt wurde, müssen nicht international vorläufig geprüft werden. Kapitel II gewährleistet daher nicht die Prüfung von bei der internationalen Recherche ausgelassenen Erfindungen, selbst wenn die Behörde ohne Aufforderung zur Beschränkung oder Gebührennachzahlung fortfährt. PCT Rules 66.1(e), 68.1.

Die US-Praxis verlangt eine Auswahl auch bei Widerspruch gegen die Aufforderung. Der Anmelder sollte in einem rechtzeitigen begründeten Widerspruch die behaupteten Fehler konkret benennen. Die allgemeine Behauptung, Restriction sei unzulässig, wahrt das Petitionsrecht nicht. Nach einer endgültigen Restriction-Aufforderung ist eine Überprüfung durch Petition nach § 1.144 möglich; diese muss spätestens mit der Notice of Appeal eingereicht werden. Diese Auswahl- und Überprüfungsverfahren gelten auch bei mangelnder Einheitlichkeit in nationalen Phasen. 37 C.F.R. §§ 1.143–1.144, 1.499; MPEP §§ 818.01(a)–(c), 823. Eine Petition hemmt keine sonst geltende Erwiderungsfrist und keine weiteren Schritte des Erteilungsverfahrens. 37 C.F.R. § 1.181(f).

Die inhaltliche Erwiderung sollte zum maßgeblichen Standard passen. Ein Einheitlichkeitswiderspruch sollte gleiche oder entsprechende besondere technische Merkmale zwischen den Gruppen benennen und erklären, warum die Stand-der-Technik-Analyse des Prüfers deren erfinderische Verbindung nicht beseitigt. Ein Widerspruch gegen gewöhnliche US-Restriction sollte Unterschiedlichkeitskriterien und behaupteten Aufwand getrennt behandeln. Konkreter Anspruchswortlaut, technische Erläuterungen und Analyse der Prüferbeispiele machen die Erwiderung hilfreicher als die allgemeine Aussage, alle Ansprüche beträfen eine Erfindung.

Wiedereinbeziehung und Schutz für Teilungsanmeldungen

Durch die Auswahl werden nicht ausgewählte Ansprüche von der Prüfung zurückgestellt, nicht in der Sache zurückgewiesen. Sind alle Ansprüche der ausgewählten Erfindung erteilungsreif, sollte der Prüfer die Restriction erneut prüfen. Wurde ein Erzeugnis ausgewählt, kommt eine nicht ausgewählte Verfahrenserfindung nur dann zur Wiedereinbeziehung in Betracht, wenn jeder ihrer Ansprüche von einem gewährbaren Erzeugnisanspruch abhängt oder anderweitig dessen sämtliche Merkmale voraussetzt. Wiedereinbezogene Ansprüche bleiben sachlich zu prüfen. MPEP §§ 821, 821.04, 821.04(b).

Die Wiedereinbeziehung hebt die betreffende Restriction auf und kann dadurch die Grundlage des Schutzes nach § 121 beseitigen, auch für eine anhängige Teilungsanmeldung. MPEP § 821.04. Im Erzeugnis-Verfahrens-Fall nach § 821.04(b) bleibt die Restriction bestehen, wenn vor der Wiedereinbeziehung alle Ansprüche auf die nicht ausgewählte Verfahrenserfindung gestrichen werden. Vorbehaltlich der übrigen Voraussetzungen von § 121 kann dies bei einer Teilungsanmeldung wichtig sein. MPEP § 821.04(b).

Section 121 schützt bei erfüllten Voraussetzungen vor bestimmten Einwänden nichtgesetzlicher Doppelpatentierung; sie erlaubt keine Patente auf dieselbe Erfindung. MPEP § 804.01, item (F). Bei PCT-Familien ist wichtig, in welcher Phase die Trennung verlangt wurde. Eine alleinige Feststellung mangelnder Einheitlichkeit durch die internationale Recherchen- oder vorläufige Prüfungsbehörde begründet diesen Schutz nicht. Eine entsprechende Aufforderung während der Prüfung der nationalen US-Phase kann ihn stützen. MPEP § 804.01, item (D).

Der Schutz verlangt auch Aufmerksamkeit für die qualifizierende Teilungsanmeldung, ihren Zusammenhang mit der Restriction und den gesetzlichen Einreichungszeitpunkt. Eine freiwillige Trennung begründet für sich genommen keine Berechtigung. Nach dem Gesetz muss die Teilungsanmeldung vor Erteilung des Patents auf die andere Anmeldung eingereicht werden; der Verfahrensverlauf muss den erforderlichen Zusammenhang mit der Restriction stützen. 35 U.S.C. § 121; MPEP § 804.01.

Anmeldungsart und Abstammung verdienen besondere Aufmerksamkeit. Eine gewöhnliche Fortsetzungsanmeldung erhält nicht allein deshalb Safe-Harbor-Schutz, weil ihre Stammanmeldung eine Restriction-Aufforderung erhielt. Eine aus einer qualifizierenden Teilungsanmeldung hervorgegangene Fortsetzung kann bei erfüllten weiteren Voraussetzungen dagegen geschützt bleiben. Der Federal Circuit hat diese Unterscheidung ausdrücklich anerkannt in Amgen, Inc. v. F. Hoffmann-La Roche Ltd., 580 F.3d 1340, 1352–54 (Fed. Cir. 2009).

Die Ansprüche müssen auch die Konkordanz mit der Restriction wahren. Dies erfordert, die vom Prüfer gezogenen Trennlinien zwischen den Anmeldungen beizubehalten. Nicht zwingend muss jede Teilungsanmeldung nur eine abgegrenzte Gruppe enthalten; auch aufeinanderfolgende Teilungsanmeldungen können qualifizieren. Boehringer Ingelheim Int’l GmbH v. Barr Labs., Inc., 592 F.3d 1340, 1351–54 (Fed. Cir. 2010). Praktisch müssen die Restriction, die in jeder Anmeldung verfolgten Erfindungen sowie Änderungen oder Aufhebungen dieser Trennungen klar dokumentiert bleiben.

Diese Grundsätze verbinden die Wahl des Anmeldewegs mit dem Verfahrensverlauf der Familie. Eine spätere Anmeldung nach § 111(a) unterliegt der gewöhnlichen Restriction-Prüfung, selbst wenn ihre Stammanmeldung nach Einheitlichkeitsgrundsätzen geprüft wurde. Eine qualifizierende Restriction in der nationalen Phase kann dennoch Schutz nach § 121 für eine daraus hervorgehende Teilungsanmeldung stützen. Der Gruppierungsmaßstab der späteren Anmeldung und die Rechtsfolgen der früheren Restriction bedürfen getrennter Prüfung. MPEP §§ 1893.03(d), 804.01, item (D).

Anspruchsgruppierung in die Anmeldestrategie einbeziehen

Vor der Wahl eines US-Anmeldewegs sollten Berater den technischen Beitrag bestimmen, der die vorgesehenen Ansprüche verbindet, und den Aufwand ihrer gemeinsamen Prüfung bewerten. Der erfinderische Porengradient der Elektrode kann Erzeugnis- und Herstellungsansprüche nach PCT-Einheitlichkeitsgrundsätzen verbinden; entsprechende Vorrichtungsmerkmale können diese Verbindung erweitern. Entkräftet der Stand der Technik den behaupteten gemeinsamen Beitrag, muss der verbleibende erfinderische Zusammenhang neu bewertet werden. Die gewöhnliche US-Praxis verlangt zudem Aufmerksamkeit für Überschneidungen von Recherche und Prüfung, die trotz Unterschiedlichkeit eine Restriction ausschließen können. Kein Anmeldeweg garantiert, dass sämtliche vorgesehenen Ansprüche zusammenbleiben.

Bei der Anspruchsausarbeitung sollten erste Prüfung und spätere Anmeldungen berücksichtigt werden. Gestützter Anspruchswortlaut kann den erfinderischen Zusammenhang deutlich machen; abhängige Ansprüche können engere Kombinationen erhalten, falls sich der breiteste gemeinsame Gegenstand als nicht patentierbar erweist. In der internationalen Phase sollte die wirtschaftlich wichtige Erfindung bei der Anspruchsreihenfolge bewusst berücksichtigt werden. Im US-Verfahren sollte ein Anmelder die Gruppierungsaufforderung inhaltlich prüfen, bevor er über Widerspruch, Änderung, Abwarten möglicher Wiedereinbeziehung oder Teilungsanmeldung entscheidet.

Der Vergleich verlangt drei Prüfungen: Welcher Gruppierungsmaßstab gilt für die geprüfte Anmeldung? Welcher erfinderische Zusammenhang oder welche Prüfungsüberschneidung stützt die gemeinsame Behandlung? Und was bedeutet eine Trennung für spätere Anmeldungen? Bei den Elektrodenansprüchen kann ein erfinderischer Porengradient anfängliche Einheitlichkeit stützen; eine spätere Anmeldung nach § 111(a) erfordert jedoch eine neue US-Analyse. Ein RCE erhält den Maßstab der bestehenden Anmeldung, während eine daraus entstehende Teilungsanmeldung gesonderte Aufmerksamkeit für Restriction-Akte und § 121 verlangt. Die gemeinsame Betrachtung dieser Fragen ermöglicht es Beratern, die jetzt geprüften Ansprüche und den Schutz innerhalb der gesamten Familie zu planen.