Zusammenfassung: Die USPTO-Leitlinien vom 29. September 2026 zu Subject Matter Eligibility Declarations (SMEDs) bieten Anlass, rechtlich erforderliche unabhängige Bestätigung von der Tatsachenstützung zu unterscheiden, die Erfinderaussagen überzeugend macht. Anhand von Supreme-Court- und Federal-Circuit-Entscheidungen sowie USPTO-Prüfungshinweisen entwickelt der Beitrag einen Rahmen zur Bewertung jeder Aussage nach Zweck, Verfahrenskontext, Tatsachengrundlage und Anspruchsbezug. Erfinder dürfen SMEDs abgeben; ihr Anmeldungsinteresse schließt Aussagen nicht pauschal aus. Wo das maßgebliche Recht unabhängige Bestätigung verlangt, bleibt diese jedoch erforderlich. Patente, Fachartikel, Standards, Tests und zeitnahe Unterlagen können technische Erklärungen belegen, aussagekräftige Vergleiche begründen und beanspruchte Verbesserungen stützen. Der Beitrag trennt Nachweise zur Messung offenbarter Verbesserungen von unzulässiger Nachlieferung eines ursprünglich fehlenden Mechanismus. Für technische Verbesserungen, gedankliche Vorgänge, Konventionalität und historische Erfindungsbehauptungen bietet er praktische Hinweise zur Erklärungserstellung und Aktenführung. Die zentrale Empfehlung lautet, jede wesentliche Aussage mit erkennbaren Belegen und dem Anspruchswortlaut zu verbinden und die tatsächliche Beweisschwäche zu behandeln, statt allein den Erfinderstatus für entscheidend zu halten.
Einleitung
Ein Erfinder kann die Funktionsweise beanspruchter Technologie am besten kennen. Dies ist wertvoll, wenn eine Zurückweisung wegen fehlender Patentfähigkeit die Erfindung unvollständig beschreibt. Die USPTO-Leitlinien vom 29. September 2026 zu Subject Matter Eligibility Declarations, kurz SMEDs, regen den Aufbau dieser Tatsachenakte an und betonen objektive Beweise und Quellen ohne Eigeninteresse. Wann muss eine Erfinderaussage unabhängig bestätigt werden, und wann macht solche Unterstützung eine ansonsten sachkundige Erklärung lediglich überzeugender?
Die Antwort hängt von Beweisziel und Verfahrenskontext ab. Die Leitlinien bieten Anlass, rechtlich erforderliche Bestätigung von der faktischen Grundlage überzeugender technischer Aussagen zu trennen. Der Beitrag entwickelt dafür einen vorausschauenden Rahmen. Er schreibt dem Memorandum weder eine Änderung der Bestätigungsrechtsprechung zu noch unterstellt er eine routinemäßige Forderung nach unabhängigen Sachverständigen. Jede Aussage sollte nach Zweck, Verfahren, Grundlage und Anspruchsbezug bewertet werden; dem Zeugeninteresse kommt angemessene Bedeutung zu.
Was die Leitlinien verlangen
Das September-Memorandum ergänzt die Anmelderhinweise vom 30. April 2026, lässt das Prüfermemorandum vom 4. Dezember 2025 unverändert und erklärt ausdrücklich keine neue Praxis oder Verfahrensweise. SMEDs bleiben freiwillig; die Best Practices sind Empfehlungen, keine Zusatzanforderungen. Memorandum from John A. Squires, Under Sec’y of Com. for Intell. Prop. & Dir., U.S. Pat. & Trademark Off., to All Patent Applicants & Patent Practitioners, Subject Matter Eligibility Declarations (SMEDs) Under 37 CFR 1.132—Flowchart for Analysis and Best Practices 2–4 (29. September 2026) [im Folgenden September Memorandum]. Praktisch sind bestehende Erklärungs- und Prüfungsregeln einzuhalten und Beweise für den tatsächlichen Patentfähigkeitsstreit zu entwickeln.
Das unveränderte Dezember-Prüfermemorandum erlaubt ausdrücklich die Unterschrift eines Erfinders mit Kenntnis der behaupteten Tatsachen. Sein neuronales-Netz-Beispiel sieht auch objektive vergleichende Testergebnisse eines Erfinders vor. Der Erfinderstatus schließt Patentfähigkeitsbeweise daher nicht aus; zu prüfen bleiben Grundlage, Relevanz und Gewicht. Memorandum from John A. Squires, Under Sec’y of Com. for Intell. Prop. & Dir., U.S. Pat. & Trademark Off., to Patent Examining Corps, Subject Matter Eligibility Declarations 2, 5 (4. Dezember 2025) [im Folgenden December Examiner Memorandum].
Das begleitende Ablaufdiagramm trennt verfahrensrechtliche Berücksichtigung und Beweisgewicht. Teil 1 betrifft Rechtzeitigkeit, erforderliche Erklärungen, Unterschrift und Tatsachenkenntnis. Teil 2 fragt nach objektiven Beweisen, hinreichendem Anspruchsbezug und Informationen, die bereits ursprünglich offenbart sein mussten. Beide Teile sind nach dem Beitrag wiedergegeben. U.S. Pat. & Trademark Off., Evaluating Subject Matter Eligibility Declarations (SMEDs) pts. 1–2 (2026) [im Folgenden SMED Flowchart].
Die negativen Zweige in Teil 2 sind wichtig. Fehlende objektive Beweise, unzureichender Anspruchsbezug oder nachgelieferte erforderliche Originaloffenbarung führen zu geringerem oder keinem Beweiswert. Sie verweisen nicht zurück auf die formale Unzulänglichkeit in Teil 1. Der Prüfer gewichtet die Akte und erläutert die Patentfähigkeitsentscheidung. Dies heilt weder fehlende Offenbarung noch verleiht es jeder Aussage erhebliches Gewicht. Ordnungsgemäß vorliegende Beweise können aus einem benannten sachlichen Grund dennoch geringes Gewicht verdienen. SMED Flowchart, supra, pt. 2.
Ebenso behandelt das Memorandum Zeugeninteresse als Faktor der Überzeugungskraft. Eine Anmeldererklärung zu Erfindungsvorteilen darf nicht allein wegen ihrer Herkunft ignoriert werden, auch wenn Aussagen Unbeteiligter höheres Gewicht haben können. Neutrale Veröffentlichungen können beiden eine Tatsachengrundlage liefern. September Memorandum, supra, at 3–4. Dies verlangt Prüfung von Beweisen und Grundlage, keine Voraussetzung eines unabhängigen Sachverständigen.
Die Patentfähigkeitslehre erklärt die Bedeutung technischer Beweise. Patentfähigkeit ist letztlich eine Rechtsfrage, kann aber zugrunde liegende Tatsachenfragen enthalten, etwa ob ein Anspruchsmerkmal oder eine Kombination für den Fachmann gut verstanden, routinemäßig und konventionell war. Berkheimer v. HP Inc., 881 F.3d 1360, 1368–69 (Fed. Cir. 2018). Das Gericht warnte zugleich, dass nicht jeder Patentfähigkeitsstreit einen echten Streit über wesentliche Tatsachen enthält. Id. at 1368. Eine Erklärung kann eine wesentliche Tatsachenannahme erhellen, ohne in jedem Fall Gegensachverständige oder die Feststellung von Patentfähigkeit zu verlangen. Bestätigungsfälle betreffen die Bewertung bestimmter Aussagen; die Patentfähigkeitslehre bestimmt entscheidungsrelevante Tatsachen. Die Erörterung der Prozesssituation in Berkheimer verdrängt den nachstehend behandelten Prüfungsmaßstab nicht.
Wann unabhängige Bestätigung rechtlich erforderlich ist
Historische Supreme-Court-Fälle erklären die Zuverlässigkeitsbedenken. Erinnerungen an alte Erfindungstätigkeit können durch Eigeninteresse, Irrtum oder ehrliches Vergessen des patententscheidenden Merkmals geprägt sein. See The Barbed Wire Patent, 143 U.S. 275, 284–85, 289 (1892); Deering v. Winona Harvester Works, 155 U.S. 286, 300–01 (1894). Unbelegte Darstellungen lange zurückliegender Erfindung verdienen daher besondere Vorsicht. See T.H. Symington Co. v. Nat’l Malleable Castings Co., 250 U.S. 383, 386 (1919).
Die erforderliche Stützung kann unterschiedliche Formen haben. In Smith v. Hall hielt das Gericht mündliche Vorbenutzungszeugnisse allein für unzureichend, prüfte aber zeitnahe Veröffentlichungen, eine aufgegebene Anmeldung und deren Verfahrensakte zur Bestätigung. 301 U.S. 216, 222–27 (1937). Corona Cord Tire erkannte ebenso an, dass eine einzelne Zeugenaussage bei Stützung durch Umstände und Unterlagen Gewicht haben kann. Corona Cord Tire Co. v. Dovan Chem. Corp., 276 U.S. 358, 381–83 (1928). Diese Fälle verlangen verlässliche Beweise historischer Tätigkeit, nicht ausnahmslos einen weiteren Augenzeugen.
In streitigen Verfahren wandte der Federal Circuit Bestätigungspflichten auf frühere Konzeption oder Ableitung, zur Entkräftung von Stand der Technik behauptete frühere Erfindung und ausgelassene Erfinderschaft an. Price v. Symsek, 988 F.2d 1187, 1194–96 (Fed. Cir. 1993); Mahurkar v. C.R. Bard, Inc., 79 F.3d 1572, 1577–78 (Fed. Cir. 1996); Blue Gentian, LLC v. Tristar Prods., Inc., 70 F.4th 1351, 1357, 1362–63 (Fed. Cir. 2023). Die Verteidigungsrolle des Patentinhabers beseitigt die Pflicht bei behauptetem früherem Erfindungsdatum nicht. Umgekehrt entfällt sie nicht allein bei fehlendem finanziellem Interesse, wenn allein Zeugenaussagen patentvernichtende Tätigkeit belegen sollen. Finnigan Corp. v. Int’l Trade Comm’n, 180 F.3d 1354, 1366–70 (Fed. Cir. 1999); see also Woodland Tr. v. Flowertree Nursery, Inc., 148 F.3d 1368, 1371–73 (Fed. Cir. 1998).
Gerichte bewerten Bestätigung nach einer Gesamtwürdigung unter einer Rule of Reason. Bestätigende Unterlagen müssen nicht jedes Anspruchsmerkmal unabhängig belegen; der Nachweis darf aber nicht ausschließlich auf eigenen Erfinderbehauptungen beruhen. Fleming v. Escort Inc., 774 F.3d 1371, 1377 (Fed. Cir. 2014); Medichem, S.A. v. Rolabo, S.L., 437 F.3d 1157, 1170–71 (Fed. Cir. 2006). Die Stützung muss auch zum Beweisziel passen: Besitz einer Chemikalie belegte nicht zwingend deren Herstellung durch das beanspruchte Verfahren. Medichem, 437 F.3d at 1172–73.
Der Verfahrenskontext kann die Pflicht selbst beeinflussen. Das MPEP trennt das Vorverlegen eines Erfindungsdatums nach Rule 131 von Interference-Verfahren und enthält weiterhin eine Formulierung, die eine eigene Anmeldererklärung erlaubt. Manual of Patent Examining Procedure § 715.07(III) (9th ed., rev. 01.2024, Nov. 2024) [hereinafter MPEP] (citing Ex parte Hook, 102 U.S.P.Q. 130 (Bd. App. 1953)). Bei der AIA-Umsetzung zu Rules 130 und 131 lehnte das Amt ebenfalls eine pauschale Bestätigungspflicht für Ex-parte-Prüfung und Reexamination ab und bezeichnete sie als tatsachenabhängig. Changes To Implement the First Inventor To File Provisions of the Leahy-Smith America Invents Act, 78 Fed. Reg. 11,024, 11,044 (14. Februar 2013) (Antwort auf Kommentar 34).
Diese Verwaltungsformulierungen verdrängen keine bindende Rechtsprechung. In re NTP verlangte in einer Reexamination die Bestätigung eines früheren Erfindungsdatums und verwarf den Zirkelschluss, die Erfinderaussagen selbst zur Datierung eines sie bestätigenden Dokuments zu verwenden. In re NTP, Inc., 654 F.3d 1279, 1291–92 (Fed. Cir. 2011). In re Steed verlangte hinreichend konkrete Dokumentenstützung zur Vorverlegung vor eine Entgegenhaltung. 802 F.3d 1311, 1316 (Fed. Cir. 2015). Das MPEP führt beide Entscheidungen neben der älteren Formulierung auf. MPEP § 715.07(I), (III). Maßgeblich sind daher die für den konkreten Aussagezweck geltenden Quellen; weder historischer Gegenstand noch Ex-parte-Kontext allein entscheidet.
Bestätigung und Beweismaß bleiben getrennt. Für eine heutige Einwendung fehlender Rechtsbeständigkeit nach 35 U.S.C. § 282 gelten klare und überzeugende Beweise (clear and convincing evidence). Microsoft Corp. v. i4i Ltd. P’ship, 564 U.S. 91, 95, 100–05 (2011). Ältere Verweise auf Beweis jenseits vernünftigen Zweifels liefern nicht den heutigen Maßstab. See Price, 988 F.2d at 1191–94. Auch darf das Prozessbeweismaß nicht allein deshalb in gewöhnliche Prüfung übertragen werden, weil manche Bestätigungsentscheidungen aus Rechtsbeständigkeitsstreitigkeiten stammen.
Warum Erfinderaussagen nicht pauschal mangelhaft sind
In re Reuter zeigt, warum die Aussageart entscheidend ist. Derselbe Zeuge gab eine sachverständige Darstellung des Stands der Technik und Aussagen zur eigenen früheren praktischen Verwirklichung. Das Gericht erklärte, eine Sachverständigenmeinung in einer eidesstattlichen Erklärung brauche keine Bestätigung, unterschied frühere Erfindungsbehauptungen und gewichtete die Meinung zur abschließenden Rechtsfrage nicht. 670 F.2d 1015, 1021–23 (C.C.P.A. 1981). Farrenkopf bestätigte später die Aussage aus Reuter zur Behandlung von Beweisen aus eidesstattlichen Erklärungen. In re Farrenkopf, 713 F.2d 714, 720 n.6 (Fed. Cir. 1983). Dagegen bezeichnete Thomson die Aussage aus Reuter, mit der einer unbestätigten Behauptung einer früheren neuheitsschädlichen Erfindung kein Gewicht beigemessen wurde, als Dictum. Thomson, S.A. v. Quixote Corp., 166 F.3d 1172, 1176 n.5 (Fed. Cir. 1999). Reuter verdeutlicht somit die aussagebezogene Analyse; die unmittelbar frühere Erfindung behandelnden Entscheidungen liefern die zwingenden Bestätigungsregeln.
Die Federal-Circuit-Entscheidung i4i zeigt eine verwandte Grenze. Die Erfinder sagten aus, einem früheren Softwareprodukt fehle ein Merkmal der patentierten Erfindung. Das Gericht verwarf eine Bestätigungspflicht für diese Aussage und unterschied sie vom Nachweis eines früheren Erfindungsdatums. i4i Ltd. P’ship v. Microsoft Corp., 598 F.3d 831, 847 (Fed. Cir. 2010). Dies befreit weder jeden rechtsbeständigkeitsverteidigenden Erfinder noch verlangt es pauschal unabhängige Bestätigung aller Erfinderaussagen. Die spätere Supreme-Court-Entscheidung betraf das Rechtsbeständigkeitsbeweismaß, keine eigene Bestätigungsentscheidung. See Microsoft, 564 U.S. at 95.
EmeraChem zeigt, warum die Ablehnung einer Pauschalregel keine mangelhafte Erklärung entschuldigt. Ein Erfinder ordnete relevante Teile einer Entgegenhaltung derselben Erfinderzusammensetzung wie beim angegriffenen Patent zu, lieferte aber weder Kontext noch Erklärung oder Beweise. Das Gericht hielt diese bloße Behauptung für unzureichend und lehnte ausdrücklich zugleich Bestätigung jeder Erfindererklärung oder zeitnahe Dokumente in jedem Fall ab. EmeraChem Holdings, LLC v. Volkswagen Grp. of Am., Inc., 859 F.3d 1341, 1345–48 (Fed. Cir. 2017).
Vier analytische Fragen verdeutlichen dies. Zwingende Bestätigung fragt nach unabhängiger Bestätigung durch das für Aussage und Verfahren maßgebliche Recht. Tatsachengrundlage fragt nach Beobachtungen, technischer Begründung, Methodik und Unterlagen. Objektivität fragt nach Prüfbarkeit jenseits der bloßen Zusicherung. Fehlendes Eigeninteresse fragt nach Beziehungen oder Anreizen, die das Gewicht beeinflussen. Dies sind Erklärungskategorien, keine vier zusätzlichen Formtests. Sie verhindern die Gleichsetzung von Erfinderstatus, Interesse, fehlender Bestätigung und fehlender objektiver Stützung.
Dokumente machen den Unterschied greifbar. In einem AIA-Ableitungsverfahren bestätigte Global Health Solutions die Feststellung, dass zeitnahe E-Mails und Begleitumstände unabhängige Konzeption ausreichend belegten. Global Health Sols. LLC v. Selner, No. 2023-2009, slip op. at 13–15 (Fed. Cir. Aug. 26, 2025). Die unbestritten authentischen E-Mails bedurften nach Auffassung des Gerichts nicht selbst unabhängiger Bestätigung. Gesondert führte es aus, dass servererzeugte Metadaten jedenfalls unabhängig von der Erfinderautorschaft waren. Id. at 15. Dies sind unterschiedliche Aussagen: Die Entscheidung verlangt weder für jede echte Anlage eine weitere unabhängige Quelle noch universell Metadaten. Praktisch ist Autorschaft nur ein Faktor; Zeitpunkt, Echtheit, Inhalt und Aktenkontext sind ebenfalls wichtig.
Ein externer Sachverständiger behebt eine unzureichende Tatsachengrundlage nicht zwangsläufig. Wiederholt er nur die unbelegte Leistungsbehauptung des Erfinders, ergänzt die Unterschrift kaum Methodik oder Anspruchsbezug. Umgekehrt kann ein Erfinder eine technische Aussage mit sinnvoll überprüfbaren Unterlagen und Begründungen erläutern. Die Zeugenwahl sollte den für die Tatsachen nötigen Kenntnissen folgen.
Der stärkste Einwand gegen Erfinderaussagen verdient direkte Antwort. Interessierte Zeugen können technische Bedeutung übertreiben, günstige Vergleiche wählen oder eine Umsetzung enger als die Ansprüche beschreiben. Dies rechtfertigt gründliche Beweisprüfung. Sie sollte die tatsächliche Schwäche benennen: ungeeignete Vergleichsbasis, fehlende Testbedingungen, unbelegte Annahme, unbeanspruchtes Merkmal oder Glaubwürdigkeitszweifel. Erfinderstatus als entscheidend zu behandeln, verdeckt diese nützlicheren Prüfungen. Siehe September Memorandum, supra, at 3–4; MPEP § 716.01(c).
Anwendung auf bestimmte SMED-Aussagen
Diese Übertragung der Bestätigungsfälle auf SMEDs ist eine dogmatische Schlussfolgerung; die Entscheidungen behandelten SMEDs nicht selbst. Bestätigende Beweise können eine Erfinder-SMED stärken, auch ohne rechtliche Pflicht für die einzelne Aussage. Patente, veröffentlichte Anmeldungen, Fachartikel, Lehrbücher, Standards und zeitnahe Handbücher können dem Prüfer eine Bewertungsgrundlage bieten. Das September-Memorandum zeigt dies ausdrücklich: Ein Fachartikel zu bei Einreichung bekannten technischen Grenzen kann erklären helfen, dass der Fachmann die offenbarte Verbesserung erkennt und die Ansprüche sie wiedergeben. September Memorandum, supra, at 3–4. Ordnungsgemäß eingereichte Veröffentlichungen sind im Umfang ihres Beweiswerts für streitige Tatsachen zu berücksichtigen. MPEP § 716.
Die Quelle sollte eine konkrete Aussage stützen. Ein Erfinder erkläre etwa, eine offenbarte Datenstruktur vermeide bei einer beanspruchten Operation die Rekonstruktion gespeicherter Daten, melde weniger Speicherzugriffe, beschreibe Branchenpraxis und behaupte ein früheres Konzeptionsdatum. Ein Fachartikel könnte Rekonstruktionskosten belegen, ein Patent die Vergleichsarchitektur, Testunterlagen die gemessene Reduktion. Diese Quellen dienen verschiedenen Zwecken; keine belegt zwangsläufig, wann dieser Erfinder den Anspruchsgegenstand konzipierte.
Andere Patente sind besonders nützlich, wenn ihre Beschreibungen ein anerkanntes Problem, frühere Architektur oder Grenzen eines Ansatzes erläutern. Der Erfinder sollte Absätze, Spalten oder Figuren benennen und ihren technischen Bezug zur Aussage erklären. Ein zitiertes Patent könnte etwa die Rekonstruktion eines gesamten Objekts vor Änderung eines Feldes zeigen. Der Erfinder könnte dann mit Anmeldungs- und Anspruchsbelegen erklären, wie die beanspruchte Struktur die Aktualisierung ohne Rekonstruktion erlaubt. Nützlich sind technische Lehre und begründeter Vergleich. Die Erteilung eines anderen Patents belegt für sich genommen nicht die Patentfähigkeit der anhängigen Ansprüche. See In re Wertheim, 541 F.2d 257, 264 (C.C.P.A. 1976).
Fachartikel können ergänzen. Ein Übersichtsartikel kann Engpässe oder verbreitete Ansätze belegen, ein experimenteller Artikel Messungen zu einem technischen Prinzip oder Vergleichsmaßstab liefern. Peer Review ist bei Quellenbewertung relevant, belegt aber nicht die Übertragbarkeit von Methoden, Annahmen und Ergebnissen auf die Erfindung. Dies muss die Erklärung erläutern. Ein Artikel zu Rekonstruktionsaufwand kann die technische Bedeutung der Vermeidung stützen, nicht allein die Höhe des behaupteten Leistungsgewinns.
Bei gemessener Leistung sollten getestete Umsetzung, Vergleichsbasis, Arbeitslast, Bedingungen und Ergebnisunterlagen benannt werden. Fachartikel oder Branchenbenchmark können den Vergleich rechtfertigen; Laboraufzeichnungen, Geräteprotokolle, Quellcodeversionen oder externe Testberichte können tatsächliche Messungen belegen. Unterschiede zur veröffentlichten Vergleichsbasis sind zu erklären. Ein schnelleres kommerzielles Produkt beweist wenig zur beanspruchten Verbesserung, wenn eine unbeanspruchte Komponente den Unterschied verursacht. Tests sind aber nicht universell nötig: Manche Aussagen lassen sich durch offenbarte Architektur und etablierte technische Prinzipien überzeugend erklären.
Bei gedanklichen Vorgängen können Patent, Standard oder Handbuch die durch ein Anspruchsmerkmal verlangten Maschinenoperationen erklären. Der Erfinder sollte die Beschreibung mit der tatsächlichen Operation verknüpfen und erklären, warum diese praktisch nicht im menschlichen Geist ausführbar ist. Geschwindigkeit oder große Datenmengen einer kommerziellen Umsetzung helfen weniger, wenn die dafür verantwortlichen Merkmale nicht beansprucht sind. Das Memorandum nennt dies als SMED-Thema; die Entkräftung als gedanklicher Vorgang erledigt aber nicht zwingend einen gesonderten Einwand mathematischer Konzepte. September Memorandum, supra, at 4; MPEP §§ 2106.04(a)(2), 2106.07(b).
Bei technischer Verbesserung sollte externe Literatur erklären helfen, wie der beanspruchte Mechanismus Rechner- oder andere technische Abläufe verändert. Die USPTO-Hinweise nach Ex parte Desjardins fragen, ob die Beschreibung dem Fachmann die Verbesserung erkennen lässt und die Ansprüche deren erzeugende Merkmale wiedergeben. Der Nutzen muss nicht ausdrücklich im Anspruch stehen. Memorandum from Charles Kim, Deputy Comm’r for Pats., U.S. Pat. & Trademark Off., to Patent Examining Corps, Advance Notice of Change to the MPEP in Light of Ex Parte Desjardins 2–4 (5. Dezember 2025). Veröffentlichungen können den technischen Lesekontext belegen. Sie dürfen keinen ursprünglich erforderlichen, aber fehlenden Mechanismus ergänzen oder unbeanspruchte Merkmale in die Patentfähigkeitsanalyse einführen. SMED Flowchart, supra, pt. 2.
Fehlende Messungen in der ursprünglichen Anmeldung sind nicht zwingend derselbe Mangel wie fehlende Offenbarung des damit erklärten Mechanismus. Im neuronalen-Netz-Beispiel des Dezember-Memorandums beschreibt die Anmeldung die beanspruchte Architektur und behauptet höhere Leistung, nennt aber keine konkreten Verbesserungen. Die Erfinder-SMED liefert vergleichende Regressionstests, vorbehaltlich Originaloffenbarung und Anspruchsbezug. December Examiner Memorandum, supra, at 3, 5. Spätere Beweise können eine offenbarte Verbesserung belegen, nicht aber die zur Erkennbarkeit nötige Architektur nachliefern.
Für Konventionalität können zeitgenössische Übersichten, Lehrbücher, Standards und Fachliteratur Branchenpraxis oder ungelöste Probleme stützen. Gebiet und Zeitraum sind zu benennen und die beanspruchte Anordnung von Einzelkomponenten zu trennen. Die Offenbarung eines Merkmals in einem einzigen Patent belegt nicht dessen allgemein verstandenen, routinemäßigen und konventionellen Charakter; diese zusätzliche Schlussfolgerung muss getragen sein. Berkheimer, 881 F.3d at 1369; MPEP § 2106.07(a)(III)(C). Umgekehrt beweist das Fehlen in ausgewählten Veröffentlichungen allein keine Nichtkonventionalität. Dies gehört zu Step 2B und darf nicht in Step 2A, Prong Two übertragen werden. MPEP §§ 2106.04(d), 2106.05(d).
Datum und Herkunft sind am Beweisziel auszurichten. Eine Quelle zu damaligem Fachwissen benötigt Veröffentlichungsdatum und Bezug zum maßgeblichen Zeitraum. Ein späterer Artikel kann ein Prinzip erläutern, belegt durch sein Erscheinen aber kein früheres Wissen oder frühere Praxis. Auch ein vom Erfinder verfasstes Patent oder Papier kann nützlich sein, ohne interessenneutral zu sein. Autorschaft, Zeitpunkt, Methodik und bestätigende Unterlagen sind gemeinsam zu prüfen, wie die Behandlung elektronischer Aufzeichnungen in Global Health Solutions zeigt. See Global Health Sols., No. 2023-2009, slip op. at 13–15.
Behauptet dieselbe Erklärung auch frühere Erfindung zur Vorverlegung vor eine Entgegenhaltung nach Vor-AIA-Recht, bedarf dies gesonderter Prüfung nach Rule 131 und maßgeblichen Entscheidungen. Allgemeine Literatur zum technischen Problem belegt nicht, wann dieser Erfinder die Lösung besaß. Erklärung und Belege müssen die rechtlich relevanten Handlungen, Daten und den Anspruchsgegenstand behandeln. NTP, 654 F.3d at 1291–92; Steed, 802 F.3d at 1316. Rule 131(a) überwindet AIA-Stand-der-Technik nicht allgemein durch bloß frühere Konzeption. 37 C.F.R. § 1.131(d)–(e) (2026); MPEP § 715. Eine gestützte technische Erklärung ersetzt keinen erforderlichen historischen Nachweis; dessen Mangel entkräftet nicht zwingend jede andere Aussage.
Die Eingabe sollte Aussage und Anlagen ausdrücklich verbinden. Jede Quelle ist vollständig zu benennen, mit hinreichendem Kontext vorzulegen und präzise zu zitieren. Jede Passage sollte Beweisziel und Anspruchsmerkmal oder offenbarten Mechanismus nennen. Eigene Beobachtung, Quellenbericht und daraus gezogene Erfinderschlussfolgerung sind zu trennen. So bieten Belege eine überprüfbare Grundlage, statt nur die Zahl der Anlagen zu erhöhen.
Die Prüfungsakte aufbauen und erhalten
Die Vorbereitung sollte mit streitigem Merkmal und Offenbarungspassage beginnen. Dann lassen sich Tatsachenfrage und Verfahrenszweck, sachkundige Person und Belege bestimmen. Die Trennung von Beobachtungen, technischen Schlussfolgerungen, historischen Aussagen und Rechtsargumenten erleichtert Bewertung und zeigt Lücken vor Einreichung. Historische Belege sind mit Datums- und Echtheitsinformationen, Tests mit notwendigen Bedingungen und Rohdaten aufzubewahren.
Das Memorandum regt auf Patentfähigkeit beschränkte Erklärungen an, erlaubt aber eine Erklärung zu mehreren gesetzlichen Gründen. Es empfiehlt zudem die genaue Streitfrage und frühe Einreichung, möglicherweise vor dem ersten sachlichen Bescheid. September Memorandum, supra, at 3–4. Getrennte Behandlung kann klären, lockert aber keine Regeln für späte Beweisaufnahme.
Nach abschließender Zurückweisung können Beweise vor oder am Tag der Notice of Appeal bei guten und ausreichenden Gründen für Notwendigkeit und frühere Nichtvorlage aufgenommen werden. 37 C.F.R. § 1.116(e) (2026). Danach, aber vor dem Appeal Brief, gelten zwei kumulative Bedingungen: Der Prüfer muss sowohl die Überwindung sämtlicher angefochtener Zurückweisungen als auch gute und ausreichende Gründe für Notwendigkeit und frühere Nichtvorlage feststellen. Id. § 41.33(d)(1). Eine nur § 101 betreffende Erklärung erfüllt diesen Weg nicht, solange weitere angefochtene Zurückweisungen offenbleiben. Bei erfüllten Voraussetzungen ist Aufnahme erlaubt, nicht automatisch.
Nach Aufnahme sollte der Prüfer den Inhalt behandeln. Pauschale Zweifel an technischer Gültigkeit oder Anspruchsentsprechung bedürfen einer Erklärung. MPEP § 716.01. Bei Bestätigungsbedenken sind Aussage, Verfahrenskontext und angebliche Rechtsgrundlage unabhängiger Bestätigung zu benennen. Bei Methodik, Qualifikation oder Nexus sollte der Anmelder den konkreten Mangel beheben. Ein Gespräch kann klären; die Akte sollte wesentliche Beweise und deren Anspruchsbedeutung erläutern. Siehe September Memorandum, supra, at 4; MPEP § 713.04.
Teil 2 des Ablaufdiagramms stützt diesen disziplinierten Austausch. Der Prüfer gewichtet die Akte und erklärt, warum die Beweise zusammen mit den übrigen Beweisen Patentfähigkeit belegen oder nicht ausreichen. SMED Flowchart, supra, pt. 2. Die Erwiderung sollte deshalb den Tatsachennachweis mit der Prüferbegründung verbinden, statt nur Unwiderlegtheit zu behaupten. Behebbare Mängel sollten mit nötiger Erklärung oder Stützung korrigiert werden, solange ein Verfahrensweg offensteht.
Der Prüfungsmaßstab ist das Überwiegen der Beweise. Laut Ablaufdiagramm ist Zurückweisung nur bei überwiegender Wahrscheinlichkeit fehlender Patentfähigkeit zulässig; ausgeglichene Beweislage begünstigt den Anmelder. SMED Flowchart, supra, pt. 2 n.*. Dies gilt für die gesamte gewichtete Akte. Es erzwingt weder Annahme jeder unwiderlegten Aussage noch beseitigt es nötige Bestätigung oder andere Zurückweisungsgründe. Weder das Clear-and-Convincing-Prozessbeweismaß noch die Summary-Judgment-Situation in Berkheimer ersetzen diesen Prüfungsrahmen.
Die September-Leitlinien bieten Anlass für präzisere Patentfähigkeitsstreitigkeiten. Entscheidend ist, was eine konkrete Aussage nach welchen Verfahrensregeln belegt und warum die Akte sie trägt. Dies wahrt zwingende Bestätigung, wo das Recht sie verlangt, gibt Zeugeninteresse angemessenes Gewicht und lenkt zu Beweisen für den tatsächlichen technischen Streit. Erfindererklärungen verdienen die durch Grundlage und Anspruchsbezug gerechtfertigte Berücksichtigung.
