Laufzeitausgleich für Patente in Korea und den Vereinigten Staaten: Patentamtsbedingte und regulatorische Verzögerungen unterscheiden

Zusammenfassung: Dieser Artikel erläutert, dass ein Ausgleich verlorener Patentlaufzeit in Korea und den Vereinigten Staaten anhand der rechtlichen Ursache des Zeitverlusts zu beurteilen ist, nicht anhand des gemeinsamen Schlagworts „Verlängerung“. In den Vereinigten Staaten gleicht Patent Term Adjustment (PTA) Verzögerungen des Patentamts nach 35 U.S.C. § 154 aus, während Patent Term Extension (PTE) Verzögerungen des behördlichen Zulassungsverfahrens nach 35 U.S.C. § 156 ausgleicht. Korea kennt vergleichbare, aber eigenständige Regelungen: Artikel 92-2 betrifft verzögerte Patenteintragungen, Artikel 89 Verzögerungen durch die erforderliche Zulassung bestimmter Produkte, insbesondere Arzneimittel mit neuen Substanzen und bestimmte Pestizide. Der Artikel betont Unterschiede bei Voraussetzungen, Berechnung, Antragsfristen, Patentauswahl und dem Umfang durchsetzbarer Rechte während der zusätzlichen Laufzeit. Seine zentrale praktische Warnung lautet: Grenzüberschreitend tätige Berater dürfen US-PTA/PTE-Konzepte nicht ohne Weiteres auf koreanisches Recht übertragen. Sie müssen die gesetzliche Grundlage jedes zusätzlichen Tages ermitteln, das richtige fristauslösende Ereignis erfassen, die Berechnungsregeln der jeweiligen Rechtsordnung anwenden und bestimmen, ob das verlängerte Recht den gewöhnlichen Anspruchsumfang erhält oder auf ein zugelassenes Produkt beziehungsweise eine zugelassene Verwendung beschränkt ist.

I. Einleitung

Grenzüberschreitende Prüfungen der Patentlaufzeit beginnen häufig mit einem Übersetzungsproblem. US-Berater hören „extension“ und denken an 35 U.S.C. § 156. Koreanische Berater verwenden dasselbe englische Wort möglicherweise für beide koreanischen Mechanismen zum Laufzeitausgleich. Das Kürzel bleibt nur so lange harmlos, wie keine Beratung davon abhängt. Eine falsche Einordnung kann dazu führen, dass eine koreanische Antragsfrist versäumt, der falsche Zeitraum berechnet, das falsche Patent für eine zulassungsbedingte Verlängerung ausgewählt oder der nach Ablauf der gewöhnlichen Laufzeit noch durchsetzbare Schutz überschätzt wird.

Der rechtsvergleichende Punkt ist nicht bloß sprachlicher Natur: In beiden Systemen bestimmt die Ursache der verlorenen Laufzeit die Voraussetzungen, Berechnung, Antragstellung und den durchsetzbaren Schutzumfang während des zusätzlichen Zeitraums.

Die Entscheidung des Federal Circuit in In re Cellect, LLC ist hier wegen ihrer Methode hilfreich, nicht weil dieser Artikel von Obviousness-type Double Patenting handelt. Das Gericht lehnte es ab, PTA und PTE allein deshalb gleichzusetzen, weil beide durch staatliche Verzögerungen verlorene Zeit ausgleichen. Es bezeichnete dies als „ungerechtfertigten Versuch, unterschiedliche Gesetze in eines zu zwingen“. In re Cellect, LLC, 81 F.4th 1216, 1226-27 (Fed. Cir. 2023), cert. denied, 145 S. Ct. 153 (2024). Die Analyse begann bei der gesetzlichen Systematik: § 154 und § 156 betreffen unterschiedliche Ereignisse und sehen unterschiedliche Beschränkungen vor. Id. at 1226-28. Dies ist auch die richtige Methode für den Vergleich von US-amerikanischem und koreanischem Recht.

Das koreanische Recht spricht bei beiden Regelungen von „Verlängerung“. Artikel 89 des koreanischen Patentgesetzes betrifft die Verlängerung aufgrund behördlicher Genehmigung oder Registrierung (허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장). Artikel 92-2 betrifft die Verlängerung aufgrund verzögerter Patenteintragung (등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장). Patent Act, Act No. 950, Dec. 31, 1961, amended by Act No. 21,134, Nov. 11, 2025, arts. 89, 92-2 (S. Kor.) [nachfolgend Korean Patent Act]. Die erste als „koreanische PTE“ und die zweite als „koreanische PTA“ zu bezeichnen ist praktisch, aber nur dann unbedenklich, wenn die Analogie den koreanischen Gesetzestext nicht verdrängt.

II. Der US-Bezugspunkt: Gesetzliche Systematik statt bloßer Bezeichnungen

A. PTA nach § 154(b)

PTA knüpft an die Prüfung einer bestimmten US-Patentanmeldung an. § 154(b) gewährt zusätzliche Tage für bestimmte versäumte Reaktionsfristen des USPTO, für eine Anhängigkeit von mehr als drei Jahren und für bestimmte Verzögerungen im Zusammenhang mit Derivation-Verfahren, Geheimhaltungsanordnungen und erfolgreichen Rechtsmitteln. Überschneidende Zeiträume werden nicht doppelt gezählt; vom Anmelder verursachte Verzögerungen mindern den Ausgleich. 35 U.S.C. § 154(b)(1)-(2).

Das Verfahren ist in die Patenterteilung integriert. Das USPTO berechnet PTA und teilt seine Feststellung spätestens am Erteilungstag mit; der Anmelder kann anschließend eine erneute Überprüfung beantragen. Id. § 154(b)(3)(B). US-Berater müssen in der Praxis die Berechnung des Amts überprüfen, statt einen ersten Antrag auf Laufzeitausgleich nach der Patenterteilung zu ermitteln und einzureichen.

Der Wortlaut zeigt außerdem, weshalb PTA eine eigenständige gesetzliche Regelung ist. Beispielsweise schließt § 154(b)(2)(B) ausdrücklich eine Verlängerung über einen durch Disclaimer festgelegten Endtermin hinaus aus. Cellect wertete diese Entscheidung als Beleg dafür, dass der Kongress PTA und PTE nicht identisch ausgestalten wollte. 81 F.4th at 1226-28. Unabhängig von späteren dogmatischen Folgen ist die Auslegungslehre klar: Dass zwei Gesetze zusätzliche Tage gewähren, macht diese Tage rechtlich nicht austauschbar.

B. PTE nach § 156

PTE ist auf ein zugelassenes Produkt und dessen Zulassungsverlauf ausgerichtet. Ein Patent kann die Voraussetzungen erfüllen, wenn es ein begünstigtes Produkt, ein Verfahren zu dessen Verwendung oder zu dessen Herstellung beansprucht, das Produkt einen berücksichtigungsfähigen behördlichen Prüfungszeitraum durchlaufen hat und die übrigen gesetzlichen Bedingungen erfüllt sind. Erfasst sind Arzneimittel und biologische Produkte, Medizinprodukte, Lebensmittelzusatzstoffe und Farbstoffzusätze. 35 U.S.C. § 156(a), (f)-(g).

Die Verlängerung entspricht nicht einfach dem verstrichenen Prüfungszeitraum. § 156 zieht Zeiträume ab, in denen der Antragsteller nicht mit der gebotenen Sorgfalt handelte, und berücksichtigt bestimmte Testzeiträume grundsätzlich nur zur Hälfte. PTE darf fünf Jahre nicht überschreiten; die Gesamtlaufzeit nach Zulassung darf grundsätzlich höchstens vierzehn Jahre betragen. Für denselben behördlichen Prüfungszeitraum eines Produkts kann nur ein Patent verlängert werden. Id. § 156(c)(1)-(4), (g)(6).

Antrags- und Wirkungsregeln unterstreichen die Produktbezogenheit. Ein gewöhnlicher PTE-Antrag muss grundsätzlich innerhalb von sechzig Tagen nach der Erlaubnis zur kommerziellen Vermarktung oder Verwendung eingereicht werden. Id. § 156(d)(1). Die Verlängerung beginnt mit dem ursprünglichen Ablaufdatum des Patents, ausdrücklich einschließlich einer etwaigen PTA. Die Rechte während der verlängerten Laufzeit sind nach Anspruchsart und zugelassenem Produkt beziehungsweise zugelassener Verwendung begrenzt. Id. § 156(a)-(b). § 156 ist deshalb kein zweiter Weg zur PTA, sondern eine eigenständige, an eine bestimmte behördliche Zulassung geknüpfte Regelung.

III. Koreas zulassungsbedingte Verlängerung: Das Gegenstück zur PTE

A. Artikel 89 ist weit gefasst; die Durchführungsverordnung grenzt die Voraussetzungen ein

Artikel 89 erlaubt eine Verlängerung, wenn die Ausübung der patentierten Erfindung nach einem anderen Gesetz eine Erlaubnis, Zulassung, Registrierung oder einen vergleichbaren behördlichen Akt erfordert und dessen Erlangung wegen Wirksamkeits-, Sicherheits- oder ähnlicher Prüfungen erhebliche Zeit beansprucht. Ausgleichsfähig ist der Zeitraum, in dem die Erfindung nicht ausgeübt werden konnte, abzüglich der dem Zulassungsinhaber zurechenbaren Verzögerungen. Korean Patent Act art. 89(1)-(2).

Für sich genommen klingt Artikel 89 weit. In der Praxis setzt die Durchführungsverordnung die entscheidenden Zugangsvoraussetzungen. Sie erfasst hauptsächlich:

• erstmals zugelassene Arzneimittel mit einer „neuen Substanz“ als Wirkstoff, einschließlich bestimmter Betäubungsmittel und psychotroper Arzneimittel; und

• erstmals registrierte Pestizide oder technische Pestizidwirkstoffe, die mit einer neuen Substanz hergestellt werden.

Die Verordnung definiert eine neue Substanz anhand der Neuheit der chemischen Struktur des pharmakologisch wirksamen Teils. Enforcement Decree of the Patent Act, Presidential Decree No. 35,809, Oct. 1, 2025, art. 7(1) (S. Kor.) [nachfolgend Korean Patent Act Enforcement Decree].

An dieser engeren, durch Verordnung festgelegten Definition scheitert die Übertragung von US-Recht auf Korea besonders häufig. Das geltende koreanische Recht kennt kein unmittelbares Gegenstück zur ausdrücklichen Einbeziehung von Medizinprodukten, Lebensmittelzusatzstoffen oder Farbstoffzusätzen in § 156. Eine positive US-PTE-Prüfung liefert deshalb Fragen für Korea, aber keine Antwort.

B. Berechnung und Patentauswahl im Portfolio seit 2025

Korea geht vom berücksichtigungsfähigen Zeitraum aus, in dem die Erfindung nicht ausgeübt werden konnte, und zieht dem Zulassungsinhaber zurechenbare Verzögerungen ab. Das Gesetz gestattet eine einmalige zulassungsbedingte Verlängerung um höchstens fünf Jahre. Korean Patent Act art. 89(1)-(2). Diese Berechnung entspricht nicht der mehrphasigen Formel des § 156, auch wenn beide Systeme inzwischen ähnliche Höchstgrenzen aufweisen.

Am 22. Juli 2025 in Kraft getretene Änderungen führten eine Obergrenze von vierzehn Jahren nach Zulassung ein. Das verlängerte Ablaufdatum darf höchstens vierzehn Jahre nach der maßgeblichen Zulassung liegen. Korean Patent Act art. 89(1); Act No. 20,700, Jan. 21, 2025, art. 89 & supp. provs. arts. 1-2 (S. Kor.). Die Fünfjahreshöchstgrenze und die Vierzehnjahresgrenze gelten unabhängig voneinander; der kürzere Zeitraum ist maßgeblich.

Dieselben Änderungen machten die Patentauswahl von einer Rechenaufgabe zu einer Portfolioentscheidung. Beziehen sich zwei oder mehr Patente auf dieselbe Zulassung, muss der Antragsteller eines zur Verlängerung auswählen. Sind für diese Zulassung weiterhin Verlängerungsanträge für mehrere Patente anhängig, kann kein Patent verlängert werden. Korean Patent Act art. 90(7). Ein aufgegebener, für unwirksam erklärter, zurückgenommener oder rechtskräftig zurückgewiesener Antrag gilt für diesen Zweck als nicht gestellt. Id. art. 90(8).

Die neuen Regeln gelten für Verlängerungsanträge, die auf nach dem 22. Juli 2025 erteilten Zulassungen beruhen. Act No. 20,700, supp. provs. arts. 1-2 (S. Kor.). Für die Übergangsprüfung ist somit das Zulassungsdatum maßgeblich. Bei erfassten Zulassungen sollte vor der Antragstellung entschieden werden, welches Patent verlängert wird; parallele Anträge sollten nicht als Platzhalter dienen, um die Portfolioentscheidung auf später zu verschieben.

Der beste Kandidat ist nicht zwingend das Patent mit der nominal größten Zahl zusätzlicher Tage. Die Auswahl sollte Anspruchsabdeckung von zugelassenem Produkt und Verwendung, Bestandsrisiken, verbleibende unverlängerte Laufzeit, eine bereits gewährte Verlängerung nach Artikel 92-2, die Vierzehnjahresgrenze, wahrscheinliche Umgehungsgestaltungen durch Generika und die engere Wirkung des Rechts nach Artikel 95 berücksichtigen.

C. Antragstellung: Die Frist ist Teil des Rechts

Ein Antrag nach Artikel 89 ist binnen drei Monaten nach der maßgeblichen Zulassung einzureichen. Er darf nicht mehr gestellt werden, sobald das Patent in die letzten sechs Monate seiner bestehenden Laufzeit eingetreten ist. Anzugeben sind Patent und Ansprüche, beantragter Zeitraum, zugrunde liegende Zulassung sowie Gründe und Beweismittel. Alle Mitinhaber müssen gemeinsam den Antrag stellen. Korean Patent Act art. 90(1)-(3).

Dies sind keine Verwaltungsdetails, die sich an einen US-Fristenkalender angleichen ließen. Das koreanische Zeitfenster beträgt drei Monate statt der gewöhnlichen sechzig Tage nach § 156(d)(1); zusätzlich gilt die Sperre in den letzten sechs Laufzeitmonaten. Ein grenzüberschreitender Ablauf, der die koreanische Akte erst nach Abschluss der US-PTE-Analyse eröffnet, ist falsch getaktet.

D. Artikel 95 und die wirtschaftliche Bedeutung von Solifenacin

Artikel 95 begrenzt die Wirkung des verlängerten koreanischen Rechts auf die Ausübung der patentierten Erfindung hinsichtlich des von der Zulassung erfassten Gegenstands. Bestimmt die Zulassung eine Verwendung, ist das verlängerte Recht auf diesen Gegenstand für diese zugelassene Verwendung beschränkt. Korean Patent Act art. 95. Die Ansprüche selbst werden nicht umgeschrieben; vielmehr wird die rechtliche Wirkung des Patents während der zusätzlichen Laufzeit verengt.

Eine wörtliche Auslegung „des Gegenstands“ könnte eine genaue Übereinstimmung mit dem zugelassenen Produkt nahelegen. Der koreanische Supreme Court lehnte diesen Formalismus im Solifenacin-Fall ab. Das zugelassene Produkt verwendete Solifenacinsuccinat, das angegriffene Produkt Solifenacinfumarat. Nach dem Gericht konnte das angegriffene Produkt unter das verlängerte Recht fallen, wenn ein Fachmann das Ersatzsalz ohne Weiteres auswählen konnte und Wirkstoff, therapeutische Wirkung und Verwendung im Wesentlichen gleich waren. Supreme Court [S. Ct.], Jan. 17, 2019, 2017Da245798 (S. Kor.).

Die Entscheidung ist wirtschaftlich bedeutsam, weil sie gegenüber zumindest manchen Strategien des Salzwechsels einen wirksamen Ausschlusswert erhält. Ebenso wichtig ist, sie nicht überzuinterpretieren. Solifenacin stellt während der verlängerten Laufzeit nicht den vollständigen gewöhnlichen Anspruchsumfang wieder her, sondern verleiht Artikel 95 eine funktionale statt rein formale Reichweite. Maßgeblich ist die koreanische Prüfung, ob das angegriffene Produkt nach den vom Gericht genannten Faktoren hinreichend mit dem zugelassenen Gegenstand und seiner Verwendung verbunden bleibt. US-Konzepte zum „approved product“ nach § 156 dürfen diese Prüfung nicht ersetzen.

IV. Koreas Verlängerung wegen verzögerter Patenteintragung: Das Gegenstück zur PTA

Die Regelung des Artikels 92-2 ist dogmatisch weniger ungewöhnlich als die zulassungsbedingte Verlängerung, in den Arbeitsabläufen aber häufig riskanter. US-Abläufe sind darauf eingestellt, dass das USPTO bei Erteilung eine PTA-Tageszahl vorgibt. In Korea muss der Patentinhaber den Anspruch selbst erkennen und tätig werden.

A. Die Vierjahres-/Dreijahresschwelle

Artikel 92-2 erlaubt eine Verlängerung, wenn die rechtsbegründende Patenteintragung nach dem späteren der beiden folgenden Zeitpunkte erfolgt:

• vier Jahre ab dem Anmeldetag der Patentanmeldung oder

• drei Jahre ab dem Prüfungsantrag.

Der möglicherweise ausgleichsfähige Zeitraum beginnt nach diesem späteren Datum. Korean Patent Act art. 92-2(1).

Dies ist eine Prüfung der Gesamtanhängigkeit bis zur Eintragung, keine koreanische Kopie der US-Verzögerungskategorien A, B und C. Das koreanische Recht gewährt nicht für jede verfehlte Prüfungsbescheid-, Antwort-, Erteilungs-, Geheimhaltungs- oder Rechtsmittelfrist gesonderte Tage. Derselbe Erteilungsverlauf kann deshalb in einem Land einen Ausgleich begründen und im anderen nicht, ohne dass dies widersprüchlich wäre: Die Gesetze stellen unterschiedliche Fragen.

Artikel 92-2 kennt keine feste Fünfjahres- oder Vierzehnjahresgrenze. Die Verlängerung entspricht der berücksichtigungsfähigen Verzögerung nach Abzug der dem Anmelder zurechenbaren Zeiträume. Id. art. 92-2(1)-(3).

B. Anmelderverzögerungen und gesonderte Fristen je Familienmitglied

Dem Anmelder zurechenbare Zeiträume sind ausgeschlossen. Überschneidende Zeiträume solcher Verzögerungen dürfen nicht über die tatsächlich vom Anmelder verursachte Verzögerung hinaus abgezogen werden. Id. art. 92-2(2). Die Durchführungsverordnung bestimmt die ausgeschlossenen Zeiträume, darunter vom Anmelder beantragte Fristverlängerungen, verspätete oder mangelhafte Verfahrenshandlungen, bestimmte Erwiderungsfristen und verspätete Einreichungen, Unterbrechungen und Rechtsmittel sowie Verzögerungen bei Zahlung der Patentgebühr nach einer Erteilungsentscheidung. Korean Patent Act Enforcement Decree art. 7-2. Die US-Regeln nach § 154(b)(2)(C) ersetzen diese Liste nicht.

Auch die Regeln zum Anmeldetag verbieten eine verbreitete Abkürzung auf Familienebene. Bei einer Teilungsanmeldung zählt für die Vierjahresberechnung deren eigener Einreichungstag, obwohl sie für andere materiellrechtliche Zwecke den Anmeldetag der Stammanmeldung erhalten kann. Für umgewandelte und bestimmte aus PCT-Anmeldungen hervorgegangene Anmeldungen gelten gesonderte Regeln. Korean Patent Act art. 92-2(4).

Für das Portfoliomanagement ist dies keine technische Fußnote. Jedes koreanische Familienmitglied benötigt eine eigene Fristberechnung nach Artikel 92-2. Eine Fristenverwaltung, die nur den frühesten Familienanmeldetag speichert, kann den Verlängerungsanspruch nicht zuverlässig erkennen.

C. Der Patentinhaber muss einen Antrag stellen

Der Patentinhaber muss binnen drei Monaten nach der rechtsbegründenden Patenteintragung einen gesonderten Antrag auf Eintragung der Verlängerung stellen. Der Antrag muss den gewünschten Zeitraum und die tragenden Gründe angeben. Alle Mitinhaber müssen gemeinsam den Antrag stellen. Korean Patent Act art. 92-3(1)-(3).

Dies ist der praktisch folgenreichste Unterschied zur gewöhnlichen US-PTA-Praxis. Nach § 154(b)(3)(B) muss das USPTO bis zur Erteilung die ursprüngliche Feststellung treffen und mitteilen, vorbehaltlich einer erneuten Überprüfung. Korea verlangt den ersten Schritt vom Patentinhaber. Die Eintragung sollte deshalb umgehend eine Berechnung, eine Prüfung der Anmelderverzögerungen und eine Antragsentscheidung auslösen – auch wenn das Patent keinen Bezug zu einem zulassungspflichtigen Produkt hat.

D. Wirkung der Verlängerung

Die Produkt- und Verwendungsbeschränkung des Artikels 95 ist ausdrücklich an zulassungsbedingte Verlängerungen nach Artikel 90 geknüpft. Sie gilt nicht für Verlängerungen wegen verzögerter Patenteintragung nach den Artikeln 92-2 bis 92-5. Vergleiche Korean Patent Act arts. 92-2 to 92-5, mit id. art. 95.

Nach dem Gesetzeswortlaut führt eine Verlängerung nach Artikel 92-2 den gewöhnlichen Anspruchsumfang bis zum angepassten Ablaufdatum fort. Vor allem dieses Merkmal, weniger die koreanische Verwendung des Worts „Verlängerung“, macht Artikel 92-2 zum funktionalen Gegenstück zur US-PTA.

V. Das Zusammenspiel beider koreanischer Regelungen

Das koreanische Recht sieht ausdrücklich vor, dass ein Patent beide Formen des Laufzeitausgleichs erhalten kann. Wurde eine Verlängerung wegen verzögerter Eintragung nach Artikel 92-5 eingetragen, nimmt Artikel 89 dieses verlängerte Ablaufdatum als Ausgangspunkt für die zusätzliche zulassungsbedingte Verlängerung, vorbehaltlich seiner Fünfjahreshöchstgrenze und der Vierzehnjahresgrenze ab Zulassung. Korean Patent Act art. 89(1). § 156(a) verwendet dieselbe Reihenfolge: Das für US-PTE maßgebliche Ablaufdatum umfasst eine etwaige PTA nach § 154(b).

Die praktische Dokumentation sollte deshalb mehr als ein einziges „verlängertes Ablaufdatum“ enthalten. Sie sollte die Grundlaufzeit, jede Verlängerung nach Artikel 92-2, jede Verlängerung nach Artikel 89, die letztere tragende Zulassung und die Schutzumfangsbeschränkung nach Artikel 95 ausweisen. Ohne diese Felder kann ein Datum rechnerisch korrekt und rechtlich irreführend sein.

VI. Vergleichende Zusammenfassung

Tabelle 1. Laufzeitausgleich für Verzögerungen des Patentamts

Siehe 35 U.S.C. § 154(b); Korean Patent Act arts. 92-2 to 92-5.

Tabelle 2. Laufzeitausgleich für Zulassungsverzögerungen

Siehe 35 U.S.C. § 156; Korean Patent Act arts. 89-90, 95; Korean Patent Act Enforcement Decree art. 7.

VII. Schlussfolgerung

US-Begriffe sind nur nützlich, wenn sie die gesetzlichen Unterschiede bewahren statt verwischen. Artikel 89 lässt sich sinnvoll als koreanisches PTE-Gegenstück bezeichnen, Artikel 92-2 als koreanisches PTA-Gegenstück. Die Beratung sollte jedoch an den koreanischen Artikeln anknüpfen, nicht an übernommenen Bezeichnungen.

Die erforderliche Sorgfalt ist einfach: die rechtliche Grundlage jedes zusätzlichen Tages bestimmen, das fristauslösende Ereignis erfassen, nach den Regeln der richtigen Rechtsordnung rechnen und angeben, ob während der zusätzlichen Laufzeit der gewöhnliche Anspruchsumfang oder nur ein zulassungsbeschränktes Recht fortbesteht. Das ist weniger elegant als eine einzige Kategorie „Patentlaufzeitverlängerung“, aber zugleich der Ansatz mit dem geringsten Risiko vermeidbarer Fehler.