Allongement de la durée des brevets en Corée et aux États-Unis : distinguer les retards de l’office de brevets des retards réglementaires

Résumé : Cet article explique que les mécanismes de compensation de durée des brevets en Corée et aux États-Unis doivent être analysés selon l’origine juridique du temps perdu, et non sous le seul raccourci commun de « prolongation ». Aux États-Unis, le patent term adjustment compense les retards de l’office en vertu de 35 U.S.C. § 154, tandis que le patent term extension compense les délais de contrôle réglementaire en vertu de 35 U.S.C. § 156. La Corée connaît des régimes comparables mais distincts : l’article 92-2 concerne les retards d’enregistrement des brevets, et l’article 89 les délais nécessaires à l’obtention d’une autorisation réglementaire pour certains produits, notamment les médicaments à substance nouvelle et certains pesticides. Ces régimes diffèrent par leurs conditions d’éligibilité, leur calcul, leurs délais de demande, les règles de sélection des brevets et la portée des droits opposables pendant la période ajoutée. Le principal avertissement pratique est de ne pas supposer que les notions américaines de PTA/PTE se transposent exactement au droit coréen. Les conseils intervenant des deux côtés de la frontière doivent identifier le fondement légal de chaque jour ajouté, inscrire au calendrier le bon événement déclencheur, appliquer les règles de calcul propres au pays et déterminer si le droit prolongé conserve la portée ordinaire des revendications ou se limite à un produit ou à un usage autorisé.

I. Introduction

L’examen transfrontalier de la durée des brevets commence souvent par un problème de traduction. Les conseils américains entendent « extension » et pensent à 35 U.S.C. § 156. Les conseils coréens peuvent employer ce même mot anglais pour les deux mécanismes coréens de compensation de durée. Ce raccourci reste inoffensif tant que le conseil donné n’en dépend pas. Une qualification erronée peut conduire à manquer un délai de demande coréen, calculer une mauvaise période, choisir le mauvais brevet pour une prolongation réglementaire ou surestimer les droits encore opposables après l’expiration de la durée ordinaire.

La comparaison dépasse donc la terminologie : dans les deux systèmes, l’origine de la perte de durée détermine l’éligibilité, le calcul, la procédure de demande et la portée opposable du brevet pendant la période ajoutée.

La décision du Federal Circuit dans In re Cellect, LLC est utile ici pour sa méthode, et non parce que cet article traite de la double brevetabilité de type évidence. La cour a rejeté une tentative d’assimiler PTA et PTE au seul motif que tous deux compensent un délai imputable à l’administration, la qualifiant d’« unjustified attempt to force disparate statutes into one. » In re Cellect, LLC, 81 F.4th 1216, 1226-27 (Fed. Cir. 2023), cert. denied, 145 S. Ct. 153 (2024). Son analyse partait de l’architecture des textes : les § 154 et § 156 concernent des événements différents et imposent des limites différentes. Id. at 1226-28. C’est aussi la bonne méthode pour comparer les droits américain et coréen.

Le droit coréen emploie le terme « prolongation » pour les deux régimes. L’article 89 du Korean Patent Act concerne la prolongation fondée sur une autorisation ou un enregistrement réglementaire (허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장). L’article 92-2 concerne celle fondée sur un retard d’enregistrement du brevet (등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장). Patent Act, Act No. 950, Dec. 31, 1961, amended by Act No. 21,134, Nov. 11, 2025, arts. 89, 92-2 (S. Kor.) [hereinafter Korean Patent Act]. Appeler la première « Korean PTE » et la seconde « Korean PTA » est commode, mais n’est sûr que si l’analogie ne se substitue pas au texte coréen.

II. Le point de référence américain : l’architecture des textes, plutôt que les étiquettes

A. Le PTA selon le § 154(b)

Le PTA est lié à l’examen d’une demande américaine déterminée. Section 154(b) accorde des jours pour certains manquements de l’USPTO à ses délais de réponse, une durée d’instance supérieure à trois ans et certains retards liés aux procédures de derivation, aux ordonnances de secret et aux recours couronnés de succès. Les périodes qui se chevauchent ne sont pas comptées deux fois, et les retards du déposant réduisent la compensation. 35 U.S.C. § 154(b)(1)-(2).

La procédure est intégrée à la délivrance. L’USPTO calcule le PTA et communique sa décision au plus tard à la date de délivrance ; le déposant peut ensuite demander son réexamen. Id. § 154(b)(3)(B). La tâche pratique du conseil américain consiste à vérifier le calcul de l’Office, et non à identifier puis déposer une demande initiale de compensation après délivrance.

Le texte montre aussi pourquoi le PTA constitue un régime autonome. Section 154(b)(2)(B), par exemple, interdit expressément qu’un PTA prolonge le brevet au-delà de la date fixée dans un disclaimer. Cellect a considéré ce choix comme la preuve que le Congrès n’entendait pas faire fonctionner PTA et PTE de manière identique. 81 F.4th at 1226-28. Quel que soit le contexte doctrinal ultérieur, la leçon d’interprétation est simple : deux textes ajoutant des jours ne rendent pas ces jours juridiquement interchangeables.

B. Le PTE selon le § 156

Le PTE s’organise autour d’un produit autorisé et de son historique réglementaire. Un brevet peut être éligible s’il revendique un produit admissible, une méthode d’utilisation ou de fabrication de ce produit, si celui-ci a subi une période de contrôle réglementaire répondant aux critères et si les autres conditions légales sont réunies. Sont notamment visés les médicaments et produits biologiques, les dispositifs médicaux, les additifs alimentaires et les colorants. 35 U.S.C. § 156(a), (f)-(g).

La prolongation n’est pas simplement égale à la durée écoulée du contrôle. Section 156 déduit les périodes pendant lesquelles le demandeur n’a pas fait preuve de la diligence requise et ne prend généralement en compte que la moitié de certaines périodes d’essais. Le PTE ne peut dépasser cinq ans et la durée totale suivant l’autorisation ne peut généralement dépasser quatorze ans. Un seul brevet peut être prolongé pour la même période de contrôle réglementaire d’un produit. Id. § 156(c)(1)-(4), (g)(6).

Les dispositions relatives au dépôt et aux effets renforcent cette logique propre au produit. Une demande classique de PTE doit normalement être déposée dans les soixante jours suivant l’autorisation de commercialisation ou d’utilisation. Id. § 156(d)(1). La prolongation court à partir de l’expiration initiale du brevet, en incluant expressément tout PTA. Pendant cette période, les droits sont limités selon le type de revendication et le produit ou l’usage autorisé. Id. § 156(a)-(b). Section 156 n’est donc pas une seconde voie vers le PTA : c’est un régime distinct lié à une autorisation réglementaire précise.

III. La prolongation coréenne pour autorisation réglementaire : l’analogue du PTE

A. L’article 89 est large ; le décret d’application détermine l’accès au régime

L’article 89 permet une prolongation lorsque l’exploitation de l’invention brevetée exige une autorisation, une approbation, un enregistrement ou un acte administratif comparable selon une autre loi, et que son obtention prend un temps substantiel en raison d’essais d’efficacité, de sécurité ou similaires. La période compensable est celle pendant laquelle l’invention n’a pu être exploitée, déduction faite des retards imputables au titulaire de l’autorisation. Korean Patent Act art. 89(1)-(2).

Lu isolément, l’article 89 paraît très large. En pratique, le décret d’application apporte le filtre décisif d’éligibilité. Il couvre principalement :

• les médicaments fabriqués avec une « substance nouvelle » comme principe actif et autorisés pour la première fois, dont certains médicaments stupéfiants et psychotropes ; et

• les pesticides ou substances actives techniques de pesticides fabriqués à partir d’une substance nouvelle et enregistrés pour la première fois.

Le décret définit la substance nouvelle par la nouveauté de la structure chimique de sa partie pharmacologiquement active. Enforcement Decree of the Patent Act, Presidential Decree No. 35,809, Oct. 1, 2025, art. 7(1) (S. Kor.) [hereinafter Korean Patent Act Enforcement Decree].

Cette définition déléguée plus étroite est le point où la comparaison des États-Unis avec la Corée échoue le plus souvent. Le droit coréen actuel n’a pas d’analogue direct à la prise en compte expresse, par le § 156, des dispositifs médicaux, additifs alimentaires ou colorants. Une analyse américaine favorable d’éligibilité au PTE ne fournit donc que des questions à examiner en Corée, et non une réponse.

B. Le calcul et le choix de brevet instauré en 2025

La Corée part de la période admissible pendant laquelle l’invention n’a pu être exploitée et déduit les retards imputables au titulaire de l’autorisation. La loi permet une seule prolongation réglementaire, plafonnée à cinq ans. Korean Patent Act art. 89(1)-(2). Ce calcul n’est pas la formule en plusieurs phases du § 156, même si les deux systèmes partagent désormais des limites maximales similaires.

Les modifications entrées en vigueur le 22 juillet 2025 ont ajouté un plafond de quatorze ans après autorisation. La date d’expiration prolongée ne peut dépasser de plus de quatorze ans la date de l’autorisation pertinente. Korean Patent Act art. 89(1); Act No. 20,700, Jan. 21, 2025, art. 89 & supp. provs. arts. 1-2 (S. Kor.). Le maximum de cinq ans et le plafond de quatorze ans sont indépendants : la période la plus courte s’applique.

Les mêmes modifications ont transformé la sélection du brevet, auparavant un exercice arithmétique, en choix stratégique de portefeuille. Si plusieurs brevets concernent la même autorisation, le demandeur doit en choisir un à prolonger. Si des demandes concernant plusieurs brevets restent pendantes pour cette autorisation, aucun brevet ne peut être prolongé. Korean Patent Act art. 90(7). À cette fin, une demande abandonnée, invalidée, retirée ou définitivement rejetée est traitée comme n’ayant pas été déposée. Id. art. 90(8).

Ces règles nouvelles s’appliquent aux demandes de prolongation fondées sur des autorisations obtenues après le 22 juillet 2025. Act No. 20,700, supp. provs. arts. 1-2 (S. Kor.). La date d’autorisation détermine donc le régime transitoire. Pour les autorisations concernées, le conseil devrait choisir le brevet à prolonger avant le dépôt, plutôt que déposer des demandes parallèles pour réserver des options et régler ensuite la stratégie du portefeuille.

Le meilleur candidat n’est pas nécessairement le brevet qui produit le plus grand nombre nominal de jours. Le choix doit tenir compte de la couverture du produit et de l’usage autorisés par les revendications, du risque de validité, de la durée ordinaire restante, d’une éventuelle prolongation déjà obtenue selon l’article 92-2, du plafond de quatorze ans, des contournements possibles par les génériqueurs et de l’effet plus étroit du droit selon l’article 95.

C. La procédure de demande : le délai fait partie du droit

Une demande selon l’article 89 doit être déposée dans les trois mois suivant l’autorisation admissible et ne peut l’être après l’entrée du brevet dans les six derniers mois de sa durée actuelle. Elle doit identifier le brevet et les revendications, la période demandée, l’autorisation invoquée ainsi que les motifs et preuves à l’appui. Tous les cotitulaires doivent présenter la demande conjointement. Korean Patent Act art. 90(1)-(3).

Ce ne sont pas des détails administratifs que l’on peut aligner sur un calendrier américain. La période coréenne est de trois mois, contre les soixante jours ordinaires du § 156(d)(1), et la Corée interdit en outre le dépôt pendant les six derniers mois. Attendre la fin de l’analyse américaine de PTE pour ouvrir le dossier coréen organise donc le travail dans le mauvais ordre.

D. L’article 95 et la portée commerciale de Solifenacin

L’article 95 limite l’effet du droit coréen prolongé à l’exploitation de l’invention brevetée à l’égard de l’objet couvert par l’autorisation. Si celle-ci précise un usage, le droit prolongé se limite à cet objet pour l’usage autorisé. Korean Patent Act art. 95. Les revendications ne sont pas réécrites : c’est l’effet juridique du brevet qui se restreint pendant la période ajoutée.

Une lecture littérale de « l’objet » pourrait suggérer une identité exacte avec le produit réglementaire autorisé. La Cour suprême coréenne a rejeté ce formalisme dans l’affaire solifénacine. Le produit autorisé utilisait du succinate de solifénacine et le produit argué de contrefaçon du fumarate de solifénacine. La cour a jugé que ce dernier pouvait relever du droit prolongé lorsque la personne du métier pouvait aisément choisir le sel de substitution et que le principe actif, l’effet thérapeutique et l’usage étaient substantiellement identiques. Supreme Court [S. Ct.], Jan. 17, 2019, 2017Da245798 (S. Kor.).

Cette décision est importante commercialement : elle préserve une véritable capacité de blocage contre au moins certaines stratégies de changement de sel. Il importe tout autant de ne pas lui donner une portée excessive. Solifenacin ne rétablit pas toute la portée ordinaire des revendications pendant la prolongation ; cette décision donne à l’article 95 une portée fonctionnelle, plutôt que liée aux seules formalités documentaires. L’analyse correcte est celle du droit coréen : le produit contesté reste-t-il suffisamment lié à l’objet et à l’usage autorisés selon les facteurs identifiés par la cour ? Les notions américaines de « produit autorisé » du § 156 ne doivent pas s’y substituer.

IV. La prolongation coréenne pour retard d’enregistrement : l’analogue du PTA

Le régime de l’article 92-2 est doctrinalement moins singulier que la prolongation réglementaire, mais souvent plus dangereux sur le plan opérationnel. Les systèmes américains sont habitués à recevoir un nombre de jours de PTA de l’USPTO à la délivrance. La Corée exige du titulaire qu’il identifie son droit et agisse pour l’obtenir.

A. Le seuil de quatre ans ou trois ans

L’article 92-2 permet une prolongation lorsque l’enregistrement constitutif intervient après la plus tardive des deux dates suivantes :

• quatre ans à compter du dépôt de la demande de brevet ; ou

• trois ans à compter de la requête en examen.

La période potentiellement compensable commence après cette date la plus tardive. Korean Patent Act art. 92-2(1).

Il s’agit d’un critère de durée d’instance apprécié en fin de procédure, et non d’une reproduction coréenne des catégories américaines de retard A, B et C. Le droit coréen n’accorde pas des jours distincts pour chaque échéance manquée de notification, de réponse, de délivrance, d’ordonnance de secret ou de recours. Un même historique d’examen peut donc ouvrir une compensation dans un pays et aucune dans l’autre sans incohérence : les textes posent des questions différentes.

L’article 92-2 ne prévoit aucun plafond fixe de cinq ou quatorze ans. La prolongation correspond au retard admissible après déduction des périodes imputables au déposant. Id. art. 92-2(1)-(3).

B. Les retards du déposant et les délais propres à chaque membre de famille

Les périodes imputables au déposant sont exclues ; leurs chevauchements ne peuvent donner lieu à des déductions dépassant le retard réellement causé par celui-ci. Id. art. 92-2(2). Le décret d’application identifie les périodes exclues, notamment les prorogations demandées par le déposant, les actes procéduraux tardifs ou irréguliers, certains délais de réponse et dépôts tardifs, les interruptions et recours, ainsi que le retard de paiement de la taxe de brevet après la décision de délivrance. Korean Patent Act Enforcement Decree art. 7-2. Les règles américaines du § 154(b)(2)(C) ne remplacent pas cette liste.

Les règles de date de dépôt empêchent aussi un raccourci courant à l’échelle d’une famille. Pour une divisionnaire, la date utilisée dans le calcul des quatre ans est celle du dépôt de la divisionnaire elle-même, même si elle bénéficie de la date de dépôt de la parente à d’autres fins de fond. Des règles distinctes concernent les demandes converties et certaines demandes issues du PCT. Korean Patent Act art. 92-2(4).

Ce n’est pas une simple note technique pour la gestion du portefeuille. Chaque membre coréen d’une famille doit avoir son propre calcul de délai selon l’article 92-2. Un calendrier ne conservant que la date de dépôt la plus ancienne de la famille ne peut identifier fiablement le droit à prolongation.

C. Le titulaire doit présenter une demande

Le titulaire doit déposer une demande distincte d’enregistrement de prolongation dans les trois mois suivant l’enregistrement constitutif. Elle doit préciser la période demandée et ses motifs ; tous les cotitulaires doivent agir conjointement. Korean Patent Act art. 92-3(1)-(3).

C’est la différence de fonctionnement la plus importante avec le PTA américain ordinaire. Section 154(b)(3)(B) impose à l’USPTO de prendre et communiquer la décision initiale au plus tard à la délivrance, sous réserve de réexamen. La Corée place l’initiative sur le titulaire. L’enregistrement doit donc déclencher immédiatement le calcul, l’examen des retards du déposant et la décision de dépôt, même si le brevet n’a aucun lien avec un produit réglementé.

D. Les effets de la prolongation

La limitation au produit et à l’usage prévue par l’article 95 vise expressément les prolongations réglementaires demandées selon l’article 90. Elle ne s’applique pas aux prolongations pour retard d’enregistrement des articles 92-2 à 92-5. Comparer Korean Patent Act arts. 92-2 to 92-5, avec id. art. 95.

Selon le texte de la loi, une prolongation fondée sur l’article 92-2 maintient la portée ordinaire des revendications jusqu’à l’expiration ajustée. C’est cette caractéristique, plus que l’emploi coréen du mot « prolongation », qui fait de l’article 92-2 l’analogue fonctionnel du PTA américain.

V. L’articulation des deux régimes coréens

Le droit coréen prévoit expressément qu’un même brevet puisse bénéficier des deux mécanismes. Lorsqu’une prolongation pour retard d’enregistrement a été enregistrée selon l’article 92-5, l’article 89 utilise cette expiration prolongée comme point de départ de la prolongation réglementaire, sous réserve du maximum de cinq ans de l’article 89 et du plafond de quatorze ans après autorisation. Korean Patent Act art. 89(1). Section 156(a) suit le même ordre en définissant l’expiration américaine aux fins du PTE comme incluant tout PTA selon le § 154(b).

Le dossier pratique doit donc montrer davantage qu’une simple « date d’expiration prolongée ». Il doit distinguer la durée de base, toute prolongation selon l’article 92-2, toute prolongation selon l’article 89, l’autorisation fondant cette dernière et la limitation de portée de l’article 95. Sans ces champs, une date peut être numériquement exacte et juridiquement trompeuse.

VI. Synthèse comparative

Tableau 1. Compensation des retards de l’office des brevets

Voir 35 U.S.C. § 154(b); Korean Patent Act arts. 92-2 to 92-5.

Tableau 2. Compensation des délais réglementaires

Voir 35 U.S.C. § 156; Korean Patent Act arts. 89-90, 95; Korean Patent Act Enforcement Decree art. 7.

VII. Conclusion

La terminologie américaine n’est utile que si elle préserve les différences entre les textes au lieu de les effacer. On peut raisonnablement appeler l’article 89 l’analogue coréen du PTE et l’article 92-2 celui du PTA. Le conseil doit toutefois se fonder sur les articles coréens, et non sur les étiquettes empruntées.

La méthode est simple : identifier l’origine juridique de chaque jour ajouté, inscrire au calendrier l’événement ouvrant le délai de demande, calculer selon les règles du bon pays et préciser si la portée ordinaire des revendications ou un droit limité par l’autorisation subsiste pendant la période ajoutée. Cette approche est moins élégante qu’une catégorie unique de « prolongation de durée du brevet ». C’est aussi celle qui risque le moins de produire une erreur évitable.