Von Erklärungen nach Rule 132 zu koreanischen Versuchsnachweisen: Ein Leitfaden in beide Richtungen für US-amerikanische und koreanische Patentvertreter

Zusammenfassung: Dieser Beitrag vergleicht Erklärungen nach 37 C.F.R. § 1.132 in den USA mit ihrer nächsten koreanischen Entsprechung: einer schriftlichen KIPO-Erwiderung mit Versuchsergebnissen, Vergleichsdaten, fachlicher Erläuterung oder anderen technischen Beweisen. Beide Systeme nutzen Beweise gegen Zurückweisungsgründe, wenn anwaltliche Argumentation allein nicht genügt, besonders bei Nichtnaheliegensheit beziehungsweise erfinderischer Tätigkeit und unerwarteten oder vorteilhaften technischen Wirkungen. Wesentliche Unterschiede bleiben: Korea kennt kein formales Rule-132-Erklärungsverfahren; nachgereichte Beweise können die ursprüngliche Offenbarung erläutern oder bestätigen, werden aber nicht Teil der Beschreibung und heilen keine unzureichende Anmeldung. Koreanische erfinderische Tätigkeit hängt zudem nicht nur von Vorteilen ab, sondern von der Leichtigkeit der Konzeption, Kombinations- oder Auswahlmotivation, gewöhnlicher Kreativität, technischer Ausgestaltung und Wirkung. US-Vertreter erfahren, wie sie ihre Rule-132-Praxis ohne Überbewertung der Erklärungsform oder neue nachträgliche Wirkungen an Korea anpassen. Koreanische Vertreter erfahren Funktion und mögliche Erklärende formaler US-Beweiserklärungen nach Rule 132 sowie die Bedeutung von Nexus, einer dem Anspruchsumfang entsprechenden Beweisführung, dem Vergleich mit nächstliegendem Stand der Technik und Offenbarungsgrenzen.

I. Einleitung

Patentvertreter in den USA und Korea haben oft dasselbe Problem: Der Prüfer erhebt einen Patentierbarkeitseinwand, anwaltliche Argumente reichen womöglich nicht, und technische Tatsachen müssen in die Akte. In den USA dient dazu die Declaration oder das Affidavit nach 37 C.F.R. § 1.132. Korea kennt kein genaues Gegenstück zur US-Rule-132-Erklärung. Am nächsten kommt eine schriftliche Erwiderung auf eine Mitteilung von Zurückweisungsgründen, gegebenenfalls mit Versuchsergebnissen, Vergleichsdaten, Versuchsbescheinigung, fachlicher Erläuterung oder anderen Urkunden. Siehe 37 C.F.R. § 1.132; Manual of Patent Examining Procedure § 716; Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. V, ch. 3, § 6.2 (Feb. 2026). Rule 1.132 verlangt für anderweitig nicht geregelte Beweise gegen Zurückweisungen oder Beanstandungen einen Eid oder eine Erklärung. Die KIPO-Richtlinien gestatten die Berücksichtigung schriftlicher Argumente und Unterlagen einschließlich Versuchsergebnissen, obwohl sie nicht Teil der Beschreibung werden.

Der Beitrag erklärt jedes System anhand des anderen. Für US-Vertreter ähnelt Korea Rule 132 ohne das formale Rule-132-Erklärungsinstrument, aber mit stärkerer Bindung an die ursprüngliche Beschreibung. Für koreanische Vertreter ist Rule 132 ein formaler Beweisweg mit oft gleicher praktischer Funktion wie koreanische Versuchseinreichungen, jedoch US-spezifischer Eides- oder Erklärungsform sowie Anforderungen an Nexus, Umfangsentsprechung und Vergleich mit nächstliegendem Stand der Technik.

Die größte Überschneidung liegt bei Nichtnaheliegensheit und erfinderischer Tätigkeit. US-Erklärungen nach Rule 132 widerlegen häufig einen Prima-facie-Fall des Naheliegens anhand unerwarteter Ergebnisse, wirtschaftlichen Erfolgs, lang bestehenden Bedarfs, Scheiterns anderer, Skepsis, technischer Vorurteile, mangelnder Funktionsfähigkeit des Stands der Technik, Herkunftszuordnung oder anderer Tatsachen. Siehe 37 C.F.R. § 1.132; MPEP § 716; In re Piasecki, 745 F.2d 1468, 1472–73 (Fed. Cir. 1984). Koreanische Erwiderungen und Versuchsergebnisse können erfinderische Tätigkeit durch vorteilhafte technische Wirkung stützen. Die Prüfung betrifft aber nicht „nur die Wirkung“, sondern mehrere Faktoren: Leichtigkeit oder Schwierigkeit der Konzeption, Motivation zum beanspruchten Gegenstand, gewöhnliche Kreativität, technische Ausgestaltung und vorteilhafte Wirkung. Siehe Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, §§ 4.2, 5, 6.3.

Eine zweite Grenze ist ebenso wichtig. Koreanische nachgereichte Versuche heilen keine unzureichende Erstoffenbarung. Schriftliche Argumente und Ergebnisse werden nicht Teil der Beschreibung; sie dürfen deren Inhalt nur erläutern oder bestätigen. Referenzmaterial ersetzt oder ergänzt sie nicht. Siehe Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. V, ch. 3, §§ 6.2, 6.4. Vergleichbar gilt in den USA: Spätere Beweise können Naheliegensheit widerlegen, heilen aber weder fehlende Written Description noch fehlendes Enablement oder neue Materie gegenüber der eingereichten Anmeldung. Siehe 35 U.S.C. §§ 112(a), 132(a); MPEP §§ 2161, 2164, 2164.05(a).

II. US-Ausgangspunkt: die Funktion von Rule 132

Wird ein Anspruch in einer Anmeldung oder Reexamination zurückgewiesen oder beanstandet, verlangt Rule 132, dass Beweise dagegen „auf einer anderweitig nicht vorgesehenen Grundlage“ durch Eid oder Erklärung eingereicht werden. 37 C.F.R. § 1.132. Eine Erklärung ersetzt den Eid bei Erfüllung von 37 C.F.R. § 1.68, einschließlich der Warnung, vorsätzlich falsche Angaben seien nach 18 U.S.C. § 1001 strafbar und könnten die Wirksamkeit der Anmeldung oder eines daraus erteilten Patents gefährden. 37 C.F.R. § 1.68.

„Auf einer anderweitig nicht vorgesehenen Grundlage“ ist wesentlich. Rule 132 ist der allgemeine, nicht der ausschließliche Beweiserklärungsweg des USPTO. Manche Tatsachen zur Beseitigung oder Nichtberücksichtigung von Stand der Technik unterliegen spezielleren Regeln. Für AIA-First-Inventor-to-File-Anmeldungen erfolgen Herkunftszuordnung und frühere öffentliche Offenbarung grundsätzlich nach 37 C.F.R. § 1.130 statt Rule 132. Rule 1.130(a) betrifft Offenbarungen eines Erfinders oder Miterfinders beziehungsweise direkt oder indirekt von ihm erlangten Gegenstand. Rule 1.130(b) betrifft frühere öffentliche Offenbarungen durch Erfinder, Miterfinder oder andere, die den Gegenstand von ihnen erlangt haben. Siehe MPEP §§ 717, 717.01, 2155.

Vor-AIA-Fälle erfordern eine weitere Unterscheidung. Rule 131(a) kann durch Nachweis früherer Erfindung bestimmte Vor-AIA-Entgegenhaltungen zeitlich überwinden; bestimmte Vor-AIA-Nachweise zur Herkunft oder Ableitung bleiben hingegen Rule-132-Fragen. Siehe 37 C.F.R. § 1.131; MPEP §§ 715, 716.10. Zuerst ist daher nicht nur nach Beweisbedarf zu fragen, sondern nach der zu beweisenden Tatsache und einem speziell vorgesehenen Weg wie Rule 130 oder Rule 131.

„Rule-132-Praxis“ meint hier deshalb präzise Tatsachenbeweise gegen Zurückweisungen oder Beanstandungen ohne speziellere Erklärungsregel. Rule 132 wird typischerweise genutzt für unerwartete Ergebnisse, wirtschaftlicher Erfolg, lang bestehender Bedarf, Scheitern anderer, Skepsis, technische Vorurteile, mangelnde Funktionsfähigkeit von Entgegenhaltungen, Expertenverständnis und andere Patentierbarkeitstatsachen. Siehe MPEP §§ 716, 716.01. Der Begriff darf nicht jede im US-Erteilungsverfahren eingereichte eidesstattliche oder sonstige Erklärung bezeichnen.

Das MPEP behandelt Rule 132 als allgemeinen Beweisweg gegen Zurückweisungen oder Beanstandungen ohne speziellere Vorschrift. MPEP § 716. Der Primary Examiner muss Rule-132-Affidavits, Declarations und andere Gegenbeweise prüfen, ihre Sachbezogenheit beurteilen und entscheiden, ob genügend Tatsachen die Zurückweisung überwinden. Id. Hält er eine Erklärung für unzureichend, muss er dies begründen, etwa mit Verspätung, fehlenden Tatsachen, fehlendem Bezug zum Zurückweisungsgrund oder nicht dem Anspruchsumfang entsprechender Beweiskraft. Id.

Für koreanische Vertreter ist die Rule-132-Erklärung somit mehr als formalisierte anwaltliche Argumentation. Sie bringt technische, geschäftliche, historische oder Zeugentatsachen in die Akte. Quellen können Erfinder, Unternehmenswissenschaftler, externe Experten, Prüflabore, geschäftliche Zeugen, Kunden oder andere Sachkundige sein. Die Erklärung wird mit Zurückweisung und übriger Akte gewürdigt. Siehe In re Piasecki, 745 F.2d 1468, 1472–73 (Fed. Cir. 1984); MPEP § 716.01(d).

Eine typische Rule-132-Erklärung zu unerwarteten Ergebnissen benennt den Erklärenden, Qualifikation und eigene Kenntnis, den nächstliegenden Stand der Technik, Prüfprotokoll und Vergleichsdaten. Sie erklärt, weshalb ein Fachmann das Ergebnis nicht erwartet hätte, und verknüpft es mit Anspruchsmerkmalen. Siehe In re Chupp, 816 F.2d 643, 646 (Fed. Cir. 1987); In re Johnson, 747 F.2d 1456, 1460–61 (Fed. Cir. 1984); MPEP § 716.02.

III. Koreanischer Ausgangspunkt: die funktionale Entsprechung

Korea besitzt keine unmittelbare Entsprechung zu 37 C.F.R. § 1.132 und keine einzelne Regel „Eid oder Erklärung gegen eine Zurückweisung“. Praktisch am nächsten liegt die schriftliche Erwiderung auf eine KIPO-Mitteilung von Zurückweisungsgründen, oft mit Versuchsergebnissen, Vergleichsdaten, Versuchsbescheinigung oder anderen Belegen. Siehe Patent Act art. 63(1) (S. Kor.); Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. V, ch. 3, § 6.2. Nach Artikel 63 muss der Prüfer vor Zurückweisung Gründe mitteilen und Gelegenheit zu schriftlicher Erwiderung geben.

Die koreanischen Richtlinien regeln die Behandlung solcher Unterlagen. Bei gemeinsamer Einreichung von Erwiderung und Änderung prüft der Prüfer beides. Bei alleiniger Erwiderung muss er sie ausreichend bei der Frage berücksichtigen, ob die mitgeteilten Gründe überwunden sind. Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. V, ch. 3, § 6.2.

Der wichtigste rechtliche Punkt für US-Vertreter: Nachgereichte koreanische Beweise werden nicht Teil der Beschreibung und heilen keine unzureichende Erstoffenbarung. Schriftliche Erwiderungen und andere Unterlagen einschließlich Versuchsergebnissen auf eine Mitteilung von Zurückweisungsgründen gehören nach den Richtlinien nicht zur Beschreibung. Der Prüfer darf sie zur Klärung oder Bestätigung der Berechtigung dortiger Angaben heranziehen. Id. Angeforderte Referenzmaterialien wie Muster oder Versuche müssen zudem bestätigen, dass die Beschreibung bei Einreichung bestimmt und ausreichend war; sie dürfen die Beschreibung weder ersetzen noch ergänzen. Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. V, ch. 3, § 6.4.

Die Einreichung hat daher nur begrenzt eine Rule-132-Funktion. Sie kann über anwaltliche Argumentation hinaus technische Beweise liefern und erfinderische Tätigkeit, Ausführbarkeit, Stützung oder andere Patentierbarkeitsfragen erhellen. Sie schreibt aber weder die Anmeldung um noch fügt sie neue Materie oder eine ursprünglich fehlende technische Lehre hinzu.

IV. Wer darf Beweise verfassen, unterzeichnen oder liefern?

Drei Fragen sind zu trennen: Wer unterzeichnet die Verfahrensantwort, wer die Beweiserklärung beziehungsweise verfasst sie, und wer liefert Tatsachen oder Daten? US-Praxis verbindet die letzten beiden oft im Rule-132-„Declarant“. Koreanische Praxis tut dies meist nicht: Dort geht es nicht um einen vereidigten Erklärenden, sondern um Person, Labor, Unternehmen, Experten, Erfinder oder Forscher, deren Beweise die Erwiderung stützen.

A. USA: Der Erklärende muss nicht Erfinder sein

Rule 132 begrenzt den Kreis nicht auf Erfinder. Sie verlangt Eid oder Erklärung für Beweise gegen Zurückweisungen oder Beanstandungen, sagt aber nicht, dass nur Erfinder diese abgeben dürfen. 37 C.F.R. § 1.132. Entscheidend ist die richtige Tatsachengrundlage für die zu beweisende Aussage.

Die Erklärung muss 37 C.F.R. § 1.68 erfüllen. Der Erklärende ist vor Strafbarkeit vorsätzlicher Falschangaben und Gefährdung von Anmeldung oder Patent zu warnen. Er muss bestätigen, dass Angaben aus eigener Kenntnis wahr sind und dass er Angaben aufgrund von Informationen und Überzeugung für wahr hält. 37 C.F.R. § 1.68; MPEP § 716.

Die Unterschrift der Bescheiderwiderung ist eine andere Frage. Nach 37 C.F.R. § 1.33(b) müssen Änderungen und andere Schriftsätze grundsätzlich vom bestellten Patentvertreter, einem nach 37 C.F.R. § 1.34 vertretungsweise handelnden Vertreter oder dem Anmelder unterzeichnet werden; für juristische Personen grundsätzlich von einem Patentvertreter. 37 C.F.R. § 1.33(b). Der Anwalt kann deshalb die Erwiderung, der Tatsachenzeuge hingegen die Rule-132-Erklärung unterschreiben.

Rule-132-Erklärende können Erfinder, benannte oder unbenannte Unternehmenswissenschaftler, testende Labormitarbeiter, externe Experten, Führungskräfte, Kunden oder andere Sachkundige sein. Nach dem MPEP brauchen objektive Beweisanzeichen wie unerwartete Ergebnisse, wirtschaftlicher Erfolg, lang bestehender Bedarf, fehlende Funktionsfähigkeit von Entgegenhaltungen und Herkunfts- oder Ableitungstatsachen geeignete Tatsachenbelege statt bloßer Anwaltsargumente. Siehe MPEP §§ 716, 716.01(c); In re De Blauwe, 736 F.2d 699, 705 (Fed. Cir. 1984).

Die Auswahl beeinflusst nicht nur Form, sondern Gewicht. Ein interessierter Erfinder oder Arbeitnehmer des Rechtsinhabers wird nicht allein wegen dieses Interesses unbeachtet gelassen; die Beziehung kann aber die Gewichtung beeinflussen. Eine externe Erklärung kann wenig wiegen, wenn sie nur rechtlich folgert, die Ansprüche seien nicht naheliegend. Siehe MPEP § 716.01(c); In re Geisler, 116 F.3d 1465, 1470–71 (Fed. Cir. 1997).

In den USA sollte die Kenntnis zum Beweisthema passen. Erfinder eignen sich oft für Konzeption, Herkunft, technische Entwicklung und selbst beaufsichtigte Versuche; Labormitarbeiter eher für Protokolle und Rohdaten; externe Experten für fachmännische Erwartungen; geschäftliche Zeugen für Erfolg, Marktanteil, Nachfrage und Nexus. Anwaltserklärungen zu technischen oder geschäftlichen Tatsachen sollten grundsätzlich vermieden werden, weil Argumente keine Beweise ersetzen. Siehe In re De Blauwe, 736 F.2d at 705; MPEP § 716.01(c).

B. Korea: kein Rule-132-„Declarant“, aber befugter Einreicher und Beweisquelle

Koreanische Praxis ist anders zu beschreiben. Das formale Verfahrensdokument ist die schriftliche Erwiderung oder Stellungnahme auf KIPO-Zurückweisungsgründe. Gesetz und Richtlinien behandeln dies als Gelegenheit des Anmelders, meist schriftlich und gegebenenfalls durch Änderung zu reagieren. Siehe Patent Act art. 63(1) (S. Kor.); Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. V, ch. 3, § 6.2.

Formal handelt der Anmelder oder sein befugter Vertreter. Für nicht Ansässige ist wichtig: Ohne Wohn- oder Geschäftsanschrift in Korea dürfen Personen grundsätzlich keine Patentverfahren einleiten oder Verwaltungsentscheidungen anfechten, außer über einen Patent Administrator. Begrenzte Ausnahmen gelten bei Aufenthalt des Nichtansässigen oder seines Vertreters in Korea. Patent Act art. 5(1) (S. Kor.). Der Patent Administrator vertritt innerhalb der Vollmacht in Patentverfahren und Rechtsmitteln gegen Verwaltungsentscheidungen. Patent Act art. 5(2) (S. Kor.).

Die Erwiderung kann der koreanische Vertreter oder Patent Administrator erstellen und einreichen. Technische Beweise können hingegen von Erfinder, Anmelderforschern, interner Prüfgruppe, externem Labor, Hochschulforscher, unabhängigem Experten oder anderen sachkundigen Personen oder Einrichtungen stammen. Gefragt wird nicht nach einer US-Erklärung mit Strafandrohung nach Rule 1.68, sondern ob die Unterlagen ursprüngliche Beschreibungsangaben erläutern oder bestätigen und bei der Patentierbarkeit überzeugen. Siehe Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. V, ch. 3, § 6.2.

Die koreanische Entsprechung zu „Wer unterschreibt die Erklärung?“ lautet eher: Wer erzeugt, erläutert oder authentifiziert die der Erwiderung zugrunde liegenden technischen Beweise? Für vorteilhafte Wirkungen ist meist die für Vergleichsversuche verantwortliche Person oder Einrichtung am stärksten; für technische Auslegung Erfinder oder Experten. Für Markt- und Branchentatsachen können geschäftliche Zeugen relevant sein, auch wenn wirtschaftlicher Erfolg im koreanischen einseitigen Erteilungsverfahren meist weniger zentral als technische Vergleichswirkungen ist.

V. Erfinderische Tätigkeit: nützliche Analogie, aber keine reine Wirkungsprüfung

A. US-Nichtnaheliegensheit und Rule-132-Beweise

Unerwartete Ergebnisse sind in den USA ein bekannter Weg gegen Prima-facie-Naheliegensheit. Nach dem Federal Circuit kann eine für Fachleute überraschende oder unerwartete überlegene Eigenschaft beziehungsweise ein Vorteil genügen. Siehe In re Soni, 54 F.3d 746, 750–51 (Fed. Cir. 1995). Auch das MPEP verlangt bei rechtzeitiger Vorlage die Würdigung unerwarteter Ergebnisse, wirtschaftlichen Erfolgs, lang bestehenden Bedarfs, Scheiterns anderer und Skepsis. MPEP § 716.01(d).

Dies darf nicht überdehnt werden. Spätere Rule-132-Beweise können §-103-Naheliegensheit durch unerwartete Ergebnisse oder andere objektive Indizien widerlegen, aber nicht jeden Mangel heilen. Sie schreiben die Offenbarung für Written Description, Enablement oder neue Materie nicht um. Written Description verlangt Verfügen über die Erfindung am Anmeldetag; Enablement die damalige Herstellung und Benutzung ohne unzumutbaren Versuchsaufwand; neue Materie darf nach Einreichung nicht ergänzt werden. Siehe 35 U.S.C. §§ 112(a), 132(a); MPEP §§ 2161, 2164, 2164.05(a).

Das MPEP gestattet spätere Beweise begrenzt bei Ausführbarkeitsfragen: Affidavits oder andere Belege können damaliges Fachwissen oder Funktionsfähigkeit zeigen, müssen aber Ausführbarkeit bereits bei Einreichung belegen. Spätere Veröffentlichungen ergänzen keine unzureichende Offenbarung zur Ausführbarkeit, außer als Beleg des damaligen Fachwissens. Siehe MPEP §§ 2164.05(a), 2124.

B. Koreanische erfinderische Tätigkeit verlangt mehrere Faktoren

Korea spricht von „vorteilhafter Wirkung“, entscheidet aber nicht allein danach. Nach Artikel 29(2) fehlt erfinderische Tätigkeit, wenn ein Fachmann die Erfindung vor Einreichung anhand des Stands der Technik leicht hätte machen können. „Leicht“ meint nach den Richtlinien leichte Konzeption durch gewöhnliche Kreativität oder vom Stand der Technik ausgelöste Motivation. Siehe Patent Act art. 29(2) (S. Kor.); Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, §§ 4.2, 5.

Das KIPO berücksichtigt Gesamtstand der Technik, Fachgebiet, Aufgabe, technische Ausgestaltung und Vorteile. Die Gesamtprüfung konzentriert sich auf die Schwierigkeit der technischen Ausgestaltung. Vorteilhafte Wirkungen sind zu würdigen; im Mittelpunkt stehen aber Motivation zum Gegenstand oder die Frage, ob Unterschiede nur gewöhnliche Kreativität darstellen. Siehe Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, §§ 5, 6.3.

US-Vertretern sollte „vorteilhafte Wirkung“ vertraut klingen, ohne sie mit „unexpected results“ gleichzusetzen. Korea fragt nach leichter Konzeption, Grund oder Motivation zu Kombination oder Auswahl, gewöhnlicher Kreativität und einer die erfinderische Tätigkeit stützenden Wirkung.

C. Auswahlerfindungen nach der Supreme-Court-Rechtsprechung

Der Mehrfaktorenansatz ist bei Auswahlerfindungen besonders wichtig. Frühere Darstellungen konzentrierten sich oft auf bemerkenswerte oder herausragende Wirkungen. Aktuelle, die Supreme-Court-Rechtsprechung spiegelnde Leitlinien warnen vor alleiniger Wirkungsprüfung, wenn das technische Merkmal selbst schwierig zu konzipieren war.

Nach den KIPO-Richtlinien ist erfinderische Tätigkeit nicht zu verneinen, wenn der Stand der Technik einen Oberbegriff offenbart und eine spätere Anmeldung einen Unterbegriff beansprucht, dessen technisches Merkmal trotz bekanntem Oberbegriff schwer zu konzipieren war. Nicht allein herausragende Wirkung ohne die Konzeptionsschwierigkeit darf entscheiden. Die Richtlinien zitieren Supreme Court [S. Kor.], Apr. 8, 2021, 2019Hu10609. Siehe Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, § 6.4.1.

Kommentierungen der Entscheidung von 2021 beschreiben ebenfalls allgemeine Grundsätze zur erfinderischen Tätigkeit bei Auswahlerfindungen, mit Schwierigkeit der technischen Ausgestaltung und bemerkenswerter Wirkung. Faktoren sind Zahl der Alternativen in der bekannten Gattung, Auswahlgrund oder -motivation, strukturelle Ähnlichkeit und bemerkenswerte Wirkung. Siehe Supreme Court [S. Kor.], Apr. 8, 2021, 2019Hu10609.

Vorteilhafte Wirkung kann somit ein starkes, aber nicht das einzige Beweismittel koreanischer erfinderischer Tätigkeit sein. Schwierige Auswahl oder Konzeption des Merkmals kann auch ohne herausragende Wirkung tragen. Bei starker Auswahl- oder Kombinationsmotivation und einfacher Technik müssen Wirkungsbeweise besonders eng mit Anspruch, Stand der Technik und Erstoffenbarung verbunden sein.

D. Nachgereichte koreanische Beweise bleiben an die Erstoffenbarung gebunden

Nach den Richtlinien kann der Prüfer auch eine nicht ausdrücklich genannte vorteilhafte Wirkung anhand von Argumenten und Versuchen würdigen, wenn Fachleute sie aus Beschreibung und Zeichnungen leicht erkennen. Ist die Wirkung weder gestützt noch daraus ableitbar, soll sie unberücksichtigt bleiben. Siehe Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, § 6.3.

Bei Auswahlerfindungen darf der Anmelder bei Zweifeln an der Wirkung Vergleichsversuche zur konkreten Darlegung einreichen. Ergänzende Versuchsdaten dürfen den Umfang der ursprünglichen Beschreibung jedoch nicht überschreiten. Siehe Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, § 6.4.1.

Für US-Anwälte ist daher zentral: Spätere Daten in Korea als Bestätigung bereits offenbarter oder vernünftigerweise gelehrter Inhalte formulieren, nicht als neue technische Geschichte.

VI. Lehren des Federal Circuit für koreanische Versuchsbeweise

Rule-132-Fälle des Federal Circuit zeigen Erfolg und Scheitern von Beweisen. Die Lehren helfen auch in Korea, sofern beachtet wird, dass dort keine formale Eideserklärung vorliegt und die genannten Erstoffenbarungsgrenzen gelten.

A. Tatsachenbeweis statt anwaltlicher Charakterisierung

Der Federal Circuit trennt wiederholt Beweis und Anwaltsargument. In In re De Blauwe verlangte er Tatsachenbelege für unerwartete Ergebnisse; bloße Argumente oder Schlussbehauptungen genügten nicht. In re De Blauwe, 736 F.2d 699, 705 (Fed. Cir. 1984). Angeblich lösten die beanspruchten wärmeschrumpfenden Gegenstände unerwartet ein Aufspaltproblem. Vergleichsversuche, wonach bekannte Gegenstände aufspalteten und beanspruchte dies vermieden, fehlten jedoch. Id. at 705–06.

Eine US-Rule-132-Erklärung sollte nicht nur „bemerkenswerte Wirkung“, „hervorragende Leistung“ oder „unerwartete Überlegenheit“ behaupten, sondern mit Tatsachen beweisen. Für koreanische Erwiderungen gilt entsprechend: Versuchsergebnisse und Vergleiche können mehr Gewicht verleihen, weil sie die technischen Behauptungen bestätigen. Siehe Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. V, ch. 3, § 6.2.

B. Mit dem richtigen Stand der Technik vergleichen

Ein positives Beispiel ist In re Chupp. Der herbizide Stoff unterschied sich vom nächstliegenden bekannten Stoff nur durch eine Methylengruppe. In re Chupp, 816 F.2d 643, 644–45 (Fed. Cir. 1987). Erklärungen verglichen ihn mit nächstliegenden Stoffen und handelsüblichen Herbiziden. Id. at 645. Die Daten zeigten überlegene Selektivität, also Kulturpflanzenverträglichkeit bei Unkrautvernichtung. Id. Der Federal Circuit hob die Naheliegensheitszurückweisung auf: Unerwartete Überlegenheit in einer Eigenschaft innerhalb gemeinsamer Eigenschaften kann einen Prima-facie-Fall widerlegen. Id. at 646.

Das negative Gegenstück ist In re Johnson. Ein Vergleich mit einem bekannten Stoff erlaubte keinen Schluss auf die relative Wirksamkeit beanspruchter und nächstliegender bekannter Stoffe; die Zurückweisung blieb bestehen. In re Johnson, 747 F.2d 1456, 1460–61 (Fed. Cir. 1984). Entsprechend verlangt das MPEP für Rule-132-Erklärungen zum wirksamen Widerlegen einen Vergleich mit dem nächstliegenden Stand der Technik. Siehe MPEP § 716.02(e).

In Korea ist die Lehre ähnlich, nicht identisch. Versuche sollten die zitierte Erfindung oder Lehre behandeln, die den Einwand tatsächlich trägt. Zusätzlich sind Konzeptionsleichtigkeit, Kombinations- oder Auswahlmotivation und gewöhnliche Kreativität zu behandeln, nicht nur die gemessene Wirkung.

C. Die gesamte Akte würdigen

In re Piasecki erläutert Gegenbeweise in US-Prüfung: Nach Prima-facie-Fall und Gegenbeweisen muss der Entscheidungsträger die Gesamtakte bewerten. In re Piasecki, 745 F.2d 1468, 1472–73 (Fed. Cir. 1984). Sekundäre Indizien sind nicht nur Grenzfällen vorbehalten, sondern Teil aller Beweise. Id. at 1473; siehe auch Stratoflex, Inc. v. Aeroquip Corp., 713 F.2d 1530, 1538–39 (Fed. Cir. 1983).

Piasecki erklärt koreanischen Vertretern den US-Aufwand für Erklärungen: Rule-132-Erklärungen verändern die Tatsachengrundlage der Patentierbarkeit. Koreanische Ergebnisse oder Bescheinigungen können ähnlich überzeugen, allerdings im Rahmen getrennter Würdigung von technischer Ausgestaltung, Motivation, gewöhnlicher Kreativität, vorteilhafter Wirkung und Erstoffenbarungsstützung.

D. Unerwartet bedeutet unerwartet, nicht bloß besser

In re Soni ist anmelderfreundlich, aber sorgfältig zu lesen. Wesentlich bessere Ergebnisse plus Erklärung ihrer Unerwartetheit können ohne Gegenbeweise genügen. In re Soni, 54 F.3d 746, 751 (Fed. Cir. 1995). Zugleich bestätigte Soni die Notwendigkeit von Tatsachenbeweisen statt bloßer Argumente oder Schlussbehauptungen. Id. at 750.

Koreanisch kann eine qualitativ andere oder quantitativ herausragende und nicht vorhersehbare Wirkung erfinderische Tätigkeit tragen. Siehe Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, § 6.3. Sie beendet die Prüfung aber nicht allein. Zu erklären bleibt, weshalb die Ausgestaltung nicht leicht konzipierbar oder auswählbar war und der Stand der Technik keine ausreichende Motivation bot.

E. Eine schwache Beweistheorie kann im späteren Prozess scheitern

Pfizer Inc. v. Apotex Inc. ist ein nützlicher Belastungstest. Im Erteilungsverfahren stützte Pfizer auf die Wells Declaration eine wünschenswerte, unvorhersehbare Eigenschaftskombination von Amlodipinbesilat. Pfizer Inc. v. Apotex Inc., 480 F.3d 1348, 1355–56 (Fed. Cir. 2007). Später erklärte der Federal Circuit die Ansprüche wegen Naheliegensheit für unwirksam: Unter anderem war die Unerwartetheit der Überlegenheit gegenüber nächstliegendem Stand der Technik oder fachmännischer Erwartung nicht ausreichend bewiesen. Id. at 1370–72.

Pfizer zeigt beiden Adressatengruppen, über sofortige Erteilungsreife hinaus zu denken. „Unvorhersehbar“ genügt womöglich nicht ohne erwartete Ausgangsbasis und richtigen Vergleich oder wenn nur Routineoptimierung belegt wird. Id. at 1368–72. Koreanische Beweise brauchen parallel Vergleich, rechtlichen Rahmen, Anspruchsbezug und Erstoffenbarungsverankerung.

VII. Wie US-Vertreter Rule-132-Gewohnheiten an Korea anpassen

Ausgangspunkt sind vertraute Rule-132-Fragen: Welche Tatsache ist nötig, wer kann sie beweisen, welche Daten tragen sie, welcher Vergleichsstand ist richtig und welches Merkmal erzeugt die Wirkung? Korea verlangt mehrere Anpassungen.

Erstens muss keine US-Rule-132-Form nachgebildet werden. Meist stärker ist eine schriftliche rechtliche Einordnung mit Versuchsergebnissen, Vergleichsbericht oder Versuchsbescheinigung. Siehe Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. V, ch. 3, § 6.2. Die Beweise sind als Klärung oder Bestätigung der Erstoffenbarung, nicht als Ersatzbeschreibung einzuordnen. Id.

Zweitens sind Einreichung und Erwiderung nichtansässiger Anmelder über koreanische Vertreter oder befugte Patent Administrators abzustimmen. Siehe Patent Act art. 5(1)–(2) (S. Kor.). Aus „Wer unterschreibt die Rule-132-Erklärung?“ werden zwei Fragen: Wer darf bei KIPO verfahrensrechtlich einreichen, und wer liefert die besten technischen Beweise?

Drittens umfasst das stärkste Paket zu unerwarteten Ergebnissen nach Rule-132-Vorbild meist Vergleichsdaten aus glaubwürdiger technischer Quelle: testender interner Wissenschaftler, unabhängiges Labor, Hochschulforscher oder Experte für qualitative Unterschiede oder quantitative Überlegenheit. Das Argument muss zusätzlich Lehre des Stands der Technik, Kombinations- oder Auswahlmotivation, gewöhnliche Kreativität und Schwierigkeit der Ausgestaltung behandeln. Siehe Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, §§ 5, 6.3, 6.4.1.

Viertens ist Erstoffenbarungsstützung eine Vorfrage, kein nachträgliches Formulierungsdetail. Eine nicht gestützte und aus Beschreibung oder Zeichnungen nicht ableitbare Wirkung soll unberücksichtigt bleiben. Siehe Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, § 6.3. Erwiderungen und Versuchsergebnisse gehören nicht zur Beschreibung; Referenzmaterial ersetzt oder ergänzt sie nicht. Siehe id. pt. V, ch. 3, §§ 6.2, 6.4.

Bei Auswahlerfindungen ist dies besonders wichtig. Nach den Richtlinien kann ein Vorteil gegenüber dem Stand der Technik erfinderische Tätigkeit begründen; alle konkreten Mittel der Auswahl sollen qualitativ andere oder quantitativ herausragende Vorteile haben. Siehe Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, § 6.4.1. Nach Supreme Court [S. Kor.], Apr. 8, 2021, 2019Hu10609, darf aber nicht nur herausragende Wirkung zählen; die Konzeptionsschwierigkeit des Unterbegriffs oder technischen Merkmals ist ebenfalls zu berücksichtigen. Id.

Bei Zahlenbereichserfindungen verlangt Korea objektive Bestätigung kritischer Bedeutung. Technischer Sinn der Zahlenbegrenzung soll beschrieben und die Kritikalität oberer und unterer Grenze durch Ausführungsbeispiele oder ergänzende Unterlagen bewiesen werden. Grundsätzlich sollen Versuche über den ganzen Bereich die Kritikalität objektiv bestätigen. Siehe Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, § 6.4.2.

Praktische Checkliste USA nach Korea:

VIII. Wie koreanische Vertreter ihre Beweispraxis an Rule 132 anpassen

Koreanische Vertreter sollten in den USA nicht allein auf anwaltliche Erklärung in der Erwiderung setzen. Ist die kritische Aussage Rechtsargument oder Beweistatsache? Bei unerwarteter technischer Überlegenheit, wirtschaftlichem Erfolg, lang bestehendem Bedarf, Scheitern anderer, Branchenskepsis, mangelnder Funktionsfähigkeit von Entgegenhaltungen, Expertenverständnis oder Herkunft kann Rule 132 der richtige Weg sein. Siehe 37 C.F.R. § 1.132; MPEP § 716.

Die US-Erklärung muss die Form einhalten, insbesondere unterzeichnete Warnung vor Strafbarkeit vorsätzlicher Falschangaben und Gefährdung von Anmeldung oder Patent. Siehe 37 C.F.R. § 1.68. Sie sollte Qualifikation, eigene Kenntnis, geprüfte Dokumente, Versuche und Tatsachenfolgerungen nennen, rechtliche Schlussfolgerungen wie „patentierbar“ vermeiden und die tragenden Tatsachen darlegen. Siehe MPEP § 716.

Unterschriften von Erwiderung und Erklärung sind zu trennen. Die Erwiderung kann US-Anwalt nach 37 C.F.R. § 1.33(b) unterzeichnen; die Erklärung der sachkundige Zeuge. Siehe 37 C.F.R. §§ 1.33(b), 1.68, 1.132. Bei Unternehmensanmeldern unterzeichnet oft der Anwalt die Erwiderung, während Wissenschaftler, Erfinder, Experte, geschäftlicher Zeuge oder anderer Erklärender die Rule-132-Erklärung abgibt.

Zentral sind Nexus, Umfangsentsprechung und nächstliegender Stand der Technik. Nexus ist eine rechtlich und tatsächlich ausreichende Verbindung zwischen Beweisen und beanspruchter Erfindung. Siehe In re Huang, 100 F.3d 135, 140 (Fed. Cir. 1996); MPEP § 716.01(b). Umfangsentsprechung verlangt Beweise für den Anspruchsumfang, für den sie angeboten werden. Siehe In re Dill, 604 F.2d 1356, 1361 (C.C.P.A. 1979); MPEP § 716.02(d). Vergleichsmaßstab ist die relevanteste bekannte Ausführung, keine künstlich schwache. Siehe In re Johnson, 747 F.2d at 1460–61; MPEP § 716.02(e).

Auch spätere Beweise verlangen Sorgfalt. Die USA sind bei später entdeckten Vorteilen in der Naheliegensheitsprüfung offener als Korea. Das heilt aber keine unzureichende Erstoffenbarung. Written Description, Enablement und neue Materie bleiben anhand der eingereichten Anmeldung zu beurteilen. Siehe 35 U.S.C. §§ 112(a), 132(a); MPEP §§ 2161, 2164, 2164.05(a). Rule 132 ist deshalb Beweiswerkzeug gegen geeignete Zurückweisungsgründe, keine Reparatur einer bei Einreichung fehlenden Beschreibung oder Ausführbarkeit.

Praktische Checkliste Korea nach USA:

IX. Vergleichsbeispiel

Ein Anspruch betrifft eine pharmazeutische Zusammensetzung mit Verbindung A in bestimmtem Dosierungsbereich. Der Prüfer zitiert eine Gattung vieler strukturell verwandter Stoffe einschließlich B und verneint in den USA Nichtnaheliegensheit beziehungsweise in Korea erfinderische Tätigkeit. Nach Einreichung zeigen Vergleichsdaten zehnfach bessere orale Bioverfügbarkeit und wesentlich geringere Toxizität von A gegenüber B.

In den USA kann eine Wissenschaftlererklärung nach Rule 132 nächstliegenden Stand bestimmen, B als Vergleich begründen, Protokoll sowie Bioverfügbarkeits- und Toxizitätsdaten darstellen, die erwartete Basis erklären und die Unerwartetheit von Ausmaß oder Kombination aus fachmännischer Sicht erläutern. Siehe In re Chupp, 816 F.2d at 646; In re Soni, 54 F.3d at 750–51; Pfizer, 480 F.3d at 1370–72. Die Erwiderung sollte die Widerlegung des Prima-facie-Falls anhand der Gesamtakte begründen. Siehe In re Piasecki, 745 F.2d at 1472–73.

Die Wahl richtet sich nach dem Beweisthema. Für Bioverfügbarkeits- und Toxizitätsdaten eignet sich der ausführende oder beaufsichtigende Wissenschaftler; für frühere fachmännische Erwartungen ein externer Experte; für wirtschaftliche Aufnahme von A womöglich ein geschäftlicher Zeuge. Der US-Anwalt kann die Bescheiderwiderung unterschreiben; die Erklärung sollte der einschlägig Sachkundige unterzeichnen. Siehe 37 C.F.R. §§ 1.33(b), 1.68, 1.132.

In Korea würde meist eine schriftliche Erwiderung mit Vergleichsversuchen oder Versuchsbescheinigung eingereicht. Sie muss erklären, dass die ursprüngliche Beschreibung die therapeutische, pharmakologische oder Sicherheitswirkung offenbart oder zumindest fachmännisch erkennbar machte. Spätere Daten bestätigen dann eine qualitativ andere oder quantitativ herausragende, nicht vorhersehbare Wirkung gegenüber dem Stand der Technik. Siehe Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, §§ 6.3, 6.4.1; id. pt. V, ch. 3, § 6.2.

Damit ist die koreanische Erwiderung nicht abgeschlossen. Bei Auswahl von A aus breiter Gattung sind Auswahlgrund oder -motivation, Zahl und Art bekannter Alternativen, strukturelle Ähnlichkeit und Konzeptionsschwierigkeit des Merkmals von A zu behandeln. Siehe Supreme Court [S. Kor.], Apr. 8, 2021, 2019Hu10609; Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, § 6.4.1. Wirkungsdaten bleiben wichtig, sind aber Teil eines breiteren Nachweises.

Dieselben Daten helfen also beiden Systemen bei verändertem Rechtsrahmen. Die USA fragen nach Widerlegung von Prima-facie-Naheliegensheit anhand der Gesamtakte ohne Überschreitung eigener Offenbarungsanforderungen. Korea fragt nach Bestätigung einer ursprünglich erkennbaren technischen Wirkung und erfinderischer Tätigkeit zusammen mit Konzeptionsleichtigkeit, Auswahl- oder Kombinationsmotivation, gewöhnlicher Kreativität und beanspruchter Ausgestaltung.

X. Schlussfolgerung

Rule 132 und koreanische Versuchsbeweise teilen den Verfahrensgedanken: Reichen Rechtsargumente nicht, ist die technische Tatsache zu beweisen. Sie setzen ihn unterschiedlich um.

In den USA schafft 37 C.F.R. § 1.132 einen formalen Beweisweg für beeidete oder erklärte Tatsachen in der Akte. Der Prüfer muss sie bei der Überwindung des Zurückweisungsgrunds würdigen. Siehe 37 C.F.R. § 1.132; MPEP § 716. Erklärender muss nicht der Erfinder, sondern die für den Tatsachennachweis am besten geeignete Person sein. Der Anwalt kann die Erwiderung unterzeichnen, die Erklärung jedoch der relevante Zeuge.

Koreas Entsprechung ist keine Erklärungsregel, sondern eine Antwortstruktur: schriftliche Erwiderung mit Ergebnissen, Vergleichen oder anderen Unterlagen zur Klärung oder Bestätigung der Erstoffenbarung. Siehe Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. V, ch. 3, § 6.2. Formal reicht Anmelder oder befugter Vertreter ein; Nichtansässige handeln grundsätzlich über Patent Administrators. Siehe Patent Act art. 5(1)–(2) (S. Kor.). Beweise können von jeder technisch am besten geeigneten sachkundigen Quelle stammen: Erfinder, Forscher, Labor, Experte oder anderen.

US-Vertreter sollten die Beweisdisziplin von Rule 132 mitbringen und koreanische Grenzen beachten: keine Reparatur unzureichender Erstoffenbarung durch spätere Daten, vollständige Prüfung von Motivation, Konzeptionsleichtigkeit, gewöhnlicher Kreativität, Ausgestaltung und Wirkung. Koreanische Vertreter sollten Rule 132 bei Tatsachenbedarf formal nutzen und zugleich beachten, dass spätere Beweise zur Naheliegensheit gesonderte Written-Description-, Enablement- oder Neumaterieprobleme nicht beseitigen.

Die beste Einreichung beantwortet bei beiden Ämtern dieselbe Kernfrage: Welches beanspruchte Merkmal erzeugt welche technische Wirkung gegenüber welchem Stand der Technik, bewiesen durch wen, innerhalb welcher Offenbarungsgrenze – und weshalb ändert dies die Patentierbarkeitsprüfung?