Zusammenfassung: Dieser Artikel untersucht, ob im Erteilungsverfahren einer Stammanmeldung angeführter oder berücksichtigter Stand der Technik eine Ermessensablehnung nach 35 U.S.C. § 325(d) stützen kann, obwohl die Entgegenhaltung auf dem Deckblatt des angegriffenen Patents fehlt. Nach MPEP § 609.02 können in der unmittelbaren Stammanmeldung berücksichtigte Informationen ohne erneute Vorlage allein zur Berücksichtigung in eine Continuation übernommen werden; die Erteilungsakte ist deshalb aussagekräftiger als das Deckblatt. Nach Advanced Bionics und Ecto World kann ein vom Prüfer abgezeichnetes IDS den ersten Prüfungsteil nach § 325(d) erfüllen, auch ohne Verwendung der Entgegenhaltung in einer Zurückweisung. Wichtiger ist dann der Nachweis eines wesentlichen Amtsfehlers durch den Antragsteller. Kewazinga stützt überzeugend die Anwendung auf unmittelbare Voranmeldungen; eine abschließende Entscheidung des Federal Circuit fehlt jedoch, und das PTAB lehnt eine kategorische Erstreckung auf Geschwisteranmeldungen oder entfernte Seitenzweige ab. Nach § 325(d) entscheidend sind tatsächliche Zeitrangkette, Berücksichtigungsnachweis, Anspruchskontinuität und frühere Sachanalyse des Amts – nicht bloß der Aufdruck auf dem Patent.
Einleitung
Ein bekanntes Muster wird im Inter Partes Review wichtiger: Der Antrag verwendet eine auf dem angegriffenen Patent nicht genannte Entgegenhaltung, die jedoch in der Akte einer Stammanmeldung oder anderen Anmeldung der Zeitrangkette vorkommt – etwa im IDS, Prüfungsbescheid oder als Kern einer Zurückweisung. Der Patentinhaber beruft sich auf 35 U.S.C. § 325(d); der Antragsteller hält entgegen, sie sei in der angegriffenen Anmeldung nie angeführt und auf dem Patent nicht abgedruckt worden.
Dieses Deckblattargument ist zu einfach. In einer Continuation-Familie kann eine Entgegenhaltung dem Amt bereits vorgelegt worden sein, ohne erneute Auflistung in der Folgeanmeldung und ohne Abdruck auf deren Patent. Auch die umgekehrte Übertreibung ist falsch: Vorlage in der Stammanmeldung erzwingt keine Ermessensablehnung. Zu trennen sind Abdruck, Vorlage, Berücksichtigung und sachliche Bewertung; anschließend wird der zweiteilige Ansatz aus Advanced Bionics auf die tatsächliche Familienakte angewandt.
Die sich entwickelnde Regel ist praktisch, nicht kategorisch. Berücksichtigung in der unmittelbaren Stammanmeldung kann unter § 325(d) wesentlich oder entscheidend sein, insbesondere bei entsprechenden Ansprüchen. Auch eine bloße Nennung im abgezeichneten IDS kann Teil eins der §-325(d)-Prüfung erfüllen. Die Tiefe der früheren Befassung wirkt vor allem in Teil zwei: Hat der Antragsteller einen wesentlichen Amtsfehler gezeigt? Von unmittelbarer Abstammung über Geschwister bis zu entfernten Seitenzweigen wird der Schluss auf einen Bezug der früheren Prüfung zum angegriffenen Patent deutlich schwächer.
I. Das Patentdeckblatt ist ein Beweismittel, nicht die Erteilungsakte
Das Feld „References Cited“ ist nützlich: Es nennt gewöhnlich aktenkundig gemachte Entgegenhaltungen und bietet einen Ausgangspunkt für die Prüfung früherer Vorlagen. Der Abdruck ist aber eine administrative Folge des Zitierwegs, keine Sachentscheidung und nicht der Rechtsmaßstab des § 325(d).
Die eigenen USPTO-Verfahren machen dies ausdrücklich. Das Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) § 609.06 erklärt den Abdruck von Anmelder- und Prüferzitaten und erkennt an, dass auch nicht abgedruckte Dokumente berücksichtigt sein können. Dies ergibt sich dann aus der Anmeldungsakte. U.S. Patent & Trademark Office, Manual of Patent Examining Procedure § 609.06 (9th ed. Rev. 01.2024, Nov. 2024). Ein abgezeichnetes IDS, PTO-892, Bescheid, Gesprächsvermerk, Zitierhinweis oder anderes Verfahrensdokument belegt deshalb den tatsächlichen Ablauf besser als das Deckblatt allein.
Der Abdruck belegt auch nicht, dass das Amt die Entgegenhaltung als wesentlich ansah, auf einen Anspruch anwendete oder einer Charakterisierung zustimmte. Die IDS-Regeln bestimmen ausdrücklich, dass die Einreichung kein Anerkenntnis der Wesentlichkeit der genannten Informationen für die Patentierbarkeit ist. 37 C.F.R. § 1.97(h). Ein Deckblattzitat kann daher Vorlage oder Berücksichtigung, allein aber keine sachliche Bewertung beweisen.
Auch außerhalb des PTAB ist dies wichtig. Jedes erteilte Patent genießt die gesetzliche Bestandsvermutung unabhängig von einer bestimmten Entgegenhaltung auf dem Deckblatt. 35 U.S.C. § 282(a). Dem Prüfer unbekannte Beweise können vor dem US-Bundesbezirksgericht stärker überzeugen, ändern aber nicht den Beweismaßstab „clear and convincing evidence“. Microsoft Corp. v. i4i Ltd. P’ship, 564 U.S. 91, 110–11 (2011). § 325(d) fragt demgegenüber bei der Verfahrenseinleitung nach bereits vorgelegtem gleichem oder im Wesentlichen gleichem Stand der Technik oder Argumenten und gegebenenfalls wesentlichem Amtsfehler.
II. MPEP § 609.02 und die Continuation-Akte
Die besondere Unzuverlässigkeit des Deckblattarguments bei Continuations folgt aus MPEP § 609.02. Bei Continuation, Divisional oder Continuation-in-part nach 37 C.F.R. § 1.53(b) berücksichtigt der Prüfer bereits vom Amt in der Stammanmeldung berücksichtigte Informationen. Eine erneute Liste ist nur nötig, wenn der Anmelder den Abdruck auf dem späteren Patent möchte. MPEP § 609.02(I), (II)(A)(2) (9th ed. Rev. 01.2024, Nov. 2024).
Damit entsteht bewusst eine Lücke zwischen Berücksichtigung und Abdruck. Zeichnet ein Prüfer ein IDS in einer früheren Continuation ab und wird später eine weitere Continuation mit deren Zeitrang eingereicht, muss nach § 609.02 die Entgegenhaltung nicht allein zur Vorlage beim Folgeprüfer erneut genannt werden. Ohne Neunennung kann ihr Abdruck fehlen. Das entspricht vollständig dem amtlichen Übernahmeverfahren.
Die Übernahme ist begrenzt auf tatsächlich berücksichtigte Informationen. Nur eingereichte, unberücksichtigte Informationen müssen grundsätzlich nach 37 C.F.R. §§ 1.97 und 1.98 erneut vorgelegt werden. MPEP § 609.02(II)(B)(2). Für Dokumente aus internationalen Anmeldungen mit US-Bestimmung gilt anderes: Für die Berücksichtigung von Zitaten des internationalen Recherchen- oder vorläufigen Prüfungsberichts ist in der nationalen US-Folgeanmeldung ein regelkonformes IDS nötig. MPEP § 609.02(I).
Zudem ist das MPEP Behördenleitfaden, kein Gesetz oder Verordnung und selbst nicht rechtsverbindlich. In re Skvorecz, 580 F.3d 1262, 1268–69 & n.3 (Fed. Cir. 2009). § 609.02 bleibt dennoch relevant: Er beschreibt das eigene Prüfungsverfahren des Amts. PTAB-Gremien haben damit bestimmt, was in einer Continuation zu berücksichtigen war. Unter § 325(d) belegt er Behördenpraxis und die verfahrensrechtliche Verbindung einer direkten Voranmeldung zur angegriffenen Continuation.
Auch außerhalb des § 325(d) gibt es begrenzte rechtsmittelgerichtliche Unterstützung. In einem Inequitable-Conduct-Fall stützte der Federal Circuit auf MPEP § 609 die Feststellung, dass fehlende erneute Vorlage in einer Divisional von in der Stammanmeldung genannten oder vorgelegten Informationen kein Inequitable Conduct begründen konnte. ATD Corp. v. Lydall, Inc., 159 F.3d 534, 547 (Fed. Cir. 1998). ATD beantwortet die §-325(d)-Frage nicht, bestätigt aber: Unterlassene Wiederholung nach dem Continuation-Verfahren ist nicht gleichbedeutend mit Vorenthaltung gegenüber dem Folgeprüfer.
III. § 325(d) nach Advanced Bionics und Ecto World
§ 325(d) erlaubt dem Director, einen Antrag wegen bereits vorgelegten gleichen oder im Wesentlichen gleichen Stands der Technik oder gleicher Argumente ermessensweise zurückzuweisen. 35 U.S.C. § 325(d). In Advanced Bionics, LLC v. MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH, No. IPR2019-01469, Paper 6, at 7–11 (P.T.A.B. Feb. 13, 2020) (precedential), gliederte das Board das Ermessen in zwei Teile.
Zuerst wird nach bereits vorgelegtem gleichem oder im Wesentlichen gleichem Stand der Technik oder Argumenten gefragt. „Vorgelegt“ ist weiter als „in einer Zurückweisung verwendet“ und umfasst Prüferzitate sowie Anmelder-IDS. Id. at 7–8. Ist dies erfüllt, prüft das Board zweitens, ob der Antragsteller einen für die Patentierbarkeit der angegriffenen Ansprüche wesentlichen Amtsfehler nachgewiesen hat. Id. at 8–9. Vertretbare Meinungsverschiedenheit mit dem Prüfer reicht nicht; der Fehler muss wesentlich sein.
Die bekannten sechs Faktoren aus Becton, Dickinson wirken innerhalb dieser Struktur. Faktoren (a), (b) und (d) zu Ähnlichkeiten und Unterschieden von Technik und Argumenten betreffen gewöhnlich Teil eins. Faktoren (c), (e) und (f) zu früherer Bewertung, Fehlernachweis und zusätzlichen Überprüfungsumständen gewöhnlich Teil zwei. Becton, Dickinson & Co. v. B. Braun Melsungen AG, No. IPR2017-01586, Paper 8, at 17–18 (P.T.A.B. Dec. 15, 2017) (precedential as to § III.C.5, first paragraph; otherwise informative); Advanced Bionics, Paper 6, at 9–11.
Die Präzedenzentscheidung des Directors in Ecto World, LLC v. RAI Strategic Holdings, Inc., No. IPR2024-01280, Paper 13, at 3–7 (Dir. May 19, 2025) (precedential as to § A), präzisierte IDS-Entgegenhaltungen: Derselbe Stand der Technik aus einem abgezeichneten IDS erfüllt Teil eins auch ohne Anwendung oder Diskussion durch den Prüfer. Id. at 3–4. Wesentlicher Fehler muss danach ausdrücklich und konkret behandelt werden; allgemeine Sachargumente ersetzen keine Teil-zwei-Analyse. Id. at 5–6. Umfang und Umstände des IDS bleiben relevant. Mehr als 1,000 Entgegenhaltungen und fehlende Anmelderhilfe nach einer Prüferanfrage zur Relevanz können gegen Ermessensablehnung nach Becton, Dickinson Faktor (f). Id. at 6–7.
Die sachliche Verwendung einer Entgegenhaltung entscheidet daher gewöhnlich nicht über Teil eins, beeinflusst aber häufig die praktische Stärke von Teil zwei.
IV. Wenn die Akte der Stammanmeldung die Argumentation trägt
Am stärksten ist § 325(d), wenn der Prüfer die Technik in der unmittelbaren Stammanmeldung tatsächlich anwandte, Stamm- und Folgeansprüche wesentlich gleichen Umfang haben und der Antrag seine Analyse weitgehend wiederholt.
Dies war das Muster in Becton, Dickinson. Zwei Entgegenhaltungen wurden in der unmittelbaren Stammanmeldung getrennten Naheliegenszurückweisungen zugrunde gelegt. Die Continuation-Ansprüche waren ähnlich weit, ein Terminal Disclaimer verband sie, und der Antrag ordnete bereits berücksichtigte Technik und Positionen weitgehend neu. Becton, Dickinson, Paper 8, at 16–18, 22–28. Das Board lehnte die Einleitung auf dieser Grundlage nach § 325(d) ab. Nur der erste Absatz von § III.C.5 mit sechs Faktoren ist formell precedential; der Rest einschließlich Stammanmeldungsanalyse ist formell informative.
Spätere nonprecedential-Entscheidungen illustrieren dieselbe Logik. In Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. v. Alcon, Inc., No. IPR2021-00899, Paper 16, at 2–3 n.1, 20–22, 33–38 (P.T.A.B. Nov. 9, 2021), waren sich die Parteien über gleiche oder identische Beschreibung von Stamm- und Folgeanmeldung einig; das Board übernahm ihren Bezug auf die Stammakte. Der Prüfer hatte die Hauptentgegenhaltung über mehr als drei Jahre mit sieben Zurückweisungen, Gesprächen, Advisory Actions und Pre-Appeal-Konferenz bewertet. Das Board befand Technik und Argumente als gleich oder kumulativ und lehnte mangels wesentlichen Fehlernachweises ab. In Gator Bio, Inc. v. Sartorius Bioanalytical Instruments, Inc., No. IPR2023-00215, Paper 19, at 11–22 (P.T.A.B. June 20, 2023), nannte das Board die Akten „verflochten“: umfangreiche Anwendung der Technik in der Stammanmeldung, Terminal Disclaimer bei angegriffenen Ansprüchen und kein Parteiwiderspruch gegen die Stammakte. Erneut fehlte wesentlicher Fehlernachweis.
Berücksichtigung in der Stammanmeldung begründet jedoch kein Estoppel. Oticon Medical AB v. Cochlear Ltd., No. IPR2019-00975, Paper 15, at 9–10, 15–20 (P.T.A.B. Oct. 16, 2019) (precedential as to §§ II.B–II.C), berücksichtigte Technik und Zurückweisungen der Stammanmeldung, sah aber von Ermessensablehnung ab: Eine neue Entgegenhaltung lieferte eine wesentlich andere, nicht kumulative Lehre. Oticon bildet somit die präzedenzielle Begrenzung: Selbst umfangreiche Stammprüfung verhindert die Einleitung nicht, wenn der Antrag Technik oder Analyse wesentlich verändert.
„In der Stammanmeldung zitiert“ ist deshalb nur der Anfang. Eine überzeugende §-325(d)-Akte verbindet die frühere Prüfung mit angegriffenen Ansprüchen: überlappender Wortlaut, gleiche Beschreibung, Obviousness-type-Double-Patenting-Zurückweisung, Terminal Disclaimer, gleiche Prüfer, ausdrückliche Einbeziehung der Stammakte und vor allem die frühere Behandlung genau der später betonten Lehre.
V. Nur im IDS genannte Technik einer Stamm- oder Voranmeldung
Schwieriger ist die frühere Vorlage bei nur genannter und abgezeichneter, nie einer Zurückweisung zugrunde gelegter Entgegenhaltung im Stamm-IDS. Am nächsten liegt Google LLC v. Kewazinga Corp., No. IPR2021-00527, Paper 16, at 10–13, 18–21 (P.T.A.B. Aug. 24, 2021) (nonprecedential).
In Kewazinga, standen mehrere angeführte Entgegenhaltungen in abgezeichneten IDS direkter Voranmeldungen. Für Moezzi-1 nannte das IDS dessen Stammpatent; das Board hielt es wegen nahezu identischer Beschreibungen und Figuren sowie derselben herangezogenen Offenbarung für im Wesentlichen gleich. Id. at 10–13. Nach MPEP § 609.02 musste der Continuation-Prüfer die bereits berücksichtigten Dokumente auch ohne erneute Nennung zum Abdruck berücksichtigen. Id. auf S. 10–12. Die Mitwirkung desselben Prüfers, eine Zurückweisung wegen Doppelpatentierung und ein Terminal Disclaimer verstärkten den Zusammenhang zwischen den Erteilungsverfahren. Das Board wies das Argument des Antragstellers zurück, die Entgegenhaltungen lägen in der unmittelbaren Anmeldungskette zu weit zurück. Es sah sie als bereits vorgelegt an und lehnte die Einleitung ab, weil der Antragsteller keinen konkreten wesentlichen Fehler aufgezeigt hatte. Id. at 12–13, 18–21.
Kewazinga beantwortet die Deckblattfrage am unmittelbarsten: Bei geeigneter Continuation-Akte kann nicht abgedruckte Technik unter § 325(d) zählen. Aber Kewazinga ist eine nonprecedential-Gremienentscheidung, keine verbindliche Per-se-Regel für jedes IDS einer Voranmeldung.
Die beste aktuelle Synthese verbindet Kewazinga mit Ecto World. Kewazinga stützt überzeugend die Übernahme berücksichtigter Technik aus einer direkten Voranmeldung nach MPEP § 609.02. Ecto World liefert verbindliche Amtspraxis zur ausreichenden IDS-Vorlage in Teil eins ohne Sachanwendung. Aber Ecto World betraf das IDS der angegriffenen Anmeldung selbst und entschied die Stamm-Folge-Frage nicht ausdrücklich. Zusammen tragen die Entscheidungen ein starkes Argument für Teil eins bei abgezeichnetem IDS einer direkten nationalen Voranmeldung, schaffen aber keine präzedenzielle Stamm-IDS-Regel.
In Teil zwei bleibt der Unterschied wesentlich. IDS-Vorlage zeigt weniger Amtsverständnis als begründete Zurückweisung, Anmeldererwiderung, Gespräch oder Erteilungsgründe. Der Patentinhaber kann vortragen, dass Ecto World dem Antragsteller auch ohne Prüferdiskussion die Last konkreten wesentlichen Fehlernachweises zuweist. Dieser kann aber die übersehene Offenbarungsstelle benennen, ihren Widerspruch zu Erteilungsgründen erklären und die nicht bloß kumulative Kombination oder Beweislage zeigen. Eine neue Sachverständigenerklärung allein belegt nicht zwingend Fehler; maßgeblich bleiben Techniklehre und tatsächliches oder unterlassenes Amtshandeln.
VI. Direkte Vorfahren, Geschwister und entfernte Verwandte
Nicht jedes Verfahren einer „Familie“ bezieht sich automatisch auf jedes Familienmitglied. Am stärksten ist die Verbindung entlang der direkten Zeitrangkette nach MPEP § 609.02; bei Geschwistern hängt sie vom Einzelfall ab, bei entfernten Seitenzweigen ist sie schwach.
Guardant Health, Inc. v. Univ. of Wash., No. IPR2022-00449, Paper 13, at 10, 15–18 (P.T.A.B. Aug. 1, 2022) (nonprecedential), zeigt den Geschwisterausnahmefall mit früheren Argumenten statt IDS. Beide Continuations derselben Stammanmeldung hatten gleiche Beschreibung, zeitgleiche Prüfung durch denselben Prüfer und nach Ansicht des Boards gleich weiten Anspruchswortlaut. Die angegriffene Prüfung enthielt zudem eine Obviousness-type-Double-Patenting-Zurückweisung gegenüber dem Geschwisterpatent. Bei dieser ungewöhnlich integrierten Akte wurden die Argumente als bereits vorgelegt angesehen. Guardant begründet keine automatische Übernahme der Geschwisterprüfung.
Die äußere Grenze zeigt EVE Energy Co., Ltd. v. VARTA Microbattery GmbH, No. IPR2023-00121, Paper 12, at 12–15 (P.T.A.B. May 12, 2023) (nonprecedential). Das Board erkannte unter Verweis auf Kewazinga, Stamm- und direkte Voranmeldungen als mögliche zugehörige Verfahren an, lehnte dies aber für einen entfernten Seitenzweig ab. Die Patente stammten über getrennte PCT- und US-Ketten aus derselben deutschen Anmeldung – bildhaft „second cousins, three times removed“. Ferne gemeinsame Abstammung allein genügte nicht. Id. at 12–14. Die Entgegenhaltungen standen unabhängig davon im eigenen IDS der angegriffenen Anmeldung, womit Teil eins erfüllt war. Das Board lehnte danach §-325(d)-Ablehnung wegen wesentlichen Fehlers ab und stellte gesondert eine vernünftige Erfolgsaussicht des Antragstellers fest. Id. at 14–15.
„Familie“ ist somit nicht die entscheidende Tatsache. Erforderlich ist ein verfahrensrechtlicher und sachlicher Weg von früherer Akte zu Patent: direkte Zeitrangansprüche, tatsächliche Berücksichtigung, Anspruchskontinuität, Prüferkenntnis und Argumentüberschneidung. Ein ferner gemeinsamer Ursprung allein reicht voraussichtlich nicht.
VII. §-325(d)-Vortrag besser belegen oder widerlegen
Für den Patentinhaber ist eine aktenbasierte Beweiskette am stärksten: direkte Abstammung nach gegebenenfalls 35 U.S.C. §§ 120–121 und relevante Anmeldungen; Berücksichtigungsnachweis durch abgezeichnetes IDS, PTO-892, Bescheid, Gesprächsvermerk oder sonstige Akte; Anspruchsvergleich und Verbindungen wie Doppelpatentierungszurückweisung, Terminal Disclaimer, gleicher Prüfer oder Erteilungsgründe; Vergleich der Antragsbegründung mit der früheren Analyse; schließlich ausdrückliche Erklärung, weshalb Teil zwei keinen wesentlichen Fehler ergibt.
Für den Antragsteller ist fehlender Abdruck die schwächste Antwort. Bei Berücksichtigungsnachweis nach MPEP § 609.02 verwechselt sie Veröffentlichung mit Vorlage. Ein stärkerer Antrag rechnet mit Teil eins und entwickelt Teil zwei: übersehene oder missverstandene Lehre, wesentliche Anspruchsänderung, nicht kumulative neue Entgegenhaltung oder Kombination und Bezug des Fehlers zu Erteilungsgründen. Bei außergewöhnlich umfangreichem IDS oder fehlender Anmelderhilfe macht Ecto World auch diese Umstände relevant.
Für Berater im Erteilungsverfahren ist erlaubte Übernahme ohne erneute Vorlage nicht immer prozessual klug. Ein knappes, regelkonformes IDS kann den Abdruck und eindeutigen Berücksichtigungsweg sichern. Wahlloses erneutes Einreichen riesiger familienweiter IDS kann dagegen den Schluss auf eingehende Bewertung einzelner Dokumente schwächen und eine Ecto World Frage nach Faktor (f) aufwerfen. Hinzu kommen Gebühren: Jedes ab 19. Januar 2025 nach 37 C.F.R. § 1.97 eingereichte IDS benötigt eine schriftliche Größengebührenerklärung nach § 1.98(a)(4). Überschreitet die kumulierte Zahl anmelderseitiger Einträge 50, 100 oder 200, greift die entsprechende Stufe nach § 1.17(v). Stammakteneinträge zählen in der Folgeanmeldung nur bei erneuter Vorlage. U.S. Patent & Trademark Office, Quick Reference Guide to the Information Disclosure Statement (IDS) Size Fee and Size Fee Assertion 1, 3–4. Die Praxis sollte bewusst sein: Berücksichtigungsnachweise sichern, bei gewünschtem Abdruck oder Klarheit erneut einreichen, internationale Sonderregeln beachten und Seitenzweigverfahren nicht ohne Weiteres der Folgeakte zurechnen.
VIII. Was bindet und was offenbleibt
Die Rangordnung der Rechtsquellen ist wichtig. Advanced Bionics, die bezeichneten Teile von Becton, Dickinson, Oticon (precedential hinsichtlich §§ II.B–II.C) und § A von Ecto World sind beim Board präzedenzbildend. Kewazinga, Johnson & Johnson, Gator Bio, Guardant, und EVE Energy sind überzeugende, aber nonprecedential-Entscheidungen. Offenbar fehlt eine Sachentscheidung des Federal Circuit genau zur Frage, ob nur in der Stammanmeldung berücksichtigte Technik bei einem IPR gegen die Folgeanmeldung nach § 325(d) bereits vorgelegt wurde.
Diese Lücke überrascht nicht: Entscheidungen über die Einleitung sind nach 35 U.S.C. § 314(d) grundsätzlich nicht anfechtbar. Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee, 579 U.S. 261, 273–75 (2016); Thryv, Inc. v. Click-to-Call Techs., LP, 590 U.S. 45, 54 (2020); Mylan Lab’ys Ltd. v. Janssen Pharmaceutica, N.V., 989 F.3d 1375, 1382–83 (Fed. Cir. 2021). Der Federal Circuit behandelte § 325(d) in anderen Verfahrenslagen, etwa Ex-parte-Reexamination nach wiederholtem IPR-Antrag. Daraus folgt jedoch keine Stammprüfungsregel für IPR-Einleitung. Siehe In re Vivint, Inc., 14 F.4th 1342, 1350–54 (Fed. Cir. 2021).
Auf den aufgegebenen Vorschlag „meaningfully addressed“ sollte nicht zurückgegriffen werden. Im April 2024 schlug das USPTO vor, ein abgezeichnetes IDS allein nicht genügen zu lassen und inhaltliche Befassung mit Technik oder Argumenten zu verlangen. Patent Trial and Appeal Board Rules of Practice for Briefing Discretionary Denial Issues, and Rules for 325(d) Considerations, Instituting Parallel and Serial Petitions, and Termination Due to Settlement Agreement, 89 Fed. Reg. 28,693, 28,701, 28,705 (proposed Apr. 19, 2024). Das Amt nahm den Vorschlag zum 17. Oktober 2025 zurück. Patent Trial and Appeal Board Rules of Practice for Briefing Discretionary Denial Issues, and Rules for 325(d) Considerations, Instituting Parallel and Serial Petitions, and Termination Due to Settlement Agreement, 90 Fed. Reg. 48,342 (Oct. 17, 2025) (withdrawal). Die gegenwärtige Board-Rechtslage folgt Ecto World: IDS-Vorlage genügt für Teil eins; Tiefe und Umstände bleiben für wesentlichen Fehler und Ermessensabwägung relevant.
Schlussfolgerung
Eine bereits vorgelegte Entgegenhaltung muss nicht auf dem angegriffenen Patent abgedruckt sein. In direkter Continuation-Kette kann MPEP § 609.02 berücksichtigte Technik übernehmen, auch ohne erneute Vorlage zum Abdruck. Kewazinga wendet dies unmittelbar an, und Ecto World bestätigt allgemeiner, dass IDS-Technik für Teil eins keiner früheren Zurückweisungsanwendung bedarf, gemäß Advanced Bionics.
„Bereits vorgelegt“ bedeutet aber weder „vollständig bewertet“ noch „erneuter Prüfung entzogen“. Häufig liegt die entscheidende Arbeit bei Advanced Bionics Teil zwei. Eine begründete Stammzurückweisung zu wesentlich ähnlichen Ansprüchen kann stark für Ablehnung sprechen; ein abgezeichnetes IDS zeigt weniger, eine entfernte Seitenakte womöglich gar nichts. Die Analyse beginnt deshalb in der Erteilungsakte, verfolgt tatsächliche Zeitrang- und Prüfungsverbindungen und fragt nach dem Verständnis des Amts, nicht bloß nach dem Deckblattaufdruck.
