Résumé : Cet article examine si une antériorité citée ou prise en considération pendant l’examen d’une demande parente peut justifier un refus discrétionnaire d’ouverture au titre de 35 U.S.C. § 325(d), même lorsqu’elle ne figure pas sur le brevet contesté. Il explique que le § 609.02 du MPEP permet aux informations prises en considération dans une demande parente directe d’être reprises dans une continuation sans nouveau dépôt à seule fin de prise en considération ; l’historique d’examen est donc plus probant que la première page du brevet. Selon Advanced Bionics et Ecto World, un IDS paraphé par l’examinateur peut satisfaire au premier volet de l’analyse du § 325(d), même si la référence n’a jamais fondé un rejet ; la question la plus déterminante est de savoir si le requérant démontre une erreur de l’Office ayant une incidence sur la brevetabilité. Kewazinga fournit un appui persuasif à l’application de ce principe aux ascendants directs, mais aucune décision du Federal Circuit ne tranche directement la question, et le PTAB a refusé d’étendre catégoriquement ce raisonnement aux demandes sœurs ou aux branches collatérales éloignées. En pratique, le § 325(d) dépend de la chaîne réelle de priorité, des preuves de prise en considération, de la continuité des revendications et du contenu de l’analyse antérieure de l’Office, et non de la seule présence d’une référence imprimée sur le brevet.
Introduction
Une situation familière prend une importance croissante en Inter Partes Review. Une requête s’appuie sur une référence absente de la première page du brevet contesté. Cette référence figure pourtant dans l’historique d’examen d’une demande parente ou d’une autre demande de la chaîne de priorité : peut-être dans un Information Disclosure Statement, dans une notification de l’Office ou au cœur d’un rejet. Le titulaire invoque 35 U.S.C. § 325(d), tandis que le requérant répond que la référence n’a jamais été citée dans la demande contestée et n’est pas imprimée sur le brevet.
L’argument du requérant fondé sur la première page est trop simple. Dans une famille de continuations, une référence peut avoir été « précédemment présentée à l’Office » sans avoir été réinscrite dans la demande issue de la parente ni imprimée sur le brevet correspondant. L’exagération inverse est tout aussi dangereuse : présenter une référence dans une demande parente n’impose pas automatiquement un refus discrétionnaire d’ouverture. Une meilleure analyse distingue quatre situations — référence imprimée, présentée, prise en considération et évaluée sur le fond — puis applique les deux volets du cadre établi par Advanced Bionics au dossier réel de la famille.
La règle qui se dégage est pratique plutôt que catégorique. Une antériorité prise en considération dans une demande parente directe joue un rôle important, parfois décisif, au titre du § 325(d), notamment lorsque les revendications contestées suivent celles examinées dans la demande parente. Une référence simplement inscrite sur un IDS paraphé de la demande parente peut aussi satisfaire au premier volet de l’analyse du § 325(d). La profondeur de l’examen antérieur de l’Office importe toutefois généralement davantage au second volet : le requérant a-t-il montré une erreur de l’Office ayant une incidence sur la brevetabilité ? Lorsque le lien passe d’une demande parente à une demande sœur, puis à une branche collatérale éloignée, l’inférence selon laquelle la procédure antérieure « se rapportait » au brevet contesté s’affaiblit considérablement.
I. La première page du brevet est un élément de preuve, pas le dossier d’examen
La rubrique « References Cited » d’un brevet délivré constitue une preuve utile. Elle identifie normalement les références versées au dossier par le déposant ou l’examinateur et offre un point de départ commode pour évaluer les informations soumises à l’Office. L’impression résulte toutefois administrativement de la manière dont la citation a été versée au dossier ; elle ne constitue ni une appréciation au fond, ni le critère juridique du § 325(d).
Les procédures de l’USPTO établissent expressément cette distinction. Le Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), § 609.06, explique comment sont imprimées les références citées par le déposant et l’examinateur, tout en reconnaissant qu’une citation peut avoir été prise en considération sans avoir été imprimée ; dans ce cas, le dossier de la demande en fait état. U.S. Patent & Trademark Office, Manual of Patent Examining Procedure § 609.06 (9th ed. Rev. 01.2024, Nov. 2024). L’historique — IDS paraphé, PTO-892, notification de l’Office, compte rendu d’entretien, avis de références citées ou autre document d’examen — prouve donc mieux ce qui s’est passé que la seule première page du brevet.
La présence d’une référence sur le brevet ne prouve pas non plus que l’Office l’a jugée pertinente pour la brevetabilité, l’a opposée à une revendication ou en a accepté une quelconque caractérisation. Les règles relatives aux IDS prévoient expressément que le dépôt d’un IDS « ne doit pas être interprété comme une reconnaissance que les informations citées sont, ou sont considérées comme, pertinentes pour la brevetabilité ». 37 C.F.R. § 1.97(h). Une citation sur la première page peut donc prouver la présentation ou la prise en considération, mais elle ne prouve pas, à elle seule, une évaluation sur le fond.
La même distinction importe en dehors du PTAB. Tout brevet délivré bénéficie de la présomption légale de validité, qu’une référence particulière figure ou non sur sa première page. 35 U.S.C. § 282(a). Une preuve qui n’était pas devant l’examinateur peut avoir davantage de force persuasive devant un tribunal fédéral de district, sans modifier l’exigence de preuve claire et convaincante. Microsoft Corp. v. i4i Ltd. P’ship, 564 U.S. 91, 110–11 (2011). Le § 325(d) pose une question différente, au stade de l’ouverture : les mêmes antériorités ou arguments, ou des antériorités ou arguments substantiellement identiques, ont-ils été précédemment présentés à l’Office et, dans l’affirmative, l’Office a-t-il commis une erreur déterminante ?
II. Le § 609.02 du MPEP et le dossier d’une continuation
Le § 609.02 du MPEP explique pourquoi une logique fondée sur la première page est particulièrement peu fiable pour les brevets de continuation. Pour une continuation, une demande divisionnaire ou une continuation-in-part déposée au titre de 37 C.F.R. § 1.53(b), le Manuel indique que l’examinateur « prendra en considération les informations qui ont été prises en considération par l’Office dans une demande parente ». Il précise aussi que le déposant n’a pas à présenter à nouveau une liste de ces informations dans la demande ultérieure, sauf s’il souhaite qu’elles soient imprimées sur le brevet qui en résultera. MPEP § 609.02(I), (II)(A)(2) (9th ed. Rev. 01.2024, Nov. 2024).
Cette procédure crée volontairement un écart entre prise en considération et impression. Supposons qu’un examinateur paraphe un IDS dans une demande de continuation parente, puis que le déposant dépose une nouvelle continuation revendiquant le bénéfice de cette demande. Selon le § 609.02, il n’a pas à réinscrire la référence à seule fin de la soumettre à l’examinateur de la nouvelle demande. S’il ne la réinscrit pas, elle peut néanmoins être absente du brevet ultérieur. Cette absence est donc parfaitement compatible avec la procédure de l’Office permettant de reprendre des informations déjà prises en considération.
Cette règle de reprise a des limites. Elle s’applique aux informations effectivement prises en considération dans la demande parente, et non à celles qui ont été seulement présentées sans être examinées. Ces dernières doivent généralement être présentées à nouveau conformément à 37 C.F.R. §§ 1.97 et 1.98 pour garantir leur prise en considération dans la demande ultérieure. MPEP § 609.02(II)(B)(2). Le Manuel prévoit aussi une procédure différente pour les documents issus d’une demande internationale désignant les États-Unis : afin de garantir la prise en considération des documents cités dans le rapport de recherche internationale ou dans le rapport d’examen préliminaire international, le déposant doit fournir un IDS conforme dans la demande américaine ultérieure. MPEP § 609.02(I).
Une réserve concerne aussi le rang de cette autorité. Le MPEP est un guide de l’administration, pas une loi ou un règlement, et n’a pas en lui-même force de loi. In re Skvorecz, 580 F.3d 1262, 1268–69 & n.3 (Fed. Cir. 2009). Cela ne rend pas le § 609.02 sans pertinence. Il décrit la procédure d’examen de l’Office, et des formations du PTAB s’y sont appuyées pour déterminer ce que l’Office devait prendre en considération dans une continuation. Pour le § 325(d), le Manuel sert donc de preuve de la pratique administrative et de lien procédural entre le dossier d’un ascendant direct et la continuation contestée.
La pratique de reprise trouve aussi un appui limité en appel en dehors du § 325(d). Dans une affaire d’inequitable conduct, le Federal Circuit s’est fondé sur le § 609 du MPEP pour juger que l’absence de nouvelle présentation, dans une divisionnaire, d’informations citées ou présentées dans la demande parente ne pouvait pas constituer une conduite inéquitable. ATD Corp. v. Lydall, Inc., 159 F.3d 534, 547 (Fed. Cir. 1998). ATD ne répond pas à la question du § 325(d), mais confirme que ne pas représenter une information conformément à la procédure de continuation de l’Office n’équivaut pas à la dissimuler à l’examinateur de la demande ultérieure.
III. Le § 325(d) après Advanced Bionics et Ecto World
Le § 325(d) confère au Directeur le pouvoir discrétionnaire de rejeter une requête lorsque « les mêmes antériorités ou arguments, ou des antériorités ou arguments substantiellement identiques, ont été précédemment présentés à l’Office ». 35 U.S.C. § 325(d). Dans Advanced Bionics, LLC v. MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH, No. IPR2019-01469, Paper 6, at 7–11 (P.T.A.B. Feb. 13, 2020) (precedential), le Board a organisé ce pouvoir en deux volets.
Premièrement, le Board demande si les mêmes antériorités ou arguments, ou des antériorités ou arguments substantiellement identiques, ont été précédemment présentés à l’Office. « Précédemment présentés » est plus large que « utilisés dans un rejet ». Cela comprend les antériorités versées au dossier par un examinateur et celles fournies par un déposant dans un IDS. Id. at 7–8. Deuxièmement, si le premier volet est satisfait, le Board demande si le requérant a démontré que l’Office a commis une erreur ayant une incidence sur la brevetabilité des revendications contestées. Id. at 8–9. Un désaccord raisonnable avec l’examinateur ne suffit pas ; l’erreur alléguée doit être déterminante.
Les six facteurs bien connus de Becton, Dickinson s’inscrivent dans cette structure en deux volets. Les facteurs (a), (b) et (d) — ressemblances et différences entre antériorités et arguments — éclairent généralement le premier volet. Les facteurs (c), (e) et (f) — étendue de l’évaluation antérieure, démonstration de l’erreur par le requérant et faits supplémentaires justifiant un réexamen — éclairent généralement le second. Becton, Dickinson & Co. v. B. Braun Melsungen AG, No. IPR2017-01586, Paper 8, at 17–18 (P.T.A.B. Dec. 15, 2017) (premier paragraphe du § III.C.5 ayant valeur de précédent ; le reste étant informatif) ; Advanced Bionics, Paper 6, at 9–11.
La décision du Directeur ayant valeur de précédent dans Ecto World, LLC v. RAI Strategic Holdings, Inc., No. IPR2024-01280, Paper 13, at 3–7 (Dir. May 19, 2025) (précédent pour le § A), a précisé le traitement des antériorités figurant dans un IDS. L’utilisation de la même antériorité précédemment présentée sur un IDS paraphé par l’examinateur satisfait au premier volet, même si l’examinateur ne l’a jamais appliquée ni discutée. Id. at 3–4. Le requérant doit alors traiter l’erreur déterminante expressément et de manière précise ; des arguments généraux sur le fond ne remplacent pas l’analyse du second volet. Id. at 5–6. La taille de l’IDS et les circonstances de sa présentation peuvent toutefois compter. Une liste de plus de 1 000 références, associée à l’absence d’aide du déposant après une demande de précisions de l’examinateur sur leur pertinence, pourrait peser contre un refus discrétionnaire d’ouverture selon Becton, Dickinson (facteur (f)). Id. at 6–7.
Ce cadre conduit à une distinction importante. L’utilisation d’une référence sur le fond par l’examinateur ne commande normalement pas le premier volet. Elle détermine souvent la force pratique du second.
IV. Lorsque le dossier de la demande parente est déterminant
L’argument le plus fort au titre du § 325(d) existe lorsque l’examinateur a effectivement opposé l’antériorité invoquée pendant l’examen d’une demande parente directe, que les revendications des deux demandes ont une portée substantiellement similaire et que la requête reprend en grande partie l’analyse de l’examinateur.
C’était la situation dans Becton, Dickinson. Deux références avaient été opposées dans des rejets distincts pour évidence pendant l’examen de la demande parente directe. Les revendications de la continuation avaient une portée similaire, un terminal disclaimer les reliait, et la requête réorganisait largement des antériorités et positions déjà prises en considération par l’examinateur. Becton, Dickinson, Paper 8, at 16–18, 22–28. Le Board a refusé d’ouvrir la procédure sur ce fondement en application du § 325(d). Bien que seul le premier paragraphe du § III.C.5 — la formulation des six facteurs — ait formellement valeur de précédent, le reste de la décision est officiellement informatif, y compris son analyse de l’examen de la demande parente.
Plusieurs décisions ultérieures sans valeur de précédent illustrent la même logique. Dans Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. v. Alcon, Inc., No. IPR2021-00899, Paper 16, at 2–3 n.1, 20–22, 33–38 (P.T.A.B. Nov. 9, 2021), les parties convenaient que la demande parente et la continuation avaient la même description écrite ou une description identique, et le Board a repris leur convention d’examiner l’historique de la demande parente. L’examinateur avait évalué à plusieurs reprises la référence principale pendant plus de trois ans, au fil de sept rejets, d’entretiens, d’advisory actions et d’une conférence préalable au recours. Le Board a jugé les antériorités et arguments identiques ou cumulatifs et a refusé l’ouverture, le requérant n’ayant identifié aucune erreur déterminante. Dans Gator Bio, Inc. v. Sartorius Bioanalytical Instruments, Inc., No. IPR2023-00215, Paper 19, at 11–22 (P.T.A.B. June 20, 2023), le Board a décrit les historiques parent et ultérieur comme « étroitement liés » : l’antériorité avait été largement opposée dans la demande parente, les revendications contestées étaient reliées par un terminal disclaimer et aucune partie ne s’opposait à la prise en compte du dossier de la demande parente. Là encore, le requérant n’a pas montré d’erreur déterminante.
La prise en considération dans une demande parente ne constitue toutefois pas un estoppel. Oticon Medical AB v. Cochlear Ltd., No. IPR2019-00975, Paper 15, at 9–10, 15–20 (P.T.A.B. Oct. 16, 2019) (précédent pour les §§ II.B–II.C), a pris en compte des antériorités et rejets de l’examen de la demande parente sans pour autant refuser l’ouverture. Une nouvelle référence apportait un enseignement substantiellement différent et non cumulatif, absent du dossier antérieur. Oticon constitue donc le principe limitatif ayant valeur de précédent : même un examen approfondi de la demande parente n’empêche pas l’ouverture lorsque la requête modifie substantiellement les antériorités ou l’analyse.
Ces décisions montrent pourquoi « la référence était citée dans la demande parente » n’est qu’un point de départ. Un dossier convaincant au titre du § 325(d) relie l’examen de la demande parente aux revendications contestées. Les éléments utiles comprennent des libellés de revendications qui se recoupent, une description identique, un rejet pour double brevetage de type évidence, un terminal disclaimer, des examinateurs communs, l’incorporation expresse du dossier de la demande parente et, surtout, le traitement par l’Office de l’enseignement précis mis ensuite en avant dans la requête.
V. Antériorités figurant uniquement dans l’IDS d’une demande parente ou d’un ascendant
La question la plus difficile est de savoir si une référence inscrite dans un IDS de la demande parente et paraphée, mais jamais utilisée dans un rejet, a été précédemment présentée dans l’examen de la demande ultérieure. La décision la plus proche est Google LLC v. Kewazinga Corp., No. IPR2021-00527, Paper 16, at 10–13, 18–21 (P.T.A.B. Aug. 24, 2021) (nonprecedential).
Dans Kewazinga, plusieurs références invoquées figuraient sur des IDS paraphés d’ascendants directs du brevet contesté. Pour une autre référence, Moezzi-1, l’IDS identifiait son brevet parent ; le Board l’a jugé substantiellement identique, car les descriptions et figures étaient presque identiques et la divulgation invoquée figurait dans la demande parente. Id. at 10–13. Le Board s’est fondé sur le § 609.02 du MPEP : l’Office ayant pris les références en considération dans les demandes ascendantes, l’examinateur de la continuation devait les prendre en considération, même si le déposant ne les avait pas réinscrites pour qu’elles soient imprimées sur le brevet contesté. Id. at 10–12. L’intervention du même examinateur, un rejet pour double brevetage et un terminal disclaimer renforçaient le lien entre les examens. Le Board a rejeté l’argument selon lequel les références étaient trop éloignées dans la lignée directe, les a jugées précédemment présentées et a refusé l’ouverture, faute pour le requérant d’identifier une erreur déterminante précise. Id. at 12–13, 18–21.
Kewazinga apporte la réponse la plus directe à la question de la première page : dans un dossier de continuation approprié, une antériorité peut compter au titre du § 325(d) sans figurer sur le brevet contesté. Mais Kewazinga est une décision de formation sans valeur de précédent ; sa solution ne doit pas être présentée comme une règle automatiquement contraignante pour tous les IDS des demandes ascendantes.
La meilleure synthèse actuelle combine Kewazinga avec Ecto World. Kewazinga fournit une autorité persuasive permettant de reprendre, au titre du § 609.02 du MPEP, une antériorité prise en considération dans un ascendant direct. Ecto World constitue un précédent contraignant pour l’Office selon lequel la présentation dans un IDS suffit au premier volet, même sans application sur le fond. Mais Ecto World concernait un IDS de l’examen du brevet contesté lui-même ; il n’a pas expressément tranché la question de la transmission de la demande parente à la demande ultérieure. Ensemble, les décisions soutiennent fortement qu’un IDS paraphé dans un ascendant américain direct satisfait au premier volet, sans créer de règle ayant valeur de précédent pour les IDS des demandes parentes.
La distinction importe au second volet. Une présentation limitée à un IDS prouve moins ce que l’Office a compris qu’un rejet motivé, une réponse du déposant, un entretien ou des motifs d’acceptation. Le titulaire peut soutenir que Ecto World impose au requérant d’identifier une erreur déterminante même lorsque l’examinateur n’a pas discuté la référence. Le requérant peut toutefois satisfaire à cette charge en identifiant la divulgation précise que l’examinateur semble avoir négligée, en expliquant pourquoi elle contredit les motifs d’acceptation et en montrant que la combinaison ou la preuve invoquée n’est pas simplement cumulative. Une nouvelle déclaration d’expert ne démontre pas nécessairement une erreur à elle seule ; l’analyse doit revenir à l’enseignement de l’antériorité et à ce que l’Office a fait ou omis de faire.
VI. Ascendants directs, demandes sœurs et branches éloignées
La jurisprudence ne justifie pas une règle générale selon laquelle toute procédure d’examen dans une « famille » se rapporte à chacun de ses membres. Le lien juridique et probatoire est le plus fort le long de la chaîne directe de priorité visée par le § 609.02 du MPEP. Il dépend des faits pour les demandes sœurs et devient faible pour les branches collatérales éloignées.
Guardant Health, Inc. v. Univ. of Wash., No. IPR2022-00449, Paper 13, at 10, 15–18 (P.T.A.B. Aug. 1, 2022) (nonprecedential), illustre le cas exceptionnel de demandes sœurs. L’affaire concernait des arguments antérieurs, et non un IDS d’une demande sœur. La demande contestée et sa sœur étaient des continuations de la même parente, partageaient la même description, étaient examinées en parallèle par le même examinateur et comportaient un libellé de revendication que le Board jugeait de même portée. L’examen contesté comprenait aussi un rejet pour double brevetage de type évidence fondé sur la demande sœur. Dans ce dossier exceptionnellement intégré, le Board a considéré les arguments de la demande sœur comme précédemment présentés. Guardant n’établit pas que l’examen d’une demande sœur soit automatiquement repris.
La limite extérieure apparaît dans EVE Energy Co., Ltd. v. VARTA Microbattery GmbH, No. IPR2023-00121, Paper 12, at 12–15 (P.T.A.B. May 12, 2023) (nonprecedential). Le Board a reconnu que les procédures se rapportant au brevet contesté peuvent comprendre les demandes parentes et ascendants directs, en citant Kewazinga, mais a refusé d’étendre le raisonnement à un brevet d’une branche collatérale éloignée. Les deux brevets descendaient d’une demande allemande commune par des chaînes PCT et américaines distinctes ; le Board les a décrits de manière imagée comme des « cousins au deuxième degré avec trois générations d’écart ». Cette seule ascendance lointaine ne faisait pas de l’examen collatéral une procédure se rapportant au brevet contesté. Id. at 12–14. Les références invoquées figuraient par ailleurs sur l’IDS de la demande contestée elle-même : le premier volet était donc satisfait pour cette raison. Le Board a ensuite écarté le refus d’ouverture au titre du § 325(d) après avoir constaté une erreur déterminante, et a conclu séparément que le requérant avait montré une probabilité raisonnable de succès. Id. at 14–15.
En pratique, la « famille » n’est pas le fait déterminant. Celui qui invoque le dossier antérieur doit établir un lien procédural et substantiel avec le brevet contesté : revendications directes de bénéfice, prise en considération dans l’ascendant, continuité des revendications, connaissance par l’examinateur et recoupement des arguments antérieurs et actuels. Un ancêtre lointain commun ne devrait pas suffire à lui seul.
VII. Mieux établir — ou réfuter — l’argument du § 325(d)
Pour le titulaire, la présentation la plus efficace est une chaîne de preuves tirées du dossier. Premièrement, établir la filiation directe au titre de 35 U.S.C. §§ 120–121, selon le cas, et identifier chaque demande pertinente. Deuxièmement, prouver la prise en considération plutôt que s’appuyer sur la première page : produire l’IDS paraphé, le PTO-892, la notification, le compte rendu d’entretien ou un autre document de l’historique. Troisièmement, mettre en correspondance les revendications des demandes parente et ultérieure et identifier les faits reliant leurs examens, tels qu’un rejet pour double brevetage, un terminal disclaimer, un examinateur commun ou des motifs d’acceptation partagés. Quatrièmement, comparer la théorie de la requête à l’analyse antérieure de l’Office. Enfin, traiter expressément le second volet en expliquant pourquoi la requête n’identifie aucune erreur déterminante.
Pour le requérant, la réponse la plus faible consiste à dire que la référence n’était pas imprimée sur le brevet contesté. Lorsque le § 609.02 du MPEP et le dossier de l’ascendant montrent une prise en considération, cet argument confond impression et présentation. Une requête plus solide devrait envisager que le premier volet soit satisfait et développer le second. Elle devrait identifier l’enseignement exact négligé ou mal compris, expliquer toute modification déterminante des revendications entre les deux demandes, montrer pourquoi une nouvelle référence ou combinaison n’est pas cumulative et relier l’erreur alléguée aux motifs d’acceptation. Si l’IDS pertinent était exceptionnellement volumineux ou si le déposant a peu aidé l’examinateur à trouver l’enseignement pertinent, Ecto World rend aussi ces faits pertinents.
Pour les praticiens chargés de la procédure de délivrance, le Manuel permet de reprendre les antériorités prises en considération dans la demande parente sans les présenter à nouveau, mais ce qui est autorisé n’est pas toujours le plus prudent en vue d’un contentieux. Présenter à nouveau un IDS concis et conforme peut faire figurer la référence sur le brevet ultérieur et éliminer un débat factuel sur son parcours de prise en considération. À l’inverse, recopier indistinctement dans une continuation un immense IDS couvrant toute la famille peut affaiblir l’inférence pratique d’une évaluation réelle de chaque référence et créer une difficulté au regard de la décision Ecto World (facteur (f)). Cela peut aussi avoir des conséquences tarifaires : tout IDS déposé au titre de 37 C.F.R. § 1.97 à compter du 19 janvier 2025 exige une déclaration écrite relative à la taxe de volume au titre du § 1.98(a)(4), et un IDS portant le nombre cumulé d’éléments fournis par le déposant au-delà de 50, 100 ou 200 déclenche le palier correspondant du § 1.17(v). Les éléments de la demande parente ne comptent pas dans la demande ultérieure, sauf si le déposant les y présente à nouveau. U.S. Patent & Trademark Office, Quick Reference Guide to the Information Disclosure Statement (IDS) Size Fee and Size Fee Assertion 1, 3–4. La bonne pratique est délibérée : conserver la preuve de ce qui a été pris en considération, représenter les références lorsque leur impression ou la clarté du dossier importe, respecter les règles particulières des documents d’une demande parente internationale et éviter de supposer que les examens de branches collatérales feront partie du dossier de la nouvelle demande.
VIII. Ce qui est contraignant et ce qui reste ouvert
La hiérarchie des autorités mérite d’être soulignée. Advanced Bionics, la partie désignée de Becton, Dickinson, Oticon (précédent pour les §§ II.B–II.C), et le § A de la décision Ecto World ont valeur de précédent devant le Board. Kewazinga, Johnson & Johnson, Gator Bio, Guardant, et EVE Energy sont des décisions persuasives sans valeur de précédent. Il ne semble exister aucune décision au fond du Federal Circuit tranchant directement si une antériorité prise en considération uniquement dans une demande parente a été « précédemment présentée » au sens du § 325(d) dans un IPR visant le brevet ultérieur.
Cette lacune en appel n’est pas surprenante, puisque les décisions d’ouverture ne sont généralement pas susceptibles de recours en vertu de 35 U.S.C. § 314(d). Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee, 579 U.S. 261, 273–75 (2016); Thryv, Inc. v. Click-to-Call Techs., LP, 590 U.S. 45, 54 (2020); Mylan Lab’ys Ltd. v. Janssen Pharmaceutica, N.V., 989 F.3d 1375, 1382–83 (Fed. Cir. 2021). Le Federal Circuit a traité le § 325(d) dans d’autres cadres procéduraux, notamment un réexamen ex parte après des requêtes IPR successives, mais cette jurisprudence n’établit pas de règle relative à l’examen des demandes parentes pour l’ouverture d’un IPR. Voir In re Vivint, Inc., 14 F.4th 1342, 1350–54 (Fed. Cir. 2021).
Les praticiens doivent également éviter de s’appuyer sur la proposition abandonnée imposant que les antériorités aient été « traitées de manière significative ». En avril 2024, l’USPTO avait proposé une règle selon laquelle une antériorité ne serait pas considérée comme précédemment présentée du seul fait de sa présence dans un IDS paraphé ; les antériorités ou arguments auraient dû être traités de manière significative. Patent Trial and Appeal Board Rules of Practice for Briefing Discretionary Denial Issues, and Rules for 325(d) Considerations, Instituting Parallel and Serial Petitions, and Termination Due to Settlement Agreement, 89 Fed. Reg. 28,693, 28,701, 28,705 (proposed Apr. 19, 2024). L’Office a retiré cette proposition avec effet au 17 octobre 2025. Patent Trial and Appeal Board Rules of Practice for Briefing Discretionary Denial Issues, and Rules for 325(d) Considerations, Instituting Parallel and Serial Petitions, and Termination Due to Settlement Agreement, 90 Fed. Reg. 48,342 (Oct. 17, 2025) (withdrawal). Le droit actuellement appliqué par le Board est celui de Ecto World: la présentation dans un IDS suffit au premier volet, tandis que la profondeur et les circonstances de la prise en considération restent pertinentes pour l’erreur déterminante et l’exercice du pouvoir discrétionnaire.
Conclusion
Une référence n’a pas à figurer sur la première page du brevet contesté pour avoir été précédemment présentée à l’Office. Dans une chaîne directe de continuations, le § 609.02 du MPEP peut permettre de reprendre dans la nouvelle demande une antériorité prise en considération dans la demande parente, même sans nouvelle présentation destinée à son impression. Kewazinga applique directement ce principe, et Ecto World confirme plus généralement qu’une antériorité figurant dans un IDS n’a pas besoin d’avoir été utilisée dans un rejet pour satisfaire au premier volet de Advanced Bionics.
Mais « précédemment présentée » ne signifie ni « entièrement évaluée », ni, a fortiori, « à l’abri d’un nouvel examen ». Le travail décisif intervient souvent au second volet de Advanced Bionics. Un rejet motivé dans la demande parente visant des revendications de portée substantiellement similaire peut fortement justifier un refus d’ouverture ; un IDS paraphé établit moins de choses ; l’examen d’une branche éloignée peut ne rien établir du tout. Une analyse solide part donc de l’historique, suit les liens réels de priorité et d’examen et demande ce que l’Office a compris, plutôt que ce qui a simplement été imprimé sur la première page.
