Des déclarations au titre de la Rule 132 aux preuves expérimentales coréennes : guide dans les deux sens pour les praticiens américains et coréens de la délivrance

Résumé : Cet article compare les déclarations américaines de 37 C.F.R. § 1.132 à leur analogue coréen le plus proche : des observations écrites devant le KIPO, étayées par des résultats expérimentaux, des données comparatives, une explication experte ou d’autres preuves techniques. Les deux systèmes utilisent les preuves pour surmonter les rejets lorsque la seule argumentation du conseil ne suffit pas, notamment dans les différends d’évidence ou d’activité inventive portant sur des effets techniques inattendus ou avantageux. Plusieurs différences sont toutefois essentielles : la Corée n’a pas de mécanisme formel de déclaration de type règle 132 ; ses preuves postérieures au dépôt peuvent clarifier ou vérifier la divulgation initiale, mais ne peuvent intégrer la description ni remédier à un dépôt insuffisant ; son activité inventive ne se détermine pas par le seul effet avantageux, mais par une analyse plus large de la facilité de conception, de l’incitation à combiner ou sélectionner, de la créativité ordinaire, de la configuration technique et de l’effet. Pour les praticiens américains, l’article explique comment adapter les habitudes de la règle 132 sans surévaluer les formalités de déclaration ni se fonder sur de nouveaux effets postérieurs au dépôt. Pour les praticiens coréens, il explique le rôle probatoire formel des déclarations américaines de la règle 132, qui peut être déclarant et pourquoi le lien avec les revendications, l’adéquation à leur portée, la comparaison à l’état de la technique le plus proche et les limites de divulgation restent essentiels.

I. Introduction

Les conseils chargés de l’examen des brevets aux États-Unis et en Corée rencontrent souvent le même problème pratique : l’examinateur a soulevé un rejet de brevetabilité, la seule argumentation du conseil peut ne pas suffire et le déposant doit verser des faits techniques au dossier. Aux États-Unis, l’outil familier est la déclaration ou la déclaration sous serment de 37 C.F.R. § 1.132. La Corée n’a pas d’équivalent exact à une déclaration américaine de la règle 132. L’analogue pratique le plus proche est un mémoire d’observations en réponse à une notification de motifs de rejet, étayé, lorsque cela convient, par des résultats expérimentaux, données comparatives, certificat de résultats expérimentaux, explication technique experte ou autres preuves documentaires. See 37 C.F.R. § 1.132; Manual of Patent Examining Procedure § 716; Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. V, ch. 3, § 6.2 (Feb. 2026). La règle 1.132 exige que les preuves présentées pour contester un rejet ou une objection, lorsqu’aucune autre disposition ne s’applique, le soient sous serment ou par déclaration ; les directives du KIPO indiquent que les observations et documents comprenant des résultats expérimentaux peuvent être pris en compte par l’examinateur sans intégrer la description.

Cet article utilise chaque système pour expliquer l’autre. Pour les praticiens américains, la pratique coréenne peut se comprendre comme celle de la règle 132 sans le véhicule formel de déclaration de la règle 132, mais avec un rattachement plus étroit à la description initiale. Pour les praticiens coréens, la règle 132 peut se comprendre comme un mécanisme probatoire formel remplissant souvent la même fonction pratique que les résultats expérimentaux coréens, avec des exigences américaines propres de serment ou de déclaration, de lien avec les revendications, d’adéquation à leur portée et de comparaison à l’état de la technique le plus proche.

Le principal recoupement pratique concerne l’évidence ou l’activité inventive. Aux États-Unis, les déclarations de la règle 132 servent souvent à réfuter une démonstration prima facie d’évidence par des résultats inattendus, un succès commercial, un besoin ancien non satisfait, l’échec de tiers, le scepticisme, un préjugé technique, l’inopérabilité de l’état de la technique, l’attribution ou d’autres démonstrations factuelles. See 37 C.F.R. § 1.132; MPEP § 716; In re Piasecki, 745 F.2d 1468, 1472–73 (Fed. Cir. 1984). En Corée, les observations et résultats expérimentaux peuvent étayer l’activité inventive en montrant un effet technique avantageux. Mais l’analyse coréenne ne repose pas sur « l’effet seul ». Les directives imposent plusieurs facteurs, dont la facilité ou difficulté de concevoir l’invention revendiquée, l’incitation à parvenir à l’objet revendiqué, la créativité ordinaire, la configuration technique et les effets avantageux. See Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, §§ 4.2, 5, 6.3.

Une seconde limite est tout aussi importante. En Corée, des preuves expérimentales postérieures au dépôt ne peuvent remédier à une divulgation initiale insuffisante. Les observations et résultats expérimentaux n’intègrent pas la description ; ils ne peuvent être consultés que pour clarifier ou vérifier les éléments de celle-ci ; les documents de référence ne peuvent remplacer ni compléter la description. See Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. V, ch. 3, §§ 6.2, 6.4. Le droit américain comporte une limite connexe : des preuves ultérieures peuvent étayer la réfutation de l’évidence, mais ne corrigent ni l’insuffisance de description écrite ou de mise en œuvre ni l’ajout de matière nouvelle dans la demande telle que déposée. See 35 U.S.C. §§ 112(a), 132(a); MPEP §§ 2161, 2164, 2164.05(a).

II. Le point de départ américain : le rôle de la règle 132

La règle 132 prévoit que, lorsqu’une revendication d’une demande ou d’un réexamen est rejetée ou fait l’objet d’une objection, les preuves destinées à la contester « on a basis not otherwise provided for » doivent être présentées sous serment ou par déclaration. 37 C.F.R. § 1.132. Une déclaration peut remplacer le serment si elle satisfait à 37 C.F.R. § 1.68, notamment à l’avertissement selon lequel de fausses déclarations délibérées sont punissables au titre de 18 U.S.C. § 1001 et peuvent compromettre la validité de la demande ou de tout brevet qui en résulte. 37 C.F.R. § 1.68.

L’expression « on a basis not otherwise provided for » a une portée réelle. La règle 132 est la voie probatoire générale de l’USPTO ; elle n’est pas le seul mécanisme de déclaration dans la procédure de délivrance. Certaines démonstrations factuelles qui écartent un état de la technique ou le rendent inopposable relèvent de règles plus précises. Pour les demandes soumises aux dispositions AIA du premier inventeur déposant, les démonstrations d’attribution et de divulgation publique antérieure relèvent généralement de 37 C.F.R. § 1.130, et non de la règle 132. La règle 1.130(a) vise une divulgation émanant d’un inventeur ou co-inventeur, ou un objet obtenu directement ou indirectement de l’un d’eux. La règle 1.130(b) vise une divulgation publique antérieure par l’inventeur, un co-inventeur ou un tiers ayant obtenu l’objet de l’un d’eux. See MPEP §§ 717, 717.01, 2155.

Le régime pré-AIA exige une autre distinction. La règle 131(a) peut permettre d’écarter certains rejets fondés sur l’état de la technique pré-AIA en établissant une invention antérieure, tandis que certaines démonstrations pré-AIA d’attribution ou d’obtention auprès d’autrui peuvent encore relever de la règle 132. See 37 C.F.R. § 1.131; MPEP §§ 715, 716.10. Le praticien ne doit donc pas seulement se demander si des preuves sont nécessaires. Il doit d’abord identifier la proposition factuelle à prouver et déterminer si une règle spécifique — telle que la règle 130 ou 131 — fournit le véhicule approprié.

Cet article utilise donc la « pratique de la règle 132 » dans un sens plus étroit et précis : des preuves factuelles présentées pour contester un rejet ou une objection lorsqu’aucune règle plus spécifique de déclaration ne s’applique. Dans ce rôle, la règle 132 sert couramment à prouver des résultats inattendus, un succès commercial, un besoin ancien non satisfait, l’échec de tiers, le scepticisme, un préjugé technique, l’inopérabilité de l’état de la technique, la compréhension d’un expert ou d’autres faits de brevetabilité. See MPEP §§ 716, 716.01. Elle ne doit pas désigner par raccourci toutes les déclarations sous serment ou déclarations déposées pendant l’examen américain.

Le MPEP traite la règle 132 comme la voie probatoire générale de l’USPTO pour contester des rejets ou objections lorsqu’aucune règle plus spécifique ne s’applique. MPEP § 716. L’examinateur principal doit examiner les déclarations sous serment ou déclarations de la règle 132 et les autres preuves présentées contre les motifs de rejet, décider si elles y répondent et déterminer si elles apportent des faits suffisants pour surmonter le rejet. Id. S’il juge la déclaration insuffisante, il doit expliquer pourquoi — par exemple parce qu’elle est tardive, n’expose pas de faits, ne concerne pas le rejet ou n’est pas proportionnée à la portée des revendications. Id.

Pour les praticiens coréens, le point essentiel est qu’une déclaration de la règle 132 n’est pas simplement une argumentation du conseil plus formelle. Elle vise à verser des preuves au dossier. Celles-ci peuvent être techniques, commerciales, historiques ou testimoniales. Elles peuvent provenir d’un inventeur, d’un scientifique de l’entreprise, d’un expert extérieur, d’un laboratoire, d’un témoin commercial, d’un client ou d’une autre personne connaissant les faits pertinents. La déclaration est ensuite appréciée avec le rejet et le reste du dossier d’examen. See In re Piasecki, 745 F.2d 1468, 1472–73 (Fed. Cir. 1984); MPEP § 716.01(d).

Une déclaration type de la règle 132 destinée à réfuter l’évidence par des résultats inattendus identifie le déclarant, établit ses qualifications et sa connaissance personnelle, identifie l’état de la technique le plus proche, décrit le protocole d’essai, présente les données comparatives, explique pourquoi le résultat aurait été inattendu pour la personne du métier et le relie aux limitations des revendications. See In re Chupp, 816 F.2d 643, 646 (Fed. Cir. 1987); In re Johnson, 747 F.2d 1456, 1460–61 (Fed. Cir. 1984); MPEP § 716.02.

III. Le point de départ coréen : l’analogue fonctionnel

La Corée n’a pas d’équivalent direct à 37 C.F.R. § 1.132. Aucune règle coréenne unique ne prescrit, dans des termes américains, de « présenter une déclaration sous serment ou une déclaration pour contester un rejet ». L’analogue pratique le plus proche est un mémoire d’observations — souvent accompagné de résultats expérimentaux, de données d’essais comparatifs, d’un certificat de résultats ou d’autres justificatifs — remis après une notification de motifs de rejet du KIPO. See Patent Act art. 63(1) (S. Kor.); Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. V, ch. 3, § 6.2. L’article 63 de la loi coréenne prévoit qu’avant de rejeter une demande, l’examinateur doit notifier au déposant les motifs de rejet et lui permettre de présenter des observations écrites.

Les directives coréennes expliquent comment les examinateurs traitent les observations et justificatifs. Si les observations sont accompagnées d’une modification, l’examinateur examine les deux. Si seules des observations sont présentées, il doit en tenir suffisamment compte pour déterminer si les motifs de rejet notifiés ont été surmontés. Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. V, ch. 3, § 6.2.

Pour les praticiens américains, la règle positive essentielle est la suivante : les preuves coréennes postérieures au dépôt n’intègrent pas la description et ne peuvent remédier à une divulgation initiale insuffisante. Les directives indiquent que les observations ou autres documents, y compris les résultats expérimentaux présentés en réponse à une notification de motifs de rejet, ne font pas partie de la description. L’examinateur peut les consulter parce qu’ils clarifient ou vérifient le bien-fondé des éléments de la description de l’invention. Id. De plus, lorsqu’il demande des documents de référence tels que des échantillons ou résultats expérimentaux, ceux-ci doivent confirmer que la description était précise et suffisante au dépôt ; les documents remis à sa demande restent des références qui ne peuvent remplacer ni compléter la description. Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. V, ch. 3, § 6.4.

La présentation coréenne ne remplit donc une fonction analogue à la règle 132 que dans un sens limité. Elle peut apporter une preuve technique au-delà de l’argumentation du conseil. Elle peut aider à évaluer l’activité inventive, la possibilité de mise en œuvre, le support ou d’autres questions de brevetabilité. Mais elle ne réécrit pas la demande, n’ajoute pas de matière nouvelle et ne fournit pas un enseignement technique absent de la demande telle que déposée.

IV. Qui peut rédiger, signer ou fournir les preuves ?

Il faut distinguer trois questions : qui signe la réponse procédurale, qui signe ou rédige la déclaration probatoire et qui fournit les faits ou données sous-jacents. La pratique américaine tend à réunir les deux dernières dans l’identité du « déclarant » de la règle 132. La pratique coréenne ne le fait généralement pas. En Corée, l’analogue n’est pas un déclarant sous serment, mais la personne, le laboratoire, l’entreprise, l’expert, l’inventeur ou le chercheur dont les preuves étayent les observations.

A. États-Unis : le déclarant n’a pas à être l’inventeur

La règle 132 ne réserve pas la qualité de déclarant à l’inventeur. Elle exige que les preuves destinées à contester un rejet ou une objection soient présentées sous serment ou par déclaration, sans dire que seul un inventeur peut fournir ce serment ou cette déclaration. 37 C.F.R. § 1.132. La meilleure question est de savoir si le déclarant possède les fondements factuels appropriés pour le point à prouver.

La déclaration elle-même doit satisfaire à 37 C.F.R. § 1.68. Le déclarant doit être averti que les fausses déclarations délibérées sont punissables et peuvent compromettre la demande ou le brevet ; il doit affirmer que les éléments de sa connaissance personnelle sont vrais et qu’il croit vrais ceux exposés sur la base d’informations et de sa conviction. 37 C.F.R. § 1.68; MPEP § 716.

La personne qui signe la réponse à la notification est une autre question. Selon 37 C.F.R. § 1.33(b), les modifications et autres pièces d’une demande doivent généralement être signées par un praticien des brevets constitué au dossier, un praticien agissant en qualité de représentant selon 37 C.F.R. § 1.34 ou le déposant ; les pièces présentées pour une personne morale doivent généralement être signées par un praticien des brevets. 37 C.F.R. § 1.33(b). La réponse peut donc être signée par le conseil, et la déclaration de la règle 132 par le déclarant des faits.

Le déclarant de la règle 132 peut être un inventeur, un scientifique de l’entreprise, qu’il soit désigné ou non, un salarié du laboratoire ayant effectué les essais, un expert extérieur, un dirigeant, un client ou une autre personne possédant les connaissances pertinentes. Le MPEP reconnaît que les preuves objectives, telles que les résultats inattendus, le succès commercial, le besoin ancien non satisfait, l’inopérabilité de l’état de la technique et les faits d’attribution ou d’obtention auprès d’autrui, doivent être factuellement étayées par des preuves appropriées plutôt que par la seule argumentation du conseil. See MPEP §§ 716, 716.01(c); In re De Blauwe, 736 F.2d 699, 705 (Fed. Cir. 1984).

Le choix du déclarant influe sur la force probante, pas seulement sur la forme. Une déclaration d’un inventeur intéressé ou d’un salarié du cessionnaire n’est pas écartée au seul motif de cet intérêt, mais la relation peut affecter son poids. Une déclaration d’expert extérieur peut en avoir peu si elle se borne à la conclusion juridique que les revendications ne sont pas évidentes. See MPEP § 716.01(c); In re Geisler, 116 F.3d 1465, 1470–71 (Fed. Cir. 1997).

Pour une rédaction américaine, il faut choisir le déclarant dont les connaissances correspondent à la proposition probatoire. Les inventeurs conviennent souvent pour la conception, l’attribution, l’historique technique et les expériences qu’ils ont personnellement supervisées. Le personnel de laboratoire convient souvent mieux au protocole d’essai et aux résultats bruts. Les experts extérieurs aident à expliquer ce qu’aurait attendu la personne du métier. Des témoins commerciaux sont nécessaires pour le succès commercial, la part de marché, la demande des clients et le lien avec les revendications. Les déclarations d’avocats doivent généralement être évitées pour les faits techniques ou commerciaux, car leur argumentation ne peut remplacer les preuves. See In re De Blauwe, 736 F.2d at 705; MPEP § 716.01(c).

B. Corée : pas de « déclarant » de la règle 132, mais un auteur habilité au dépôt et une source probatoire

La pratique coréenne doit être décrite autrement. Le document procédural formel est le mémoire d’observations ou d’avis écrit présenté en réponse à une notification de motifs de rejet du KIPO. La loi et les directives coréennes en font l’occasion donnée au déposant de répondre au rejet de l’examinateur, généralement par des observations et, lorsque cela convient, une modification. See Patent Act art. 63(1) (S. Kor.); Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. V, ch. 3, § 6.2.

La personne habilitée à conduire formellement la procédure coréenne est le déposant ou son représentant autorisé. Pour les non-résidents, le droit coréen est particulièrement important : une personne sans domicile ni établissement en Corée ne peut généralement engager de procédures relatives aux brevets ou contester des décisions administratives sans être représentée par un patent administrator, sauf circonstances limitées où elle-même ou son représentant séjourne en Corée. Patent Act art. 5(1) (S. Kor.). Ce mandataire en brevets représente son mandant, dans les limites des pouvoirs conférés, dans les procédures de brevet et les recours contre les décisions administratives. Patent Act art. 5(2) (S. Kor.).

Les observations coréennes peuvent être préparées et présentées par le représentant coréen ou le mandataire en brevets du déposant. Mais les preuves techniques peuvent provenir de nombreuses sources. En pratique, elles peuvent être produites ou expliquées par l’inventeur, les chercheurs du déposant, une équipe interne d’essais, un laboratoire extérieur, un chercheur universitaire, un expert indépendant ou une autre personne ou entité possédant les connaissances techniques pertinentes. La pratique coréenne ne recherche pas si cette personne a signé une déclaration à l’américaine avec les mentions pénales de la règle 1.68. Elle recherche si les éléments aident à clarifier ou vérifier la description initiale et s’ils sont convaincants sur la brevetabilité. See Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. V, ch. 3, § 6.2.

L’équivalent coréen de la question américaine « qui doit signer la déclaration ? » est plus exactement : qui doit produire, expliquer ou authentifier les preuves techniques sur lesquelles reposent les observations coréennes ? Pour les effets techniques avantageux, la meilleure source est généralement la personne ou l’institution responsable des essais comparatifs. Pour l’interprétation technique, un inventeur ou un expert peut aider. Pour les faits commerciaux ou sectoriels, un témoin commercial peut être pertinent, même si le succès commercial est généralement moins central dans l’examen ex parte coréen que les effets techniques comparatifs.

V. Activité inventive : une analogie utile, mais pas une analyse du seul effet

A. L’évidence américaine et les preuves de la règle 132

Aux États-Unis, les résultats inattendus sont une voie familière pour réfuter une démonstration prima facie d’évidence. Le Federal Circuit a expliqué qu’un déposant peut réfuter l’évidence en montrant que l’invention revendiquée possède une propriété ou un avantage supérieur que la personne du métier aurait jugé surprenant ou inattendu. See In re Soni, 54 F.3d 746, 750–51 (Fed. Cir. 1995). Le MPEP indique également que les preuves de résultats inattendus, de succès commercial, de besoin ancien non satisfait, d’échec de tiers et de scepticisme doivent être prises en compte lorsqu’elles sont présentées à temps. MPEP § 716.01(d).

Il ne faut pas donner à cette proposition une portée excessive. Des preuves ultérieures selon la règle 132 peuvent aider à réfuter un rejet pour évidence au titre du § 103, notamment en prouvant des résultats inattendus ou un autre indice objectif. Elles ne corrigent toutefois pas tous les défauts. En particulier, elles ne réécrivent pas la divulgation de la demande aux fins de la description écrite, de la possibilité de mise en œuvre ou de la matière nouvelle. La description écrite exige la possession de l’invention revendiquée à la date de dépôt ; la possibilité de mise en œuvre recherche si la description telle que déposée permettait à la personne du métier de fabriquer et d’utiliser l’invention sans expérimentation excessive ; aucune matière nouvelle ne peut être ajoutée après le dépôt. See 35 U.S.C. §§ 112(a), 132(a); MPEP §§ 2161, 2164, 2164.05(a).

Le MPEP reconnaît aux preuves ultérieures un rôle limité sur les questions de mise en œuvre : le déposant peut présenter des déclarations sous serment ou d’autres preuves postérieures au dépôt pour montrer ce que connaissait la personne du métier à cette date ou démontrer le fonctionnement de l’invention, mais la démonstration doit toujours établir que la divulgation permettait la mise en œuvre dès le dépôt. Les publications ultérieures ne peuvent compléter une divulgation insuffisante pour la rendre suffisante, sauf comme preuve de l’état de la technique à l’époque pertinente. See MPEP §§ 2164.05(a), 2124.

B. L’activité inventive coréenne exige plusieurs facteurs

La pratique coréenne parle d’« effet avantageux », mais l’activité inventive ne se détermine pas par le seul effet. Selon l’article 29(2) de la loi coréenne, une invention manque d’activité inventive si, avant le dépôt, une personne du métier de compétence ordinaire aurait pu la réaliser facilement à partir de l’état de la technique. Les directives expliquent que « aurait pu être facilement réalisée » renvoie à la question de savoir si l’invention revendiquée aurait pu être facilement conçue à partir de l’état de la technique par la créativité ordinaire ou par une incitation induite par celui-ci. See Patent Act art. 29(2) (S. Kor.); Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, §§ 4.2, 5.

Le cadre d’examen du KIPO demande de considérer l’état de la technique global, le domaine technique, le problème à résoudre, la configuration technique et les effets avantageux. Les directives indiquent que l’activité inventive s’apprécie globalement, en se concentrant sur la difficulté de la configuration technique. Elles précisent aussi que les effets avantageux doivent être pris en compte, mais que la décision porte principalement sur l’existence d’une incitation à parvenir à l’objet revendiqué ou sur la question de savoir si la différence avec l’état de la technique relève seulement de la créativité ordinaire. See Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, §§ 5, 6.3.

Pour les praticiens américains, l’expression coréenne « effet avantageux » doit paraître familière sans être traitée comme un synonyme exact des « résultats inattendus » américains. L’analyse coréenne recherche si l’invention revendiquée aurait été facile à concevoir au regard de l’état de la technique, si celui-ci donnait une raison ou une incitation à combiner ou sélectionner, si la différence reflète la créativité ordinaire et si l’invention produit un effet avantageux soutenant l’activité inventive.

C. Les inventions de sélection après la jurisprudence de la Cour suprême

Le caractère multifactoriel de l’analyse coréenne est particulièrement important pour les inventions de sélection. Les présentations anciennes de cette pratique insistaient souvent sur les effets remarquables ou exceptionnels. Les directives actuelles, reflétant la jurisprudence de la Cour suprême coréenne, mettent en garde contre une décision fondée uniquement sur un effet exceptionnel lorsque la caractéristique technique elle-même était difficile à concevoir.

Les directives du KIPO indiquent que, lorsqu’une référence divulgue un concept supérieur et qu’une demande ultérieure revendique un concept subordonné, l’activité inventive n’est pas refusée si la caractéristique technique couverte par ce concept subordonné aurait été difficile à concevoir même si le concept supérieur était connu. Elles précisent qu’il ne faut pas déterminer l’activité inventive sur le seul effet exceptionnel sans considérer la difficulté de conception de la caractéristique technique, et citent Supreme Court [S. Kor.], Apr. 8, 2021, 2019Hu10609. See Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, § 6.4.1.

Les commentaires sur la décision de la Cour suprême de 2021 la décrivent de même comme appliquant les principes généraux d’activité inventive aux inventions de sélection, en considérant à la fois la difficulté de configuration technique et les effets remarquables. Les facteurs pertinents comprennent le nombre d’alternatives couvertes par le genre antérieur, l’existence d’une raison ou incitation à sélectionner l’espèce revendiquée, la similitude structurelle et l’effet remarquable de l’invention revendiquée. See Supreme Court [S. Kor.], Apr. 8, 2021, 2019Hu10609.

Pour cet article, il faut énoncer clairement ce point : l’effet avantageux peut être une preuve puissante d’activité inventive en Corée, mais il ne résume pas toute l’analyse. Lorsque la caractéristique technique revendiquée était elle-même difficile à sélectionner ou concevoir, cette difficulté peut soutenir l’activité inventive indépendamment d’un effet exceptionnel. À l’inverse, si la sélection ou combinaison était fortement motivée et techniquement simple, les preuves d’effet doivent être particulièrement bien reliées à la revendication, à l’état de la technique et à la divulgation initiale.

D. Les preuves coréennes postérieures au dépôt restent liées à la divulgation initiale

Les preuves coréennes d’effet avantageux sont également limitées par la divulgation initiale. Les directives indiquent que, même si un tel effet n’est pas expressément divulgué, l’examinateur peut apprécier l’activité inventive à partir d’arguments et de preuves, tels que des résultats expérimentaux, si la personne du métier reconnaît facilement cet effet à partir de la description et des dessins. Mais si l’effet allégué n’est pas étayé par la description et ne se déduit pas de celle-ci ou des dessins, il ne doit pas être pris en compte. See Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, § 6.3.

Pour les inventions de sélection, les directives permettent au déposant d’affirmer concrètement un effet avantageux en présentant des documents de comparaison expérimentale si cet effet est mis en doute. Toutefois, les données expérimentales complémentaires ne doivent pas dépasser la divulgation de la description telle que déposée initialement. See Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, § 6.4.1.

La conséquence pratique est centrale pour le conseil américain : les données postérieures au dépôt en Corée doivent être présentées comme la confirmation de ce que la demande divulguait ou enseignait raisonnablement déjà, et non comme un nouveau récit technique.

VI. Les enseignements du Federal Circuit pour les preuves expérimentales coréennes

Les affaires du Federal Circuit sur la règle 132 sont utiles à cette comparaison parce qu’elles montrent ce qui fait réussir ou échouer une présentation probatoire. Les mêmes enseignements sont utiles en Corée, sous réserve que la présentation coréenne n’est pas formellement une déclaration sous serment et reste limitée par les règles de divulgation initiale exposées ci-dessus.

A. Les preuves doivent être des preuves, pas des qualifications du conseil

Le Federal Circuit distingue de façon répétée les preuves factuelles de l’argumentation du conseil. Dans In re De Blauwe, il a jugé que les résultats inattendus doivent être établis par des preuves factuelles et que de simples arguments ou affirmations conclusives ne suffisent pas. In re De Blauwe, 736 F.2d 699, 705 (Fed. Cir. 1984). Le déposant avait soutenu que les articles thermorétractables revendiqués résolvaient de manière inattendue un problème de fissuration, mais le dossier manquait de données expérimentales comparatives montrant que les articles antérieurs se fendaient et que les articles revendiqués évitaient ce résultat. Id. at 705–06.

Pour les praticiens coréens découvrant le droit américain, une déclaration de la règle 132 ne doit pas simplement affirmer un « effet remarquable », une « excellente performance » ou une « supériorité inattendue ». Elle doit prouver l’effet par des faits. Pour les praticiens américains découvrant la pratique coréenne, des observations peuvent avoir plus de poids si elles sont étayées par des résultats expérimentaux ou des preuves comparatives, car ceux-ci vérifient leurs affirmations techniques. See Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. V, ch. 3, § 6.2.

B. Comparer au bon état de la technique

Le meilleur exemple positif du Federal Circuit est In re Chupp. Le composé herbicide revendiqué différait du composé antérieur le plus proche par un seul groupe méthylène. In re Chupp, 816 F.2d 643, 644–45 (Fed. Cir. 1987). Pour réfuter l’évidence, le déposant avait présenté des déclarations comparant le composé revendiqué aux composés antérieurs les plus proches et à des herbicides commerciaux. Id. at 645. Les preuves montraient une meilleure sélectivité — innocuité pour les cultures associée à l’activité herbicide — par rapport à l’état de la technique le plus proche. Id. Le Federal Circuit a infirmé le rejet pour évidence, jugeant qu’une supériorité inattendue d’un composé pour une propriété, parmi un ensemble de propriétés communes, peut suffire à réfuter une démonstration prima facie. Id. at 646.

Le contre-exemple est In re Johnson. Le déposant invoquait des résultats inattendus sur la base d’une comparaison à un composé antérieur, mais le Federal Circuit a confirmé le rejet, car les preuves ne permettaient pas de conclure sur l’efficacité relative des composés revendiqués et de ceux de l’état de la technique le plus proche. In re Johnson, 747 F.2d 1456, 1460–61 (Fed. Cir. 1984). Le MPEP énonce la règle correspondante : une déclaration de la règle 132 doit comparer l’objet revendiqué à l’état de la technique le plus proche pour réfuter efficacement une démonstration prima facie d’évidence. See MPEP § 716.02(e).

La conséquence rédactionnelle coréenne est comparable, sans être identique. Les résultats expérimentaux doivent traiter l’invention citée ou l’enseignement antérieur le plus proche qui fonde réellement le rejet d’activité inventive. Mais la réponse doit aussi traiter la facilité de conception, l’incitation à combiner ou sélectionner et la question de savoir si la différence revendiquée relève de la créativité ordinaire, plutôt que le seul effet des données.

C. L’ensemble du dossier doit être apprécié

In re Piasecki explique le rôle des preuves de réfutation dans l’examen américain. Une fois la démonstration prima facie établie par l’examinateur et les preuves de réfutation présentées par le déposant, le décideur doit apprécier tout le dossier. In re Piasecki, 745 F.2d 1468, 1472–73 (Fed. Cir. 1984). Les considérations secondaires ne sont pas réservées aux seules affaires limites ; elles doivent être considérées avec toutes les preuves. Id. at 1473; see also Stratoflex, Inc. v. Aeroquip Corp., 713 F.2d 1530, 1538–39 (Fed. Cir. 1983).

Pour les praticiens coréens, Piasecki explique pourquoi les conseils américains investissent dans les déclarations. Une déclaration de la règle 132 vise à modifier le dossier probatoire sur lequel la brevetabilité est décidée. Pour les praticiens américains, les résultats ou certificats expérimentaux coréens peuvent de même orienter l’appréciation de l’examinateur, mais dans un cadre évaluant séparément la configuration technique, l’incitation, la créativité ordinaire, l’effet avantageux et le support de la divulgation initiale.

D. Inattendu signifie inattendu, pas seulement meilleur

In re Soni est favorable au déposant, mais doit être lu avec soin. Le Federal Circuit a jugé que, si le déposant démontre des résultats sensiblement améliorés et affirme leur caractère inattendu, cette démonstration peut suffire en l’absence de preuve contraire. In re Soni, 54 F.3d 746, 751 (Fed. Cir. 1995). Mais Soni a aussi réaffirmé que les résultats inattendus doivent être établis par des preuves factuelles et que de simples arguments ou affirmations conclusives ne suffisent pas. Id. at 750.

L’analogue coréen est que l’effet d’une invention revendiquée peut soutenir l’activité inventive s’il est qualitativement différent ou quantitativement marqué et non prévisible. See Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, § 6.3. Les preuves ne doivent toutefois pas être présentées comme si l’effet seul achevait l’analyse. Il faut aussi expliquer pourquoi la configuration revendiquée n’était pas facilement conçue ou sélectionnée à partir de l’état de la technique et pourquoi celui-ci ne donnait pas une incitation suffisante à y parvenir.

E. Une déclaration d’examen peut échouer en contentieux si sa théorie probatoire est faible

Pfizer Inc. v. Apotex Inc. est un test contentieux utile. Pendant l’examen, Pfizer s’était appuyé sur la Wells Declaration pour soutenir que le bésylate d’amlodipine présentait une combinaison souhaitable et imprévisible de propriétés. Pfizer Inc. v. Apotex Inc., 480 F.3d 1348, 1355–56 (Fed. Cir. 2007). Le Federal Circuit a ensuite jugé les revendications nulles pour évidence, estimant notamment que Pfizer n’avait pas suffisamment montré le caractère inattendu de la supériorité alléguée par rapport à l’état de la technique le plus proche ou aux attentes de la personne du métier. Id. at 1370–72.

Pfizer est utile aux deux publics parce qu’il montre que les preuves par déclaration doivent être rédigées pour aller au-delà de l’acceptation immédiate. Dire qu’un résultat était imprévisible peut être insuffisant si la déclaration ne définit pas la référence attendue, ne compare pas à l’état de la technique le plus proche ou ne prouve qu’une optimisation courante. Id. at 1368–72. Les présentations coréennes sont soumises à une discipline parallèle : les données doivent être comparatives, juridiquement cadrées, reliées aux revendications et ancrées dans la divulgation initiale.

VII. Comment adapter les habitudes de la règle 132 à la pratique coréenne

Un praticien américain préparant une réponse coréenne doit commencer par les questions familières de la règle 132 : quel fait faut-il prouver ? Qui peut le prouver ? Quelles données l’étayent ? Quel état de la technique utiliser comme comparaison ? Quelle limitation de revendication crée l’effet allégué ? Le droit coréen exige plusieurs ajustements.

Premièrement, la Corée n’exige pas de reproduire le format d’une déclaration de la règle 132. La meilleure pratique est généralement un mémoire d’observations expliquant la pertinence juridique des preuves, accompagné de résultats expérimentaux, d’un rapport d’essais comparatifs ou d’un certificat de résultats. See Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. V, ch. 3, § 6.2. Les preuves doivent être présentées comme clarifiant ou vérifiant les éléments de la divulgation initiale, et non comme une description de substitution. Id.

Deuxièmement, pour un déposant non résident, le dépôt et la réponse coréens doivent être coordonnés par le conseil coréen ou un mandataire en brevets autorisé. See Patent Act art. 5(1)–(2) (S. Kor.). La question américaine « qui signe la déclaration de la règle 132 ? » devient donc deux questions coréennes : qui est habilité à présenter le document procédural au KIPO et quelle est la meilleure source des preuves techniques ?

Troisièmement, pour une argumentation de résultats inattendus de type règle 132, le meilleur dossier coréen comprend généralement des données comparatives produites ou vérifiées par une source techniquement crédible : un scientifique interne ayant effectué les essais, un laboratoire indépendant, un chercheur universitaire ou un expert capable d’expliquer pourquoi le résultat est qualitativement différent ou quantitativement marqué par rapport à l’état de la technique. Mais l’argumentation doit aussi traiter l’activité inventive au-delà de l’effet : l’enseignement antérieur, l’incitation à combiner ou sélectionner, la créativité ordinaire et la difficulté de concevoir la configuration technique revendiquée elle-même. See Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, §§ 5, 6.3, 6.4.1.

Quatrièmement, le lien à la divulgation initiale doit être une question préalable, et non une réflexion tardive de rédaction. Si l’effet allégué n’est pas étayé par la description et ne peut se déduire de celle-ci ou des dessins, il ne doit pas être pris en compte. See Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, § 6.3. Les observations et résultats expérimentaux n’intègrent pas la description, et les documents de référence ne peuvent la remplacer ni la compléter. See id. pt. V, ch. 3, §§ 6.2, 6.4.

Pour les inventions de sélection, la règle coréenne est particulièrement importante. Les directives indiquent qu’une invention de sélection peut présenter une activité inventive si elle obtient un effet avantageux par rapport à l’état de la technique et que tous les moyens spécifiques qu’elle comprend doivent produire des effets qualitativement différents ou quantitativement marqués. See Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, § 6.4.1. Mais après Supreme Court [S. Kor.], Apr. 8, 2021, 2019Hu10609, l’analyse ne doit pas porter uniquement sur l’effet exceptionnel ; la difficulté de concevoir le concept subordonné ou la caractéristique technique revendiqués doit aussi être considérée. Id.

Pour les inventions de plage numérique, la Corée recherche de même si le caractère critique allégué est objectivement confirmé. Les directives indiquent que, pour reconnaître l’importance critique d’une plage, la signification technique de la limitation numérique doit être décrite, et des modes de réalisation ou documents complémentaires doivent prouver le caractère critique des limites supérieure et inférieure ; celui-ci doit généralement être confirmé objectivement par des résultats expérimentaux couvrant toute la plage. See Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, § 6.4.2.

Voici donc une liste pratique de transposition des États-Unis vers la Corée :

VIII. Comment transposer la pratique probatoire coréenne à la règle 132

Les praticiens coréens abordant la pratique américaine doivent résister au réflexe de s’appuyer sur la seule explication du conseil dans la réponse à une notification. Aux États-Unis, le conseil doit rechercher si l’affirmation décisive est un argument juridique ou un fait à prouver. Si elle est factuelle — supériorité technique inattendue, succès commercial, besoin ancien non satisfait, échec de tiers, scepticisme du secteur, inopérabilité de l’état de la technique, compréhension d’un expert ou attribution — une déclaration de la règle 132 peut être le véhicule approprié. See 37 C.F.R. § 1.132; MPEP § 716.

Une déclaration américaine doit respecter les formalités de déclaration. Le déclarant doit signer un document contenant l’avertissement requis selon lequel les fausses déclarations délibérées sont punissables et peuvent compromettre la validité de la demande ou du brevet qui en résulte. See 37 C.F.R. § 1.68. Le document doit indiquer ses qualifications, sa connaissance personnelle, les documents examinés, les essais effectués et les conclusions factuelles. Il doit éviter les conclusions juridiques telles que « les revendications sont brevetables » et se concentrer sur les faits sous-jacents qui soutiennent la brevetabilité. See MPEP § 716.

Les praticiens coréens doivent aussi distinguer la signature de la réponse de celle de la déclaration. La réponse à la notification peut être signée par le conseil américain selon 37 C.F.R. § 1.33(b), tandis que la déclaration est signée par le témoin possédant les faits pertinents. See 37 C.F.R. §§ 1.33(b), 1.68, 1.132. Pour un déposant personne morale, le conseil américain signe souvent la réponse, tandis qu’un scientifique, inventeur, expert technique, témoin commercial ou autre déclarant signe la déclaration de la règle 132.

Pour les praticiens coréens, les notions rédactionnelles américaines essentielles sont le lien avec les revendications, l’adéquation à leur portée et l’état de la technique le plus proche. Le lien, ou nexus, désigne une relation juridiquement et factuellement suffisante entre les preuves et l’invention revendiquée. See In re Huang, 100 F.3d 135, 140 (Fed. Cir. 1996); MPEP § 716.01(b). L’adéquation à la portée signifie que les preuves doivent étayer la portée revendiquée pour laquelle elles sont invoquées. See In re Dill, 604 F.2d 1356, 1361 (C.C.P.A. 1979); MPEP § 716.02(d). L’état de la technique le plus proche signifie qu’il faut comparer l’invention au mode de réalisation antérieur le plus pertinent, et non à une référence artificiellement faible. See In re Johnson, 747 F.2d at 1460–61; MPEP § 716.02(e).

Le traitement des preuves ultérieures exige aussi du soin. La pratique américaine est plus réceptive que la pratique coréenne aux avantages découverts ultérieurement dans l’analyse de l’évidence. Cela ne signifie pas que des données ultérieures puissent remédier à une divulgation initiale insuffisante. La description écrite, la possibilité de mise en œuvre et la matière nouvelle doivent toujours être appréciées par rapport à la demande telle que déposée. See 35 U.S.C. §§ 112(a), 132(a); MPEP §§ 2161, 2164, 2164.05(a). Les praticiens coréens doivent donc traiter la règle 132 comme un outil probatoire pour contester les rejets appropriés, et non comme un moyen de réparer une description qui n’exposait pas l’invention ou n’en permettait pas la mise en œuvre au dépôt.

Voici donc une liste pratique de transposition de la Corée vers les États-Unis :

IX. Hypothèse comparative

Supposons qu’une revendication vise une composition pharmaceutique contenant le composé A dans une plage posologique déterminée. L’examinateur cite un état de la technique divulguant un genre comprenant de nombreux composés structurellement apparentés, dont B, et rejette la revendication pour évidence aux États-Unis ou défaut d’activité inventive en Corée. Après le dépôt, le déposant produit des données comparatives montrant que A possède une biodisponibilité orale dix fois supérieure et une toxicité sensiblement réduite par rapport à B.

Aux États-Unis, le déposant peut présenter une déclaration de la règle 132 émanant d’un scientifique. Elle doit identifier l’état de la technique le plus proche, expliquer pourquoi B est la comparaison pertinente, décrire le protocole, présenter les données de biodisponibilité et de toxicité, expliquer la référence attendue et préciser pourquoi la personne du métier n’aurait pas attendu l’ampleur ou la combinaison des améliorations. See In re Chupp, 816 F.2d at 646; In re Soni, 54 F.3d at 750–51; Pfizer, 480 F.3d at 1370–72. La réponse doit soutenir que la déclaration réfute la démonstration prima facie sur l’ensemble du dossier. See In re Piasecki, 745 F.2d at 1472–73.

Le déclarant américain doit être choisi selon le fait à prouver. Si les preuves essentielles sont les données comparatives de biodisponibilité et de toxicité, le meilleur déclarant peut être le scientifique ayant effectué ou supervisé les essais. Si la question porte sur les attentes de la personne du métier avant l’invention, un expert extérieur peut aider. Si les preuves concernent l’adoption commerciale de A, un témoin commercial peut être nécessaire. La réponse à la notification peut être signée par le conseil américain, mais la déclaration doit l’être par le témoin possédant les connaissances pertinentes. See 37 C.F.R. §§ 1.33(b), 1.68, 1.132.

En Corée, le déposant présente généralement des observations étayées par des résultats expérimentaux comparatifs ou un certificat de résultats. La réponse doit expliquer que la description initiale divulguait, ou permettait au moins à la personne du métier de reconnaître, l’effet thérapeutique, pharmacologique ou de sécurité pertinent. Elle doit ensuite montrer que les données ultérieures vérifient un effet avantageux qualitativement différent ou quantitativement marqué par rapport à l’état de la technique et non prévisible. See Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, §§ 6.3, 6.4.1; id. pt. V, ch. 3, § 6.2.

La réponse coréenne ne doit pas s’arrêter là. Si l’état de la technique divulguait un genre large et que la revendication sélectionne A, il faut aussi traiter l’existence d’une raison ou incitation pour la personne du métier à sélectionner A dans ce genre, le nombre et la nature des alternatives antérieures, la similitude structurelle et la difficulté de concevoir la caractéristique technique de A. See Supreme Court [S. Kor.], Apr. 8, 2021, 2019Hu10609; Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, § 6.4.1. Les données d’effet restent importantes, mais s’inscrivent dans une démonstration plus large d’activité inventive.

Les mêmes données peuvent donc être utiles dans les deux systèmes, mais leur cadre juridique change. Aux États-Unis, il faut déterminer si elles réfutent la démonstration prima facie d’évidence sur tout le dossier sans dépasser les exigences distinctes de divulgation. En Corée, il faut déterminer si elles confirment un effet technique avantageux reconnaissable dans la divulgation initiale et soutiennent l’activité inventive avec la facilité de conception, l’incitation à sélectionner ou combiner, la créativité ordinaire et la configuration technique revendiquée.

X. Conclusion

La pratique de la règle 132 et celle des preuves expérimentales coréennes partagent un réflexe commun d’examen : lorsque l’argument juridique ne suffit pas, prouver le fait technique. Elles le mettent en œuvre différemment.

Aux États-Unis, 37 C.F.R. § 1.132 fournit un mécanisme probatoire formel. Il permet de verser au dossier des preuves factuelles sous serment ou par déclaration, que l’examinateur doit considérer pour décider si le rejet a été surmonté. See 37 C.F.R. § 1.132; MPEP § 716. Le déclarant n’a pas à être l’inventeur ; il doit être la personne la mieux placée pour prouver le fait pertinent. La réponse peut être signée par le conseil, mais la déclaration doit l’être par le témoin dont les faits comptent.

En Corée, l’analogue n’est pas une règle de déclaration, mais une structure de réponse : des observations étayées par des résultats expérimentaux, données comparatives ou autres éléments qui clarifient ou vérifient la divulgation initiale. See Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. V, ch. 3, § 6.2. Le dépôt formel est effectué par le déposant ou son représentant autorisé ; les non-résidents doivent généralement agir par un mandataire en brevets. See Patent Act art. 5(1)–(2) (S. Kor.). Les preuves peuvent provenir de toute source techniquement la mieux placée pour les fournir : inventeur, chercheur, laboratoire, expert ou autre personne compétente.

Pour les praticiens américains, l’enseignement coréen est d’apporter la discipline probatoire de la règle 132 tout en respectant les limites coréennes : les preuves postérieures au dépôt ne peuvent réparer une divulgation initiale insuffisante, et l’activité inventive doit être argumentée selon l’ensemble du cadre coréen d’incitation, de facilité de conception, de créativité ordinaire, de configuration technique et d’effet avantageux. Pour les praticiens coréens, l’enseignement américain est d’utiliser la règle 132 comme outil probatoire formel lorsqu’une démonstration factuelle est nécessaire, en se rappelant que les preuves ultérieures utiles à l’évidence n’effacent pas les problèmes distincts de description écrite, de possibilité de mise en œuvre ou de matière nouvelle.

La meilleure présentation devant l’un ou l’autre office répond à la même question centrale : quelle caractéristique revendiquée produit quel effet technique, comparé à quel état de la technique, prouvé par qui, dans quelles limites de divulgation, et pourquoi ce fait doit-il changer l’analyse de brevetabilité ?