Einleitung
Ein naheliegender Vergleichsfehler wäre, US-Written-Description und die chinesische Stützung durch die Beschreibung für dieselbe Doktrin unter anderem Namen zu halten. Beide begegnen zwar zu weit gehenden Ansprüchen, beruhen aber auf unterschiedlichen Vorschriften, institutionellen Zusammenhängen und Begriffen.
In den USA ist die Written-Description-Anforderung nach 35 U.S.C. § 112(a) zentral. Sie fragt, ob die Beschreibung zeigt, dass der Erfinder am Anmeldetag im Besitz der beanspruchten Erfindung war. Ariad Pharms., Inc. v. Eli Lilly & Co., 598 F.3d 1336, 1351 (Fed. Cir. 2010) (en banc). China kennt kein genaues Gegenstück. Näher kommt ein Regelungskomplex: ausreichende Offenbarung nach Artikel 26(3), Stützung der Ansprüche auf die Beschreibung nach Artikel 26(4) und Verbot von Änderungen über die ursprüngliche Offenbarung hinaus nach Artikel 33. Patent Law of the People’s Republic of China arts. 26(3)–(4), 33 (promulgated Mar. 12, 1984, amended Oct. 17, 2020) (China). Nach CNIPAs englischer Übersetzung muss die Beschreibung die Erfindung klar und umfassend ausführen, sodass der Fachmann sie ausführen kann; die Ansprüche müssen auf der Beschreibung beruhen, und Änderungen von Erfindungs- und Gebrauchsmusteranmeldungen dürfen ursprüngliche Beschreibung und Ansprüche nicht überschreiten.
Der Vergleichspunkt dieses Artikels ist enger als ein allgemeiner Überblick: Die Stützung nach Artikel 26(4) ist das nächste chinesische Gegenstück zur US-Written-Description, aber keine Besitzdoktrin. Chinesische Quellen fragen, ob die beanspruchte technische Lösung aus dem hinreichend offenbarten Inhalt von Beschreibung und Zeichnungen ableitbar oder vernünftig verallgemeinerbar ist. Dieser Unterschied beeinflusst das Verfassen von Beschreibungen, Bestandsangriffe, die Verteidigung von Änderungen und rechtsvergleichenden Vortrag.
Teil I erläutert die US-Unterscheidung zwischen Written Description und Ausführbarkeit (Enablement), einschließlich der nachAmgen v. Sanofi hinzutretenden Ausführbarkeitsanforderungen für breite Gattungsansprüche. Teil II definiert die chinesische „technische Lösung“ und trennt CNIPA-Prüfung, CNIPA-Nichtigkeitsverfahren und gerichtliche Kontrolle. Teile III bis VI vergleichen Stützung nach Artikel 26(4), ausreichende Offenbarung nach Artikel 26(3), biologische Gattungsansprüche und neue Materie nach Artikel 33. Teil VII behandelt Folgen für Formulierung und Prozessführung.
I. US-Recht: Written Description als Besitznachweis, Enablement als Lehre für den gesamten Schutzumfang
Die moderne US-Written-Description-Doktrin beruht auf Ariad. Der Federal Circuit entschied en banc, dass § 112(a) eine von der Ausführbarkeit unabhängige Written-Description-Anforderung enthält. Ariad, 598 F.3d at 1344–45. Maßgeblich ist, ob die Beschreibung dem Fachmann vernünftigerweise vermittelt, dass der Erfinder am Anmeldetag im Besitz des beanspruchten Gegenstands war. Id. at 1351. Die Prüfung ist objektiv, erfolgt aus Sicht des durchschnittlichen Fachmanns und konzentriert sich auf den Inhalt der Beschreibung selbst. Id.
Diese Besitzprüfung entstand aus früheren Prioritäts- und Neumaterieentscheidungen. Vas-Cath Inc. v. Mahurkar formulierte die Frage als hinreichende Vermittlung des Besitzes später beanspruchten Gegenstands und erkannte Zeichnungen als Written-Description-Stützung an, wenn sie die Erfindung ausreichend klar zeigen. 935 F.2d 1555, 1563–66 (Fed. Cir. 1991). In re Ruschig lieferte das klassische „blaze marks“-Prinzip: Eine breite Auswahl chemischer Möglichkeiten beschreibt nicht zwingend eine später beanspruchte Spezies, wenn die Beschreibung dem Fachmann keinen Wegweiser dorthin gibt. 379 F.2d 990, 994–96 (C.C.P.A. 1967). Lockwood v. American Airlines, Inc. präzisierte dies für Prioritätsketten: Die frühere Anmeldung muss die Erfindung mit allen Anspruchsmerkmalen selbst beschreiben. Es reicht nicht, dass der spätere Anspruch daraus naheliegend gewesen wäre. 107 F.3d 1565, 1571–72 (Fed. Cir. 1997).
Entscheidungen zu überbreiten Ansprüchen zeigen die Wirkung außerhalb der Chemie. In Tronzo v. Biomet, Inc., offenbarte die Stammanmeldung konische Hüftgelenkpfannen, während spätere Ansprüche Pfannenformen allgemein erfassten. Der Federal Circuit versagte den breiteren Ansprüchen den früheren Anmeldetag. 156 F.3d 1154, 1159–60 (Fed. Cir. 1998). In Gentry Gallery, Inc. v. Berkline Corp., beschrieb das Patent die Anordnung der Liegesessel-Bedienelemente an einer Konsole als zentral; spätere Ansprüche ließen dieses Merkmal weg. Der Federal Circuit befand sie mangels Written-Description-Stützung für unzureichend. 134 F.3d 1473, 1479–80 (Fed. Cir. 1998).
Biotechnologie und Chemie sind wegen oft unvorhersehbarer Struktur-Funktions-Beziehungen anspruchsvoller. In Regents of the University of California v. Eli Lilly & Co., stützte Ratteninsulin-cDNA keine Ansprüche auf Wirbeltier-, Säugetier- oder menschliche Insulin-cDNA, weil die breitere Gattung nicht ausreichend beschrieben war. 119 F.3d 1559, 1566–69 (Fed. Cir. 1997). In Fiers v. Revel, war ein biologisch funktional beanspruchtes DNA-Molekül nicht ausreichend durch sein Gewinnungsverfahren beschrieben. Die Offenbarung ähnelte eher einem Forschungsplan als einer Beschreibung der DNA. 984 F.2d 1164, 1170–71 (Fed. Cir. 1993). In University of Rochester v. G.D. Searle & Co., scheiterten Verfahrensansprüche zur selektiven COX-2-Hemmung, weil das Patent Screening-Assays, aber keine zur Verfahrensausführung geeigneten Verbindungen offenbarte. 358 F.3d 916, 927–28 (Fed. Cir. 2004). In Boston Scientific Corp. v. Johnson & Johnson, fehlte Ansprüchen auf Rapamycin-Analoga auf medikamentenfreisetzenden Stents die Written Description: Offenbart waren Rapamycin, aber keine repräsentativen Analogstrukturen, Formeln oder Spezies. 647 F.3d 1353, 1365–67 (Fed. Cir. 2011).
Funktionale Formulierungen sind nicht verboten. Enzo Biochem, Inc. v. Gen-Probe Inc. erkannte funktionale Merkmale als Beitrag zur Written Description an, wenn eine bekannte oder offenbarte Verbindung zwischen Funktion und Struktur besteht. Biologische Hinterlegungen können unter geeigneten Umständen das hinterlegte Material beschreiben. 323 F.3d 956, 964–68 (Fed. Cir. 2002). Der Mangel liegt enger: Eine funktional definierte Gattung lässt sich nicht allein mit gewünschtem Ergebnis, Forschungsplan oder unzureichend vielen Spezies beanspruchen.
Ausführbarkeit bleibt davon zu trennen. Die Supreme-Court-Entscheidung von 2023 in Amgen Inc. v. Sanofi betraf nicht Written Description, ist aber für breite Gattungsansprüche unverzichtbar. 598 U.S. 594 (2023). Wird eine ganze Klasse beansprucht, muss der Fachmann nach der Beschreibung deren gesamten Umfang herstellen und verwenden können: Je mehr beansprucht wird, desto mehr muss ausführbar offenbart sein. Id. at 610–11. Das Gericht verwarf Amgens „roadmap“ und „conservative substitution“ als Forschungsaufträge statt Lehre für den gesamten Umfang. Id. at 612–14. Bei US-Gattungsansprüchen fragt somit Ariad nach der Beschreibung des Besitzes der beanspruchten Gattung, während Amgen fragt, ob die Beschreibung den gesamten beanspruchten Umfang ohne unzumutbare Versuche ausführbar macht.
II. Chinesisches Recht: „Technische Lösung“ in drei institutionellen Zusammenhängen
Chinesische Patentbegriffe sind „technische Lösung“ (技术方案), „technische Aufgabe“ (技术问题) und „technische“ beziehungsweise „vorteilhafte Wirkung“ (技术效果 / 有益效果). Artikel 2 definiert die Erfindung als neue technische Lösung für Produkt, Verfahren oder Verbesserung und das Gebrauchsmuster als neue technische Lösung für Produktform, Struktur oder beides. Patent Law art. 2 (China). Nach den CNIPA-Richtlinien soll die Beschreibung Aufgabe, Lösung und vorteilhafte Wirkungen nennen; diese müssen aufeinander abgestimmt statt widersprüchlich oder unverbunden sein. CNIPA, Patent Examination Guidelines pt. II, ch. 2, § 2.1.1 (2023) (China).
„Technische Lösung“ bezeichnet für US-Leser nicht bloß den Anspruchswortlaut, sondern die Gesamtheit technischer Mittel zur Lösung einer Aufgabe und Erzielung einer Wirkung. Das prägt Stützung und ausreichende Offenbarung. Im chinesischen Stützungsstreit genügt deshalb oft nicht das Auffinden einzelner Anspruchsworte: Die technische Lösung muss durch die offenbarte Lehre gerechtfertigt sein.
Der institutionelle Zusammenhang ist wichtig: Derselbe Wortlaut begegnet bei CNIPA-Prüfung, CNIPA-Nichtigkeitsverfahren und gerichtlicher Kontrolle von CNIPA-Entscheidungen.
A. CNIPA-Prüfung
Im Erteilungsverfahren prüft CNIPA die Einhaltung von Patentgesetz, Durchführungsverordnung und Richtlinien. Ergibt die Sachprüfung einen Gesetzesverstoß, werden Stellungnahme oder Änderung verlangt. Besteht der Mangel fort, wird die Erfindungspatentanmeldung zurückgewiesen. Patent Law arts. 37–38 (China).
Hier wirkt Artikel 26(4) als Prüfungsmaßstab. „Auf der Beschreibung beruhen“ bedeutet Stützung durch die Beschreibung. Jede beanspruchte technische Lösung muss für den Fachmann aus deren vollständig offenbartem Inhalt ableitbar oder verallgemeinerbar sein und innerhalb der Offenbarung bleiben. CNIPA, Patent Examination Guidelines pt. II, ch. 2, § 3.2.1 (2023) (China). Breite generische oder Markush-artige Verallgemeinerungen können die Offenbarung überschreiten, wenn spekulative Gegenstände mit schwer vorhersehbarer Wirkung enthalten sind. Hat der Fachmann hinreichenden Grund zu bezweifeln, dass einzelne Unterbegriffe oder Alternativen die Aufgabe lösen und dieselbe Wirkung erzielen, fehlt die Stützung. Id.
Der Ursprung von „hinreichender Grund zu bezweifeln“ ist genau zu zitieren. CNIPAs Erläuterung vom 18. Januar 2024 zu den Richtlinienänderungen 2023 nennt in Part II, Chapter 2, § 3.2.1 drei Änderungen von „reason to doubt“ zu „sufficient reason to doubt“ sowie eine ergänzte Begründung des Pflanzensamenbeispiels anhand unterschiedlicher Kältetoleranz. CNIPA, Explanation of the 2023 Amendments to the Patent Examination Guidelines (III) (Jan. 18, 2024) (China). Laut CNIPA betont die Änderung eine ausreichende Begründung fehlender Stützung und vermeidet pauschale, nicht analysierte Behauptungen. Id.
B. CNIPA-Nichtigkeitsverfahren
Nach Erteilung ändert sich der Zusammenhang. Nach Artikel 45 kann jede Organisation oder Person Nichtigerklärung beantragen; nach Artikel 46 muss CNIPA prüfen, entscheiden und Antragsteller und Patentinhaber benachrichtigen. Eine unzufriedene Partei kann anschließend vor einem Volksgericht klagen. Patent Law arts. 45–46 (China).
Artikel 26(3), 26(4) und 33 dienen nun als Gründe für Angriff oder Aufrechterhaltung. Änderungen sind enger als im Erteilungsverfahren: Bei Erfindungs- und Gebrauchsmusterpatenten dürfen nur Ansprüche geändert werden, als Reaktion auf Nichtigkeitsgründe oder festgestellte Mängel. Gegenstandsbezeichnung und erteilter Schutzumfang dürfen nicht geändert beziehungsweise erweitert, ursprüngliche Beschreibung und Ansprüche nicht überschritten und grundsätzlich keine in den erteilten Ansprüchen fehlenden technischen Merkmale hinzugefügt werden. CNIPA, Patent Examination Guidelines pt. IV, ch. 3, § 4.6.1 (2023) (China). Zulässige Änderungsformen sind grundsätzlich Anspruchsstreichung, Streichung technischer Lösungen, weitere Anspruchsbeschränkung und Berichtigung offensichtlicher Fehler. Id. § 4.6.2.
Die Strategie erschöpft sich deshalb nicht in der abstrakten Frage nach Stützung. Ob der Patentinhaber Stützungs- oder Offenbarungsmängel heilen kann, hängt von den Änderungsregeln ab. Eine vor Erteilung mögliche Beschränkung kann danach ausgeschlossen oder verfahrensrechtlich begrenzt sein.
C. Gerichtliche Kontrolle von CNIPA-Entscheidungen
Gerichtliche Kontrolle ist ein dritter Zusammenhang, keine weitere Prüfrunde. Der Supreme People’s Court definiert Erteilungsverwaltungssachen als Klagen gegen CNIPA-Reexamination-Entscheidungen und Bestätigungsverwaltungssachen als Klagen gegen Nichtigerklärungsentscheidungen. Provisions of the Supreme People’s Court on Several Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Administrative Cases Involving Patent Grant and Confirmation (I), Fa Shi [2020] No. 8, art. 1 (promulgated Sept. 10, 2020, effective Sept. 12, 2020) (China) [nachfolgend SPC Patent Grant & Confirmation Provisions].
Für Artikel 26(3) nennt SPC-Artikel 6 drei durch unzureichend offenbarten technischen Inhalt am Anmeldetag verursachte Mängel: Die beanspruchte Lösung ist nicht ausführbar; ihre Ausführung löst die Aufgabe nicht; oder die Bestätigung der Aufgabenlösung erfordert unzumutbaren Aufwand. SPC Patent Grant & Confirmation Provisions art. 6. Nach Artikel 6 unzureichend offenbarter technischer Inhalt allein kann außerdem keine Stützung verwandter Ansprüche nach Artikel 26(4) begründen. Id.
Für Artikel 26(4) bildet SPC-Artikel 8 das nächste gerichtliche Gegenstück zur US-Written-Description: Kann der Fachmann die Lösung nach Lektüre von Beschreibung und Zeichnungen am Anmeldetag nicht ableiten oder vernünftig verallgemeinern, fehlt Stützung. SPC Patent Grant & Confirmation Provisions art. 8. Artikel 9 behandelt funktional oder wirkungsbezogen definierte Merkmale: Fehlt in Ansprüchen, Beschreibung und Zeichnungen eine konkrete Ausführungsform mit dieser Funktion oder Wirkung, verstoßen Beschreibung und Ansprüche mit diesem Merkmal gegen Artikel 26(3). Id. art. 9.
Auch die Beweislage vor Gericht unterscheidet sich. Nach SPC-Artikel 10 sind in pharmazeutischen Erteilungs- und Bestätigungssachen nachträglich eingereichte Versuchsdaten zu prüfen, mit denen der Anmelder erfinderische Tätigkeit oder ausreichende Offenbarung belegen will. Id. art. 10. Artikel 29 und 30 unterscheiden neue Beweise von Anmeldern beziehungsweise Patentinhabern von solchen der Nichtigkeitsantragsteller: Erstere dürfen grundsätzlich neue Beweise gegen Zurückweisung oder für Aufrechterhaltung vorlegen. Neue Beweise der Nichtigkeitsantragsteller werden in Bestätigungsklagen grundsätzlich nur in aufgezählten Kategorien geprüft. Id. arts. 29–30.
III. Stützung nach Artikel 26(4) im Vergleich zur US-Written-Description
Artikel 26(4) ist das nächste chinesische Gegenstück, weil beide Doktrinen über die Offenbarung hinausgehende Ansprüche verhindern. Ihre Begriffsprüfungen unterscheiden sich jedoch.
US-Written-Description fragt, ob die Beschreibung den Besitz der beanspruchten Erfindung zeigt. Ariad, 598 F.3d at 1351. Maßgeblich ist die Offenbarung der beanspruchten Erfindung: repräsentative Spezies, gemeinsame Strukturmerkmale, identifizierende Eigenschaften oder andere Angaben, die den tatsächlich erfundenen Anspruchsumfang zeigen. Id. at 1350–52.
Die chinesische Stützungsdoktrin fragt dagegen nach Ableitbarkeit oder vernünftiger Verallgemeinerbarkeit der technischen Lösung. Jede beanspruchte Lösung muss aus dem vollständig offenbarten Inhalt ableitbar oder verallgemeinerbar sein und innerhalb dieses Inhalts bleiben. CNIPA, Patent Examination Guidelines pt. II, ch. 2, § 3.2.1 (2023) (China). Nach dem SPC fehlt Stützung, wenn der Fachmann die Lösung nach Lektüre von Beschreibung und Zeichnungen nicht ableiten oder vernünftig verallgemeinern kann. SPC Patent Grant & Confirmation Provisions art. 8.
Das beeinflusst den Vortrag. Ein US-Schriftsatz kann fehlenden Besitz der gesamten Gattung geltend machen. In China sollte dies nicht mechanisch übersetzt werden. Besser ist die Begründung, die Lösung sei aus der Lehre nicht ableitbar oder vernünftig verallgemeinerbar, oder die Verallgemeinerung umfasse Alternativen, bei denen hinreichender Grund zum Zweifel an Aufgabenlösung und gleicher Wirkung besteht.
IV. Ausreichende Offenbarung nach Artikel 26(3) im Vergleich zu US-Enablement
Artikel 26(3) ist US-Enablement näher als Written Description, aber ebenfalls kein exaktes Gegenstück. Enablement fragt, ob der Fachmann die beanspruchte Erfindung ohne unzumutbare Versuche herstellen und verwenden kann. In re Wands, 858 F.2d 731, 736–37 (Fed. Cir. 1988). After Amgen, müssen breite Gattungsansprüche über den gesamten Umfang ausführbar sein; die Zumutbarkeit von Versuchen hängt vom Fachgebiet ab. Amgen, 598 U.S. at 610–14.
Chinesische Gerichtsquellen prüfen Ausführung, Aufgabenlösung und technische Wirkung. SPC-Artikel 6 nennt unzureichende Offenbarung, wenn deshalb die beanspruchte Lösung nicht ausführbar ist, die Aufgabe nicht löst oder deren Lösung nur mit unzumutbarem Aufwand bestätigt werden kann. SPC Patent Grant & Confirmation Provisions art. 6.
Das Urteil des SPC zu Warner-Lambert und Atorvastatin-Kristallen verdeutlicht Aufgabe und Ausführbarkeit. Nach Artikel 26(3) ist die Erfindung beziehungsweise das Gebrauchsmuster klar und vollständig zu offenbaren. Zunächst wird bestimmt, was die Erfindung ist; danach, ob der Fachmann die Lösung ausführen, die Aufgabe lösen und die erwartete Wirkung erzielen kann. Patent Reexamination Bd. v. Warner-Lambert Co., (2014) Xing Ti Zi No. 8 (Sup. People’s Ct. 2014) (China). Das Urteil gibt auch die Kristallanalyse der Nichtigerklärungsentscheidung wieder: Zusammensetzung und Kristallstruktur sind anzugeben, physikochemische Parameter wie qualitative oder quantitative Daten und Spektren müssen Zusammensetzung und Mikrostruktur belegen, und mindestens ein ausführbares Herstellungsverfahren ist offenzulegen. Id.
Für den Vergleich ist die Lehre klar: US-Written-Description fragt nach beschriebenem Besitz; Artikel 26(3) nach Ausführung der technischen Lösung, Aufgabenlösung und erwarteter Wirkung durch den Fachmann. Dieselbe Schwäche kann angegriffen werden, aber Rechtsgrundlagen und Beweisschwerpunkte unterscheiden sich.
V. Biologische Gattungsansprüche und die Grenzen von Novozymes
Biologische Gattungsansprüche zeigen den Unterschied zwischen US-Besitz und chinesischer vernünftiger Verallgemeinerung.
Breite funktionale Gattungsansprüche sind in den USA sowohl unter Written Description als auch unter Enablement angreifbar. Für Written Description verlangen Ariad und Eli Lilly repräsentative Spezies, gemeinsame Strukturmerkmale oder andere identifizierende Eigenschaften, die den Besitz der Gattung ausreichend zeigen. Ariad, 598 F.3d at 1350; Eli Lilly, 119 F.3d at 1568–69. Für Enablement verlangt Amgen die Beschreibung als Lehre zur Herstellung und Verwendung der gesamten Klasse, nicht bloß zur Durchführung eines Screeningprogramms. Amgen, 598 U.S. at 610–14.
Der chinesische Novozymes -Fall zur thermostabilen Glucoamylase ist nützlich, aber leicht überzuinterpretieren. In Patent Reexamination Board & Novozymes A/S v. Jiangsu Boli Bioproducts Co., beschreibt die SPC-Zusammenfassung Ansprüche auf ein isoliertes Enzym mit Glucoamylaseaktivität, mindestens 99 % Homologie zur vollständigen Sequenz SEQ ID NO:7, einer Beschränkung des isoelektrischen Punkts und Herkunftsbeschränkungen auf Talaromyces emersonii -Arten oder den Stamm T. emersonii CBS 793.97. (2016) Zui Gao Fa Xing Zai No. 85 (Sup. People’s Ct. 2016) (China). Danach begrenzte die Verbindung von 99 % Homologie mit Herkunft oder Stamm die Ansprüche auf eine äußerst kleine Enzymgruppe; hinzu kamen isoelektrischer Punkt und Glucoamylaseaktivität. Id.
Dies ist keine allgemeine Billigung von Homologieansprüchen. Die Stützungsentscheidung beruhte auf mehreren Beschränkungen: hoher Sequenzhomologie, biologischer Herkunft, teils bestimmtem Stamm, Enzymaktivität und isoelektrischem Punkt. Die Zusammenfassung spricht selbst von Regeln für Sequenzansprüche mit Homologie sowie Herkunfts- und Funktionsmerkmalen. Id. Ein Anspruch nur mit hoher Identitätsquote ohne Herkunfts- oder Funktionsgrenzen und ohne vorhersehbar gemachte Breite könnte weiterhin an Artikel 26(4) oder 26(3) scheitern.
VI. Neue Materie nach Artikel 33 im Vergleich zu US-Prioritäts- und Neumateriefällen
Artikel 33 bleibt von Artikel 26(4) getrennt. Artikel 33 betrifft Änderungen von Erfindungs- oder Gebrauchsmusteranmeldungen über den Offenbarungsumfang ursprünglicher Beschreibung und Ansprüche hinaus. Patent Law art. 33 (China). Artikel 26(4) betrifft dagegen die Stützung der Ansprüche auf die Beschreibung. Patent Law art. 26(4) (China).
Die US-Written-Description-Doktrin behandelt vergleichbare Fragen häufig über § 112(a) und Zeitrang nach § 120. Lockwood beschränkt den früheren Zeitrang auf den tatsächlich offenbarten Gegenstand, nicht auf daraus naheliegenden Gegenstand. 107 F.3d at 1571–72. Tronzo wendet dies an, wenn die Stammanmeldung nur konische Hüftgelenkpfannen offenbarte, spätere Ansprüche aber Pfannenformen allgemein erfassten. 156 F.3d at 1159–60.
In China können Änderungen in Prüfung, Nichtigkeitsverfahren und gerichtlicher Kontrolle relevant sein, mit unterschiedlichen Verfahrensregeln. Vor Erteilung begrenzt Artikel 33 sie auf die ursprüngliche Offenbarung. Im Nichtigkeitsverfahren erlauben CNIPA-Richtlinien nur Anspruchsänderungen ohne Erweiterung des erteilten Umfangs, ohne Überschreitung ursprünglicher Beschreibung und Ansprüche und grundsätzlich ohne neue, nicht in erteilten Ansprüchen enthaltene Merkmale. CNIPA, Patent Examination Guidelines pt. IV, ch. 3, § 4.6.1 (2023) (China). Auch deshalb dürfen Artikel 33 und US-Written-Description nicht gleichgesetzt werden.
VII. Praktische Folgen
Bei US-Anmeldungen sind Written Description und Enablement getrennte Hürden. Repräsentative Spezies, Strukturen, Sequenzen, Hinterlegungen, strukturbezogene Assays und technische Erklärungen sollten den Besitz des beanspruchten Umfangs zeigen. Bei breiten Gattungsansprüchen muss dieselbe Offenbarung auch den gesamten Umfang ausführbar machen, gemäß Amgen. Ein bloßer Suchplan nach funktionierenden Ausführungsformen kann trotz einzelner offenbarter Spezies an Enablement scheitern. Amgen, 598 U.S. at 612–14.
Bei chinesischen Anmeldungen sollten Aufgabe, technische Lösung und Wirkung ausdrücklich und widerspruchsfrei dargestellt sein. Dies verlangen die CNIPA-Richtlinien ebenso wie die Abstimmung dieser Elemente. CNIPA, Patent Examination Guidelines pt. II, ch. 2, § 2.1.1 (2023) (China). Die Allgemeinheit der Ansprüche muss sodann der für den Fachmann ableitbaren oder vernünftig verallgemeinerbaren vollständigen Offenbarung entsprechen. CNIPA, Patent Examination Guidelines pt. II, ch. 2, § 3.2.1 (2023) (China); SPC Patent Grant & Confirmation Provisions art. 8.
Vor chinesischem Nichtigkeits- und gerichtlichem Vortrag ist die Verfahrenslage zu bestimmen. Änderungsgrenzen können entscheiden, ob Stützungs- oder Offenbarungsmängel im Nichtigkeitsverfahren heilbar sind. CNIPA, Patent Examination Guidelines pt. IV, ch. 3, § 4.6.1 (2023) (China). Gerichte kontrollieren CNIPA-Reexamination- oder Nichtigerklärungsentscheidungen. SPC-Artikel 6, 8, 9, 10, 29 und 30 regeln ausreichende Offenbarung, Stützung, funktionale Merkmale, ergänzende pharmazeutische Daten und neue Beweise gesondert. SPC Patent Grant & Confirmation Provisions arts. 6, 8–10, 29–30.
VIII. Schlussfolgerung
Beide Systeme begrenzen überbreite Ansprüche, teilen aber keine einheitliche Offenbarungsdoktrin. US-Written-Description ist eine Besitzdoktrin nach § 112(a), neben Enablement nach Amgen. China verteilt vergleichbare Fragen auf Stützung nach Artikel 26(4), ausreichende Offenbarung nach Artikel 26(3) und neue Materie nach Artikel 33. Hinzu kommen unterschiedliche Wirkungen in Prüfung, Nichtigkeitsverfahren und gerichtlicher Kontrolle.
Der geeignete Vergleich lautet deshalb nicht „China kennt auch Written Description“. Artikel 26(4) erfüllt einen Teil derselben Kontrolle des Anspruchsumfangs, verwendet aber technische Lösung, ausreichende Offenbarung und vernünftige Verallgemeinerung statt Besitz. Dieser Unterschied ist mehr als Terminologie: Er trennt einen bloß plausiblen Vergleich von einem für Gericht, CNIPA-Gremium oder grenzüberschreitendes Patentteam brauchbaren Argument.
