Introduction
L’erreur comparative la plus facile consiste à présenter l’exigence américaine de « written description » et l’exigence chinoise de fondement dans la description comme une même doctrine portant deux noms différents. Ce n’est pas le cas. Elles répondent à un problème voisin de revendications trop larges, mais reposent sur des dispositions légales, des cadres institutionnels et des vocabulaires différents.
Aux États-Unis, la doctrine centrale est l’exigence de description écrite prévue par 35 U.S.C. § 112(a). Elle consiste à déterminer si la description montre que l’inventeur était en possession de l’invention revendiquée à la date de dépôt. Ariad Pharms., Inc. v. Eli Lilly & Co., 598 F.3d 1336, 1351 (Fed. Cir. 2010) (en banc). En Chine, il n’existe pas d’équivalent doctrinal exact à la written description américaine. La comparaison la plus proche porte sur un ensemble de règles : l’article 26(3), qui exige une divulgation suffisante ; l’article 26(4), qui exige que les revendications se fondent sur la description ; et l’article 33, qui interdit les modifications dépassant la divulgation initiale. Patent Law of the People’s Republic of China arts. 26(3)–(4), 33 (promulgated Mar. 12, 1984, amended Oct. 17, 2020) (China). La traduction anglaise de la CNIPA indique que la description doit exposer l’invention de manière claire et complète pour qu’une personne du métier puisse la réaliser, que les revendications doivent se fonder sur la description et que les modifications des demandes de brevet d’invention ou de modèle d’utilité ne peuvent pas dépasser la description et les revendications initiales.
La thèse comparative de cet article est plus précise qu’un panorama général : le fondement exigé par l’article 26(4) est l’analogue chinois le plus proche de la written description américaine, sans être pour autant une doctrine de la possession. Dans les textes chinois, l’analyse consiste à déterminer si la solution technique revendiquée peut être déduite ou raisonnablement généralisée à partir du contenu suffisamment divulgué dans la description et les dessins. Cette différence ne relève pas de la forme. Elle change la manière de rédiger les descriptions, d’argumenter sur la nullité, de défendre les modifications et de présenter des comparaisons de droits étrangers.
La partie I explique la distinction américaine entre written description et enablement, ainsi que les exigences supplémentaires de suffisance applicables aux revendications génériques larges depuis l’arrêt Amgen v. Sanofi. La partie II définit la notion chinoise de « solution technique » et distingue l’examen par la CNIPA, la procédure d’invalidation devant la CNIPA et le contrôle juridictionnel. Les parties III à VI comparent le fondement de l’article 26(4), la divulgation suffisante de l’article 26(3), les revendications de genres biologiques et l’ajout de matière de l’article 33. La partie VII en dégage les conséquences pour la rédaction et le contentieux.
I. Droit américain : la written description comme possession, l’enablement comme enseignement de toute la portée revendiquée
La doctrine américaine moderne de la written description trouve son ancrage dans l’arrêt Ariad. Le Federal Circuit, statuant en formation plénière, a jugé que le § 112(a) comporte une exigence de description écrite distincte de l’enablement. Ariad, 598 F.3d at 1344–45. Le critère applicable consiste à déterminer si la description « indique raisonnablement aux personnes du métier que l’inventeur était en possession de l’objet revendiqué à la date de dépôt ». Id. at 1351. L’analyse est objective, menée du point de vue d’une personne de compétence ordinaire dans le domaine, et se concentre sur le contenu de la description elle-même. Id.
Ce critère de possession est issu d’affaires antérieures portant sur la priorité et la matière nouvelle. Vas-Cath Inc. v. Mahurkar a posé la question de savoir si la divulgation exprime raisonnablement la possession de l’objet revendiqué ultérieurement et a reconnu que des dessins peuvent fournir un fondement de description écrite lorsqu’ils exposent l’invention revendiquée avec une clarté suffisante. 935 F.2d 1555, 1563–66 (Fed. Cir. 1991). In re Ruschig a formulé le principe classique des « balises » : une divulgation large de choix chimiques possibles ne décrit pas nécessairement une espèce revendiquée ultérieurement, à moins que la description ne guide la personne du métier vers cette espèce. 379 F.2d 990, 994–96 (C.C.P.A. 1967). Lockwood v. American Airlines, Inc. a précisé ce point pour les chaînes de priorité : une demande antérieure doit elle-même décrire l’invention revendiquée avec toutes ses limitations ; il ne suffit pas que la revendication ultérieure ait été évidente au regard de la divulgation antérieure. 107 F.3d 1565, 1571–72 (Fed. Cir. 1997).
Les affaires portant sur une portée excessive montrent l’effet de la doctrine au-delà de la chimie. Dans Tronzo v. Biomet, Inc., la demande parente divulguait des cupules acétabulaires coniques, mais les revendications ultérieures cherchaient à couvrir les formes de cupules de manière générique ; le Federal Circuit a refusé d’accorder à ces revendications plus larges la date de dépôt de la demande parente. 156 F.3d 1154, 1159–60 (Fed. Cir. 1998). Dans Gentry Gallery, Inc. v. Berkline Corp., le brevet présentait l’emplacement des commandes du fauteuil inclinable sur la console comme un élément central de l’invention, alors que les revendications ultérieures cherchaient à omettre cette limitation ; le Federal Circuit a jugé que les revendications plus larges ne satisfaisaient pas à l’exigence de description écrite. 134 F.3d 1473, 1479–80 (Fed. Cir. 1998).
Les affaires de biotechnologie et de chimie sont plus exigeantes parce qu’elles impliquent souvent des relations structure-fonction imprévisibles. Dans Regents of the University of California v. Eli Lilly & Co., la divulgation de l’ADNc de l’insuline de rat ne fondait pas des revendications portant sur l’ADNc de l’insuline de vertébrés, de mammifères ou humaine, car la description ne décrivait pas suffisamment le genre plus large. 119 F.3d 1559, 1566–69 (Fed. Cir. 1997). Dans Fiers v. Revel,, une molécule d’ADN revendiquée par sa fonction biologique n’était pas suffisamment décrite par une méthode permettant de l’obtenir ; la divulgation ressemblait davantage à un programme de recherche qu’à une description de l’ADN revendiqué. 984 F.2d 1164, 1170–71 (Fed. Cir. 1993). Dans University of Rochester v. G.D. Searle & Co., les revendications de procédés d’inhibition sélective de COX-2 ont échoué parce que le brevet divulguait des tests de criblage, mais aucun composé capable de réaliser le procédé revendiqué. 358 F.3d 916, 927–28 (Fed. Cir. 2004). Dans Boston Scientific Corp. v. Johnson & Johnson, les revendications portant sur des analogues de la rapamycine dans des stents à libération de médicament ne satisfaisaient pas à la written description : la description divulguait la rapamycine, mais aucune structure, formule ou espèce représentative de ses analogues. 647 F.3d 1353, 1365–67 (Fed. Cir. 2011).
Une formulation fonctionnelle n’est pas interdite. Enzo Biochem, Inc. v. Gen-Probe Inc. a reconnu que des caractéristiques fonctionnelles peuvent contribuer à la description écrite lorsqu’elles sont associées à une corrélation connue ou divulguée entre fonction et structure, et que des dépôts biologiques peuvent, dans des circonstances appropriées, décrire le matériel déposé. 323 F.3d 956, 964–68 (Fed. Cir. 2002). Le défaut de description écrite est plus précisément circonscrit : le titulaire ne peut pas revendiquer un genre défini fonctionnellement en ne divulguant qu’un résultat souhaité, un programme de recherche ou un ensemble insuffisant d’espèces.
L’enablement doit rester une exigence distincte. L’arrêt rendu en 2023 par la Cour suprême dans Amgen Inc. v. Sanofi ne portait pas sur la written description, mais il est désormais incontournable dans toute analyse de revendications génériques larges. 598 U.S. 594 (2023). La Cour a jugé que lorsqu’un brevet revendique une classe entière, la description doit permettre à la personne du métier de fabriquer et d’utiliser les objets sur toute l’étendue de cette classe ; « plus on revendique, plus on doit permettre de réaliser ». Id. at 610–11. La Cour a rejeté la « feuille de route » et les « substitutions conservatrices » divulguées par Amgen, car elles équivalaient à des travaux de recherche à effectuer plutôt qu’à un enseignement permettant de réaliser toute la portée revendiquée. Id. at 612–14. Ainsi, pour les revendications génériques américaines, Ariad demande si l’inventeur a décrit la possession du genre revendiqué, tandis que Amgen demande si la description permet de réaliser toute la portée revendiquée sans expérimentation excessive.
II. Droit chinois : la « solution technique » et les trois cadres institutionnels
Le discours chinois en matière de brevets s’organise autour de la « solution technique » (技术方案), du « problème technique » (技术问题) et de l’« effet technique » ou « effet bénéfique » (技术效果 / 有益效果). L’article 2 de la loi sur les brevets définit une invention comme une « nouvelle solution technique » proposée pour un produit, un procédé ou leur amélioration, et un modèle d’utilité comme une nouvelle solution technique relative à la forme d’un produit, à sa structure ou à leur combinaison. Patent Law art. 2 (China). Les directives d’examen de la CNIPA demandent que la description expose le problème technique, la solution technique utilisée pour le résoudre et les effets bénéfiques, et que ces éléments soient cohérents entre eux plutôt que contradictoires ou sans rapport. CNIPA, Patent Examination Guidelines pt. II, ch. 2, § 2.1.1 (2023) (China).
Pour un lectorat américain, la « solution technique » ne doit pas être comprise comme le seul libellé de la revendication. Elle désigne l’ensemble des moyens techniques adoptés pour résoudre un problème technique et obtenir un effet technique. Ce vocabulaire façonne à la fois l’analyse du fondement et celle de la suffisance. Dans un litige chinois sur le fondement, la question n’est souvent pas simplement de savoir si les mots de la revendication figurent quelque part dans la demande, mais si la solution technique revendiquée est justifiée par l’enseignement technique divulgué.
Le cadre institutionnel importe. Les mêmes termes légaux peuvent apparaître dans trois contextes différents : l’examen par la CNIPA, l’invalidation devant la CNIPA et le contrôle juridictionnel des décisions de la CNIPA.
A. Examen par la CNIPA
Au cours de la procédure de délivrance, la CNIPA vérifie la conformité de la demande à la loi sur les brevets, à son règlement d’application et aux directives d’examen. La loi prévoit qu’après l’examen de fond, si la CNIPA estime qu’une demande de brevet d’invention n’est pas conforme à la loi, elle doit en informer le déposant et lui demander des observations ou une modification ; si la demande reste non conforme, elle doit être rejetée. Patent Law arts. 37–38 (China).
Dans ce cadre, le fondement exigé par l’article 26(4) constitue un critère d’examen. Selon les directives de la CNIPA, l’expression « les revendications doivent se fonder sur la description » signifie qu’elles doivent être étayées par celle-ci et que chaque solution technique revendiquée doit pouvoir être déduite ou généralisée par la personne du métier à partir du contenu entièrement divulgué dans la description, sans dépasser la portée divulguée. CNIPA, Patent Examination Guidelines pt. II, ch. 2, § 3.2.1 (2023) (China). Les directives précisent qu’une généralisation générique large ou de type Markush peut dépasser la portée divulguée lorsqu’elle englobe un objet spéculatif dont l’effet est difficile à prévoir ou à évaluer ; si la personne du métier a des raisons suffisantes de douter qu’un ou plusieurs concepts plus spécifiques ou variantes résolvent le problème technique et produisent le même effet, la revendication n’est pas fondée sur la description. Id.
Il convient aussi de citer précisément ici la source de l’expression « raisons suffisantes de douter ». L’explication publiée le 18 janvier 2024 par la CNIPA concernant les modifications de 2023 indique que, dans la partie II, chapitre 2, § 3.2.1, trois occurrences de « raisons de douter » ont été remplacées par « raisons suffisantes de douter » et que l’exemple relatif aux semences végétales a été enrichi d’un raisonnement fondé sur les différences de tolérance au froid entre semences. CNIPA, Explanation of the 2023 Amendments to the Patent Examination Guidelines (III) (Jan. 18, 2024) (China). Selon la CNIPA, cette modification souligne la nécessité d’une motivation suffisante lorsqu’un examinateur conclut qu’une revendication n’est pas fondée sur la description, et vise à éviter les affirmations péremptoires dépourvues d’analyse. Id.
B. Invalidation devant la CNIPA
Après la délivrance, le cadre change. L’article 45 autorise toute entité ou personne à demander l’invalidation d’un brevet délivré, et l’article 46 impose à la CNIPA d’examiner la requête, de rendre une décision et d’en informer le requérant et le titulaire ; une partie insatisfaite peut ensuite saisir un tribunal populaire. Patent Law arts. 45–46 (China).
Dans une procédure d’invalidation, les articles 26(3), 26(4) et 33 deviennent des fondements pour contester ou maintenir un brevet délivré. Les possibilités de modification sont également plus restreintes que pendant la procédure ordinaire de délivrance. Les directives de la CNIPA indiquent que, lors de l’invalidation, les modifications des documents de brevet d’invention ou de modèle d’utilité sont limitées aux revendications ; elles doivent répondre aux motifs de nullité ou aux défauts identifiés par la formation ; elles ne doivent ni changer la désignation de l’objet de la revendication initiale, ni élargir la portée délivrée, ni dépasser la description et les revendications initiales, ni, en règle générale, ajouter des caractéristiques techniques absentes des revendications délivrées. CNIPA, Patent Examination Guidelines pt. IV, ch. 3, § 4.6.1 (2023) (China). La même section limite généralement les modes de modification autorisés à la suppression de revendications, à la suppression de solutions techniques, à une limitation supplémentaire des revendications et à la correction d’erreurs manifestes. Id. § 4.6.2.
Une stratégie chinoise d’invalidation ne peut donc pas se réduire à la question abstraite : « la revendication est-elle fondée sur la description ? » La capacité du titulaire à remédier à un défaut de fondement ou de suffisance peut dépendre des règles de modification propres à l’invalidation. Une modification restrictive qui aurait été possible pendant la procédure de délivrance peut être indisponible ou soumise à des contraintes procédurales après délivrance.
C. Contrôle juridictionnel des décisions de la CNIPA
Le contrôle juridictionnel est un troisième cadre, et non un simple nouveau cycle d’examen. Les dispositions de la Cour populaire suprême relatives à la délivrance et à la confirmation des brevets définissent les affaires administratives de délivrance comme les recours contre les décisions de réexamen de la CNIPA, et les affaires administratives de confirmation comme les recours contre ses décisions d’invalidation. Provisions of the Supreme People’s Court on Several Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Administrative Cases Involving Patent Grant and Confirmation (I), Fa Shi [2020] No. 8, art. 1 (promulgated Sept. 10, 2020, effective Sept. 12, 2020) (China) [ci-après SPC Patent Grant & Confirmation Provisions].
Pour l’article 26(3), l’article 6 des dispositions de la Cour populaire suprême pose la question de savoir si la divulgation insuffisante d’un contenu technique particulier entraîne, à la date de dépôt, l’un de trois défauts : la solution technique revendiquée ne peut pas être mise en œuvre ; sa mise en œuvre ne permet pas de résoudre le problème technique ; ou confirmer qu’elle le résout exige un travail excessif. SPC Patent Grant & Confirmation Provisions art. 6. L’article 6 précise aussi qu’une partie ne peut pas se fonder uniquement sur un contenu technique insuffisamment divulgué pour soutenir que les revendications correspondantes sont fondées sur la description au sens de l’article 26(4). Id.
Pour l’article 26(4), l’article 8 de ces dispositions fournit l’analogue le plus proche de la written description américaine dans le contrôle juridictionnel : si la personne du métier, après lecture de la description et des dessins, ne peut pas déduire ou raisonnablement généraliser la solution technique revendiquée à la date de dépôt, le tribunal doit constater l’absence de fondement. SPC Patent Grant & Confirmation Provisions art. 8. L’article 9 traite séparément des caractéristiques techniques définies par leur fonction ou leur effet ; si les revendications, la description et les dessins ne divulguent aucun mode de réalisation précis permettant d’obtenir cette fonction ou cet effet, le tribunal doit juger que la description et les revendications contenant cette caractéristique ne sont pas conformes à l’article 26(3). Id. art. 9.
Le régime de la preuve diffère également devant le tribunal. L’article 10 prévoit que, dans les affaires de délivrance et de confirmation de brevets pharmaceutiques, les tribunaux doivent examiner les données expérimentales complémentaires présentées après le dépôt lorsque le déposant s’en prévaut pour démontrer le respect des exigences d’activité inventive ou de divulgation suffisante. Id. art. 10. Les articles 29 et 30 distinguent les nouveaux éléments de preuve présentés par les déposants ou titulaires de ceux présentés par les requérants en invalidation : les déposants et titulaires peuvent généralement produire de nouveaux éléments pour montrer qu’une demande ne devrait pas être rejetée ou qu’un brevet devrait être maintenu, tandis que les nouveaux éléments des requérants dans le contentieux de confirmation ne sont généralement pas examinés, sauf dans les catégories énumérées. Id. arts. 29–30.
III. Le fondement de l’article 26(4) comparé à la written description américaine
Le fondement exigé par l’article 26(4) est l’analogue chinois le plus proche de la written description américaine, car les deux doctrines empêchent les revendications de dépasser la divulgation. Elles n’appliquent cependant pas le même critère conceptuel.
La written description américaine demande si la description montre la possession de l’invention revendiquée. Ariad, 598 F.3d at 1351. L’enjeu est la divulgation de l’invention telle que revendiquée : espèces représentatives, caractéristiques structurelles communes, caractéristiques d’identification ou autre divulgation suffisante pour montrer que l’inventeur a effectivement inventé ce qu’englobe la portée revendiquée. Id. at 1350–52.
La doctrine chinoise du fondement recherche, quant à elle, si la solution technique revendiquée peut être déduite ou raisonnablement généralisée à partir de la description. Les instructions d’examen de la CNIPA exigent que chaque solution revendiquée puisse être déduite ou généralisée à partir du contenu entièrement divulgué, sans dépasser la portée divulguée. CNIPA, Patent Examination Guidelines pt. II, ch. 2, § 3.2.1 (2023) (China). La formulation retenue pour le contrôle juridictionnel prévoit que la revendication n’est pas fondée si la personne du métier ne peut pas déduire ou raisonnablement généraliser la solution technique revendiquée après lecture de la description et des dessins. SPC Patent Grant & Confirmation Provisions art. 8.
Cette différence compte dans l’argumentation. Un mémoire américain peut valablement soutenir que le titulaire n’était pas en possession du genre dans toute son étendue. Un mémoire chinois devrait généralement éviter de traduire mécaniquement cette affirmation. L’argument le plus adapté consiste à dire que la solution technique revendiquée ne peut pas être déduite ou raisonnablement généralisée à partir du contenu technique divulgué, ou que la généralisation comprend des variantes dont la personne du métier a des raisons suffisantes de douter qu’elles résolvent le problème technique et produisent le même effet.
IV. La divulgation suffisante de l’article 26(3) comparée à l’enablement américain
L’article 26(3) est plus proche de l’enablement américain que de la written description, même si la correspondance reste imparfaite. L’enablement demande si la description enseigne à la personne du métier comment fabriquer et utiliser l’invention revendiquée sans expérimentation excessive. In re Wands, 858 F.2d 731, 736–37 (Fed. Cir. 1988). Depuis Amgen, les revendications génériques larges doivent pouvoir être réalisées sur toute leur portée, le caractère raisonnable de l’expérimentation dépendant de la nature du domaine technique. Amgen, 598 U.S. at 610–14.
Les textes judiciaires chinois abordent la divulgation suffisante par la mise en œuvre, la résolution du problème et l’effet technique. L’article 6 constate une insuffisance lorsque le contenu insuffisamment divulgué empêche de mettre en œuvre la solution technique revendiquée, empêche de résoudre le problème technique ou impose un travail excessif pour confirmer que le problème est résolu. SPC Patent Grant & Confirmation Provisions art. 6.
L’arrêt de la Cour populaire suprême dans l’affaire Warner-Lambert relative à un cristal d’atorvastatine illustre le rôle du problème technique et de la possibilité de mise en œuvre. La Cour a indiqué qu’au titre de l’article 26(3), l’objet de la divulgation claire et complète est l’invention ou le modèle d’utilité ; l’analyse doit d’abord déterminer ce qu’est l’invention, puis si la personne du métier peut mettre en œuvre la solution technique, résoudre le problème technique et produire l’effet technique attendu. Patent Reexamination Bd. v. Warner-Lambert Co., (2014) Xing Ti Zi No. 8 (Sup. People’s Ct. 2014) (China). L’arrêt reprend aussi l’analyse des cristaux chimiques figurant dans la décision d’invalidation : pour un cristal chimique, la divulgation doit identifier la composition et la structure cristalline, fournir des paramètres physicochimiques tels que des données qualitatives ou quantitatives et des spectres pour établir la composition et la microstructure, et divulguer au moins une méthode de préparation permettant la mise en œuvre. Id.
L’enseignement pour la rédaction comparative est clair. La written description américaine recherche si le titulaire a décrit la possession de l’invention. L’article 26(3) chinois demande si la description permet à la personne du métier de mettre en œuvre la solution technique, de résoudre le problème technique et d’obtenir l’effet attendu. Les doctrines peuvent viser la même faiblesse d’un brevet, mais leurs fondements légaux et leurs accents probatoires diffèrent.
V. Revendications de genres biologiques : la réserve liée à Novozymes
Les revendications de genres biologiques révèlent la différence pratique entre la possession américaine et la généralisation raisonnable chinoise.
Aux États-Unis, les revendications de genres larges définis fonctionnellement sont vulnérables à la fois au titre de la written description et de l’enablement. Pour la written description, Ariad et Eli Lilly exigent la divulgation d’espèces représentatives, de caractéristiques structurelles communes ou d’autres caractéristiques d’identification suffisantes pour montrer la possession du genre. Ariad, 598 F.3d at 1350; Eli Lilly, 119 F.3d at 1568–69. Pour l’enablement, Amgen exige que la description enseigne à la personne du métier comment fabriquer et utiliser les objets sur toute l’étendue de la classe revendiquée, et non simplement comment mener un programme de criblage. Amgen, 598 U.S. at 610–14.
L’affaire chinoise Novozymes relative à une glucoamylase thermostable est utile, mais se prête à une lecture excessive. Dans Patent Reexamination Board & Novozymes A/S v. Jiangsu Boli Bioproducts Co., le résumé de la Cour populaire suprême indique que les revendications visaient une enzyme isolée présentant une activité glucoamylase, au moins 99% d’homologie avec la séquence complète figurant dans SEQ ID NO:7, une limitation du point isoélectrique et des limitations de provenance à l’espèce Talaromyces emersonii ou à la souche T. emersonii CBS 793.97. (2016) Zui Gao Fa Xing Zai No. 85 (Sup. People’s Ct. 2016) (China). Le résumé précise que la combinaison d’une homologie de 99% et de limitations de provenance ou de souche réduisait les revendications à un groupe extrêmement restreint d’enzymes, et que les revendications comprenaient aussi des limitations relatives au point isoélectrique et à l’activité glucoamylase. Id.
Cette affaire ne doit pas être citée comme une approbation générale des revendications fondées sur l’homologie. La conclusion relative au fondement dépendait de plusieurs caractéristiques restrictives : une forte homologie de séquence, une origine biologique, une souche précise dans certaines revendications, l’activité enzymatique et le point isoélectrique. Le résumé de la Cour présente lui-même l’affaire comme précisant les règles d’appréciation des revendications de séquences biologiques qui combinent homologie, provenance et limitations fonctionnelles. Id. Une revendication définie par le seul pourcentage élevé d’identité, sans limites de provenance ou de fonction et sans divulgation rendant prévisible l’étendue revendiquée, pourrait encore ne pas satisfaire au fondement de l’article 26(4) ou à la suffisance de l’article 26(3).
VI. L’ajout de matière de l’article 33 comparé à la priorité et à la matière nouvelle en droit américain
L’article 33 doit être distingué de l’article 26(4). L’article 33 concerne les modifications et prévoit que les modifications des demandes de brevet d’invention ou de modèle d’utilité ne peuvent pas dépasser la divulgation contenue dans la description et les revendications initiales. Patent Law art. 33 (China). L’article 26(4) concerne, lui, le fondement des revendications dans la description. Patent Law art. 26(4) (China).
La doctrine américaine de la written description traite souvent des questions comparables par le § 112(a) et la priorité au titre du § 120. Lockwood indique que la priorité ne s’étend qu’à ce que la demande antérieure divulgue, et non à un objet qui aurait été évident au regard de cette divulgation. 107 F.3d at 1571–72. Tronzo applique ce principe lorsque la demande parente ne divulguait que des cupules coniques alors que les revendications ultérieures couvraient les formes de cupules de manière générique. 156 F.3d at 1159–60.
En Chine, l’analyse des modifications peut intervenir pendant l’examen, l’invalidation ou le contrôle juridictionnel, mais les règles procédurales diffèrent. Pendant l’examen, l’article 33 limite les modifications à la divulgation initiale. Pendant l’invalidation, les directives de la CNIPA limitent en outre les modifications des documents du brevet à des modifications de revendications qui n’élargissent pas la portée délivrée, ne dépassent pas la description et les revendications initiales et n’ajoutent généralement pas de caractéristiques absentes des revendications délivrées. CNIPA, Patent Examination Guidelines pt. IV, ch. 3, § 4.6.1 (2023) (China). Cette différence institutionnelle constitue une raison majeure de ne pas assimiler l’article 33 chinois à la written description américaine.
VII. Conséquences pratiques
Pour la rédaction américaine, il faut traiter la written description et l’enablement comme deux exigences distinctes. La description doit divulguer des espèces représentatives, des caractéristiques structurelles, des informations de séquence, des dépôts, des tests reliés à la structure et un raisonnement technique suffisants pour montrer la possession de la portée revendiquée. Pour les revendications génériques larges, cette même divulgation doit aussi permettre de réaliser toute la portée depuis Amgen. Une feuille de route qui indique seulement à la personne du métier de trouver des modes de réalisation fonctionnels peut ne pas satisfaire à l’enablement, même si certaines espèces sont divulguées. Amgen, 598 U.S. at 612–14.
Pour la rédaction chinoise, la description doit expliciter le problème technique, la solution technique et l’effet technique, en assurant leur cohérence. Les directives de la CNIPA exigent d’exposer le problème, la solution utilisée pour le résoudre et les effets bénéfiques, et d’éviter les incohérences entre ces éléments. CNIPA, Patent Examination Guidelines pt. II, ch. 2, § 2.1.1 (2023) (China). Les revendications doivent ensuite être rédigées à un niveau de généralité que la personne du métier peut déduire ou raisonnablement généraliser à partir du contenu entièrement divulgué. CNIPA, Patent Examination Guidelines pt. II, ch. 2, § 3.2.1 (2023) (China); SPC Patent Grant & Confirmation Provisions art. 8.
Pour l’invalidation et le contrôle juridictionnel en Chine, le conseil doit identifier le cadre procédural avant de choisir son raisonnement juridique. Devant la CNIPA, les restrictions aux modifications peuvent déterminer si un défaut de fondement ou de suffisance peut être réparé. CNIPA, Patent Examination Guidelines pt. IV, ch. 3, § 4.6.1 (2023) (China). Lors du contrôle juridictionnel, le tribunal examine la décision de réexamen ou d’invalidation de la CNIPA, et les articles 6, 8, 9, 10, 29 et 30 prévoient des règles judiciaires particulières concernant la divulgation suffisante, le fondement, les caractéristiques fonctionnelles, les données pharmaceutiques complémentaires et les nouveaux éléments de preuve. SPC Patent Grant & Confirmation Provisions arts. 6, 8–10, 29–30.
VIII. Conclusion
Les systèmes américain et chinois partagent la volonté d’éviter des revendications excessives, mais pas une doctrine unique de la divulgation. La written description américaine est une doctrine de la possession fondée sur le § 112(a), qui coexiste avec l’enablement depuis Amgen. Le droit chinois répartit les préoccupations comparables entre le fondement de l’article 26(4), la divulgation suffisante de l’article 26(3) et l’ajout de matière de l’article 33. La règle fonctionne aussi différemment selon que l’affaire relève de l’examen par la CNIPA, de l’invalidation ou du contrôle juridictionnel.
La meilleure formulation comparative n’est donc pas que « la Chine connaît elle aussi la written description ». Elle est la suivante : le fondement de l’article 26(4) remplit une partie de la fonction de contrôle de la portée des revendications assurée aux États-Unis par la written description, mais il le fait au moyen des notions de solution technique, de divulgation suffisante et de généralisation raisonnable, plutôt que de possession. Cette distinction n’est pas seulement terminologique. Elle sépare un article comparatif plausible d’un argument réellement utilisable par un tribunal, une formation de la CNIPA ou une équipe internationale de brevets.
