Zusammenfassung: Dieser Beitrag vergleicht die After-Final-Praxis des United States Patent and Trademark Office (USPTO) mit der Überprüfung zurückgewiesener Anmeldungen vor der China National Intellectual Property Administration (CNIPA). Vertraute Abläufe des einen Systems erläutern das jeweils andere für US-amerikanische und chinesische Patentpraktiker. Ein abschließender US-Prüfungsbescheid begrenzt das weitere Verfahren, lässt aber getrennte Wege für Änderungen, fortgesetzte Prüfung und Beschwerde offen. Eine chinesische Zurückweisungsentscheidung verweist den unzufriedenen Anmelder auf die Reexamination, die eine Überprüfung der Zurückweisung mit begrenzten Korrekturänderungen verbindet. Der Beitrag behandelt Änderungs- und Beweisbeschränkungen, das US-amerikanische Pre-Appeal Brief Review und die chinesische vorgeschaltete Prüfung, neue Zurückweisungsgründe sowie Fristen für behördliche und gerichtliche Überprüfung. Er erläutert außerdem die USPTO-Gesprächspolitik für das Haushaltsjahr 2026 und ihre Folgen nach Final Rejection sowie US-Fortsetzungsanmeldungen im Vergleich zu chinesischen Teilanmeldungen. Maßgeblich sind die angegriffene Entscheidung, der zulässige Verfahrensstoff und die mögliche Abhilfe. Berater sollten zuerst klären, ob der Mandant eine bestehende Zurückweisung korrigieren, geänderte Ansprüche oder Beweise prüfen lassen oder anderen Schutzumfang sichern möchte, und danach die verfügbaren örtlichen Verfahren auswählen und aufeinander abstimmen
Einleitung
Ein Mandant erhält negative Prüfungsentscheidungen zu entsprechenden US-amerikanischen und chinesischen Patentanmeldungen. Die Ansprüche sind weiterhin wirtschaftlich wichtig, und die Beschreibung enthält eine sinnvolle Rückfallbeschränkung. In beiden Rechtsordnungen fragt er: Können wir die Ansprüche ändern, mit dem Prüfer sprechen und das Verfahren fortsetzen? Die Antwort hängt davon ab, welche Entscheidung ergangen ist und welches Verfahren noch offensteht.
Ein abschließender Prüfungsbescheid des USPTO begrenzt das weitere Verfahren vor dem Prüfer, lässt aber definierte Wege für Änderungen, fortgesetzte Prüfung und Beschwerde offen. Eine Zurückweisungsentscheidung der CNIPA beendet die gewöhnliche Prüfungsphase und verweist einen unzufriedenen Anmelder auf die Reexamination. Diese überprüft die Zurückweisung und erlaubt zugleich bestimmte Korrekturänderungen. Deshalb bietet weder eine US-Beschwerde noch ein Request for Continued Examination (RCE) für sich allein eine vollständige Entsprechung (35 U.S.C. §§ 132(b), 134(a); 37 C.F.R. §§ 1.113–1.116; Patent Law of the People’s Republic of China arts. 38, 41 (amended 2020); Implementing Regulations of the Patent Law rr. 65–67 (revised 2023)).
Sinnvolle Vergleichspunkte sind die angegriffene Entscheidung, der zulässige Verfahrensstoff und die erreichbare Abhilfe. Grenzüberschreitend tätige Berater sollten zuerst bestimmen, ob eine bestehende Zurückweisung korrigiert, geänderte Ansprüche oder Beweise geprüft oder anderer Schutzumfang gesichert werden soll. Danach lässt sich das örtlich verfügbare Verfahren auswählen. So werden sowohl erklärende Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede sichtbar, die eine wörtliche Übertragung von Verfahrensbegriffen riskant machen.
Der Beitrag behandelt gewöhnliche US-Utility-Anmeldungen und chinesische Erfindungspatentanmeldungen nach dem Rechts- und Leitlinienstand vom 23. September 2026. Er vergleicht in beide Richtungen: Vertraute US-Verfahren erklären die chinesische Praxis; die chinesische Reexamination hilft umgekehrt, die getrennten Funktionen von US-After-Final-Eingaben, RCE, Pre-Appeal Review und Beschwerden zum Patent Trial and Appeal Board (PTAB) zu verstehen. Die chinesische „Reexamination“ beziehungsweise Fushen betrifft eine zurückgewiesene Anmeldung. Sie ist von der US-amerikanischen Ex-parte-Reexamination eines erteilten Patents zu unterscheiden (Chinese Patent Law arts. 41, 45; 35 U.S.C. §§ 302–307). Die nachstehenden chinesischen Richtlinienzitate beziehen sich auf die Guidelines for Patent Examination 2023 in der 2025 überarbeiteten, seit 1. Januar 2026 geltenden Fassung. Der konsolidierte Text ist beigefügt zu CNIPA Order No. 84.
Die verfahrensändernde Entscheidung erkennen
Für US-Praktiker bezeichnet „final“ den Verfahrensstatus eines Prüfungsbescheids, keine Entscheidung des PTAB oder eines Gerichts. Ein zweiter Bescheid darf gewöhnlich abschließend sein. Ein neuer Zurückweisungsgrund steht dem aber grundsätzlich entgegen, sofern keine Ausnahme greift, etwa ein durch die Änderung des Anmelders veranlasster neuer Grund. Der Einwand einer verfrühten Finalität betrifft das Verfahren und wird durch Petition erhoben. Die Patentfähigkeit der Ansprüche ist dagegen eine Frage für die Beschwerde. Eine Petition hemmt die Antwortfrist nicht von selbst (37 C.F.R. §§ 1.113, 1.181(f); USPTO, Manual of Patent Examining Procedure [hereinafter MPEP] §§ 706.07(a), (c)–(d)). Weitere Ausnahmen von der allgemeinen Beschränkung neuer Gründe beschreibt § 706.07(a).
Die chinesische Praxis folgt einer anderen Abfolge. Artikel 37 ermöglicht eine Erwiderung auf Prüfungsbeanstandungen durch Stellungnahmen oder Änderungen. Artikel 38 erlaubt die Zurückweisung, wenn die Anmeldung weiterhin die einschlägigen Voraussetzungen verfehlt. Die Richtlinien verlangen vor der Zurückweisung Gelegenheit zur Stellungnahme zu den betreffenden Gründen, aber keine allgemeine US-Abfolge aus einem nicht abschließenden und einem abschließenden Bescheid. Eine Mitteilung der Prüfungsmeinung und eine Zurückweisungsentscheidung (Bohui Jueding) erfordern deshalb unterschiedliche Weisungen ausländischer Berater (Chinese Patent Law arts. 37–38; CNIPA Guidelines pt. II, ch. 8, §§ 4.11, 6.1).
Die Übersetzung hat unmittelbare Bedeutung. US-Berater sollten bei einer chinesischen „rejection“ klären, ob eine zur Antwort auffordernde Prüfungsmitteilung oder die den Reexamination-Zeitraum auslösende Zurückweisungsentscheidung vorliegt. Chinesische Berater sollten bei einer US-„final rejection“ fragen, welche Ansprüche und Beweise tatsächlich berücksichtigt sind und welche Antwortfrist verbleibt. Ohne diese Verfahrensangaben lässt sich aus keinem der Begriffe die richtige nächste Eingabe ableiten.
Die Anmeldung sichern und die Antwort auswählen
Ein abschließender US-Bescheid setzt gewöhnlich eine dreimonatige verkürzte gesetzliche Frist. Verlängerungen sind grundsätzlich nach Rule 1.136(a) möglich, vorbehaltlich der gesetzlichen Sechsmonatshöchstfrist. Eine rechtzeitige After-Final-Eingabe, die keine Erteilungsreife herstellt, verhindert für sich allein kein Abandonment. Auch die anschließende Advisory Action gewährt gewöhnlich keine neue Antwortfrist. Die Berater sollten die Frist des abschließenden Bescheids notieren und gesondert prüfen, ob der Prüfer die vorgeschlagene Änderung berücksichtigt hat (35 U.S.C. § 133; 37 C.F.R. §§ 1.134–1.136; MPEP §§ 706.07(f), 714.13).
Die Zweimonatspraxis bietet einen begrenzten Fristenvorteil. Wird die erste After-Final-Antwort innerhalb von zwei Monaten nach dem abschließenden Bescheid eingereicht und die Advisory Action erst nach der ursprünglichen Dreimonatsfrist versandt, endet die verkürzte Frist mit deren Versanddatum. Ab diesem Termin werden Verlängerungsgebühren berechnet. Die Sechsmonatshöchstfrist läuft weiterhin ab dem abschließenden Bescheid. Eine frühe Eingabe kann daher auf die Bearbeitungszeit des Amts entfallende Verlängerungsgebühren mindern; sie schafft keine weiteren sechs Monate Verfahrensdauer (MPEP § 714.13, einschließlich Formabsatz 7.39; siehe auch id. § 706.07(f)).
Chinas erste Überprüfungsfrist unterscheidet sich. Innerhalb von drei Monaten nach Zugang der Zurückweisungsentscheidung muss der Anmelder Reexamination beantragen und die Gebühr zahlen. Diese gesetzliche Frist kann gewöhnlich nicht wie eine verkürzte US-Antwortfrist verlängert werden. Nach den aktuellen elektronischen Zustellungsregeln erfolgt die Zustellung mit Eingang des Dokuments im anerkannten elektronischen System des Empfängers. Die postalische 15-Tage-Vermutung darf einer elektronisch zugestellten Entscheidung nicht automatisch hinzugerechnet werden (Chinese Patent Law art. 41; Implementing Regulations rr. 4–6, 113; CNIPA Guidelines pt. IV, ch. 2, §§ 2.3, 2.5). Die CNIPA unterscheidet die gesetzliche Reexamination-Frist auch in ihren öffentlichen Fristenhinweisen von verlängerbaren festgesetzten Fristen.
Wiedereinsetzung ist ein gesonderter Rechtsbehelf. Wer nach Rule 6 „andere gerechtfertigte Gründe“ für die Versäumung der Reexamination-Antragsfrist geltend macht, muss innerhalb von zwei Monaten nach deren Ablauf Wiedereinsetzung beantragen, die versäumten Handlungen nachholen und die geltenden Voraussetzungen erfüllen. Höhere Gewalt ist gesondert geregelt. Wiedereinsetzung sollte weder als routinemäßige Zusatzfrist behandelt noch eine spätere Mitteilung als Beginn dieser besonderen Zweimonatsfrist abgewartet werden (Implementing Regulations r. 6, paras. 1–3). Für höhere Gewalt gelten eigene Voraussetzungen und eine absolute Höchstfrist.
In beiden Rechtsordnungen dienen ein Gespräch über mögliche Lösungen und eine fristwahrende Eingabe unterschiedlichen Zwecken. Weisungen an örtliche Berater sollten die maßgebliche Mitteilung, Zustellungs- oder Versanddaten, die geplante inhaltliche Antwort und die ersatzweise fristwahrende Eingabe benennen, falls informelle Bemühungen scheitern.
Änderungen nach der Zurückweisung
Die US-After-Final-Praxis unterscheidet zwischen dem Einreichen und der Berücksichtigung einer Änderung. Rule 1.116 erlaubt bestimmte Änderungen nach Final Rejection, darunter Anspruchsstreichungen, die Erfüllung bereits benannter Formerfordernisse und Änderungen, die zurückgewiesene Ansprüche besser für eine Beschwerde aufbereiten. Andere Änderungen erfordern eine ausreichende Erklärung ihrer Notwendigkeit und ihres verspäteten Vorbringens. Praktisch kann eine weitere Recherche oder Prüfung erfordernde Änderung unberücksichtigt bleiben, obwohl sie die Ansprüche beschränkt und eindeutig ursprünglich offenbart ist (37 C.F.R. § 1.116(b); MPEP §§ 714.12–714.13). Die Regelkategorien und die Berücksichtigungsentscheidung des Prüfers sind von der materiellen Patentfähigkeit zu trennen.
Angenommen, ein Anspruch betrifft eine Steuerung, die nach Prüfung eines Berechtigungsnachweises einen Vorgang freigibt. Die Beschreibung nennt außerdem die Entwertung des Nachweises nach einmaliger Nutzung. Dieses zusätzliche Merkmal kann die Patentfähigkeit verbessern, aber eine weitere Recherche zur Kombination erfordern. Ursprüngliche Offenbarung beantwortet die Frage nach unzulässiger Erweiterung; sie begründet keinen Anspruch auf Prüfung der neuen Kombination nach Final Rejection. Ist das Merkmal für das gewünschte Patent zentral, sollten die Kosten fortgesetzter Prüfung direkt bewertet werden, statt durch wiederholte im Wesentlichen gleiche Änderungseingaben verdeckt zu werden.
Auch der US-Beweisstoff lässt sich im späteren Verlauf schwerer ändern. Rule 1.116(e) gilt für nach Final Rejection eingereichte eidesstattliche Erklärungen und andere Beweise. Für Beweise nach dem Datum der Notice of Appeal, aber vor der Beschwerdebegründung, verlangt Rule 41.33(d)(1) zusätzlich zur Begründung der Verspätung, dass der Prüfer die Überwindung sämtlicher angefochtener Zurückweisungen feststellt. Spätere Beweise bleiben grundsätzlich ausgeschlossen, sofern keine ausdrücklich geregelte Ausnahme greift. Erklärungen zu unerwarteten Ergebnissen oder technischen Unterschieden sollten daher geplant werden, bevor die Entscheidung für eine Beschwerde fällt (37 C.F.R. §§ 1.116(e), 41.33(d); MPEP § 1206, pt. II). Einreichung am Tag der Notice of Appeal und Einreichung danach werden in den Regeln unterschiedlich behandelt.
Nach Einreichung der Beschwerdebegründung werden Änderungsmöglichkeiten weiter eingeschränkt. Rule 41.33(b) erlaubt dann grundsätzlich nur Streichungen ohne Auswirkungen auf den Schutzumfang anderer anhängiger Ansprüche und die Umschreibung abhängiger Ansprüche in unabhängige Form. Eine Beschwerdebegründung macht eine zuvor nicht berücksichtigte Änderung nicht zum maßgeblichen Anspruchssatz. Die Berater müssen wissen, welche Ansprüche berücksichtigt wurden, bevor sie den Prüfungsauftrag des Boards erläutern (37 C.F.R. §§ 41.30, 41.33(a)–(b), 41.37(c)(2); MPEP §§ 1204.04, 1206).
Die chinesische Reexamination bietet eine andere, durch zwei eigenständige Grenzen bestimmte Möglichkeit. Artikel 33 setzt die Grenze der ursprünglichen Offenbarung. Rule 66 verlangt, dass Änderungen die in der Zurückweisung oder Reexamination-Mitteilung benannten Mängel beheben. Der Anmelder kann daher die Zurückweisung angreifen und zugleich eine ursprünglich offenbarte, auf das Problem gerichtete Änderung vorlegen. Änderungen sind mit dem Reexamination-Antrag, als Antwort auf eine Mitteilung oder in einer mündlichen Verhandlung zulässig, jeweils unter den geltenden Beschränkungen (Chinese Patent Law art. 33; Implementing Regulations r. 66; CNIPA Guidelines pt. IV, ch. 2, § 4.2; CNIPA, öffentliche Konsultationsantwort (17. April 2026)).
Dies erlaubt keine umfassende Neugestaltung der Ansprüche. Die Richtlinien schließen gewöhnlich Erweiterungen gegenüber den zurückgewiesenen Ansprüchen, den Wechsel zu einer nicht einheitlichen technischen Lösung, den Wechsel der Anspruchsart oder zusätzliche Ansprüche sowie Änderungen nicht von der Zurückweisung betroffener Ansprüche oder Beschreibungsteile aus. Für die letzte Gruppe bestehen Ausnahmen für offensichtliche Schreibfehler und gleichartige Mängel wie die in der Zurückweisung benannten. Diese Ausnahmen ersetzen weder die übrigen verfahrensabhängigen Änderungsbeschränkungen noch das Erfordernis ursprünglicher Offenbarung (CNIPA Guidelines pt. IV, ch. 2, § 4.2, especially item (4)). Die öffentliche CNIPA-Antwort vom 17. April 2026 gibt diese Kategorien wieder, enthält aber auch veraltete Verweise auf Rule 61; die aktuell maßgebliche Vorschrift ist Rule 66.
Im Steuerungsbeispiel sollten US-Berater die chinesischen Kollegen fragen, wie die Einmalnutzungsbeschränkung den Zurückweisungsgrund behebt und weshalb ihre Aufnahme verfahrensrechtlich zulässig ist. Chinesische Berater zur parallelen US-Anmeldung sollten Berücksichtigung, Beweisfristen und einen möglichen RCE-Bedarf gesondert prüfen. Spätere Beweise können in beiden Systemen eine technische Aussage belegen; ihre Zulässigkeit ersetzt aber keine fehlende ursprüngliche Offenbarung.
Prüfergespräche nach der FY2026-Regelung
After-Final-Gespräche bleiben nach den inhaltlichen USPTO-Gesprächsstandards möglich. MPEP § 713.09 erlaubt sie gewöhnlich, wenn das Gespräch mit nur geringfügiger weiterer Prüfung zur Erteilungsreife führen oder Beschwerdefragen klären kann. Anträge, die lediglich bestehende Argumente wiederholen oder Merkmale mit neuem Recherchebedarf beziehungsweise mehr als geringfügigem Prüfungsbedarf einführen, sollen abgelehnt werden. Weitere Gespräche sind möglich, wenn der Prüfer dadurch eine schnellere Beschwerde oder Erledigung erwartet. Der konkrete Gesprächszweck ist daher bereits vor der Terminierung wichtig (37 C.F.R. § 1.133; MPEP § 713.09).
Die FY2026-Änderung betrifft die Prüfern gutgeschriebene Arbeitszeit. Die USPTO-Präsentation vom Oktober 2025 stellt der früheren einstündigen Gesprächsgutschrift eine Attributstunde pro neuer Anmeldung oder RCE im FY2026-Plan gegenüber. Weitere Gesprächszeit kann ein Supervisory Patent Examiner genehmigen. Die Interview Best Practices vom Mai 2026 erläutern, dass diese Stunde auch Vorbereitung und Folgearbeiten umfasst. Es handelt sich um eine Zuteilung von Prüfungsarbeitszeit, weder um die Zusage eines einstündigen Gesprächs noch um eine absolute Beschränkung auf ein einziges Gespräch (USPTO, The Role of a Patent Examiner in the IP Community, slide 25 (Oct. 15, 2025); USPTO, AIPLA & IPO, Interview Best Practices 4 (May 2026)).
Wurde bereits im nicht abschließenden Verfahren ein Gespräch geführt, sollte ein späterer After-Final-Antrag den Genehmigungsbedarf für zusätzliche Arbeitszeit berücksichtigen. Das spricht dafür, eine konkrete offene Frage und den erwarteten Verfahrensfortschritt zu erläutern. Daraus folgt weder ein genereller Ausschluss zweiter Gespräche noch automatisch die Zweckmäßigkeit eines RCE allein für ein weiteres Gespräch, wenn die bestehende Akte bereits eine Beschwerde trägt.
Die Vorbereitung sollte der begrenzten Zeit entsprechen. Die Hinweise vom Mai 2026 empfehlen eine konzentrierte Vorabagenda mit Ansprüchen, relevanten Textstellen und Änderungen. Im Steuerungsbeispiel sollte sie die Einmalnutzungsbeschränkung, ihre Offenbarungsgrundlage und die konkrete Frage an den Prüfer benennen. Sinnvoll ist dies insbesondere bei einer konkreten Grundlage für die Annahme, das Merkmal lasse sich ohne neue Recherche und mit nur geringfügiger Zusatzprüfung beurteilen. Die bloße Benennung einer Änderung überwindet die inhaltlichen After-Final-Gesprächsbeschränkungen nicht. Ein allgemeiner Wunsch, „Patentfähigkeit“ zu besprechen, lässt weniger Fortschritt erwarten. Eingereichte Agenden und Änderungsvorschläge werden zudem aktenkundig; vorläufige Formulierungen verdienen dieselbe Sorgfalt wie andere Erklärungen im Erteilungsverfahren (USPTO, AIPLA & IPO, Interview Best Practices 2–4, 7–8 (May 2026); 37 C.F.R. § 1.2; MPEP §§ 713.01, 713.04, 713.09). Die Best Practices sind Empfehlungen; ihre Befolgung ersetzt die maßgeblichen Regeln nicht.
Gesprächstermine sind auch mit Pre-Appeal Review abzustimmen. Zwischen dessen Beantragung und der Entscheidung wird kein Gespräch gewährt. Nach Einreichung einer Beschwerdebegründung sind Gespräche grundsätzlich nur unter ungewöhnlichen Umständen möglich. Wer beides erwägt, sollte gewöhnlich zuerst das Gespräch führen, ohne die Antwortfrist verstreichen zu lassen (MPEP §§ 1204.02–1204.03, 713.05).
Auch chinesische Prüfertreffen und Telefonate dienen der Klärung und Lösung von Fragen; ihre Funktion hängt aber vom Verfahrensstadium ab. Nach einer Zurückweisungsentscheidung muss der Anmelder den Reexamination-Weg nutzen. Kontakt zum ursprünglichen Prüfer ersetzt diesen Antrag nicht. Die Reexamination kann schriftlich, mündlich oder in beiden Formen erfolgen. US-Berater sollten daher verfahrensgerechte Kommunikation erbitten, statt die informelle US-After-Final-Praxis oder deren Arbeitszeitregeln auf China zu übertragen (CNIPA Guidelines pt. II, ch. 8, §§ 4.12–4.13, 6; pt. IV, ch. 2, § 4.3; Chinese Patent Law art. 41).
Fortgesetzte Prüfung durch einen RCE
Ein RCE ist sinnvoll, wenn der US-Anmelder weitere Prüfung in derselben Anmeldung benötigt. Mit der erforderlichen Eingabe und Gebühr ermöglicht er in geeigneten Fällen nach geschlossenem Erteilungsverfahren die Berücksichtigung von Änderungen, Beweisen oder Argumenten. Er eröffnet keine neue Anmeldung und begründet keinen neuen Anmeldetag. Der Anmelder muss auch nicht zuerst einen Prüferfehler beweisen; er kann schlicht eine weitere Prüfungsrunde für wirtschaftlich sinnvoll halten (35 U.S.C. § 132(b); 37 C.F.R. § 1.114; MPEP § 706.07(h); USPTO, Request for Continued Examination Transmittal, PTO/SB/30, and instructions).
Ein RCE hat Grenzen. Er garantiert keinen weiteren nicht abschließenden Bescheid und kein Recht auf den Wechsel zu einer unabhängigen und unterschiedlichen Erfindung. Dies ist wichtig, wenn aufgrund eines neuen Geschäftsziels andere Ansprüche angestrebt werden. Eine Fortsetzungsanmeldung kann für eine andere Anspruchsstrategie geeigneter sein, während ein RCE die Prüfung der bestehenden Anmeldung fortführt (37 C.F.R. §§ 1.114, 1.145; MPEP §§ 706.07(b), 706.07(h), pt. VI).
China kennt kein allgemeines Antrags- und Gebührenverfahren mit genau diesen Eigenschaften. Nach Zurückweisung können ursprünglich offenbarte, auf den Mangel gerichtete Änderungen in der Reexamination verfolgt werden. Dies kann zur Aufhebung der Zurückweisung und weiteren Bearbeitung führen; Leitgedanke bleibt aber deren Überprüfung und Korrektur. Die Weisung „das chinesische Gegenstück zum RCE einreichen“ verdeckt die entscheidenden Fragen: Welcher Mangel wird behoben, welche Änderung ist zulässig und weshalb soll die Zurückweisung keinen Bestand haben?
Zur aktuellen US-Strategie gehört auch das Ende von AFCP 2.0. Anträge mussten bis zum 14. Dezember 2024 eingereicht werden. Dessen frühere zusätzliche Prüfungsmöglichkeit darf nicht als gegenwärtig verfügbare Alternative aufgeführt werden. Die gewöhnliche Rule-1.116-Praxis bleibt relevant, ist aber nach den aktuellen Regeln und Prüfungsvorgaben zu bewerten (USPTO, After Final Consideration Pilot Program 2.0—CLOSED).
Pre-Appeal Brief Review zur Prüfung der bestehenden Zurückweisung
Das häufig „Pre-Appeal Brief“ genannte Dokument ist die Begründung eines Pre-Appeal Brief Request for Review. Das Verfahren ermöglicht eine konzentrierte interne Überprüfung vor dem Aufwand einer vollständigen Beschwerdebegründung. Es eignet sich besonders für klare rechtliche oder tatsächliche Fehler, etwa fehlende Belege für ein erforderliches Anspruchsmerkmal. Erhebliche Streitigkeiten zur Anspruchsauslegung oder zum Offenbarungsgehalt können die ausführlichere Behandlung im Beschwerdeverfahren erfordern. Der Antrag betrifft beschwerdefähige Sachfragen und ersetzt keine Petition gegen verfrühte Finalität (USPTO, New Pre-Appeal Brief Conference Pilot Program, 1296 Official Gazette 67 (July 12, 2005); MPEP § 1204.02).
Der Antrag muss zusammen mit einer rechtzeitigen Notice of Appeal und vor der Beschwerdebegründung eingereicht werden. Die Fünfseitengrenze schließt das Formular PTO/AIA/33 nicht ein. Die Gebühr für die Notice of Appeal fällt an, eine zusätzliche Pre-Appeal-Review-Gebühr nicht. Die Notice kann nicht zuerst und der Antrag später durch Fristverlängerung eingereicht werden. Eine am selben Tag eingereichte After-Final-Änderung macht den Antrag regelwidrig, selbst bei getrennter Einreichung. Darauf sollten chinesische Praktiker besonders achten, die Überprüfungsargumente gewöhnlich mit einer Korrekturänderung verbinden (MPEP § 1204.02; USPTO, Pre-Appeal Brief Request for Review, PTO/AIA/33 (rev. Nov. 2023)).
Eine konzentrierte Begründung kann einer kurzen Argumentationskette folgen: streitigen Anspruchswortlaut benennen, wesentliche Prüferfeststellung wiedergeben, widersprechende oder fehlende Aktenbelege anführen und die Bedeutung für die Zurückweisung erklären. Verlangt der bestehende Anspruch bereits die Entwertung eines Berechtigungsnachweises nach einmaliger Nutzung, während die zitierte Passage einen wiederverwendbaren Nachweis beschreibt, lässt sich die Lücke direkt aufzeigen. Fünf Seiten über allgemeine Erfindungsvorteile würden die Frage verdecken. Die konkrete Zurückweisung ist dennoch vollständig zu beantworten: Eine Lücke in einem Dokument genügt nicht, wenn ein anderes Dokument oder eine gesondert begründete Kombination das Merkmal liefern soll.
Der Anmelder nimmt an der Überprüfungskonferenz nicht teil. Mögliche Ergebnisse sind die Fortsetzung der Beschwerde, die Wiedereröffnung des Erteilungsverfahrens, die Erteilungsreife bestehender Ansprüche oder die Zurückweisung eines regelwidrigen Antrags. Letzteres beendet für sich allein keine ansonsten wirksame Beschwerde. Die Frist zur Beschwerdebegründung muss gewahrt werden. Ein regelwidriger Antrag kann nicht später korrigiert erneut eingereicht werden, weil er dann nicht mehr mit der Notice of Appeal verbunden wäre. Dass eine Frage der Beschwerde vorbehalten bleibt, ist keine PTAB-Bestätigung der Zurückweisung. Bleibt eine Begründung erforderlich, endet ihre Frist am späteren Termin: einen Monat nach Versand der Senatsentscheidung oder mit dem Rest der ursprünglichen Zweimonatsfrist, jeweils unter Berücksichtigung verfügbarer Verlängerungen (MPEP § 1204.02; New Pre-Appeal Brief Conference Pilot Program, 1296 Official Gazette 67 (July 12, 2005)). § 1204.02 behandelt regelwidrige Anträge, spätere Neueinreichung, Konferenzergebnisse und die Begründungsfrist.
Während der Prüfung legt der Antrag den Anmelder zudem auf eine bestimmte Abfolge fest. Vor der Senatsentscheidung beenden eine Beschwerdebegründung, ein RCE, eine After-Final-Änderung, eine eidesstattliche Erklärung oder andere Beweise sowie ausdrückliches Abandonment die Überprüfung. Zusammen mit der Gesprächsbeschränkung macht dies Pre-Appeal Review zu einer bewussten Entscheidung für die Überprüfung der bestehenden Zurückweisung. Es sollte nicht als Platzhalter dienen, während parallel ein neuer Anspruchssatz verhandelt wird (MPEP §§ 1204.02–1204.03).
Die chinesische vorgeschaltete Prüfung (Qianzhi Shencha) ist für diese frühe Überprüfungsfunktion die nächstliegende didaktische Entsprechung. Nach formeller Annahme gehen die Reexamination-Unterlagen zur Stellungnahme an die Prüfungsabteilung. Diese kann der Aufhebung zustimmen, weil der Antrag überzeugt oder zulässige Änderungen die Mängel beheben. Auf eine positive Stellungnahme folgt nach § 3.3(5) eine formelle Reexamination-Entscheidung der Reexamination and Invalidation Department. Erst danach darf die Prüfungsabteilung das Erteilungsverfahren fortsetzen. Dies ist ein Stadium der chinesischen Reexamination und keine eigenständige fünfseitige Option neben einer Notice of Appeal (CNIPA Guidelines pt. IV, ch. 2, §§ 3.1–3.3, especially § 3.3(5); CNIPA, Explanation of the 2023 Guidelines Amendments, Part Six, item 4 (Jan. 18, 2024)). Die aktuellen Richtlinien nennen die Prüfungsabteilung, nicht notwendigerweise denselben einzelnen Prüfer.
Der Vergleich ist hilfreich, weil beide Abläufe einen unnötigen Übergang in eine spätere Überprüfungsstufe vermeiden können. Ebenso wichtig ist die Grenze: Chinesische Berater können im zulässigen Reexamination-Rahmen eine geänderte Anmeldung erneut prüfen lassen; ein US-Pre-Appeal-Antrag richtet sich gegen die Zurückweisung auf bestehender Aktenbasis. US-Berater sollten deshalb einen inhaltlich fundierten chinesischen Antrag mit gewünschtem Argument und zulässiger Rückfallposition vorbereiten. Chinesische Berater sollten diese Änderungspraxis nicht auf eine US-Pre-Appeal-Eingabe übertragen.
Eine USPTO-Mitteilung vom September 2026 fügt eine weitere Unterscheidung hinzu. Ein Administrative Patent Judge kann als dritter Teilnehmer an Pre-Appeal- und Beschwerdekonferenzen mitwirken, jedoch nur beratend. Er darf später nicht dem PTAB-Spruchkörper zur Sachentscheidung über die Anmeldung angehören. Seine Beteiligung macht die Konferenz weder zu einer Board-Entscheidung noch begründet sie ein Recht des Anmelders auf mündlichen Vortrag dort (USPTO, Update to Panels for Pre-Appeal and Appeal Conferences 1–2 (Sept. 10, 2026)). Die Mitteilung erlaubt die Mitwirkung, verlangt aber nicht bei jeder Konferenz einen APJ.
Sachliche Überprüfung und neue Streitpunkte
Ein US-Anmelder kann Beschwerde einlegen, sobald mindestens ein Anspruch die gesetzliche Voraussetzung zweimaliger Zurückweisung erfüllt. Eine Final Rejection ist nicht der einzige Auslöser. Die Notice of Appeal beginnt das Verfahren; die Beschwerdebegründung folgt gewöhnlich binnen zwei Monaten, vorbehaltlich geltender Verlängerungen und des beschriebenen Pre-Appeal-Verfahrens. Sie muss die angegriffenen Zurückweisungsgründe behandeln. Sollen abhängige Ansprüche gesondert beurteilt werden, sind entsprechende Argumente auszuarbeiten; ihre zusätzlichen Merkmale werden nicht automatisch unabhängig geprüft (35 U.S.C. § 134(a); 37 C.F.R. §§ 41.31, 41.37; MPEP §§ 1204, 1205.01–1205.02).
Die Prüfererwiderung (Examiner’s Answer), eine etwaige Replik (Reply Brief), die Appeal Forwarding Fee und eine beantragte mündliche Verhandlung sind getrennte Folgeschritte. Auch interne Beschwerdekonferenzen und die Entscheidung des Boards haben unterschiedliche Funktionen. Die Akte sollte die betroffenen Ansprüche, die Einwände gegen die Prüferbegründung und gesondert begründete Ansprüche als alternative Abhilfegrundlagen klar ausweisen. Wer wesentlich andere Ansprüche oder neue Beweise benötigt, sollte prüfen, ob das Verfahren überhaupt beschwerdereif ist (37 C.F.R. §§ 41.39, 41.41, 41.45, 41.47; MPEP §§ 1207–1209). Die Appeal Forwarding Fee behandeln § 41.45 und MPEP § 1208.01.
Die chinesische Reexamination umfasst formelle Prüfung, vorgeschaltete Prüfung und gegebenenfalls Senatsprüfung. Zuständig ist die Reexamination and Invalidation Department des CNIPA-Patentamts. Verweise auf das frühere Patent Reexamination Board können die heutige Behördenstruktur verdecken. Der Senat behandelt grundsätzlich die Gründe und Beweise der Zurückweisung, kann aber bestimmte weitere Mängel einschließlich bestimmter offensichtlicher materieller Mängel berücksichtigen. Die Reexamination ist daher sowohl Fortsetzung des Erteilungsverfahrens als auch Rechtsbehelf gegen die Zurückweisung (Implementing Regulations r. 67; CNIPA Guidelines pt. IV, ch. 2, §§ 1, 4.1; CNIPA, Explanation of the 2023 Guidelines Amendments, Part Six, items 1, 5 (Jan. 18, 2024)).
Diese weitere Prüfungsfunktion beseitigt das rechtliche Gehör nicht. Die Richtlinien sehen eine Mitteilung oder mündliche Verhandlung vor, wenn eine negative Entscheidung erwogen wird, Änderungen oder zusätzliche Erläuterungen nötig sind oder neue Gründe beziehungsweise Beweise eingeführt werden. Auf eine schriftliche Reexamination-Mitteilung ist gewöhnlich binnen eines Monats nach Zugang inhaltlich schriftlich zu antworten. Ohne Antwort kann der Antrag als zurückgenommen gelten. Diese spätere Antwortpflicht ist getrennt von der Dreimonatsfrist zur Einleitung der Reexamination zu notieren (Implementing Regulations r. 67; CNIPA Guidelines pt. IV, ch. 2, § 4.3). Für eine Ladung zur mündlichen Verhandlung gelten eigene Antwort- und Teilnahmebestimmungen.
Die US-Beschwerdepraxis verlangt Aufmerksamkeit sowohl für die Quelle eines neuen Grunds als auch für die Einreichungsfolge. Bezeichnet eine Examiner’s Answer einen neuen Grund, hat der Anmelder nach Rule 41.39(b) zwei Monate ab dem Antwortdatum, um zwischen Wiedereröffnung und Fortsetzung der Beschwerde zu wählen. Die Wiedereröffnung nach Rule 41.39(b)(1) verlangt eine Rule-1.111-Antwort mit oder ohne Änderungen beziehungsweise Beweise; etwaige Änderungen oder Beweise müssen den neuen Grund betreffen. Die Fortsetzung der Beschwerde verlangt dagegen eine Replik zum neuen Grund ohne begleitende Änderungen oder Beweise (37 C.F.R. § 41.39(b)–(c); MPEP § 1207.03(c)). Nach § 41.39(b)(2) gilt eine Replik mit Änderung oder Beweisen als Antrag auf Wiedereröffnung des Erteilungsverfahrens.
Wer überprüfen lassen möchte, dass der Prüfer einen neuen Zurückweisungsgrund nicht als solchen bezeichnet hat, muss das Petitionsverfahren nach Rules 1.181 und 41.40 nutzen. Wer nur neue Prüferargumente anhand der bestehenden Akte beantworten möchte, kann stattdessen regelkonform replizieren. Die Petition muss binnen zwei Monaten nach Aufnahme der Examiner’s Answer in die Akte und vor jeder Replik eingereicht werden. Eine innerhalb von zwei Monaten nach dem Antwortdatum eingereichte Replik gilt nach Rule 41.40(d) bei noch unentschiedener Petition als deren Rücknahme und Fortsetzung der Beschwerde. Die Petition hemmt die Replikfrist; die Entscheidung bestimmt die nächste Antwortfrist und Eingabe. Petition und Replik müssen deshalb aufeinander abgestimmt werden und dürfen nicht als gefahrlos parallel laufende unabhängige Eingaben behandelt werden (37 C.F.R. §§ 1.181, 41.40(a)–(e), 41.41(b)(2); MPEP § 1207.03(b) (unter Erörterung von In re Durance, 891 F.3d 991, 998 (Fed. Cir. 2018))). Bei Stattgabe bleiben zwei Monate für eine Rule-1.111-Antwort zur Wiedereröffnung; bei Ablehnung zwei Monate für eine einzige Replik. § 41.40(d) bestimmt, unter welchen zeitlichen Voraussetzungen eine Replik die Petition zurücknimmt.
Ein vom Board nach Rule 41.50(b) bezeichneter neuer Grund erfordert binnen zwei Monaten ab dessen Entscheidung eine andere Wahl. Wiedereröffnung nach Rule 41.50(b)(1) verlangt eine geeignete Änderung der zurückgewiesenen Ansprüche, neue darauf bezogene Beweise oder beides. Alternativ ist eine erneute Prüfung auf bestehender Aktenbasis (Rehearing) nach Rule 41.50(b)(2) möglich. Eine rein argumentative Antwort, die bei einem neuen Prüfergrund Wiedereröffnung ermöglichen kann, erfüllt somit die Board-Voraussetzungen nicht. Ein angeblich unbezeichnet gebliebener neuer Grund in der Board-Entscheidung ist stattdessen durch rechtzeitigen Rehearing-Antrag nach Rules 41.50(c) und 41.52 geltend zu machen, nicht durch das Petitionsverfahren zur Examiner’s Answer. Gewöhnliche Rule-1.136(a)-Verlängerungen gelten für die Zeiträume nach Rules 41.39, 41.40 und 41.50 nicht. Diese sind getrennt von der gewöhnlichen After-Final-Antwortfrist zu notieren (37 C.F.R. §§ 41.39(c), 41.40(e), 41.50(b)–(c), (f), 41.52; MPEP §§ 1207.03, 1213). Nach § 41.50(c) geht der Einwand einer unterbliebenen Bezeichnung durch das Board verloren, wenn er nicht in einem rechtzeitigen Rehearing-Antrag erhoben wird. Für gesondert beantragte Verlängerungen verweisen die Regeln auf § 1.136(b); die automatischen gebührenpflichtigen Verlängerungen nach § 1.136(a) gelten nicht.
Auch Erfolg vor einem der Ämter muss dem Mandanten präzise erläutert werden. Die Beseitigung einer angegriffenen Zurückweisung kann weitere Bearbeitung oder Prüfung ermöglichen und bedeutet nicht stets sofortige Erteilung. Chinesische Praktiker sollten US-Wiedereröffnung und Aufhebung durch das Board unterscheiden; US-Praktiker die Aufhebung einer chinesischen Zurückweisung und die abgeschlossene Patenterteilung. In China muss die fortgesetzte Prüfung die Reexamination-Entscheidung umsetzen: Teil IV, Kapitel 2, § 7 verbietet eine gegenteilige Entscheidung auf denselben Tatsachen, Gründen und Beweisen. Eine günstige Entscheidung bindet daher die weitere Prüfung, auch wenn sie selbst kein Patent erteilt (CNIPA Guidelines pt. IV, ch. 2, § 7). Nach Aufhebung der Zurückweisungsentscheidung geht die Akte an die Prüfungsabteilung zurück. Sie muss die Reexamination-Entscheidung umsetzen und darf auf denselben Tatsachen, Gründen und Beweisen keine gegenteilige Entscheidung treffen.
Anderen Schutzumfang durch eine separate Anmeldung sichern
Eine US-Fortsetzungs- oder Teilanmeldung ist eine separate Anmeldung für ursprünglich offenbarte Ansprüche, vorbehaltlich der Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des früheren Anmeldetags und die gleichzeitige Anhängigkeit. Ein RCE setzt dagegen dieselbe Anmeldung fort. Dies ist wirtschaftlich wichtig, wenn der Mandant sowohl die Zurückweisung bestehender Ansprüche angreifen als auch einen anderen offenbarten Anspruchssatz verfolgen möchte. Eine Nachanmeldung kann einen weiteren Weg sichern; sie beantwortet aber nicht den Bescheid der Stammanmeldung und stoppt deren Frist nicht (35 U.S.C. §§ 120–121; 37 C.F.R. § 1.78; MPEP §§ 201.06–201.07).
Chinesische Teilanmeldungen erlauben ebenfalls eine getrennte Verfolgung, doch sind ihre Einreichungsfenster nach chinesischem Recht zu prüfen. Nach Zurückweisung ist eine Teilanmeldung binnen drei Monaten nach Zugang möglich, auch ohne Reexamination-Antrag. Weitere Fenster umfassen die anhängige Reexamination, drei Monate nach Zugang ihrer Entscheidung und eine dagegen gerichtete Verwaltungsklage. Dadurch wird nicht jeder neue Anspruch zulässig; ursprüngliche Offenbarung und andere materielle Anforderungen gelten weiter (CNIPA Guidelines pt. I, ch. 1, § 5.1.1; Chinese Patent Law art. 33; CNIPA Customer Service Center, Response to “Whether a Divisional Application May Be Filed When the Unity Requirement Is Satisfied” (Dec. 12, 2025) (public consultation response; title translated from Chinese)).
Weitere Teilanmeldungen bergen eine besondere Falle für US-Berater. Die chinesischen Fristen bleiben grundsätzlich an die ursprüngliche Anmeldung gebunden. Eine bestimmte Ausnahme gilt für eine weitere Teilanmeldung als Reaktion auf einen vom Prüfer in einer Teilanmeldung erhobenen Einheitlichkeitseinwand. Eine noch anhängige Nachanmeldung trägt daher nicht automatisch dieselbe Fortsetzungskette wie in den USA. Bei geänderten Geschäftszielen sollten die gewünschten Ansprüche benannt und das tatsächlich nutzbare chinesische Einreichungsfenster erfragt werden (CNIPA Guidelines pt. I, ch. 1, § 5.1.1; CNIPA Customer Service Center, Response to “Whether a Divisional Application May Be Filed When the Unity Requirement Is Satisfied” (Dec. 12, 2025) (public consultation response; title translated from Chinese)).
Gerichtliche Überprüfung nach der richtigen Behördenentscheidung einordnen
Ein sachlicher Streit mit einem US-Prüfer gelangt gewöhnlich erst nach PTAB-Überprüfung vor Gericht. Nach der einschlägigen negativen Board-Entscheidung kann der Patentanmelder Überprüfung durch den Federal Circuit nach Section 141 oder alternativ eine Zivilklage nach Section 145 wählen, jeweils nach den geltenden Wahl- und Fristenregeln. Der abschließende Prüferbescheid und die Board-Beschwerdeentscheidung haben unterschiedliche Positionen in dieser Abfolge. Nach Rule 90.3 beträgt die gewöhnliche Frist für die Notice of Appeal beziehungsweise Klageerhebung 63 Tage ab Datum der abschließenden Board-Entscheidung. Ein rechtzeitiger Rehearing-Antrag lässt die Frist grundsätzlich mit 63 Tagen ab Entscheidung über diesen Antrag neu beginnen (35 U.S.C. §§ 141(a), 145; 37 C.F.R. §§ 90.1–90.3, insbesondere § 90.3(a)(1), (a)(3)(i), (b)(1)–(2), (c); MPEP § 1216). Ein weiterer Rehearing-Antrag derselben Partei lässt die Frist nur bei Zulassung durch Board-Anordnung erneut beginnen. Die Regel behandelt auch Feiertagsberechnung und Verlängerungen wegen eines vor Ablauf geltend gemachten triftigen Grunds oder danach wegen entschuldbarer Versäumnis. Diese Rechtsbehelfe für Anmelder sind nicht pauschal auf jedes Verfahren nach Patenterteilung übertragbar.
In China kann ein mit der Reexamination-Entscheidung unzufriedener Anmelder nach Artikel 41 binnen drei Monaten nach Zugang Klage erheben. Die chinesische Frist läuft also ab Zugang, die gewöhnliche US-Frist ab Entscheidungsdatum. Erste Zurückweisung, behördliche Reexamination-Entscheidung und Gerichtsurteil müssen daher in Berichten und Weisungen unterschieden werden. Eine bloße Aufforderung, „Rechtsmittel einzulegen“, sollte sowohl die angegriffene Entscheidung als auch das gewünschte Forum benennen (Chinese Patent Law art. 41, para. 2).
Der Vergleich bei vier wiederkehrenden Mandantenproblemen
Eine ursprünglich offenbarte Rückfallposition muss geprüft werden
Zurück zu Steuerung und Einmalnachweis: Fehlt dem zurückgewiesenen Anspruch das Einmalnutzungsmerkmal, hängt die US-Entscheidung teilweise davon ab, ob der Prüfer die Änderung nach Final Rejection berücksichtigen und bewerten kann. Ist weitere Prüfung nötig, kann ein RCE passend sein. In China ist eine auf den Mangel gerichtete Änderung in der Reexamination zu prüfen. Derselbe technische Vorschlag erfordert somit getrennte Weisungen zur Offenbarungsgrundlage, Zulässigkeit und gewünschten verfahrensrechtlichen Abhilfe.
Die bestehende Zurückweisung übersieht ein Merkmal
Enthält der Anspruch das Merkmal bereits und berücksichtigt die Zurückweisung es nicht, kann das wirtschaftliche Ziel im Erhalt des bestehenden Schutzumfangs liegen. Ein konzentrierter US-Pre-Appeal-Antrag kann vor einer vollständigen Beschwerdebegründung einen nachweisbaren Fehler prüfen lassen. Ein chinesischer Reexamination-Antrag kann den entsprechenden Mangel vortragen. Reflexhafte Beschränkung in beiden Rechtsordnungen würde die Korrektur einer Entscheidung mit einer Änderung der beanspruchten Erfindung verwechseln.
Die Berater wünschen ein weiteres Prüfergespräch
Hat ein früheres US-Gespräch die gewöhnliche Arbeitszeitzuteilung verbraucht, sollten die Berater erläutern, weshalb eine weitere Besprechung die Vorbereitung und gegebenenfalls zusätzliche Zeitgenehmigung rechtfertigt. Die inhaltlichen After-Final-Standards bleiben maßgeblich. Bei anhängigem Pre-Appeal-Antrag greift jedoch die Gesprächsbeschränkung. Im entsprechenden chinesischen Fall ist zuerst zu klären, ob die gewöhnliche Prüfung noch offensteht oder eine Zurückweisung Reexamination erfordert. Daraus ergibt sich die passende Gesprächsanfrage.
Der Mandant wünscht eine andere kommerzielle Ausführungsform
Betrifft das neue Ziel eine andere ursprünglich offenbarte Ausführungsform oder Anspruchskategorie, darf nicht vorausgesetzt werden, dass eine Beschwerdebegründung oder Reexamination-Änderung dies aufnehmen kann. US-Fortsetzungspraxis und chinesische Teilanmeldungspraxis sind gesondert zu prüfen. Die Einreichungsmöglichkeit für die neue Anspruchsstrategie sollte gesichert werden; unabhängig davon ist zu entscheiden, ob die weitere Verfolgung der Stammansprüche die Kosten rechtfertigt.
Weisungen für das beabsichtigte Ergebnis
US-Anwälte, die chinesische Erteilungsverfahren steuern, sollten Zurückweisungsentscheidung und Zustellungsdatum benennen, den Fehler erläutern oder eine zulässige Korrekturänderung vorschlagen und die Sicherung von Teilanmeldungsschutz prüfen lassen. Der Reexamination-Antrag muss innerhalb der Offenbarungs- und Änderungsgrenzen die materiellen Gründe für die Abhilfe darlegen.
Chinesische Anwälte, die US-Erteilungsverfahren steuern, sollten laufende Fristen, berücksichtigte Ansprüche und verfügbare Beweise bestimmen und danach die zum Mandantenziel passenden Verfahren auswählen und aufeinander abstimmen. Begrenzte After-Final-Eingabe, Prüfergespräch, RCE, Pre-Appeal-Antrag, vollständige Beschwerde und Fortsetzungsanmeldung erfüllen unterschiedliche Aufgaben. Wirksame grenzüberschreitende Weisungen bewahren das wirtschaftliche Ziel und übersetzen die gewünschte Handlung in das Verfahren des empfangenden Amts.
