Offenheit ohne Kapitulation: Die philosophische Begründung für die Einreichung eines Information Disclosure Statement

Jeder im Patenterteilungsverfahren tätige Anwalt kennt diese Frage in irgendeiner Form: Warum sollte ein Anmelder eine Entgegenhaltung offenlegen, die zur Zurückweisung seiner Anmeldung verwendet werden könnte?

Die Frage ist verständlich. Der Anwalt wird beauftragt, die Interessen des Mandanten zu fördern, und ein Information Disclosure Statement (IDS) kann dem Prüfer potenziell nachteilige Informationen vorlegen. Die Patentprüfung ist jedoch kein gewöhnlicher kontradiktorischer Rechtsstreit. Sie ist ein Ex-parte-Verwaltungsverfahren, in dem der Anmelder ein staatlich verliehenes Recht begehrt, das gegen Angehörige der Öffentlichkeit durchsetzbar ist, die normalerweise keine Möglichkeit zur Mitwirkung haben.

Ein IDS lässt sich daher am besten als patentspezifisches Ex-parte-Gegenstück zur zivilprozessualen Beweisermittlung (Discovery) verstehen: als regelgebundener Offenlegungsmechanismus, der die abwesende Gegenpartei teilweise ersetzt. Die Analogie ist funktional, nicht wörtlich gemeint. Ein IDS umfasst weder wechselseitige Auskunfts- und Vorlageverlangen noch Einwände, Verzeichnisse privilegierter Unterlagen, Schutzanordnungen, gerichtliche Durchsetzung oder den vollen Umfang zivilprozessualer Discovery. Es betrifft das engere Problem, dass Personen, die ein staatlich verliehenes Recht anstreben, über entscheidungserhebliche Informationen verfügen, während keine Gegenpartei anwesend ist, um diese anzufordern.

Ein Patent, das aus einer Prüfung auf informierter Grundlage hervorgeht, lässt sich besser verteidigen als eines, das unter Ausnutzung des Informationsdefizits eines Ex-parte-Verfahrens erlangt wurde. Darin liegt der moralische Kern der Offenlegungspflicht.

Ebenso wichtig ist: Die Einreichung eines IDS ist kein Zugeständnis. Nach 37 C.F.R. § 1.97(g)–(h) wird damit weder erklärt, dass der Einreichende eine Recherche durchgeführt hat, noch anerkannt, dass die angeführten Informationen für die Patentierbarkeit erheblich sind. Der Anmelder kann eine Entgegenhaltung vorlegen und anschließend erläutern, warum sie die Ansprüche nicht neuheitsschädlich vorwegnimmt, nicht nahelegt oder ihre Patentierbarkeit anderweitig beeinträchtigt.

I. Der öffentliche Charakter der Patentprüfung

Rule 56 beginnt mit einer Aussage über die Natur des Patentrechts: „Ein Patent ist seinem Wesen nach mit einem öffentlichen Interesse verbunden.“ Die Regel erläutert, dass eine wirksame Prüfung voraussetzt, dass das U.S. Patent and Trademark Office alle für die Patentierbarkeit erheblichen Informationen kennt und bewertet. Sie begründet deshalb eine Pflicht zu Aufrichtigkeit und redlichem Verhalten, die die Offenlegung bekannter erheblicher Informationen zu anhängigen Ansprüchen einschließt. 37 C.F.R. § 1.56(a).

Obwohl Praktiker oft verkürzt von der „Pflicht des Anmelders“ sprechen, ist die Vorschrift genauer. Die Pflicht trifft jede an Einreichung oder Erteilungsverfahren beteiligte natürliche Person: jeden benannten Erfinder; jeden Anwalt oder Patent Agent, der die Anmeldung ausarbeitet oder das Erteilungsverfahren betreut; und jede andere inhaltlich an Ausarbeitung oder Erteilungsverfahren beteiligte Person, die mit dem Erfinder, Anmelder, Rechtsnachfolger oder einer Person verbunden ist, der gegenüber eine Übertragungspflicht besteht. Id. § 1.56(c). Die Pflicht trifft diese natürlichen Personen und nicht eine Gesellschaft als abstrakte juristische Person. MPEP § 2001.01. Dieser Beitrag verwendet „der Anmelder“ als Kurzbezeichnung für die von der Regel erfassten Personen.

Genau genommen begründet Rule 56 die Offenlegungspflicht, während 37 C.F.R. §§ 1.97 und 1.98 das übliche Verfahren vorsehen, um sie durch ein IDS zu erfüllen. Diese Unterscheidung ist hilfreich: Die philosophische Grundlage liegt in der Pflicht, dem Amt erhebliche Informationen vorzulegen, und nicht im Formular selbst.

Diese Pflicht folgt aus dem Grundgedanken des Patentsystems. Das Patentrecht gewährt dem Erfinder im Gegenzug zur Offenbarung seiner Erfindung ein zeitlich begrenztes Ausschließlichkeitsrecht. Der Supreme Court hat die Offenbarung als Gegenleistung (quid pro quo) für dieses Recht beschrieben. Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp., 416 U.S. 470, 480–84 (1974).

Die Beschreibung und das IDS erfüllen unterschiedliche Teile dieses Austauschs. Die nach 35 U.S.C. § 112 erforderliche Offenbarung vermittelt der Öffentlichkeit, was die Erfindung ist und wie sie hergestellt und benutzt werden kann. Das IDS hilft dem Amt zu beurteilen, ob dem Anmelder der beanspruchte Ausschließlichkeitsumfang angesichts des bereits Bekannten oder anderer für die Patentierbarkeit erheblicher Umstände zusteht.

Das IDS ist nicht selbst die gesetzliche Gegenleistung. Es hilft dem Amt, die Grenzen des Austauschs zu überwachen. Die Beschreibung erläutert den vom Anmelder beanspruchten Beitrag; das IDS liefert bekannte erhebliche Informationen dazu, ob die begehrten Ansprüche auf Gegenstände übergreifen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung bleiben sollten.

II. Eine eingeschränkte Analogie zur zivilprozessualen Discovery

Das amerikanische Zivilprozessrecht geht grundsätzlich nicht davon aus, dass die Entscheidungsfindung verbessert wird, wenn jede Partei jeden Informationsvorsprung bis zur Gerichtsverhandlung bewahren darf. Federal Rule of Civil Procedure 26 verlangt bestimmte Offenlegungen, ohne ein Discovery-Verlangen abzuwarten, erlaubt die Ermittlung nicht privilegierter Informationen, die für einen Anspruch oder eine Verteidigung relevant und den Bedürfnissen des Verfahrens angemessen sind, und verlangt die rechtzeitige Berichtigung wesentlich unvollständiger oder unrichtiger Offenlegungen und Antworten. Fed. R. Civ. P. 26(a)(1), (b)(1), (e)(1).

Das IDS vereint nur einige dieser Merkmale. Wie die obligatorische Offenlegung und Ergänzung nach Rule 26 entsteht die Pflicht nach Rule 56 unmittelbar; eine erfasste Person muss nicht erst eine Nachfrage des Prüfers abwarten. Ein IDS kann jedoch Informationen enthalten, die gegen die Patentierbarkeitsposition des Anmelders sprechen. Inhaltlich ähnelt seine Reichweite deshalb eher der von einer Partei veranlassten Discovery als Rule 26(a)(1), die vor allem Informationen erfasst, mit denen eine Prozesspartei ihre eigenen Ansprüche oder Einwendungen stützen kann.

Auch der Umfang unterscheidet sich. Zivilprozessuale Discovery erfasst in weitem Umfang relevante, verhältnismäßige und nicht privilegierte Informationen. Rule 56 betrifft bekannte Informationen, die nicht lediglich bereits Vorliegendes wiederholen und für die Patentierbarkeit eines anhängigen Anspruchs erheblich sind. 37 C.F.R. § 1.56(a)–(b). Sie begründet keine allgemeine Ermittlungspflicht. Rule 1.97(g) bestätigt, dass die Einreichung eines IDS keine Erklärung darüber ist, dass eine Recherche durchgeführt wurde.

Die Patentpraxis kennt außerdem einen Mechanismus, der einem tatsächlichen Discovery-Verlangen stärker ähnelt. Nach 37 C.F.R. § 1.105, kann ein Prüfer Informationen verlangen, die vernünftigerweise erforderlich sind, um eine Frage in einer Anmeldung zu prüfen oder zu bearbeiten. Das USPTO unterscheidet dementsprechend zwischen der Pflicht des Anmelders, erhebliche Informationen nach Rule 56 aus eigener Initiative offenzulegen, und einem gezielten Informationsverlangen des Prüfers nach Rule 1.105. MPEP § 2005.

Die Discovery-Analogie macht dennoch das institutionelle Problem deutlich. Im gewöhnlichen Prüfungsverfahren ist kein Wettbewerber anwesend, der schriftliche Fragen stellen, Unterlagen anfordern, einen Sachverständigen beauftragen oder die Darstellung des Anmelders zum einschlägigen Stand der Technik hinterfragen könnte. Der Prüfer recherchiert unabhängig, kennt aber möglicherweise nicht die Informationen, die den am Erteilungsverfahren beteiligten Personen über ausländische Recherchenergebnisse, verwandte Anmeldungen, Aktivitäten der Erfinder, Vorbenutzungen, Verkäufe oder widersprüchliche Positionen in anderen Verfahren vorliegen.

Die abwesende Öffentlichkeit kann keine Vorlageverlangen stellen. Rule 56 schließt diese Lücke teilweise.

Die Recherche des Prüfers und die Pflicht des Anmelders ergänzen einander. Im Gerichtsverfahren kann sich eine Partei einem berechtigten Discovery-Verlangen gewöhnlich nicht allein deshalb entziehen, weil die anfordernde Partei die Informationen möglicherweise anderswo finden könnte. Im Patentprüfungsverfahren beseitigt die Möglichkeit, dass der Prüfer eine Entgegenhaltung selbst auffinden könnte, nicht die Pflicht einer erfassten Person, die bereits weiß, dass die Information erheblich ist.

III. Was Brady und Precision Instrument beitragen

Eine moralische Analogie zu Brady

Brady v. Maryland bietet eine eingeschränkt übertragbare moralische Analogie. Der Supreme Court entschied, dass die Unterdrückung angeforderter, für einen Beschuldigten günstiger Beweise gegen das Recht auf ein ordnungsgemäßes Verfahren verstößt, wenn diese Beweise für Schuld oder Strafe erheblich sind, unabhängig davon, ob die Staatsanwaltschaft gut- oder bösgläubig handelt. Das Gericht betonte, dass die Regel ein unfaires Verfahren verhindern soll und nicht lediglich staatsanwaltschaftliches Fehlverhalten bestrafen. Brady v. Maryland, 373 U.S. 83, 87–88 (1963).

Die Unterschiede zum Patenterteilungsverfahren sind grundlegend. Ein Staatsanwalt vertritt den Staat und übt staatliche Gewalt gegen eine Einzelperson aus. Der Patentanwalt vertritt eine private Partei, die ein staatlich verliehenes Recht anstrebt. Ein Patentprüfer ist kein Beschuldigter in einem Strafverfahren, und die betroffenen Interessen sind nicht gleichwertig. Weder die verfassungsrechtliche Doktrin aus Brady noch der dortige Erheblichkeitsmaßstab gilt für ein IDS.

Die Analogie betrifft vielmehr das richtige Verständnis anwaltlicher Interessenvertretung in einem öffentlichen Verfahren. Brady verwirft die Vorstellung, dass dem staatlichen Interesse immer dann vollständig gedient ist, wenn die Staatsanwaltschaft ihr gewünschtes Ergebnis erreicht. Die Fairness des Verfahrens hat eigenständige Bedeutung. Das Patenterteilungsverfahren beruht auf einer verwandten institutionellen Wertung: Ein Vertreter muss unter Umständen Informationen offenlegen, die seiner unmittelbaren Position nachteilig sind, wenn eine staatliche Entscheidung auf informierter Grundlage davon abhängt.

Der Anmelder kann nach der Offenlegung weiterhin argumentieren. Eine angeführte Entgegenhaltung kann lediglich bereits Vorliegendes wiederholen, aus einem nicht einschlägigen Fachgebiet stammen, keine ausführbare Offenbarung enthalten oder hinsichtlich eines oder mehrerer Anspruchsmerkmale unzureichend sein. Die Vorlage ermöglicht dem Amt die Bewertung der Informationen; sie schreibt nicht vor, für welche Schlussfolgerung der Anmelder eintreten muss.

Die patentrechtliche Grundlage in Precision Instrument

Die unmittelbarere patentrechtliche Grundlage findet sich in Precision Instrument Manufacturing Co. v. Automotive Maintenance Machinery Co., 324 U.S. 806 (1945). Der Fall betraf Meineid in Interference-Verfahren vor dem Patentamt, die bewusste Unterdrückung von Beweisen zu diesem Meineid, den Erwerb einer dadurch belasteten Anmeldung und den Versuch, das daraus entstandene Patent durchzusetzen. Der Supreme Court wandte die Clean-Hands-Doktrin an und betonte, dass Patentdurchsetzung wegen der erheblichen sozialen und wirtschaftlichen Folgen von Patenten über die privaten Interessen der Prozessparteien hinausgeht. Id. at 814–18.

Das Gericht führte außerdem aus, dass dem Patentamt die einschlägigen Tatsachen hätten vorgelegt werden müssen, damit die Behörde deren ausreichende Tragfähigkeit beurteilen konnte. Id. at 818. Diese Begründung stützt eine wichtige Zuständigkeitsverteilung. Wer über Informationen verfügt, darf nicht allein bestimmen, dass potenziell erhebliche Informationen zu schwach oder unsicher sind, um vom Amt berücksichtigt zu werden.

Die begrenzende Einordnung ist entscheidend. Precision Instrument betraf außergewöhnliches Verhalten im Zusammenhang mit Betrug und nicht das gewöhnliche Versäumnis, eine Entgegenhaltung anzuführen. Die Erörterung der Mitteilungspflicht ergab sich aus vermutetem Meineid und bewusster Unterdrückung von Beweisen zu möglichem Betrug oder unredlichem Verhalten. Die Entscheidung darf nicht so verstanden werden, dass jedes versehentliche Auslassen, jede schwierige Erheblichkeitsabwägung oder jeder Verwaltungsfehler dem dort behandelten Fehlverhalten gleichgesetzt wird.

Die weitergehende Begründung zum öffentlichen Interesse bleibt hilfreich. Erfüllen Informationen den geltenden Offenlegungsmaßstab, legen die verantwortlichen Personen sie vor und überlassen es dem Prüfer, ihre Folgen für die Patentierbarkeit zu bestimmen. Der Anwalt kann mit Nachdruck und letztlich zu Recht der Auffassung sein, dass die Informationen den Ansprüchen nicht entgegenstehen. Diese Auffassung gehört gewöhnlich in die Argumentation gegenüber dem Amt und sollte nicht alleinige Grundlage sein, Informationen zurückzuhalten, deren Vorlage die Regel verlangt.

IV. Die Einreichung eines IDS ist kein Anerkenntnis

Die Bestimmungen in Rule 1.97 zum fehlenden Anerkenntnis sind für das richtige Verständnis des IDS zentral. Die Vorlage einer Entgegenhaltung bedeutet kein Anerkenntnis, dass sie Stand der Technik, erheblich, ausführbar, fachlich einschlägig oder ausreichend ist, um einen Anspruch neuheitsschädlich vorwegzunehmen oder nahezulegen. 37 C.F.R. § 1.97(g)–(h).

Betrachten wir eine häufige Situation im Erteilungsverfahren. Ein ausländischer Recherchenbericht nennt eine Entgegenhaltung, die ein Sensorsystem mit mehreren in einem anhängigen US-Anspruch genannten Komponenten offenbart. Die Entgegenhaltung offenbart jedoch weder die beanspruchte räumliche Anordnung dieser Komponenten noch die erforderliche Steuerungsabfolge, nach der ein Vorgang erst dann stattfindet, wenn ein bestimmter Zustand erkannt wird.

Der mit dem US-Erteilungsverfahren betraute Anwalt legt die Entgegenhaltung in einem IDS vor. Der Prüfer stützt später eine Zurückweisung wegen fehlender Neuheit darauf oder kombiniert sie mit einer anderen Entgegenhaltung für eine Zurückweisung wegen Naheliegens. Der Anmelder erläutert anschließend, dass die erste Entgegenhaltung nicht jedes Merkmal in der beanspruchten Anordnung offenbart und deshalb keine neuheitsschädliche Vorwegnahme vorliegt. Zudem liefert die vorgeschlagene Kombination keine nachvollziehbare Begründung dafür, die fehlende Anordnung oder Steuerungsabfolge zu übernehmen.

Diese Positionen sind widerspruchsfrei. Mit der IDS-Einreichung erklärte der Anmelder nicht, die Entgegenhaltung belege die fehlende Patentierbarkeit. Er stellte sicher, dass der Prüfer die Entgegenhaltung bewerten konnte, und setzte sich anschließend inhaltlich damit auseinander.

Das ist kein taktisches Spiel. Es ist der Preis dafür, vom Staat ein Recht zu verlangen, das gegen Menschen durchgesetzt werden kann, die nicht am Verfahren beteiligt waren.

Dasselbe Prinzip gilt darüber hinaus. Der Anwalt kann fehlende Anspruchsmerkmale benennen, einer vorgeschlagenen Kombination widersprechen, erläutern, warum eine Entgegenhaltung von der beanspruchten Lösung wegführt (teaches away), objektive Indizien gegen das Naheliegen vorlegen oder bestreiten, dass die Entgegenhaltung überhaupt als Stand der Technik einzustufen ist. Der Anmelder muss der Einreichung außerdem keine unnötigen Wertungen hinzufügen. Eine Entgegenhaltung als „erheblich“, „nächstliegenden Stand der Technik“ oder Teil desselben technischen Gebiets zu bezeichnen, kann eine weitergehende Aktenlage schaffen, als für ihre Berücksichtigung erforderlich ist.

Damit sollen hilfreiche Erläuterungen nicht vermieden werden. Betrifft eine Entgegenhaltung eine zentrale Patentierbarkeitsfrage, kann eine ausdrückliche Abgrenzung die Prüfungsakte verbessern. Ob und wie die Entgegenhaltung charakterisiert wird, sollte aber eine begründete Entscheidung im Erteilungsverfahren sein und kein als selbstverständlich betrachteter Bestandteil jeder IDS-Einreichung.

V. Erheblichkeit und das Problem übermäßiger Offenlegung

Rule 56 verlangt nicht die Offenlegung jedes Dokuments mit irgendeinem Technologiebezug. Informationen sind erheblich, wenn sie nicht lediglich bereits Vorliegendes wiederholen und entweder allein oder zusammen mit anderen Informationen prima facie fehlende Patentierbarkeit belegen oder eine Patentierbarkeitsposition des Anmelders widerlegen beziehungsweise ihr widersprechen. 37 C.F.R. § 1.56(b). Die Regel begründet keine Pflicht, Informationen einzureichen, die für sämtliche anhängigen Ansprüche unerheblich sind. Id. § 1.56(a).

Die Erheblichkeit begrenzt die Pflicht. Zu wenig Offenlegung kann dem Prüfer Informationen vorenthalten, die er für eine fundierte Entscheidung benötigt. Wahllose Offenlegung kann dagegen das Erkennen der wichtigsten Informationen erschweren und Prüfungsressourcen verbrauchen, ohne die Aktenlage wesentlich zu verbessern.

Mit diesem zweiten Problem befasste sich der Federal Circuit in Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co., 649 F.3d 1276 (Fed. Cir. 2011) (en banc). Das Gericht stellte fest, dass eine weit gefasste Inequitable-Conduct-Doktrin Patentvertreter dazu veranlasst hatte, Prüfer mit nur am Rande relevanten Informationen zu überschwemmen, wodurch wichtiger Stand der Technik schwieriger zu erkennen war. Id. at 1288–90.

Therasense trennt außerdem zwei mitunter vermischte Maßstäbe. Rule 56 regelt das Verhalten vor dem USPTO. Inequitable Conduct ist dagegen eine gerichtliche Einwendung gegen die Durchsetzung eines Patents. Für Letztere verlangt Therasense grundsätzlich But-for-Erheblichkeit und eine konkrete Täuschungsabsicht, mit einer Ausnahme für aktives, besonders schwerwiegendes Fehlverhalten. Id. at 1290–93. Das Gericht lehnte ausdrücklich ab, die Erheblichkeitsdefinition aus Rule 56 als Maßstab im Gerichtsverfahren zu übernehmen. Id. at 1293–95.

Der engere Maßstab aus Therasense ändert Rule 56 nicht. Informationen können nach der USPTO-Regel offenzulegen sein, obwohl ihre spätere Nichtvorlage kein Inequitable Conduct nach Therasense begründen würde. Umgekehrt rechtfertigen die schwerwiegenden Folgen von Inequitable Conduct nicht, jede auch nur entfernt verwandte Entgegenhaltung als erheblich zu behandeln.

Die richtige Reaktion ist eine disziplinierte Abwägung. Von der Regel erfasste Personen sollten bekannte, nicht lediglich wiederholende Informationen identifizieren, die den Maßstab von Rule 56 erfüllen, und sie so vorlegen, dass eine sinnvolle Prüfung möglich ist. Umfang allein beweist wenig. Eine Einreichung, die die einschlägige Entgegenhaltung unter Hunderten randständiger Dokumente vergräbt, mag einem Absicherungsbedürfnis entsprechen, hilft dem Prüfer aber kaum.

VI. Die Erteilungsakte nach der Patenterteilung

Ein IDS wird Bestandteil einer öffentlichen Akte, die später von Gerichten, dem Patent Trial and Appeal Board, Lizenznehmern und Wettbewerbern geprüft werden kann. Elekta Ltd. v. ZAP Surgical Systems, Inc., 81 F.4th 1368 (Fed. Cir. 2023), veranschaulicht dies in begrenztem Umfang.

Bei der Bestätigung einer Entscheidung zum Naheliegen kam der Federal Circuit zu dem Ergebnis, dass erhebliche Beweise die Feststellung des Board zur Motivation für die Kombination stützten. Die tragende Aktenlage umfasste die geltend gemachten Entgegenhaltungen, Sachverständigenaussagen und die Erteilungsakte. Das Gericht wies darauf hin, dass Entgegenhaltungen zu Bildgebungsgeräten im Erteilungsverfahren angeführt und nicht mit der Begründung abgegrenzt worden waren, Bildgebungsgeräte gehörten zu einem nicht einschlägigen Fachgebiet. Id. at 1375–76.

Elekta ist keine Entscheidung zu Rule 56. Sie besagt nicht, dass die Anführung in einem IDS die Erheblichkeit oder die Zugehörigkeit zu einem einschlägigen Fachgebiet anerkennt. Sie begründet auch keine allgemeine Regel, wonach Schweigen nach einer Anführung die Relevanz eines technischen Gebiets zugesteht. Die Erteilungsakte war ein Bestandteil einer umfassenderen Beweisgrundlage.

Die engere Lehre lautet, dass die Erteilungsakte auch nach der Erteilungsentscheidung relevant bleiben kann. Die dem Amt vorgelegten Informationen und die dazu eingenommenen Positionen können später beeinflussen, wie ein Gericht den einschlägigen Stand der Technik versteht oder ein Patentierbarkeitsargument bewertet. Der Anwalt sollte darauf nicht mit ausführlichen Schriftsätzen zu jeder angeführten Entgegenhaltung reagieren. Er sollte aber erwägen, ob eine für die Erteilung wichtige Abgrenzung – etwa warum ein benachbartes Fachgebiet nicht einschlägig ist – ausdrücklich dargelegt werden sollte, statt sie vorauszusetzen.

Eine klare Akte hilft späteren Lesern zu verstehen, was der Prüfer berücksichtigt hat und warum die Ansprüche erteilt wurden. Das ist bei Lizenzierung, Anfechtung und Durchsetzung des Patents wichtig.

VII. Vier Arbeitsweisen für die Praxis

Die praktische Haltung lässt sich in vier Arbeitsweisen ausdrücken. Legen Sie bekannte, nicht lediglich wiederholende Informationen offen, die nach Rule 56 erheblich sind. Vermeiden Sie unnötige Charakterisierungen, die überflüssige Anerkenntnisse schaffen können. Ist eine Entgegenhaltung für die Patentierbarkeitsanalyse wichtig, erläutern Sie die maßgebliche Abgrenzung, statt darauf zu vertrauen, dass sie späteren Lesern ohne Weiteres erkennbar bleibt. Führen Sie außerdem eine hinreichend verständliche Erteilungsakte, aus der ein Prüfer oder späteres Gericht erkennen kann, auf welcher Grundlage die Ansprüche zugelassen wurden.

Diese Arbeitsweisen erfordern Kommunikation zwischen Erfindern, mit dem Erteilungsverfahren betrauten Anwälten, ausländischen Anwälten, Prozessanwälten und weiteren inhaltlich am Erteilungsverfahren beteiligten Personen. Sie verlangen außerdem die Trennung dreier leicht vermischter Fragen: Müssen Informationen offengelegt werden? Würde eine Erläuterung die Prüfung unterstützen? Und in welchem Umfang ist eine Charakterisierung ratsam?

VIII. Fazit

Die philosophische Grundlage der IDS-Einreichung ist nicht, dass dem Patentanwalt die Erteilung gleichgültig sein sollte. Vielmehr sollte der Staat ein Ausschließlichkeitsrecht erst gewähren, wenn das Amt die Informationen erhalten hat, die es nach den maßgeblichen Regeln berücksichtigen muss.

Die Discovery-Analogie erklärt, wie das IDS das Fehlen einer Gegenpartei teilweise ausgleicht. Brady liefert eine eingeschränkt übertragbare Erklärung dafür, warum öffentliche Entscheidungsverfahren nicht auf strategische Informationskontrolle reduziert werden können. Precision Instrument verknüpft die Erlangung von Patenten mit dem öffentlichen Interesse und zeigt anhand außergewöhnlicher Tatsachen, wie wichtig es ist, dem Patentamt die Bewertung einschlägiger Informationen zu ermöglichen. Therasense warnt vor Einreichungen, die überfordern, statt zu informieren. Elekta zeigt in engerem Umfang, dass die entstandene Aktenlage auch nach der Patenterteilung Folgen haben kann.

Ein IDS ist kein Eingeständnis fehlender Patentierbarkeit. Es gibt dem Amt die für seine Aufgabe erforderlichen Informationen und lässt dem Anmelder zugleich die Freiheit zu erläutern, warum die Ansprüche erteilt werden sollten. Ein auf dieser Aktenlage erteiltes Patent steht auf festerem Grund als eines, das durch Ausnutzung fehlenden Wissens des Prüfers erlangt wurde.