Vertretung in Inter-Partes-Review-Verfahren

IPR-Vertretung für Patentinhaber

Die Verteidigung eines Patentinhabers sollte beginnen, sobald sich ein möglicher Antrag abzeichnet. Eine frühzeitige Vorbereitung schafft Zeit, den Stand der Technik, die Erteilungsakte, Fragen der Anspruchsauslegung, mögliche Zeugen, verwandte Gerichtsverfahren und die wirtschaftliche Bedeutung jedes angegriffenen Anspruchs zu bewerten.

Frühzeitige Fallbewertung vor einem IPR-Antrag

Wir prüfen:

✓ Das angegriffene Patent und verwandte Familienmitglieder
✓ Geltend gemachter und absehbar relevanter Stand der Technik
✓ Fragen zur Erteilungsakte und Anspruchsauslegung
✓ Mögliche gesetzliche und verfahrensrechtliche Verteidigungsansätze
✓ Verwandte Verfahren vor US-Bundesbezirksgerichten oder der ITC
✓ Bedarf an Sachverständigen, Tests und Beweismitteln
✓ Möglichkeiten für Änderungen und Fortsetzungsanmeldungen

Vorläufige Stellungnahme des Patentinhabers

Die vorläufige Stellungnahme ist die erste Gelegenheit des Patentinhabers darzulegen, warum das PTAB kein Review-Verfahren einleiten sollte.

Wir erarbeiten gezielte Stellungnahmen zu rechtlichen, verfahrensbezogenen, beweisbezogenen und technischen Mängeln des Antrags. Dabei berücksichtigen wir, wie sich jede Position auf den weiteren Verlauf des Verfahrens und auf parallele Gerichtsverfahren auswirken kann.

Hauptverfahren nach Einleitung der IPR

Wird das Review-Verfahren eingeleitet, schaffen wir die Beweisgrundlage für die Sachentscheidung durch:

✓ Erwiderungen des Patentinhabers

✓ Sachverständigenerklärungen

✓ Objektive Belege für das Nichtnaheliegen

✓ Beweismittel zur Auslegung der Patentansprüche

✓ Kreuzvernehmung von Zeugen des Antragstellers

✓ Anträge zur Discovery und zu Beweisfragen

✓ Weitere Erwiderungsschriftsätze (Sur-Replies)

✓ Änderungsanträge, soweit strategisch sinnvoll

Wir bewerten jeden Änderungsvorschlag im Hinblick auf Verletzungspositionen, Schadensersatz, Intervening Rights, anhängige Anmeldungen und den künftigen Wert der Patentfamilie.

Mündliche Verhandlung, Rehearing und Rechtsmittel

Wir richten mündliche Verhandlungen vor dem PTAB auf die rechtlichen und technischen Fragen aus, die den Ausgang voraussichtlich bestimmen werden. Außerdem beraten wir zu Rehearing-Anträgen, zu einer gegebenenfalls verfügbaren Director Review und zu Rechtsmitteln vor dem Federal Circuit. Das USPTO nennt die erneute Überprüfung und Rechtsmittel vor dem Federal Circuit als mögliche Wege nach einer Entscheidung in AIA-Verfahren.

IPR-Vertretung für Antragsteller

Ein wirksamer Antrag muss von Anfang an eine vollständige, technisch schlüssige Argumentation enthalten. Wesentliche Lücken lassen sich im Allgemeinen nicht durch spätere Schriftsätze schließen.

Wir unterstützen Antragsteller bei:

✓ Prüfung, ob IPR das geeignete Verfahren ist
✓ Analyse des Patents, der Ansprüche und der Erteilungsakte
✓ Recherche zum Stand der Technik und Bewertung der Entgegenhaltungen
✓ Auswahl und Ausarbeitung der vorgeschlagenen Anfechtungsgründe
✓ Merkmalsvergleichstabellen und technische Zuordnung
✓ Auswahl von Sachverständigen und Ausarbeitung von Erklärungen
✓ Ausarbeitung des Antrags
✓ Erwiderungsschriftsätzen und Discovery
✓ Zeugenvernehmungen (Depositions) und mündlicher Verhandlung
✓ Strategie für Rehearing und Rechtsmittel

Das Ziel ist nicht allein, Entgegenhaltungen zusammenzustellen. Der Antrag muss erläutern, wie die Entgegenhaltungen die angegriffenen Anspruchsmerkmale offenbaren, warum die vorgeschlagenen Kombinationen gestützt sind und wie sich die Beweismittel in die maßgeblichen rechtlichen Maßstäbe einfügen.

Abstimmung mit parallelen Gerichtsverfahren

Eine IPR kann mehr als die Rechtsbeständigkeit beeinflussen. Vor dem PTAB vertretene Positionen können Auswirkungen haben auf:

• Anspruchsauslegung

• Argumente zur fehlenden Rechtsbeständigkeit vor US-Bundesbezirksgerichten

• Verletzungspositionen

• Sachverständigenaussagen

• Aussetzung des Gerichtsverfahrens

• Estoppel

• Vergleichs- und Lizenzverhandlungen

• Rechtsmittelstrategie

Wir arbeiten mit den Prozessberatern zusammen, um eine abgestimmte Aktenlage zu schaffen und unnötige Widersprüche zwischen den Positionen vor dem PTAB und den Gerichten zu vermeiden.

Warum AddyHart für IPR

Technische Expertise und fundierte Beweisanalyse

Erfolgreiche IPR-Verfahren beruhen auf einer überzeugenden technischen Beweisgrundlage. Wir arbeiten eng mit Erfindern, Ingenieuren und Sachverständigen zusammen, um den geltend gemachten Stand der Technik zu bewerten, anspruchsweise Analysen zu erstellen und Beweismittel vorzulegen, die sowohl die Technologie als auch die maßgeblichen rechtlichen Maßstäbe berücksichtigen. Von Sachverständigenerklärungen und Strategien zur Kreuzvernehmung bis zu objektiven Indizien für das Nichtnaheliegen konzentrieren wir uns auf eine Beweisgrundlage, die die Positionen unserer Mandanten während des gesamten Verfahrens stützt.

Erfahrung vor dem PTAB und in mündlichen Verhandlungen

IPR-Verfahren erfordern eine technisch fundierte und verfahrensrechtlich präzise Interessenvertretung. Unsere Anwälte verfügen über Erfahrung mit der Vertretung vor dem PTAB, der Abstimmung mit Verfahren vor US-Bundesbezirksgerichten und patentrechtlichen Rechtsmitteln. Wir bereiten jede Verfahrensphase — von der Einleitung bis zur mündlichen Verhandlung und Überprüfung nach der Entscheidung — mit dem Ziel vor, die bestmögliche Aktenlage für ein etwaiges anschließendes Rechtsmittel zu wahren.

Strategie für die gesamte Patentfamilie

Das Ergebnis einer IPR kann weit mehr als die angegriffenen Ansprüche betreffen. Wir bewerten jede strategische Entscheidung im Kontext des gesamten Patentportfolios des Mandanten, einschließlich verwandter Patente, Fortsetzungsanmeldungen, Lizenzierungsmöglichkeiten, laufender Maßnahmen zur Rechtsdurchsetzung und künftiger Produktentwicklung. Indem wir das unmittelbare Verfahren und seine langfristigen Folgen berücksichtigen, helfen wir Mandanten, den Wert ihres geistigen Eigentums über den Einzelfall hinaus zu schützen.

Verwandte Fachbeiträge von Divergent Patent Law

Zuständiges Team

Die folgenden Fachleute verbinden Erfahrung in IPR-, Reexamination-, Rechtsmittel-, Gerichts- und Erteilungsverfahren sowie technisches Wissen, das für die Anfechtung erteilter Patente relevant ist.

Meredith Martin Addy

Präsidentin und Mitgründerin · beim USPTO registrierte US-Patentanwältin · Elektroingenieurin

Mimi ist Elektroingenieurin und beim USPTO zugelassene Patentanwältin (Registered Patent Attorney). Sie greift auf mehr als 100 Patentverfahren vor US-Bundesbezirksgerichten und mehr als 100 Rechtsmittelverfahren vor dem Federal Circuit zurück, um zu Verfahrensstrategie, PTAB-Verfahren, Lizenzierung und langfristiger Belastbarkeit von Patentportfolios zu beraten.

Gregory B. Gulliver

Partner · beim USPTO registrierter US-Patentanwalt · ehemaliger Softwareingenieur

Gregory war Softwareingenieur und verfügt über neun Jahre Industrieerfahrung. Er hat Hunderte Patentanmeldungen zu drahtloser Kommunikation, Software, Computerhardware, Halbleitern und Netzwerktechnologien ausgearbeitet und im Erteilungsverfahren betreut.

Brandon R. Theiss

Partner · beim USPTO registrierter US-Patentanwalt · Licensed Professional Engineer

Brandon ist zugelassener Professional Engineer und war als Ingenieur für Industriesteuerungen und Medizinprodukte tätig. Er berät zu Erteilungsverfahren, Strategien zu § 101, Portfolioentwicklung und Verfahren nach der Patenterteilung in den Bereichen KI, Software, Cloud-Systeme, Medizinprodukte und Automatisierung.

Craig McLaughlin

Senior Counsel · beim USPTO registrierter US-Patentanwalt · Hintergrund in Biologie

Craig ist beim USPTO zugelassener Patentanwalt (Registered Patent Attorney) mit biologischem Hintergrund und nahezu 30 Jahren Erfahrung. Er bearbeitet Angelegenheiten zu US-Utility- und US-Design-Patenten für Medizinprodukte, mechanische Systeme, Konsumgüter und Computerhardware sowie verwandte Fragen zu Verfahren nach der Patenterteilung und Rechtsmitteln.

Ganesh J. Prabu

Technischer Berater · Funkingenieur · Unterstützung bei Patentanalysen und Lizenzierung

Ganesh J. Prabu ist Funkingenieur und technischer Berater mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung, unter anderem bei Motorola und BlackBerry. Er unterstützt Erteilungsverfahren, Lizenzierung und Gerichtsverfahren durch technische Analysen von 5G-, LTE- und IoT-Technologien, die Erstellung von Merkmalsvergleichstabellen, Reverse Engineering und Analysen von Benutzungsnachweisen (Evidence of Use).

Heather King (Allebach)

Leitende Paralegal · Organisation von Patent- und Gerichtsverfahren

Heather koordiniert die Aufnahme von Portfolios, USPTO-Einreichungsformalitäten, Mandantenberichte, internationale Korrespondenz, Weisungsanfragen, Portfolioübernahmen und die Umsetzung mandantenspezifischer Abläufe im Erteilungsverfahren.

Sue Tucker

Leiterin des Fristenmanagements · Organisation von Gerichts- und Patentverfahren

Sue verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in Legal Operations. Sie bringt diese in Fristenmanagement, Einreichungskoordination, Aktenverwaltung und verfahrensbezogene Unterstützung bei Angelegenheiten vor dem USPTO, dem PTAB und den Bundesgerichten ein.

Kontakt aufnehmen

Ob Sie ein neues Patentportfolio entwickeln, bestehende Erteilungsverfahren übertragen, eine Produkteinführung vorbereiten oder auf die Anfechtung eines erteilten Patents reagieren: Wir besprechen gerne Ihre Ziele.

Bitte übermitteln Sie bei einer ersten Anfrage keine vertraulichen Informationen. Ein Mandatsverhältnis entsteht nur durch eine schriftliche Mandatsvereinbarung.