Brandon R. Theiss unterstützt Unternehmen beim Aufbau von Patentportfolios, die wirtschaftlich wichtige Technologien schützen und nach der Erteilung Bestand haben. Als beim USPTO registrierter US-Patentanwalt und Licensed Professional Engineer berät Brandon Mandanten während des gesamten Patentlebenszyklus: von der Erfindungsentwicklung über die Ausarbeitung von Anmeldungen und Betreuung von Erteilungsverfahren bis zu Portfoliostrategie, Prüfergesprächen, Beschwerden, Verfahren nach der Patenterteilung, Lizenzierung und wirtschaftlicher Verwertung.
Vor Beginn seiner Tätigkeit im Patentrecht entwickelte Brandon mehr als ein Jahrzehnt lang als Ingenieur industrielle Steuerungssysteme, Automatisierungstechnologien und Medizinprodukte für Unternehmen wie Medtronic und American Standard. Er verfügt über Abschlüsse in Electrical and Computer Engineering, Industrial and Systems Engineering sowie Physics. Diese Erfahrung ermöglicht es ihm, unmittelbar mit Erfindern zusammenzuarbeiten, die Funktionsweise komplexer Systeme zu verstehen und technische Fortschritte in Patentbeschreibungen und -ansprüche zu übertragen, die auf die Produkte und Geschäftsziele des Mandanten abgestimmt sind.
Brandons Tätigkeit in Erteilungsverfahren umfasst Medizinprodukte, künstliche Intelligenz, Cloud Computing, Software, Finanztechnologie, Datenanalyse, drahtlose Kommunikation, industrielle Automatisierung und fortschrittliche Fertigungsverfahren. Er vertritt sowohl einzelne Erfinder und junge Unternehmen als auch Arzneimittelhersteller und multinationale Technologieunternehmen.
Er verfügt über besondere Erfahrung mit der Patentfähigkeit des beanspruchten Gegenstands nach 35 U.S.C. § 101. Brandon arbeitet mit Mandanten daran, die technischen Verbesserungen zu identifizieren und zu beschreiben, die Software und computerimplementierten Erfindungen zugrunde liegen, Anspruchsstrategien auf Basis der Systemfunktion zu entwickeln und eine Erteilungsakte aufzubauen, die die Argumentation zur Patentfähigkeit nach § 101 vor dem USPTO und gegebenenfalls im Beschwerdeverfahren stützen kann. Er berät zudem zu schwierigen Fragen des Naheliegens, der Written Description, der ausreichenden Offenbarung (Enablement), der Erfindereigenschaft und der Strategie für Continuation-Anmeldungen.
Brandons Erfahrung mit Verfahren nach der Patenterteilung fließt unmittelbar in seine Arbeit in Erteilungsverfahren ein. Vor seinem Eintritt bei AddyHart baute er bei Volpe Koenig den Bereich für Verfahren nach der Patenterteilung auf und leitete ihn. Er vertrat Mandanten in Inter-Partes-Review-Verfahren zu komplexen Technologien und wertvollen Patentportfolios. Da er erlebt hat, wie Antragsteller, Sachverständige und der PTAB Patentansprüche und Erteilungsakten prüfen, berücksichtigt Brandon bei der Ausarbeitung und Betreuung von Anmeldungen spätere Angriffe auf die Rechtsbeständigkeit, Anspruchsauslegung, Lizenzierung und Durchsetzung.
Seine Perspektive auf Erteilungsverfahren beruht zudem auf umfangreicher Erfahrung bei der wirtschaftlichen Verwertung von Patentrechten. Bei Intellectual Ventures entwickelte und leitete Brandon ein Patentlizenzierungsprogramm im Open-Source-Bereich, das Einnahmen von mehr als 250 Millionen US-Dollar erzielte. Dafür musste er Patentansprüche mit tatsächlichen Softwareimplementierungen verknüpfen, Methoden zum Nachweis der Benutzung entwickeln und Lizenzierungsstrategien für Technologien erarbeiten, die in der gesamten Finanzdienstleistungsbranche eingesetzt werden.
Brandon ist Adjunct Professor an der Villanova University Charles Widger School of Law und Mitautor von FDA and Intellectual Property Strategies for Medical Device Technologies. Über Divergent Patent Law und weitere Publikationen veröffentlicht er regelmäßig Beiträge zu Patenterteilungsverfahren, Patentfähigkeit nach § 101, Verfahren nach der Patenterteilung und vergleichendem internationalem Patentrecht. IAM hat Brandon in der Rangliste Strategy 300: The World’s Leading IP Strategists ausgezeichnet.
Brandon erwarb seinen J.D. an der Rutgers Law School, seinen M.S. in Industrial and Systems Engineering sowie seinen B.S. in Electrical and Computer Engineering an der Rutgers University School of Engineering und seinen B.A. in Physics an der Rutgers University. Er ist zur Vertretung vor dem USPTO und vor dem Federal Circuit zugelassen und als Professional Engineer lizenziert.
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Ausarbeitung von Patentanmeldungen und Betreuung von Erteilungsverfahren
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Patentfähigkeit des beanspruchten Gegenstands (§ 101)
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Berufliche Zulassungen
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United States Patent and Trademark Office
Gerichtszulassungen
United States Court of Appeals for the Federal Circuit
Ausbildung und Abschlüsse
J.D., Rutgers University School of Law
M.S. in Industrial & Systems Engineering, Rutgers University School of Engineering
B.S. in Electrical & Computer Engineering, Rutgers University School of Engineering
B.A. in Physics, Rutgers University
Brandons Veröffentlichungen auf JD Supra