Résumé analytique : Cet article propose de comprendre la procédure de délivrance devant l’examinateur comme une défense des intérêts inspirée de la médiation, plutôt que comme la procédure contradictoire à laquelle les juristes sont traditionnellement formés. Contrairement au contentieux, elle ne comporte pas de demandeur adverse, le droit revendiqué reste modifiable et l’examinateur comme le déposant visent une appréciation correcte de la brevetabilité, depuis des rôles institutionnels différents. L’efficacité dépend donc de compétences proches de la médiation : identifier les intérêts derrière les positions, diagnostiquer le désaccord réel, confronter les hypothèses à la description, aux antériorités, au droit et aux objectifs commerciaux, proposer des formulations de revendications étayées et savoir quand passer de la discussion à une requête ou à un recours. À partir des directives actuelles de l’USPTO et d’études associant les entretiens à un nombre réduit de notifications avant l’issue du dossier, l’article formule des recommandations pour préparer, conduire et consigner ces échanges. Il traite aussi des limites : contraintes de production, obligation de franchise, risques liés à l’historique et restrictions inutiles. Les meilleurs praticiens savent à la fois résoudre ensemble les difficultés de rédaction et reconnaître les litiges exigeant une décision formelle.
I. Introduction
Le document de mai 2026 du United States Patent and Trademark Office intitulé Interview Best Practices contient une instruction particulièrement révélatrice, qui relève de la pratique professionnelle plutôt que de la procédure. Les examinateurs et déposants « ne devraient pas mener les entretiens comme des adversaires », car « la collaboration est plus efficace que la confrontation d’arguments ». U.S. Pat. & Trademark Off., Interview Best Practices 5 (May 2026). Ces phrases remettent en cause un réflexe acquis par la plupart des avocats bien avant leur première demande de brevet.
La formation juridique s’organise largement autour du litige. Les faits sont survenus, les intérêts divergent et les instruments juridiques sont fixés. L’avocat apprend à repérer l’erreur adverse, défendre une position, préserver chaque argument et convaincre un décideur neutre de désigner un gagnant. Il est naturel de transposer cette formation à la délivrance. Une notification peut ressembler à un mémoire adverse, un rejet à une décision défavorable et la réponse à une tentative de réfuter chaque phrase de l’examinateur.
L’examen ordinaire n’est pourtant pas un procès miniature. Aucun demandeur adverse n’intervient devant l’examinateur. Les revendications restent en formation. L’examinateur n’est pas le conseil adverse, mais un décideur public chargé d’apprécier le droit au brevet. Le travail central consiste souvent moins à gagner un débat sur un droit existant qu’à trouver les termes créant un droit licite, défendable et commercialement utile.
La délivrance se comprend donc mieux comme un système décisionnel qui, dans sa phase ordinaire avant recours, utilise des techniques de médiation. L’analogie est fonctionnelle, non institutionnelle. L’examinateur n’est pas le tiers facilitateur impartial de la médiation classique et ne peut transiger sur les exigences légales de brevetabilité. Voir Model Standards of Conduct for Mediators pmbl. & stds. I–II (Am. Arb. Ass’n, Am. Bar Ass’n & Ass’n for Conflict Resol. 2005). L’efficacité repose pourtant sur des compétences semblables : distinguer intérêts et positions, diagnostiquer le désaccord réel, tester les hypothèses selon des critères objectifs, produire des variantes et reconnaître quand une décision vaut mieux que la poursuite des négociations. Cette défense des intérêts inspirée de la médiation ne demande pas au praticien de défendre moins fermement son client, mais d’adapter sa méthode au processus.
II. Un modèle mental inadapté
Le modèle contradictoire part de parties opposées : chacune bénéficie de la défaite de l’autre, et un décideur distinct tranche. La procédure devant l’examinateur n’a pas cette structure. Il ne possède aucun droit concurrent, ne représente aucun défendeur en contrefaçon et n’obtient aucune victoire institutionnelle par le seul rejet d’une demande. Le Congrès charge au contraire l’USPTO d’examiner la demande et de délivrer un brevet si « le déposant y a droit en vertu de la loi ». 35 U.S.C. § 131 (2024). Sa responsabilité est une appréciation indépendante de la brevetabilité, et non de garantir ou d’empêcher l’acceptation.
L’USPTO décrit cette responsabilité en termes équilibrés : l’Office a « l’obligation de ne pas délivrer injustement des brevets et celle de ne pas les refuser injustement » ; l’innovation est mieux servie si l’inventeur obtient « la portée de protection qu’il mérite ». U.S. Pat. & Trademark Off., Manual of Patent Examining Procedure § 2001.04 (9th ed., Rev. 01.2024, Nov. 2024) [ci-après MPEP]. Ce n’est pas la mission d’un adversaire, mais celle d’une instance qui contrôle l’accès au droit.
La Court of Customs and Patent Appeals l’avait dit plus directement il y a plus de cinquante ans : « La conduite ex parte de la procédure de délivrance et l’examen d’une demande de brevet ne doivent pas être considérés comme une procédure contradictoire », expliquait-elle dans Norton v. Curtiss. 433 F.2d 779, 794 (C.C.P.A. 1970). Norton concernait des allégations de comportement fautif, plutôt qu’un désaccord ordinaire sur la brevetabilité, mais sa description de la relation institutionnelle reste importante. L’examen exige l’établissement des faits et une décision, souvent sous de fortes contraintes de temps et d’information. Id. L’Office dépend donc du déposant pour recevoir un exposé exact de l’invention, les faits techniques pertinents et les informations connues importantes pour la brevetabilité.
Cette dépendance montre les limites de l’analogie avec un adversaire ordinaire. Les conseils au contentieux ont aussi des obligations de franchise et de vérité, mais Rule 56 impose une obligation particulière de franchise et de bonne foi aux personnes associées à la demande. Elle part du principe qu’un brevet est « affecté d’un intérêt public ». 37 C.F.R. § 1.56(a) (2025). La Cour suprême a également souligné l’intérêt primordial du public à des brevets obtenus sans fraude et limités à leur portée légitime. Precision Instrument Mfg. Co. v. Auto. Maint. Mach. Co., 324 U.S. 806, 816 (1945). La Cour a aussi déclaré que les rapports entre praticiens et Office exigent « le plus haut degré de franchise et de bonne foi ». Kingsland v. Dorsey, 338 U.S. 318, 319 (1949) (per curiam).
Ces autorités sont invoquées pour la relation professionnelle et institutionnelle décrite, et non comme formulation du critère contentieux moderne de l’inequitable conduct. La décision en formation plénière du Federal Circuit dans Therasense a nettement resserré cette doctrine. Dans les affaires ordinaires de non-divulgation, le défendeur doit généralement prouver séparément une intention spécifique de tromper et le caractère déterminant de l’information : sans l’omission, le brevet n’aurait pas été délivré. Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co., 649 F.3d 1276, 1287, 1290–91 (Fed. Cir. 2011) (en banc).
Cela ne supprime pas la défense du client. Les déposants peuvent, et devraient, contester les constatations non étayées, les interprétations erronées, les raisonnements juridiquement insuffisants et les raccourcis procéduraux irréguliers. Il faut toutefois écarter l’idée d’un examinateur adverse auquel arracher des concessions et dont accumuler les erreurs. Le meilleur point de départ est un objectif partagé, sans être identique : apprécier correctement ce que le déposant peut légalement revendiquer.
III. Deux réponses au même rejet
Prenons une demande visant un contrôleur de batterie qui adapte un protocole de charge selon un « état de dégradation prédit ». La description fonde cette prédiction sur un historique de cycles thermiques et l’utilise pour réduire les dommages à long terme. L’examinateur rejette la revendication pour évidence au regard de deux documents. Le premier estime l’état de santé actuel de la batterie à partir de son impédance présente et ajuste la charge. Le second prédit la dégradation future d’équipements industriels à partir de données historiques de fonctionnement. L’examinateur estime que cette technique de prévision améliorerait le contrôleur du premier document.
Une réponse inspirée du contentieux peut attaquer chaque composante : le premier document ne prédit rien, le second traite un autre problème, la combinaison change le principe de fonctionnement du premier, le raisonnement est rétrospectif et aucune espérance raisonnable de succès n’existait. Certains ou tous ces arguments peuvent être justes. Leur disponibilité juridique n’est pas le problème ; c’est de supposer que la motivation écrite exprime nécessairement tout le désaccord.
Supposons que l’examinateur rattache « état de dégradation » à l’estimation d’état de santé du premier document et « prédit » à la méthode du second. Son interprétation est encore plus large : l’« état de dégradation prédit » engloberait un état estimé à partir d’une mesure présente, sans exiger un état futur déduit de l’historique de la batterie. Vingt pages contestant la combinaison peuvent laisser ce désaccord intact. La notification suivante peut maintenir le rejet avec un autre document ou une explication plus détaillée, chacun pensant que l’autre n’a pas écouté.
L’approche inspirée de la médiation commence par le besoin réel du client. Si la réalisation commerciale dépend de l’historique des cycles thermiques, couvrir abstraitement toute prédiction compte peut-être moins que des revendications incontournables pour les concurrents utilisant ces données. Le conseil demande ensuite précisément quel passage du premier document satisfait à la limitation et si le rejet assimile une estimation présente à la prédiction revendiquée. La question peut révéler l’écart d’interprétation.
Les participants peuvent alors confronter des variantes aux critères objectifs. Le déposant peut maintenir que le texte exclut déjà la mesure présente, tout en proposant de préciser que la prédiction provient d’un historique chronologique de mesures de cycles thermiques. Une autre option peut définir une dégradation pendant un intervalle futur de charge. Une dépendante peut couvrir une réalisation commerciale plus étroite. Si la lecture large reste importante, elle peut être préservée par argumentation ou continuation, sans concentrer toute la stratégie de portefeuille dans une seule revendication.
La coopération ne doit pas masquer un abandon. Le conseil devrait refuser un texte sans distinction brevetable, facile à contourner, difficile à prouver, non étayé par la description écrite ou restreignant inutilement des demandes connexes. Il ne devrait pas modifier simplement sur demande de l’examinateur. Il évalue les variantes après avoir identifié l’obstacle et les intérêts réels. La question passe de « Comment réfuter cette notification ? » à « Qu’est-ce qui empêche cette revendication d’être à la fois acceptable et utile, et quelle solution licite convient le mieux ? »
L’exemple montre aussi les limites d’une victoire nominale. Faire retirer un raisonnement n’est pas un succès si la recherche suivante conduit au même rejet autrement. Accepter une revendication étroite n’en est pas davantage un du seul fait d’un Notice of Allowance. La portée, la détectabilité, le contournement, la validité, les délais, les coûts, la durée du brevet, les effets étrangers, les continuations et la clarté de l’historique comptent tous. Ce modèle évalue l’ensemble plutôt que le nombre de débats gagnés.
IV. Un droit encore modifiable
La différence la plus profonde avec le contentieux est que le droit discuté n’est pas encore fixé. Le procès applique normalement le droit à des actes passés ou interprète un instrument existant : contrat signé, produit vendu, brevet délivré. La défense est surtout rétrospective : les parties contestent les faits survenus et le sens d’un texte existant.
La délivrance est constitutive. Les revendications peuvent être modifiées, supprimées, réécrites, divisées ou poursuivies dans des demandes connexes. La procédure ne détermine pas seulement le sens d’un droit existant ; elle contribue à créer l’instrument qui le définira. Le libellé est donc à la fois l’objet du désaccord et son principal outil de résolution.
Cette souplesse change la défense du client. Si l’examinateur interprète trop largement un terme, le déposant peut défendre la lecture voulue, reformuler pour l’exprimer ou faire les deux. Si une antériorité divulgue un résultat fonctionnel général sans la séquence commercialement utile, le débat peut se concentrer sur celle-ci. Si plusieurs concepts inventifs masquent la distinction réelle, ils peuvent être séparés en revendications ou demandes différentes. L’issue ne se limite pas au maintien ou au retrait du rejet.
Le Federal Circuit a reconnu le caractère interactif de l’examen. Dans In re Oetiker, le juge Plager a expliqué que les objections doivent être assez claires pour donner au déposant une possibilité équitable de répondre par des preuves et arguments. 977 F.2d 1443, 1449 (Fed. Cir. 1992) (Plager, J., concurring). La majorité a également insisté sur l’appréciation finale de tout le dossier, et non sur la justification prima facie de l’examinateur comme terme de l’analyse. Id. at 1445–46. La pratique de l’Office en matière d’imprécision repose sur la même logique évolutive : le dossier étant en formation et les modifications possibles, l’examen peut imposer une clarification avant que l’incertitude ne s’inscrive dans un brevet délivré. Voir In re Packard, 751 F.3d 1307, 1311–13 (Fed. Cir. 2014); id. at 1325 (Plager, J., concurring).
Le MPEP ne présente pas l’examinateur comme un décideur passif acceptant ou rejetant les positions proposées. Lorsqu’un objet brevetable semble divulgué mais imparfaitement revendiqué, il devrait intervenir de manière constructive et, si possible, suggérer une correction précise. MPEP §§ 706, 707.07(j). Il devrait identifier les revendications déjà acceptables et peut suggérer comment modifier les autres. MPEP § 707.07(d). L’identification d’un objet acceptable peut également justifier un entretien visant un accord rapide sur les revendications. MPEP § 707.07(j).
Ces instructions n’autorisent pas à négocier les exigences légales. Elles reconnaissent un effort interactif pour formuler précisément l’invention divulguée dans le respect du droit. Le choix et la rédaction des revendications servant les intérêts du déposant restent la responsabilité de son conseil. Le processus ressemble néanmoins à une médiation fondée sur des principes : produire des options, les tester objectivement et affiner l’instrument résolvant le désaccord.
V. Le cœur de la méthode inspirée de la médiation
L’analogie est surtout utile comme méthode professionnelle. Quatre pratiques se transposent particulièrement bien devant l’examinateur : identifier les intérêts derrière les positions, confronter celles-ci à la réalité, produire des options et évaluer l’alternative à un accord.
A. Les intérêts derrière les positions
Une position énonce le résultat souhaité : « l’antériorité divulgue la limitation », « la revendication est brevetable » ou « cette modification est nécessaire ». L’intérêt explique son importance. L’examinateur peut craindre qu’un terme fonctionnel couvre toute réalisation trouvée, que la distinction alléguée n’apparaisse pas au libellé ou qu’une modification exige une nouvelle recherche. Le déposant peut privilégier une réalisation concurrente, une délivrance rapide, l’absence de limitation difficile à prouver ou la préservation d’une théorie plus large dans la famille.
Sans identifier ces intérêts, le dialogue peut rester parallèle. Le déposant consacre des pages à une caractéristique que l’examinateur ne juge pas décisive ; celui-ci propose des termes surmontant les antériorités mais détruisant la valeur commerciale. L’entretien peut révéler ces deux erreurs. Comprendre sa préoccupation ne revient pas à en reconnaître le bien-fondé juridique, et expliquer l’intérêt commercial ne le transforme pas en critère de brevetabilité. Cela révèle le problème que toute solution utile doit traiter.
B. Confronter les positions à la réalité
La médiation confronte les positions aux contraintes juridiques, factuelles et pratiques. La délivrance fait de même à partir de la description, des antériorités, des revendications, des preuves techniques et du droit. L’examinateur teste la portée proposée face aux antériorités et exigences légales ; le déposant teste ses correspondances et son raisonnement. Chacun peut révéler une hypothèse difficile à voir dans des échanges écrits successifs.
Cette confrontation inclut les effets commerciaux. Une modification distinguant les documents cités peut rester inadéquate si l’opération interne décrite n’est pas détectable dans le produit mis en cause. Une limitation peut couvrir le produit actuel mais exclure l’architecture prévue. Une acceptation rapide peut valoir moins qu’une modification plus étroite associée à une continuation préservant le débat plus large. Cette méthode évalue ensemble brevetabilité et valeur, tout en reconnaissant que seule la brevetabilité gouverne la décision de l’examinateur.
C. Produire des options
Les mémoires contentieux tendent vers une décision binaire. La délivrance peut élargir les solutions : argumentation sans modification, clarification préservant la portée voulue, repli commercialement acceptable, dépendante couvrant la réalisation préférée, preuves complémentaires ou stratégie de continuation. L’examinateur peut identifier une caractéristique acceptable, suggérer un autre libellé ou expliquer la nécessité d’une recherche supplémentaire.
L’objectif est une zone d’acceptation possible : des formulations étayées par la divulgation, distinguant les antériorités, respectant le Patent Act et conservant assez de valeur commerciale pour justifier la délivrance. Ce n’est pas un compromis à mi-chemin entre préférences. La brevetabilité ne se partage pas comme une somme dans une transaction ; des critères objectifs et des conséquences publiques en fixent les limites.
D. L’alternative à un accord
Les bons négociateurs évaluent toute solution par rapport à la meilleure alternative disponible. Les praticiens de la délivrance devraient faire de même. Selon la situation, cette alternative peut être une nouvelle réponse, un RCE, une continuation, une conférence avant recours, un recours au Patent Trial and Appeal Board ou l’abandon. Avant l’entretien, le conseil devrait savoir si le client préfère un brevet plus étroit immédiatement, un recours pour une portée plus large, des voies parallèles ou un compromis à l’échelle du portefeuille.
Le recours ne devrait pas servir de menace contre l’examinateur. C’est un autre processus de décision. Si la collaboration ne résout pas une véritable impasse juridique ou factuelle, il fait passer de l’examen itératif à une décision formelle. Une alternative crédible protège contre les restrictions imprudentes et incite les participants à identifier les désaccords exigeant réellement une décision du Board.
VI. Mettre cette méthode en pratique
Les directives d’entretien de l’USPTO concordent avec cette résolution structurée des problèmes. Le MPEP explique que les discussions sont souvent indispensables, devraient améliorer la compréhension mutuelle et peuvent combler les écarts de fond tout en identifiant des objets brevetables. MPEP §§ 713, 713.01. Les directives de mai 2026 invitent aussi à garder l’esprit ouvert, discuter le concept inventif global et rechercher la résolution du plus grand nombre de questions pendantes. U.S. Pat. & Trademark Off., Interview Best Practices 3–5 (May 2026). Bien que ces recommandations ne soient pas contraignantes, leur formulation indique particulièrement directement le fonctionnement attendu par l’Office.
Les données empiriques montrent que les entretiens ont une importance structurelle dépassant la courtoisie. S. Sean Tu a étudié environ 1.1 million de demandes de brevet d’invention comportant au moins un entretien et comparé leur nombre de notifications aux ratios globaux de délivrance et d’abandon des mêmes examinateurs. Les demandes avec entretien finalement délivrées étaient acceptées après environ deux notifications, contre 3.6 sur l’ensemble de leurs dossiers ; celles abandonnées l’étaient après environ 2.5 notifications, contre 5.9. L’étude n’a constaté aucune hausse disproportionnée du taux d’acceptation. Observationnelle, avec une sélection non aléatoire des entretiens, elle établit une association et non une causalité. Elle confirme néanmoins leur importance pratique dans la procédure, au-delà de la courtoisie professionnelle. S. Sean Tu, Patent Examination and Examiner Interviews, 49 Fla. St. U. L. Rev. Online 1, 10–16 (2021).
Le MPEP recherche aussi la participation de représentants capables de discuter les modifications et, côté Office, d’un examinateur habilité à faire avancer la procédure. MPEP § 713.05. Cela favorise l’entretien, mais tout accord reste soumis à une décision formelle et, si nécessaire, à une recherche complémentaire.
Cette méthode n’idéalise pas l’examen. Elle fonctionne sous des contraintes de production, de temps d’entretien, d’expérience variable, de recherche, d’incitations liées aux dossiers, d’asymétrie d’information et de supervision différente selon les unités techniques. Les directives de mai 2026 indiquent que le FY 2026 Examination Performance Appraisal Plan alloue une heure comptabilisée par demande ou RCE pour l’entretien et les travaux connexes, préparation comprise ; du temps supplémentaire peut être autorisé avec l’accord du superviseur. Interview Best Practices, supra, at 4. Ces contraintes rendent la préparation rigoureuse essentielle : questions ciblées, variantes étayées, mandat du client et appréciation claire du moment où la discussion n’apporte plus de progrès.
A. Avant l’entretien : définir les intérêts du client
La préparation commence par le client. Le conseil devrait identifier la couverture commercialement essentielle, les limitations facilitant le contournement, les caractéristiques dont la contrefaçon est détectable, la valeur de la rapidité, les effets sur les demandes américaines et étrangères connexes et la portée à préserver en continuation. Sans cela, impossible de distinguer une modification utile d’une modification simplement acceptable.
Le conseil devrait aussi apporter quelques variantes évaluées : argumentation seule, clarification, repli commercialement acceptable et, le cas échéant, stratégie de continuation, pour éviter d’improviser la portée sous la pression du temps.
L’ordre du jour devrait faciliter cette démarche : revendications et documents à discuter, questions décisives, figures et passages pertinents. Si une modification est envisagée, le texte proposé ou au moins une description ciblée devrait normalement être fourni à l’avance. Les directives actuelles soulignent qu’un ordre du jour assez détaillé améliore préparation et perspectives d’accord, tandis qu’un programme dispersé réduit l’utilité de l’entretien. Interview Best Practices, supra, at 2–4. Il devrait rester assez court pour permettre un examen utile dans le temps disponible.
B. Pendant l’entretien : diagnostiquer avant de réfuter
L’entretien devrait partir de questions concrètes : où chaque limitation contestée se trouve-t-elle ? Quelle interprétation fonde le rejet ? La clarification changerait-elle les correspondances ? Une explication technique ciblée ou une figure annotée peut montrer que le même mot désigne des opérations différentes pour chacun. À l’inverse, l’échange peut confirmer un désaccord juridique qu’aucune précision technique ne résoudra.
Dans l’exemple de la batterie, la question décisive n’est pas de réciter tous les défauts du raisonnement d’évidence, mais de savoir si l’examinateur assimile une estimation actuelle de l’état de santé à une prédiction de dégradation future.
Les questions font souvent mieux avancer l’analyse que les affirmations. Quel passage fournit la limitation ? Le rejet repose-t-il sur une interprétation donnée ? Une séquence expressément revendiquée changerait-elle la correspondance ? La caractéristique d’une dépendante est-elle absente des résultats de recherche ? Ces questions révèlent le point décisif sans imposer de position inutilement absolue. Le MPEP invite à identifier les questions et résoudre les divergences autant que possible, en reconnaissant qu’un nouveau texte peut exiger davantage de recherche et d’examen. MPEP § 713.01(IV).
Une fois la question comprise, le conseil peut tester des variantes précises : conserver le texte en argumentant, clarifier sans réduire sensiblement la portée, ou intégrer une limitation commercialement significative d’une dépendante. Il faudrait vérifier non seulement les antériorités, mais aussi le soutien selon le § 112, les antécédents, les interactions avec les autres limitations, la détectabilité et l’interprétation probable après délivrance.
L’examinateur devrait aussi être invité, si approprié, à identifier un objet acceptable. Le MPEP lui demande d’identifier les revendications acceptables et, si possible, de suggérer des corrections pour un objet brevetable imparfaitement revendiqué. MPEP §§ 706, 707.07(d), 707.07(j). Des changements restants limités et autorisés peuvent être réalisés par modification de l’examinateur. MPEP § 1302.04. Le conseil doit néanmoins évaluer indépendamment le texte proposé : la volonté de l’accepter ne prouve pas l’intérêt de la revendication résultante.
C. Après l’entretien : constituer un dossier fiable
La discussion utile doit être versée au dossier formel. En cas d’accord, la modification devrait en refléter précisément les termes, identifier son fondement et éviter des effets d’interprétation imprévus. Sans accord, l’entretien peut avoir réduit plusieurs litiges à un seul, révélé un besoin de preuve, identifié une voie RCE ou confirmé l’opportunité du recours.
L’entretien ne crée pas de confidentialité hors dossier comparable à celle d’une médiation. Une demande non publiée reste généralement confidentielle selon 35 U.S.C. § 122(a) (2024), mais le statut de la demande, et non l’assimilation à une transaction privée, détermine cette confidentialité. L’USPTO statue sur le dossier écrit ; toute discussion au fond doit être consignée, avec ou sans accord. 37 C.F.R. §§ 1.2, 1.133(b) (2025); MPEP § 713.04. Le compte rendu devrait identifier exactement les revendications, documents, modifications, arguments principaux et résultat, sans qualifications inutiles. Une remarque informelle sur ce que l’invention « exige », ce que l’antériorité « concède » ou la raison d’un ajout peut ensuite influencer l’interprétation ou l’estoppel. Voir Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1317 (Fed. Cir. 2005) (en banc); Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722, 736–40 (2002). Cette méthode exige de l’ouverture dans la discussion et de la rigueur dans sa consignation.
VII. Savoir changer de méthode
La collaboration est la méthode par défaut, sans obligation de négocier indéfiniment. Le recours devient approprié lorsque le désaccord important est défini, le dossier assez développé et qu’une nouvelle restriction sacrifierait une portée commercialement importante sans corriger l’erreur. Il peut s’agir d’une interprétation contraire à la description, d’un motif d’évidence insuffisamment étayé, d’un refus de considérer des preuves importantes ou d’une analyse d’éligibilité encore juridiquement déficiente après présentation de la technique et des autorités pertinentes.
Changer de méthode ne signifie pas toujours saisir le Board. Les rejets concernant les antériorités ou la brevetabilité relèvent du recours ; de nombreux désaccords procéduraux relèvent plutôt d’une requête. Le MPEP y classe normalement restriction ou choix d’invention, caractère final, refus d’entrée de modifications et abandon. Un litige sur les entretiens peut aussi relever du pouvoir de supervision du Director, plutôt que d’un mémoire de recours. 37 C.F.R. § 1.181(a) (2025); MPEP § 1201. Le praticien doit identifier le décideur compétent pour la question restante, au-delà du simple échec du dialogue.
Des procédures de transition permettent un dernier test. Un entretien ou une modification après rejet final peut rendre la demande prête à l’acceptation ou préciser les questions du recours. 37 C.F.R. § 1.116 (2025); MPEP § 713.09. Toutefois, sauf si le dépôt rend lui-même la demande prête à l’acceptation, il ne suspend pas le délai : une déclaration de recours ou une autre réponse suffisante reste nécessaire à temps pour éviter l’abandon. 37 C.F.R. § 1.116(c) (2025); MPEP § 714.13. Une demande d’examen avant mémoire de recours est différente : elle déclenche le contrôle interne d’un comité, pas une nouvelle négociation. Celui-ci peut maintenir le recours, rouvrir l’examen ou accepter les revendications existantes. Limitée à cinq pages d’arguments succincts et ciblés, cette voie convient surtout à une erreur de droit ou de fait concise et manifeste au dossier. MPEP § 1204.02. Ces procédures vérifient méthodiquement la nécessité réelle d’une décision formelle.
Une fois le recours choisi, la défense change de forme. Le mémoire devrait identifier l’erreur justifiant l’infirmation, développer le dossier factuel et juridique, préserver la position du client et demander une décision du Board. La méthode collaborative l’améliore en éliminant les débats périphériques pour présenter la question demeurée insoluble devant l’examinateur.
VIII. Limites et risques de l’analogie
L’examen n’est pas littéralement une médiation. Le médiateur facilite normalement une solution sans trancher le fond ; l’examinateur le tranche. Il doit apprécier indépendamment chaque exigence légale et peut prononcer un rejet final malgré le désaccord du déposant. 35 U.S.C. §§ 131–132 (2024); 37 C.F.R. § 1.113(a) (2025). Il n’est pas davantage neutre entre deux parties privées : il agit pour l’Office et prend en compte un intérêt public que le médiateur ordinaire ne représente pas.
La brevetabilité n’est pas non plus négociable comme des prétentions dans un litige privé. Une revendication non brevetable ne peut être acceptée en contrepartie d’une limitation ailleurs, et un accord d’entretien n’est pas une transaction exécutoire. Même un accord apparent sur les antériorités du dossier reste soumis à une recherche actualisée pouvant révéler de nouveaux documents. Interview Best Practices, supra, at 6.
L’analogie comporte aussi des risques pratiques : assimiler coopération et compromis peut conduire à restreindre trop vite. Sans vision claire des intérêts commerciaux, le conseil peut accepter un texte obtenant l’acceptation mais sans valeur. L’échange informel peut générer des descriptions imprécises utilisées ensuite dans l’historique. Le maintien de bonnes relations ne doit jamais remplacer la contestation des rejets non étayés ou la préservation d’une question pour le recours.
Ces limites précisent la thèse sans la réfuter. Cette défense inspirée de la médiation décrit une méthode professionnelle, pas le statut juridique de l’examinateur. Elle explique pourquoi curiosité, explication de la technique, production d’options et concessions mesurées fonctionnent souvent mieux que la confrontation réflexe. Elle ne diminue ni la responsabilité décisionnelle de l’examinateur, ni l’obligation de franchise, ni le devoir du conseil de protéger le client.
IX. Ce que devrait enseigner la formation en droit des brevets
Décrivant une méthode plutôt qu’un statut institutionnel, cette approche concerne directement la formation des praticiens de la délivrance. Les compétences contentieuses restent essentielles, sans préparer à l’échange qui résout beaucoup de dossiers : une brève discussion technique exigeant écoute, diagnostic d’une question d’interprétation, évaluation immédiate des modifications et protection d’un portefeuille que l’examinateur peut ne jamais voir.
La formation devrait donc inclure des compétences de négociation et de médiation : distinguer intérêts et positions, poser des questions diagnostiques, expliquer visuellement la technique, produire plusieurs formulations étayées, obtenir le mandat du client, évaluer contournements et preuves, et résumer les échanges sans estoppel évitable. L’American Bar Association distingue elle-même ces rôles : l’avocat défend la position dans le système contradictoire, tandis que le négociateur recherche un résultat avantageux compatible avec des rapports honnêtes. Model Rules of Pro. Conduct pmbl. ¶ 2 (Am. Bar Ass’n 2020). Une délivrance efficace exige de savoir lequel doit prédominer.
Un exercice réaliste irait donc au-delà de la réponse écrite. L’étudiant recevrait une notification et les priorités commerciales confidentielles du client, préparerait un bref ordre du jour, conduirait un entretien de trente minutes, réviserait les revendications et rédigerait le compte rendu. L’évaluation porterait non seulement sur l’exactitude juridique ou la persuasion orale, mais sur le diagnostic du souci réel de l’examinateur, la préservation d’une portée utile, les variantes licites et la clarté du dossier.
X. Conclusion : savoir quand dialoguer et quand plaider
La délivrance ordinaire ressemble souvent davantage à une résolution structurée des problèmes qu’à un combat judiciaire : la revendication reste modifiable et l’examinateur n’est pas le conseil adverse. La méthode inspirée de la médiation constitue donc le meilleur point de départ : définir les intérêts du client, diagnostiquer la préoccupation réelle, tester les hypothèses au dossier et produire un texte précis dans les limites légales non négociables. Si elle n’aboutit pas à un résultat acceptable, le conseil devrait préserver le désaccord et demander qu’il soit tranché. Les meilleurs praticiens savent quels problèmes résoudre par la rédaction et quels litiges faire décider.
