Revendiquer le résultat : quand un effet souhaité compte dans l’examen de la brevetabilité

Résumé : Les revendications de brevet indiquent souvent non seulement ce qu’est ou fait une invention, mais ce qu’elle vise à accomplir : réduire la latence, améliorer la stabilité, traiter une maladie, empêcher un mouvement ou atteindre une performance donnée. Savoir si ces formulations ont un « poids dans l’appréciation de la brevetabilité » ne se résout pas par une règle sur des mots tels que « whereby », « wherein », « for » ou « configured to ». L’analyse rigoureuse comporte trois étapes, dont la deuxième est conditionnelle. La première est l’interprétation : qu’exige la formulation — finalité, capacité, configuration, comportement, résultat effectif ou seuil objectif ? La deuxième est l’analyse conditionnelle du lien fonctionnel : si la distinction invoquée réside dans un contenu communicatif, instructif, de validation, de connaissance ou de réputation, ce contenu interagit-il avec les autres éléments pour créer une fonctionnalité revendiquée ou provoquer une action revendiquée ? La troisième est la satisfaction par l’état de la technique : l’exigence pertinente pour la brevetabilité est-elle expressément divulguée, nécessairement présente ou le résultat d’une modification ou optimisation évidente étayée par l’incitation et l’attente raisonnable de succès requises et, pour l’optimisation, par une variable reconnue comme influant sur le résultat ? Une exigence ordinaire de structure, de configuration, de fonctionnement ou de performance effective passe généralement de l’interprétation à la troisième étape sans filtre distinct au titre de la doctrine du printed matter, relative aux contenus informationnels.

I. Introduction

Les revendications décrivent souvent non seulement ce que l’inventeur fabrique ou fait, mais ce que l’invention est censée accomplir. Une revendication de procédé peut se terminer par « whereby latency is reduced ». Une revendication de dispositif peut viser un contrôleur « configured to reduce power consumption ». Une revendication de traitement peut exiger l’administration d’un médicament « wherein the method reduces the incidence of an adverse event ». Chaque formulation vise un effet souhaité. Pourtant, les conséquences juridiques peuvent fortement différer.

Les juridictions et l’Office américain des brevets et des marques recherchent souvent si ces formulations ont droit à un « patentable weight ». Ce raccourci peut masquer trois questions distinctes. La première est l’interprétation : la formulation impose-t-elle une exigence à la revendication et, si oui, laquelle ? La deuxième est l’analyse conditionnelle du lien fonctionnel : lorsque la distinction invoquée réside dans un contenu communicatif, des instructions, une connaissance, une preuve, une approbation, une certification, une validation ou une réputation, ce contenu interagit-il fonctionnellement avec les autres éléments ? La troisième compare toute exigence pertinente pour la brevetabilité à l’état de la technique par les règles distinctes de divulgation expresse, de présence inhérente, de modification ou combinaison évidente et d’optimisation courante.

Ces propositions juridiques doivent être énoncées séparément même si une instance les résout ensemble dans la procédure. Un effet souhaité peut être une véritable limitation sans distinguer l’état de la technique parce que le même effet se produisait nécessairement dans un procédé antérieur. Une expression peut aussi limiter la portée dans un certain sens tout en décrivant seulement une preuve, approbation, certification ou reconnaissance ultérieure qui ne change ni la structure ni le comportement revendiqués. À l’inverse, une formulation non limitative peut décrire un bénéfice commercial important, sans pouvoir fournir une distinction brevetable. L’erreur est de traiter le « patentable weight » comme une conclusion unique par oui ou non.

La décision du Federal Circuit dans Bayer Pharma Aktiengesellschaft v. Mylan Pharmaceuticals Inc. rend inévitable l’analyse intermédiaire conditionnelle lorsque la distinction invoquée réside dans un contenu de validation ou de connaissance. La cour a refusé de décider si « clinically proven effective » était limitatif et si cette caractéristique était inhérente à une antériorité. Elle a plutôt jugé que, même limitative, l’expression n’avait pas de lien fonctionnel avec le traitement énoncé et ne pouvait donc rendre brevetable une méthode autrement non brevetable. 152 F.4th 1400, 1404–06 (Fed. Cir. 2025).

Le meilleur cadre comporte donc trois étapes. À la première, le décideur interprète la revendication selon la norme de l’instance. La deuxième — l’analyse conditionnelle du lien fonctionnel — s’applique lorsque la distinction invoquée est un contenu communicatif, instructif, de validation, de connaissance ou de réputation ; il recherche alors si ce contenu interagit avec les autres éléments pour créer une fonctionnalité ou provoquer un comportement revendiqués. Si la formulation impose plutôt une exigence ordinaire de structure, de configuration, de fonctionnement ou de performance effective, l’analyse passe normalement directement de l’interprétation à la troisième étape. À celle-ci, le décideur confronte l’exigence pertinente pour la brevetabilité à l’état de la technique. Ce n’est qu’après les analyses applicables qu’on peut conclure qu’un effet souhaité contribue à la brevetabilité.

II. Ce que signifie réellement le « patentable weight »

Le point de départ est la revendication entière. La brevetabilité selon 35 U.S.C. §§ 102 et 103 doit être appréciée pour chaque limitation correctement interprétée. « All words in a claim must be considered », mais cette règle ne dit pas si chaque expression présente dans la revendication en restreint la portée. In re Wilson, 424 F.2d 1382, 1385 (C.C.P.A. 1970); see U.S. Patent & Trademark Office, Manual of Patent Examining Procedure § 2143.03 (9th ed. Rev. 01.2024, Nov. 2024) [ci-après MPEP]. Certaines formulations identifient l’environnement, l’usage envisagé ou le bénéfice espéré d’une invention par ailleurs complète. L’interprétation détermine si elles définissent ses limites. Le MPEP reste une source importante de la politique d’examen de l’USPTO, mais sa révision 01.2024, publiée en novembre 2024, n’est à jour sur le fond que jusqu’au 31 janvier 2024. L’Office identifie séparément les règles, avis, instructions et mémorandums postérieurs non incorporés. Une analyse de la pratique actuelle doit donc consulter ces autorités ultérieures séparément. See U.S. Patent & Trademark Off., Manual of Patent Examining Procedure (9th ed. Rev. 01.2024, Nov. 2024), https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/; U.S. Patent & Trademark Off., Subsequent Publications (After January 31, 2024) 1 (July 2026), https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/subsequent-publications.pdf.

La norme d’interprétation dépend de l’instance. Les juridictions fédérales, l’International Trade Commission et les procédures AIA appliquent généralement le cadre associé à Phillips v. AWH Corp., en lisant les revendications délivrées selon leur sens ordinaire et habituel pour la personne du métier, dans le contexte du dossier intrinsèque. 415 F.3d 1303, 1312–17 (Fed. Cir. 2005) (en banc); see Bio-Rad Laboratories, Inc. v. International Trade Commission, 998 F.3d 1320, 1344 (Fed. Cir. 2021); 37 C.F.R. §§ 42.100(b), 42.200(b). Les revendications en instance pendant l’examen ex parte ordinaire et le recours ex parte reçoivent leur interprétation raisonnable la plus large compatible avec la description, et non l’interprétation la plus large possible. In re Morris, 127 F.3d 1048, 1054 (Fed. Cir. 1997); In re Suitco Surface, Inc., 603 F.3d 1255, 1259–60 (Fed. Cir. 2010); MPEP § 2111. Ces normes se recoupent largement, mais la situation procédurale et la possibilité de modification peuvent influer sur la portée attribuée aux formulations d’effet souhaité.

Tableau 1. Normes d’interprétation selon l’instance

Les normes utilisent beaucoup des mêmes preuves intrinsèques, mais l’instance et la possibilité de modification peuvent influer sur la portée attribuée aux formulations d’effet souhaité.

Dans la norme applicable, aucune règle grammaticale indépendante ne donne ni ne retire automatiquement un effet limitatif aux mots « whereby », « wherein », « for », « so that », « adapted to » ou « configured to ». Le rôle de l’expression compte davantage que son mot introductif. MPEP § 2111.04.

Un vocabulaire utile est donc plus précis que le « poids ». Pour l’interprétation, il faut demander : Qu’exige l’expression ? Selon le contexte, elle peut exiger un résultat effectif, une capacité, une configuration conçue pour une fonction, une relation structurelle ou un simple usage envisagé. Pour l’analyse conditionnelle du lien fonctionnel, il faut d’abord demander : La distinction invoquée est-elle une information ou un statut revendiqués pour leur contenu communicatif, instructif, probatoire, réglementaire ou de réputation ? Si oui, il faut rechercher si ce contenu interagit avec les autres éléments pour créer une fonctionnalité revendiquée ou provoquer une action revendiquée. C R Bard Inc. v. AngioDynamics, Inc., 979 F.3d 1372, 1381–82 (Fed. Cir. 2020). Si l’expression impose plutôt une exigence ordinaire de structure, configuration, fonctionnement ou performance effective, l’analyse se poursuit normalement sans filtre distinct du printed matter. Pour l’état de la technique, il faut demander : Comment l’état de la technique satisfait-il à l’exigence pertinente pour la brevetabilité ? Divulgation expresse, nécessité, modification évidente étayée par une incitation et une attente raisonnable de succès, et optimisation courante d’une variable reconnue comme influant sur le résultat sont des voies distinctes exigeant des démonstrations distinctes.

La jurisprudence du printed matter décrit son test comme exigeant une « new and unobvious functional relationship ». King Pharmaceuticals, Inc. v. Eon Labs, Inc., 616 F.3d 1267, 1279 (Fed. Cir. 2010) (citant In re Ngai, 367 F.3d 1336, 1338 (Fed. Cir. 2004)). Pour préserver l’ordre du cadre, la deuxième étape recherche d’abord s’il existe une intégration fonctionnelle du contenu informationnel ou de statut avec les autres éléments. La troisième recherche ensuite si la revendication, y compris ce contenu ou lien fonctionnellement intégré, est nouvelle et non évidente par rapport à l’état de la technique.

Cette séparation évite un raisonnement erroné courant. Conclure qu’un résultat souhaité est limitatif n’établit pas sa nouveauté. De même, constater qu’un état de la technique atteint nécessairement le résultat ne signifie pas forcément que les mots étaient non limitatifs. In re Schreiber illustre ce point : le Federal Circuit a tenu compte de la capacité fonctionnelle revendiquée, mais conclu qu’une structure antérieure la possédait intrinsèquement. 128 F.3d 1473, 1477–78 (Fed. Cir. 1997).

L’expression « aucun poids pour la brevetabilité » peut donc cacher au moins trois solutions différentes :

• La formulation n’est pas du tout une limitation, car elle énonce seulement une finalité, un usage ou un résultat attendu.

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• Même si la formulation limite la portée, son contenu informationnel ou de statut n’est pas fonctionnellement intégré aux autres éléments et ne peut donc contribuer à la brevetabilité.

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• La formulation est limitative et pertinente pour la brevetabilité, mais l’état de la technique y satisfait expressément ou nécessairement, ou une modification, combinaison ou optimisation évidente l’aurait produite.

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Bayer fournit la deuxième voie pour le contenu de validation ou de connaissance. S’appuyant sur King Pharmaceuticals, Inc. v. Eon Labs, Inc., 616 F.3d 1267, 1277–79 (Fed. Cir. 2010), et In re Ngai, 367 F.3d 1336, 1338–39 (Fed. Cir. 2004), la cour a jugé que la preuve de l’efficacité clinique ne transformait pas le processus de prise des médicaments déjà énoncés aux doses déjà énoncées. Bayer, 152 F.4th at 1404–06. La cour a délibérément refusé de confondre cette conclusion avec l’absence d’effet limitatif ou la présence inhérente. Ces solutions ont des conséquences différentes pour la contrefaçon, la validité, l’historique d’examen et la modification des revendications. Une analyse soigneuse doit préciser celle qu’elle vise.

III. Typologie des formulations d’effet souhaité

Les effets souhaités prennent plusieurs formes récurrentes ; identifier la forme aide à poser la bonne question.

A. Finalité ou usage envisagés

Les formulations de finalité comprennent « a filter for removing contaminants », « a method for reducing toxicity » ou « a system for efficient communication ». Elles sont souvent non limitatives lorsque le reste de la revendication définit déjà une invention complète sur le plan structurel ou opérationnel et que la finalité ne change pas ce qui doit être fabriqué ou accompli.

B. Clauses de résultat

Une clause de résultat est souvent introduite par « whereby », « wherein », « thereby » ou « such that ». Une clause « whereby the transaction is executed efficiently » peut simplement caractériser la conséquence attendue des étapes précédentes. À l’inverse, exiger que « the error rate is less than one percent » peut exclure des modes de réalisation accomplissant les étapes mais n’atteignant pas le seuil.

C. Capacité ou configuration fonctionnelle

Les formulations de capacité comprennent « configured to », « adapted to », « operable to » et « capable of ». Dans une revendication de dispositif, elles peuvent définir sa configuration physique ou programmée. La question est souvent de savoir s’il est seulement capable de la fonction après modification ou s’il est déjà agencé ou conçu pour l’accomplir.

D. Exigences positives d’efficacité, de diagnostic ou de performance

Un procédé peut exiger d’arrêter effectivement une maladie, de réduire un événement indésirable précis, de corréler un marqueur mesuré à un diagnostic ou de satisfaire à une performance objective. Ces formulations peuvent donner un sens à des étapes autrement génériques d’administration, d’essai ou de commande. Elles peuvent aussi créer d’importantes charges de preuve et exigences au titre du § 112.

E. Formulations de connaissance, de validation ou de distinction honorifique

Certaines clauses décrivent ce que l’on sait, prouve, approuve, certifie ou reconnaît de l’invention plutôt que ce qu’elle fait. Exemples : « clinically proven effective », « FDA approved », « certified », « standard compliant » et « award winning ». Elles peuvent identifier un statut probatoire, réglementaire ou de réputation plutôt qu’une propriété technique, une étape opérationnelle ou un résultat effectivement atteint.

Il faut distinguer l’effet de sa preuve ou reconnaissance. « Reducing the incidence of stroke by twenty percent » prétend imposer une performance thérapeutique ; « clinically proven effective for reducing stroke » peut plutôt décrire l’état des preuves concernant un régime de traitement par ailleurs fixe. Dans Bayer, cette dernière formulation ne changeait ni les doses administrées ni le traitement effectué et n’était donc pas fonctionnellement intégrée à la méthode revendiquée. 152 F.4th at 1404–06.

La catégorie ne décide pas de l’interprétation. « Operating in compliance with Standard X » peut incorporer des exigences concrètes de protocole, tandis que « certified as compliant with Standard X » peut simplement identifier un événement externe de validation. L’interprétation doit rechercher si l’expression modifie la structure, le comportement ou la performance revendiqués. Si la distinction invoquée réside plutôt dans un contenu informationnel ou de statut, l’analyse conditionnelle du lien fonctionnel, à la deuxième étape, recherche son intégration fonctionnelle aux autres éléments.

F. Clauses de mécanisme d’action ou d’explication

Une revendication peut énoncer une voie biologique, un principe physique ou une explication causale par laquelle un procédé connu produit son effet connu. Découvrir pourquoi un ancien procédé fonctionne ne le rend normalement pas nouveau. Le mécanisme peut être scientifiquement important, mais la brevetabilité dépend généralement de l’exigence d’un nouveau traitement, d’une composition, d’une configuration, d’une étape ou d’un résultat.

Ces catégories se chevauchent. Une clause « wherein » peut énoncer un résultat envisagé, une performance mesurable ou un mécanisme inhérent. La classification est donc un départ, pas un substitut à l’interprétation.

Tableau 2. Distinguer la portée interprétative des conséquences de l’état de la technique

Les colonnes séparent délibérément l’interprétation de l’analyse d’antériorité. La nécessité peut étayer la présence inhérente lorsque l’état de la technique met en œuvre les mêmes structures ou étapes requises ; elle ne démontre pas rétrospectivement l’absence d’effet limitatif de l’expression contestée.

IV. Première étape : quand l’effet souhaité limite-t-il la revendication ?

A. La position compte, mais la grammaire n’est pas décisive

La jurisprudence familière sur les préambules fournit des repères utiles. Un préambule est plus probablement limitatif s’il fournit une base antécédente, énonce une structure ou des étapes essentielles, donne vie et sens au corps de la revendication ou a servi à distinguer l’état de la technique. Il l’est moins si le corps décrit indépendamment une invention complète et si le préambule nomme seulement un usage envisagé. Catalina Mktg. Int’l, Inc. v. Coolsavings.com, Inc., 289 F.3d 801, 808–10 (Fed. Cir. 2002). Aucun repère ne gouverne à lui seul.

Ainsi, un préambule identifiant un « personal recreational vehicle » ne limitait pas des revendications visant un système de moteur marin par ailleurs complet, dont le corps fournissait la structure nécessaire et dont le dossier intrinsèque ne rendait pas essentiel le type de véhicule. Arctic Cat Inc. v. GEP Power Products, Inc., 919 F.3d 1320, 1327–30 (Fed. Cir. 2019). À l’inverse, une finalité diagnostique peut être limitative si elle explique ce qui est testé et donne leur raison d’être aux étapes matérielles. Griffin v. Bertina a jugé que « diagnosing an increased risk for thrombosis » limitait une méthode d’obtention d’acide nucléique et de recherche d’une mutation particulière, parce que le diagnostic était l’essence de l’invention et donnait sens à « test subject » et « assaying ». 285 F.3d 1029, 1033–34 (Fed. Cir. 2002).

Le même traitement contextuel vaut pour les clauses du corps. Déplacer un résultat souhaité du préambule vers une clause « wherein » ne le rend pas automatiquement limitatif. Le présenter comme une étape distincte n’est pas non plus toujours décisif. La position est un indice de fonction, pas une protection formelle automatique.

B. Une clause énonçant seulement la conséquence des limitations est souvent non limitative

Le Federal Circuit a refusé à plusieurs reprises un effet limitatif indépendant à des formulations qui décrivent seulement le résultat attendu de limitations déjà complètes. Une clause « whereby » qui « merely states the result of the limitations in the claim » n’ajoute rien à la substance de la revendication. Texas Instruments Inc. v. U.S. International Trade Commission, 988 F.2d 1165, 1172 (Fed. Cir. 1993). De même, « a whereby clause in a method claim is not given weight when it simply expresses the intended result of a process step positively recited. » Minton v. Nat’l Ass’n of Securities Dealers, Inc., 336 F.3d 1373, 1381 (Fed. Cir. 2003); accord Lockheed Martin Corp. v. Space Systems/Loral, Inc., 324 F.3d 1308, 1319 (Fed. Cir. 2003).

La question déterminante est de savoir si le résultat change ce qui doit être accompli. Dans Bristol-Myers Squibb Co. v. Ben Venue Labs., Inc., la formulation visant à réduire la toxicité hématologique ne créait pas de « manipulative difference » dans la méthode d’administration revendiquée. Les doses et étapes de perfusion définissaient le traitement ; la formulation de toxicité exprimait sa finalité et son résultat attendu. 246 F.3d 1368, 1375–76 (Fed. Cir. 2001). Le même raisonnement vaut lorsqu’une étiquette fonctionnelle ne fait que redécrire une condition quantitative expressément énoncée. Dans Syntex (U.S.A.) LLC v. Apotex, Inc., l’expression « in a stabilizing amount » ne restreignait pas indépendamment une revendication où la stabilisation était simplement le résultat attribué à la concentration déjà spécifiée. 407 F.3d 1371, 1378 (Fed. Cir. 2005).

Ces décisions n’établissent pas l’absence générale de pertinence des résultats dans les revendications de procédé. Elles établissent un principe de redondance : si la revendication exige déjà un acte entièrement défini et si la formulation contestée ne fait qu’en annoncer la conséquence attendue, le résultat n’ajoute normalement aucune exigence.

C. Une condition faisant partie intégrante de l’invention peut être limitative

La jurisprudence inverse part du principe qu’une juridiction ne peut écarter une condition modifiant la substance de l’invention. Lorsqu’une clause « whereby » énonce une condition importante pour la brevetabilité, elle ne peut être ignorée. Hoffer v. Microsoft Corp., 405 F.3d 1326, 1329–30 (Fed. Cir. 2005). La clause dans Hoffer exigeait que les utilisateurs puissent participer simultanément à une messagerie interactive de données. Cette capacité n’était pas une simple aspiration rattachée aux étapes de réseau précédentes ; elle faisait partie du procédé présenté comme l’apport central du brevet.

L.A. Biomedical Research Institute at Harbor-UCLA Medical Center v. Eli Lilly & Co. offre un contraste particulièrement utile avec Bristol-Myers. La revendication exigeait séparément « arresting or regressing » la fibrose pénienne après l’administration d’un inhibiteur de PDE5. La cour a jugé cette formulation constitutive d’une exigence d’efficacité, car le plafond de dose et la durée minimale ne garantissaient pas à eux seuls l’arrêt ou la régression de la fibrose. 849 F.3d 1049, 1061–62 (Fed. Cir. 2017). La rédaction en étape distincte était significative sans être décisive ; surtout, les paramètres d’administration ne reproduisaient pas le résultat thérapeutique requis.

De même, Allergan Sales, LLC v. Sandoz, Inc. a considéré comme limitatives des clauses « wherein » détaillées de sécurité et d’efficacité. Elles exigeaient qu’un traitement combiné deux fois par jour égale l’efficacité d’une référence déterminée et réduise l’incidence d’événements indésirables énumérés. La description présentait ces critères comme des bénéfices centraux, le déposant les avait invoqués pour distinguer l’état de la technique et l’examinateur s’y était fondé pour accepter les revendications. 935 F.3d 1370, 1375–76 (Fed. Cir. 2019). L’opinion concordante de la juge en chef Prost soulignait leur caractère spécifique et mesurable et l’absence de démonstration au dossier que toute formulation permise par les revendications ouvertes les satisferait nécessairement. Id. at 1377–82 (Prost, C.J., concurring).

La leçon n’est pas que l’argumentation d’examen peut transformer toute aspiration en limitation. Le texte doit permettre l’interprétation, et des affirmations unilatérales — surtout après l’indication d’acceptation par l’examinateur — ne peuvent le réécrire. Bristol-Myers, 246 F.3d at 1375. L’historique d’examen est puissant lorsqu’il confirme que des mots déjà présents ont été utilisés et compris pour définir l’invention.

D. Les préambules thérapeutiques et diagnostiques exigent une attention particulière

La formulation thérapeutique peut faire plus que nommer un domaine d’usage. Un préambule exigeant l’administration à un patient ayant un besoin thérapeutique reconnu peut définir la population et la finalité pour laquelle le procédé doit être effectué. Jansen v. Rexall Sundown, Inc., 342 F.3d 1329, 1333–34 (Fed. Cir. 2003). In re Xencor, Inc. a traité des questions distinctes de préambule dans deux revendications. La revendication 8 était rédigée sous forme Jepson, et Xencor ne contestait pas le caractère limitatif du préambule ; la cour a jugé que celui-ci, définissant la portée, exigeait aussi un support de description écrite. Pour la revendication 9 non Jepson, elle a jugé séparément « treating a patient » limitatif, car ces mots donnaient sens à l’unique étape d’administration et contextualisaient l’augmentation énoncée de demi-vie in vivo. 130 F.4th 1350, 1358–62, 1364–66 (Fed. Cir. 2025).

Mais un succès d’interprétation peut créer un problème de divulgation. Faute de rattachement à une maladie ou affection, les formulations de traitement de Xencor couvraient tous les patients et maladies, alors que la description ne fournissait aucun exemple de traitement étayant cette portée. Id. L’affaire rappelle de rechercher à la fois ce qu’exclut la formulation thérapeutique et ce que sa portée complète couvre positivement.

E. Les revendications de dispositif dépendent de la structure ou configuration présente

Pour les dispositifs, un nouvel usage envisagé ne rend normalement pas brevetable un appareil ancien. Si l’appareil antérieur possède la même structure et peut accomplir la fonction énoncée, le décrire comme « for » une nouvelle finalité ne le distingue généralement pas. Schreiber, 128 F.3d at 1477–78. Le langage fonctionnel est néanmoins permis et doit être interprété ; il faut rechercher ses conséquences structurelles ou de configuration. In re Swinehart, 439 F.2d 210, 212–13 (C.C.P.A. 1971).

« Adapted to » et « configured to » peuvent signifier plus qu’une simple capacité théorique. Dans In re Giannelli, une machine antérieure de développé pectoral ne satisfaisait pas à une revendication de machine « adapted to » être actionnée par un mouvement de rame du seul fait qu’un utilisateur pouvait tirer dessus d’une manière quelconque. En contexte, « adapted to » signifiait fabriquée ou conçue pour la fonction de rame revendiquée, alors que la géométrie antérieure visait un exercice substantiellement différent. 739 F.3d 1375, 1378–80 (Fed. Cir. 2014).

Le langage fonctionnel peut aussi impliquer une relation structurelle. Une fixation de snowboard décrite comme empêchant substantiellement le mouvement imposait une exigence de rigidité, pas une simple déclaration d’usage espéré. K-2 Corp. v. Salomon S.A., 191 F.3d 1356, 1363–64 (Fed. Cir. 1999). Un outil « for setting » un assemblage exigeait que l’outil et l’assemblage soient mutuellement adaptés de la manière énoncée. In re Stencel, 828 F.2d 751, 754–55 (Fed. Cir. 1987).

La distinction pratique oppose un dispositif ne pouvant accomplir une fonction qu’après une modification substantielle à celui dont la structure ou programmation présente satisfait à l’exigence fonctionnelle. Identifier la configuration produisant l’effet — géométrie, logique, propriétés matérielles, relations entre composants ou paramètres — facilite cette distinction.

V. Deuxième et troisième étapes : lien fonctionnel conditionnel et satisfaction par l’état de la technique

A. Quand l’analyse conditionnelle du lien fonctionnel s’applique-t-elle ?

Bayer établit que l’interprétation et la pertinence pour la brevetabilité sont distinctes. La revendication 1 prévoyait l’administration de 2.5 mg de rivaroxaban deux fois par jour et de 75–100 mg d’aspirine par jour à un patient atteint de maladie coronarienne et/ou d’artériopathie périphérique pour réduire le risque d’infarctus du myocarde, d’AVC ou de décès cardiovasculaire ; l’expression contestée exigeait des quantités « clinically proven effective ». Le Patent Trial and Appeal Board l’avait traitée comme non limitative et, subsidiairement, comme inhérente à une antériorité. Le Federal Circuit n’a adopté aucun de ces raisonnements. En supposant l’effet limitatif, il a jugé que le statut de preuve clinique manquait du lien fonctionnel requis avec le traitement déjà défini et ne pouvait donc fournir de brevetabilité. Il a confirmé le jugement pour les revendications 1–4, mais l’a séparément annulé avec renvoi pour les revendications 5–8, la Commission ayant mal interprété « first product ». 152 F.4th at 1401–06, 1410.

La solution repose sur la jurisprudence du printed matter et des contenus informationnels. Cette doctrine s’applique à l’information revendiquée pour son contenu communicatif, y compris instructif. Bayer a appliqué ce raisonnement au statut de preuve clinique, distinction de validation ou de connaissance ; la même analyse fonctionnelle peut traiter d’autres statuts revendiqués d’approbation, de certification ou de distinction honorifique. Dans King Pharmaceuticals, une instruction de prendre un médicament connu avec de la nourriture ne distinguait pas une méthode exigeant déjà la même administration ; informer le patient du bénéfice ne changeait pas la prise. 616 F.3d at 1277–79. Dans Ngai, des instructions nouvelles ne rendaient pas brevetable un kit diagnostique autrement connu, faute de lien fonctionnel requis entre instructions et kit. 367 F.3d at 1338–39. C R Bard cadre l’analyse en recherchant si l’information communique simplement quelque chose ou interagit plutôt avec les autres éléments pour créer une fonctionnalité nouvelle d’un dispositif ou provoquer une action spécifique d’un procédé revendiqués. 979 F.3d at 1381–82. Praxair illustre à la fois le versant positif de la deuxième étape et l’indépendance de la troisième. En supposant l’interprétation de « in accordance with » comme « based on, or as a result of » retenue par la Commission, la recommandation était fonctionnellement intégrée, car la revendication 9 exigeait que le professionnel de santé interrompe effectivement le traitement sur son fondement ; les revendications exigeant seulement l’évaluation de la même information manquaient du lien nécessaire. Ce lien donnait à la recommandation un poids pour la brevetabilité, sans établir la non-évidence. Selon le Federal Circuit, « [t]hat does not end the inquiry. » La cour a ensuite apprécié la revendication 9 entière et l’a jugée non brevetable pour évidence au regard de l’état de la technique. Praxair Distrib., Inc. v. Mallinckrodt Hosp. Prods. IP Ltd., 890 F.3d 1024, 1033–37 (Fed. Cir. 2018). Ainsi, une instruction de commande modifiant le fonctionnement machine, un protocole incorporé à des étapes concrètes ou une information provoquant le comportement revendiqué peuvent être fonctionnellement intégrés. Une information rapportant seulement une propriété, une preuve ou une distinction honorifique ne l’est normalement pas.

Les décisions énoncent souvent la doctrine en termes de « new and unobvious functional relationship ». King Pharmaceuticals, 616 F.3d at 1279. Dans ce cadre, les analyses sont séparées. La deuxième étape recherche s’il existe une intégration fonctionnelle du contenu informationnel ou de statut avec les autres éléments. La troisième recherche si la revendication entière, y compris tout contenu ou lien intégré, est expressément divulguée, inhérente ou évidente. Cette répartition préserve le langage des décisions sans importer la nouveauté et l’évidence dans l’analyse du lien fonctionnel.

Bayer a aussi distingué les limitations d’efficacité examinées dans Allergan. Les revendications examinées dans Allergan couvraient un univers ouvert de compositions administrées deux fois par jour, et les critères précis d’efficacité et de sécurité pouvaient séparer celles qui les satisfaisaient des autres. 935 F.3d at 1375–76; see id. at 1378–81 (Prost, C.J., concurring). En revanche, dans Bayer, les doses et l’administration étaient fixes avant l’examen de la validation clinique ; prouver que le même régime fonctionnait ne modifiait pas le traitement. Bayer, 152 F.4th at 1405–06. Le contraste est fonctionnel, pas simplement verbal : un effet objectif peut restreindre ce qui doit être sélectionné, fabriqué ou accompli, tandis qu’une preuve ou reconnaissance d’une invention entièrement spécifiée peut ne pas le faire.

La deuxième étape est conditionnelle, pas un filtre universel pour toute formulation d’effet souhaité. Si l’expression impose une exigence ordinaire de structure, configuration, fonctionnement ou performance effective, l’analyse va normalement de l’interprétation à la satisfaction par l’état de la technique sans examen distinct du printed matter. Lorsque la deuxième étape s’applique, l’instance doit identifier le contenu informationnel ou de statut, les autres éléments auxquels il se rapporte prétendument et la fonctionnalité ou le comportement produit par leur interaction. Bayer ne doit pas devenir une autorisation générale d’ignorer une limitation gênante au seul motif que l’instance la juge insuffisamment reliée à l’invention.

Les étapes sont distinctes dans l’analyse plutôt que rigides dans la procédure. Une instance peut résoudre les questions de printed matter et de lien fonctionnel pendant l’interprétation si elles dépendent du sens et de la relation des termes, mais doit identifier séparément les propositions d’interprétation et de brevetabilité qu’elle tranche. Praxair, 890 F.3d at 1033; C R Bard, 979 F.3d at 1377 n.1. Une décision de deuxième étape n’a donc pas à intervenir dans une phase procédurale séparée et ne tranche pas nécessairement l’interprétation pour toutes les autres fins. La jurisprudence du printed matter met en garde contre la simple suppression d’une limitation : la revendication doit toujours être considérée entière, même si un contenu informationnel sans lien fonctionnel ne peut apporter de nouveauté à une revendication autrement antériorisée. King Pharmaceuticals, 616 F.3d at 1277–79 (citant In re Gulack, 703 F.2d 1381, 1385–86 (Fed. Cir. 1983)). Conclure qu’un contenu informationnel ou de statut ne peut distinguer l’état de la technique ne fait donc pas automatiquement disparaître les mots pour toute autre fin. L’instance doit préciser séparément si l’expression limite la portée littérale, ce qu’elle exige pour la contrefaçon et ses conséquences au titre du § 112, même si elle ne peut fournir de brevetabilité selon les §§ 102 ou 103. L’échec de l’analyse conditionnelle du lien fonctionnel n’établit pas non plus à lui seul l’inadmissibilité : une revendication contenant du printed matter sans lien fonctionnel peut rester admissible si, considérée entière, elle ne vise pas uniquement cette information. C R Bard, 979 F.3d at 1383–84.

B. Divulgation expresse, caractère inhérent et effets nouvellement reconnus

Lorsqu’un effet souhaité franchit toute deuxième étape applicable — ou si celle-ci ne s’applique pas —, l’antériorisation exige que l’état de la technique divulgue l’exigence pertinente pour la brevetabilité avec tous les autres éléments, agencés comme revendiqué. Si un contenu informationnel ou de statut échoue à la deuxième étape, il ne peut distinguer l’état de la technique, mais la troisième teste encore les autres limitations pertinentes. C R Bard, 979 F.3d at 1384–85. La référence n’a pas à employer les mots de la revendication. Elle peut satisfaire expressément à l’effet, ou celui-ci peut être inhérent à son enseignement. Net MoneyIN, Inc. v. VeriSign, Inc., 545 F.3d 1359, 1369–71 (Fed. Cir. 2008).

Le caractère inhérent exige la nécessité, pas la possibilité ou la probabilité. Une caractéristique manquante n’est inhérente que si elle est nécessairement présente dans la mise en œuvre de l’enseignement antérieur ou en résulte inévitablement. In re Oelrich, 666 F.2d 578, 581 (C.C.P.A. 1981). Un résultat pouvant survenir dans certaines conditions ne suffit pas. La plausibilité scientifique n’établit pas non plus que chaque mode de réalisation imposé par la référence produit le résultat.

Pendant l’examen, le déposant peut toutefois supporter la charge de produire des éléments probatoires lorsque l’Office identifie un produit ou dispositif antérieur apparemment identique ou substantiellement identique. Dans Schreiber, le bec conique antérieur était structurellement capable de distribuer du maïs soufflé de la manière revendiquée, même s’il avait été divulgué pour l’huile. Une fois l’examinateur fondé à croire les structures identiques, il revenait au déposant de montrer l’absence de la capacité alléguée dans le dispositif antérieur. 128 F.3d at 1477–78; see MPEP § 2112. Ce déplacement procédural n’atténue pas la nécessité ; il reflète le meilleur accès aux preuves contraires après une démonstration prima facie. Devant la juridiction de district, le brevet reste présumé valable et la nullité doit être prouvée par des preuves claires et convaincantes. 35 U.S.C. § 282(a); Microsoft Corp. v. i4i Ltd. Partnership, 564 U.S. 91, 95 (2011).

Un titulaire ne peut généralement rendre nouveau un ancien procédé en découvrant une conséquence jusque-là méconnue de son exécution. Bristol-Myers a expliqué que les résultats nouvellement découverts d’un procédé connu visant la même finalité lui sont inhérents. 246 F.3d at 1376. Il faut rechercher ce qui se produisait nécessairement, pas si l’auteur de l’antériorité en avait conscience. Ainsi, dans Persion Pharmaceuticals LLC v. Alvogen Malta Operations Ltd., des limitations pharmacocinétiques ne distinguaient pas l’état de la technique administrant la même formulation de la même manière à la population pertinente, car le profil de concentration énoncé en résultait nécessairement. 945 F.3d 1184, 1190–91 (Fed. Cir. 2019). Le profil était une véritable exigence, mais pas un fait nouveau.

Le même principe vaut pour les mécanismes nouvellement découverts. Dans In re Couvaras, le déposant revendiquait les étapes mécanistiques par lesquelles deux antihypertenseurs connus produisaient leur effet connu de baisse de pression artérielle. Le mécanisme découlant naturellement de leur coadministration, le revendiquer ne surmontait pas la démonstration prima facie d’évidence, même s’il était lui-même inattendu. 70 F.4th 1374, 1380–81 (Fed. Cir. 2023). La brevetabilité réside normalement dans un nouveau traitement, une composition, un régime, une configuration ou un résultat, et non dans la seule explication ultérieure d’un résultat connu d’un traitement connu.

C. Caractère inhérent, modification évidente et optimisation courante exigent des preuves différentes

Trois voies sont souvent confondues. Le caractère inhérent recherche si la caractéristique manquante existe nécessairement ou résulte inévitablement de la mise en œuvre de l’état de la technique. La modification ou combinaison évidente recherche si la personne du métier avait une raison de faire le changement proposé et en attendait raisonnablement le succès. L’optimisation courante recherche, dans l’analyse d’évidence, si l’état de la technique reconnaissait une variable comme influant sur le résultat pertinent et si le choix de sa valeur aurait été courant au vu des faits. Qualifier un effet de « naturel » ou « prévisible » ne remplace pas la démonstration requise pour la voie choisie.

Le caractère inhérent peut fournir une limitation manquante dans une analyse d’évidence, mais son usage doit être soigneusement circonscrit. PAR Pharmaceutical, Inc. v. TWI Pharmaceuticals, Inc., 773 F.3d 1186, 1194–96 (Fed. Cir. 2014). L’effet revendiqué doit être le résultat naturel et nécessaire de la combinaison proposée par l’état de la technique. Montrer qu’il était probable, fréquent ou simplement possible ne suffit pas.

Cette règle ne doit pas être confondue avec l’attente raisonnable de succès. L’évidence peut reposer sur ce que la personne du métier aurait été incitée à faire et aurait raisonnablement espéré obtenir, même si l’état de la technique n’établissait pas l’inévitabilité. Mais lorsque le contestataire invoque le caractère inhérent pour fournir une limitation autrement absente, la nécessité reste le critère. Le décideur doit identifier la proposition prouvée : inévitabilité d’un résultat non énoncé, raison de poursuivre une modification ou combinaison, ou attente raisonnable que cette voie satisfasse à l’exigence revendiquée.

Un effet revendiqué peut aussi découler de l’optimisation courante d’une variable reconnue comme influant sur cet effet. In re Applied Materials, Inc., 692 F.3d 1289, 1295–98 (Fed. Cir. 2012). La doctrine n’est pas illimitée. Elle suppose une variable reconnue comme influant sur le résultat et des faits suffisants pour conclure au caractère courant de son optimisation ; elle n’autorise pas à traiter tout mécanisme non revendiqué comme un bouton qu’il suffirait de tourner. In re Antonie, 559 F.2d 618, 620 (C.C.P.A. 1977).

D. Les résultats inattendus exigent un lien avec le fond

La preuve d’un effet inattendu peut réfuter l’évidence, mais doit être reliée à l’invention revendiquée et proportionnée à sa portée. Un résultat surprenant pour une espèce peut avoir peu de poids pour une revendication couvrant un vaste genre fonctionnel. De même, un mécanisme inattendu n’établit pas un bénéfice thérapeutique inattendu si le bénéfice était lui-même connu. Couvaras, 70 F.4th at 1380–81.

Bayer ajoute une question de lien logiquement préalable. Les preuves de résultats inattendus du titulaire concernaient la preuve clinique de l’efficacité du régime fixe. Celle-ci n’ayant pas de lien fonctionnel avec le fond du traitement revendiqué, les éléments manquaient du lien requis et ne pouvaient avoir de portée pour la brevetabilité. 152 F.4th at 1409–10; see Volvo Penta of the Americas, LLC v. Brunswick Corp., 81 F.4th 1202, 1210 (Fed. Cir. 2023); In re Huai-Hung Kao, 639 F.3d 1057, 1068, 1074 (Fed. Cir. 2011). Le caractère inattendu n’est donc pas une voie indépendante permettant de transformer la validation, la réputation ou une explication nouvellement découverte en caractéristique inventive.

Le dossier le plus clair distingue quatre propositions : la revendication exige la caractéristique invoquée ; si la deuxième étape s’applique, le contenu informationnel ou de statut est fonctionnellement intégré aux autres éléments ; l’état de la technique ne satisfait pas expressément ou nécessairement à l’exigence pertinente et ne la rend pas évidente ; des preuves comparatives montrent un résultat inattendu lié à l’apport revendiqué. Chaque proposition applicable exige son propre support juridique et probatoire.

E. Question finale : le résultat ajoute-t-il une différence pertinente pour la brevetabilité qui ne soit ni divulguée, ni inhérente, ni évidente ?

Un effet pertinent distingue le plus probablement l’état de la technique lorsque celui-ci ne l’enseigne pas expressément, que les mêmes actes ou structures ne le produisent pas nécessairement et que la personne du métier n’aurait pas disposé à la fois d’une raison de modifier cet état de la technique pour l’obtenir et d’une attente raisonnable de succès. L.A. Biomedical illustre l’analyse. Puisque les paramètres revendiqués de plafond de dose et de durée minimale n’entraînaient pas nécessairement l’arrêt ou la régression de la fibrose, l’exigence d’efficacité ne pouvait être simplement écartée ou présumée inhérente. 849 F.3d at 1061–62, 1067–68.

La réciproque est tout aussi importante. Si la revendication énonce la même structure, composition, population et les mêmes conditions que l’état de la technique, ajouter un résultat inévitable ou sa preuve sans lien fonctionnel ne la sauvera normalement pas. Il faut identifier une différence pertinente : configuration causant la performance, étape produisant le résultat, plage non divulguée ni rendue évidente, ou preuve que l’effet allégué ne découle pas inévitablement de l’enseignement antérieur.

VI. Application aux catégories de revendications

L’importance d’un effet dépend en partie de la catégorie légale. Les mêmes mots — « configured to reduce noise », « reducing noise » ou « a composition that reduces noise » — peuvent décrire respectivement une capacité, un acte ou résultat requis ou une classe définie fonctionnellement. Cette différence affecte l’interprétation, l’analyse d’antériorité, la validité et la preuve de contrefaçon.

A. Dispositifs et systèmes : relier la capacité à une mise en œuvre concrète

Dans une revendication de dispositif, le résultat compte normalement s’il exige une capacité ou configuration particulière de la structure. Un contrôleur « configured to maintain a target temperature » peut ainsi exclure ceux qui ne peuvent remplir cette fonction. L’expression n’exige toutefois pas nécessairement que le dispositif accusé ou antérieur fonctionne à cette température à l’instant pertinent. Il faut rechercher si l’effet implique une configuration significative ou énonce seulement la finalité d’un dispositif par ailleurs complet.

Les revendications sont généralement mieux placées si elles relient l’effet à une structure et des interactions identifiées. Dans PowerBlock Holdings, Inc. v. iFit, Inc., le Federal Circuit a jugé les revendications mécaniques admissibles à la protection par brevet parce qu’elles ne se bornaient pas au résultat général d’ajustement automatique du poids. Elles énonçaient des plaques de poids emboîtées, un sélecteur mobile, un moteur électrique relié fonctionnellement au sélecteur et son déplacement physique pour coupler les plaques sélectionnées à un haltère. 146 F.4th 1366, 1371–73 (Fed. Cir. 2025). Le résultat était le produit d’un agencement mécanique énoncé, pas son substitut.

Cette distinction compte aussi pour la contrefaçon. Une limitation de capacité peut se prouver par des documents de conception, du code source, des essais normalisés ou la configuration normale du produit accusé. Une limitation de résultat effectif peut plutôt exiger de prouver sa réalisation dans les conditions de la revendication. Le rédacteur doit décider de la proposition visée et utiliser des jeux distincts si les deux ont une importance commerciale.

B. Procédés : distinguer l’acte de sa conséquence

Les procédés distinguent plus nettement l’accomplissement d’une étape de la description de sa conséquence. « Adjusting a valve to maintain pressure below 50 psi » peut exiger un comportement dirigé vers cette contrainte de pression. « Adjusting a valve, thereby improving safety » peut ne décrire que la conséquence espérée. La grammaire n’est pas décisive, mais un critère mesurable déterminant quand ou comment accomplir l’étape affecte plus probablement la portée qu’une clause louant simplement le procédé achevé.

Un résultat faisant partie du procédé crée des conséquences correspondantes pour l’exercice des droits. Si une revendication exige « reducing an error rate below one percent », la contrefaçon peut dépendre de la population testée, de la référence, de l’intervalle de mesure et du traitement statistique. Si l’effet n’apparaît qu’après l’usage du produit par un tiers — ou dans un patient —, le titulaire doit déterminer qui accomplit chaque étape et quelles preuves établissent le résultat. Une limitation de résultat peut donc renforcer la brevetabilité tout en renchérissant la preuve de contrefaçon.

C. Traitements : définir patient, indication, régime et critère de résultat

Les traitements illustrent à la fois la valeur et le danger des formulations d’effet souhaité. Pour la revendication 9 non Jepson, Xencor a jugé « treating a patient » limitatif, tout en confirmant le rejet pour insuffisance de description écrite, car la formulation large couvrait tous les patients et maladies sans divulgation de traitement à l’appui. 130 F.4th at 1358–62.

Teva Pharmaceuticals International GmbH v. Eli Lilly & Co. offre un contraste dépendant du dossier. Le recours suivait un verdict de jury et un jugement après procès tranchant une question de droit. Sur ce dossier, un jury raisonnable pouvait constater que le genre d’anticorps sous-jacent était bien connu, l’humanisation courante et l’efficacité des membres comprise pour l’usage ciblé de réduction ou de traitement des céphalées. Le Federal Circuit a donc infirmé le jugement statuant en droit qui avait conclu à l’insuffisance de la description écrite et de l’enseignement permettant la mise en œuvre. 172 F.4th 1367, 1374–81 (Fed. Cir. 2026). Teva n’offre pas une protection générale sur le fond contre Amgen ; son résultat dépend du verdict, de la norme de contrôle applicable, de l’usage ciblé et des constatations sur l’état de la technique que le jury pouvait raisonnablement retenir.

Wyeth LLC v. AstraZeneca Pharmaceuticals LP fournit un contrepoint récent. Le Federal Circuit a rejeté l’argument du titulaire selon lequel la juridiction de district aurait modifié après le verdict l’interprétation non contestée avant procès de « unit dosage ». Celle-ci adoptait la définition expresse de la description : une quantité prédéterminée calculée pour produire un effet thérapeutique souhaité. En la lisant avec l’administration quotidienne à un patient, la cour a exigé un régime posologique reproductible calculé pour produire un effet thérapeutique, plutôt que la simple identification de composés présentant une inhibition d’EGFR in vitro. Elle a traité l’explication après verdict comme une clarification permise de ce qu’exigeait intrinsèquement l’interprétation initiale. Elle a néanmoins confirmé le jugement statuant en droit qui avait conclu à l’insuffisance de l’enseignement permettant la mise en œuvre des revendications, car la description ne donnait ni exemples opérationnels de doses chez le patient ni enseignement reliant l’activité in vitro aux doses quotidiennes calculées pour produire un effet thérapeutique chez les patients sur toute la portée des inhibiteurs irréversibles d’EGFR revendiqués. La décision montre donc qu’un effet thérapeutique peut véritablement définir la portée tout en exposant une insuffisance correspondante de mise en œuvre sur toute cette portée. Wyeth LLC v. AstraZeneca Pharms. LP, No. 2024-2325, slip op. at 9–15, 18–19 (Fed. Cir. July 9, 2026).

D. Compositions et produits : les limites de performance peuvent définir un vaste genre

Pour une composition ou un produit, l’effet souhaité peut définir l’appartenance à la classe : tout anticorps se liant à une cible et la bloquant, tout filtre atteignant un facteur de performance ou tout matériau possédant une résistance déterminée. Ces formulations ne sont pas nécessairement non limitatives. Le danger est souvent inverse : elles peuvent élargir la revendication au point que la description n’étaye pas toute la classe ou n’en permette pas la mise en œuvre.

Dans Amgen Inc. v. Sanofi, les revendications couvraient un genre d’anticorps défini par deux fonctions : se lier à certains résidus de PCSK9 et empêcher la liaison de PCSK9 aux récepteurs LDL. La description identifiait vingt-six anticorps, mais laissait aux scientifiques la génération et le criblage de nombreux candidats supplémentaires. La Cour suprême a jugé qu’elle devait permettre la mise en œuvre de toute la portée et qu’un programme de recherche par essais et erreurs ne le faisait pas. 598 U.S. 594, 610–15 (2023).

Brita LP v. International Trade Commission a appliqué le même principe sensible à la portée hors de la biotechnologie, confirmant les conclusions de description écrite et de mise en œuvre. Les revendications couvraient largement les milieux filtrants atteignant un facteur FRAP donné, mais seuls des filtres à bloc de charbon étaient montrés comme satisfaisant à l’exigence, et la divulgation n’enseignait pas comment obtenir la performance avec d’autres milieux. 156 F.4th 1326, 1333–45 (Fed. Cir. 2025). Un effet numérique peut donc fournir une limite nette tout en laissant à l’intérieur un genre non étayé.

E. Logiciels, IA et commande : revendiquer la règle ou l’architecture, pas le seul objectif

Les revendications logicielles et de commande énoncent souvent des objectifs — optimiser une ressource, améliorer la pertinence, réduire l’erreur ou produire une sortie exacte — sans préciser la règle opérationnelle. Cette rédaction peut échouer à plusieurs niveaux. Un processeur générique peut déjà être capable de la fonction ; le résultat peut être une idée abstraite ; ou la description peut ne pas enseigner toute la gamme de mises en œuvre couverte par le langage fonctionnel.

Des revendications solides identifient la transformation des données, la boucle de commande, l’architecture du modèle, la fonction objectif avec ses contraintes opérationnelles, les étapes ordonnées ou l’interaction matérielle produisant l’effet. Un indicateur de performance peut rester utile, surtout dans une revendication dépendante, mais doit confirmer une mise en œuvre technique plutôt que la remplacer.

Les limitations de performance de l’IA exigent une attention particulière aux conditions de mesure. Exactitude, taux d’erreur, robustesse ou biais peuvent dépendre du corpus d’entraînement, du jeu d’évaluation, de la version du modèle, de la graine aléatoire, de l’intervalle de confiance et de l’environnement de déploiement. Les limitations d’entraînement diffèrent aussi des contraintes d’inférence : un modèle entraîné selon un procédé donné ne correspond pas nécessairement à la même revendication qu’un modèle déployé devant accomplir certaines opérations. Une revendication de résultat doit donc identifier l’architecture opérationnelle, les contraintes d’entraînement ou d’inférence et un protocole reproductible d’évaluation, plutôt que traiter un score global comme se définissant lui-même. Pour un genre de modèles défini par performance, la description doit aussi étayer l’éventail des architectures, jeux de données et conditions de fonctionnement couverts par l’indicateur.

VII. Admissibilité, section 112 et risques d’exercice des droits

L’effet limitatif ne termine pas l’analyse. Plus l’effet souhaité contribue à définir l’invention, plus il faut examiner attentivement la revendication selon 35 U.S.C. §§ 101 et 112.

A. Section 101 : revendiquer le résultat technique sans la solution technique

La revendication par résultat peut créer un problème d’admissibilité si l’apport invoqué est une idée abstraite ou une loi naturelle et si la revendication monopolise le résultat sans énoncer un moyen concret de l’obtenir. Dans American Axle & Manufacturing, Inc. v. Neapco Holdings LLC, le Federal Circuit a jugé la revendication 22 inadmissible : telle qu’interprétée, elle exigeait de régler la masse et la rigidité d’un insert pour atténuer les vibrations, sans se limiter à une technique particulière de réglage. La formation y a vu l’invocation de la loi de Hooke pour obtenir le résultat souhaité ; elle a annulé avec renvoi la décision concernant une revendication formulée autrement. 967 F.3d 1285, 1294–99 (Fed. Cir. 2020). Cette décision divisée et fortement contestée doit être appliquée à ses faits, mais son avertissement sur la rédaction limitée au résultat est clair.

Les décisions du Federal Circuit de 2025 et 2026 précisent le contraste. PowerBlock a confirmé une revendication liée à un agencement mécanique particulier entraîné par moteur. 146 F.4th at 1371–73. Dans Constellation Designs, LLC v. LG Electronics Inc., les « optimization claims » couvrant toute manière d’optimiser une constellation de signal pour la capacité de décodage parallèle étaient inadmissibles, car elles énonçaient la caractéristique distinctive comme résultat sans dire comment l’obtenir. Les revendications de constellations non uniformes précises avec des relations identifiées entre points étaient admissibles, car elles visaient une mise en œuvre technologique concrète. 174 F.4th 888, 901–06 (Fed. Cir. 2026).

La leçon n’est pas que le langage fonctionnel est systématiquement suspect. La revendication doit énoncer l’architecture technique, la transformation, l’ensemble de règles, la séquence de commande ou une autre action concrète produisant le résultat, surtout lorsque celui-ci est l’apport allégué.

B. Section 112(a) : étayer et permettre la mise en œuvre de la portée créée par l’effet

La description écrite recherche si la divulgation fait raisonnablement comprendre la possession de l’invention ; la possibilité de mise en œuvre recherche si la personne du métier peut fabriquer et utiliser toute sa portée sans expérimentation excessive. Ariad Pharmaceuticals, Inc. v. Eli Lilly & Co., 598 F.3d 1336, 1349–52 (Fed. Cir. 2010) (en banc); Amgen, 598 U.S. at 610–15. Une limitation d’effet souhaité peut alourdir les deux exigences en réunissant des modes de réalisation structurellement variés dans une classe fonctionnelle.

Amgen exige de considérer non seulement le nombre d’exemples, mais aussi la divulgation d’un principe, d’une qualité commune ou d’indications assez fiables couvrant toute la classe. Brita avertit de même que déclarer un critère de performance applicable à de nombreuses architectures ne démontre pas la possession de celles que les inventeurs n’ont pas réalisées et ne pouvaient prévoir. 156 F.4th at 1333–45. Juno Therapeutics, Inc. v. Kite Pharma, Inc. renforce le risque de description écrite lorsqu’un vaste genre fonctionnel n’est étayé que par peu d’exemples et aucun moyen d’identifier les espèces supplémentaires accomplissant la fonction revendiquée. 10 F.4th 1330, 1335–39 (Fed. Cir. 2021).

Teva ne doit pas être lu comme une protection générale sur le fond contre Amgen. Dans le cadre du jugement statuant en droit après verdict, la cour a jugé qu’un jury raisonnable pouvait retenir des preuves selon lesquelles le genre d’anticorps était déjà bien compris, l’humanisation courante et l’efficacité du genre acquise pour l’usage ciblé revendiqué. 172 F.4th at 1374–81. Ce dossier montre comment les connaissances de l’état de la technique peuvent soutenir une revendication ciblée d’usage ; il ne dispense pas d’étayer et de permettre la mise en œuvre de toute la portée réellement revendiquée.

Wyeth confirme aussi que les connaissances de la personne du métier peuvent compléter, mais non remplacer, le lien technique manquant dans la description entre l’activité in vitro divulguée et le régime posologique chez le patient requis sur toute la portée d’une classe thérapeutique définie fonctionnellement. Wyeth, slip op. at 13–15, 18.

C. Section 112(b) : donner au résultat des limites objectives

Un effet doit informer la personne du métier de la portée avec une certitude raisonnable. Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 572 U.S. 898, 910 (2014). Dans Datamize, LLC v. Plumtree Software, Inc., le Federal Circuit a jugé « aesthetically pleasing » imprécis faute de critère objectif permettant de décider ce qui satisfaisait au terme. 417 F.3d 1342, 1350–52 (Fed. Cir. 2005), solution écartée quant à la formulation générale du critère de précision par Nautilus, 572 U.S. 898. La subjectivité n’est pas automatiquement fatale ; des exemples, critères opérationnels et un cadre établi de mesure peuvent fournir des limites objectives. Sonix Technology Co. v. Publications International, Ltd., 844 F.3d 1370, 1377–80 (Fed. Cir. 2017).

Pour les effets quantitatifs, la description doit identifier la méthode d’essai, l’équipement, la préparation des échantillons, les conditions ambiantes, la référence de comparaison, le traitement statistique et la tolérance pertinents. Un chiffre sans protocole reproductible peut générer autant d’incertitude qu’un adjectif qualitatif.

D. Section 112(f) : « Configured To » n’est pas une protection automatique

Le langage fonctionnel peut relever du § 112(f). Omettre « means » crée une présomption réfragable de non-application du § 112(f), qui peut être renversée lorsqu’un terme générique de substitution assorti d’un langage fonctionnel n’évoque pas une structure suffisamment définie. Williamson v. Citrix Online, LLC, 792 F.3d 1339, 1348–52 (Fed. Cir. 2015) (en banc in relevant part). « Configured to » n’est pas automatiquement une formulation means-plus-function ; elle peut toutefois relier un terme sans contenu structurel propre à une fonction. Le cadre d’examen du § 112(f) du MPEP recherche de même si la limitation utilise un terme générique de substitution, l’associe à un langage fonctionnel et n’énonce pas de structure ou d’actes suffisants. MPEP § 2181.

Si le § 112(f) s’applique, la limitation se restreint aux structures, matières ou actes correspondants divulgués et à leurs équivalents légaux. L’absence de structure reliée à toute la fonction peut rendre la revendication imprécise ; une fonction informatique spécifique exige souvent un algorithme divulgué. « Means for achieving the desired effect » peut donc restreindre fortement une revendication — ou la rendre nulle — plutôt que procurer une couverture fonctionnelle large.

E. Les contraintes pratiques de brevetabilité

Les formulations d’effet souhaité créent des contraintes récurrentes, sans constituer formellement une doctrine. Si l’effet est seulement une aspiration, il peut être sans effet contre l’état de la technique. S’il est une véritable limitation fonctionnelle, l’état de la technique peut le posséder intrinsèquement. S’il couvre tout mécanisme produisant l’effet, les §§ 101 et 112 peuvent faire obstacle. S’il est un résultat effectivement mesuré, il peut imposer une preuve de contrefaçon exigeante. Ajouter une structure ou des étapes concrètes renforce la validité, mais rend plus claires les voies de contournement.

La meilleure réponse est une revendication par niveaux assortie d’une divulgation correspondante. Les revendications doivent protéger séparément le mécanisme, la méthode opérationnelle et, lorsqu’il importe commercialement, le résultat objectivement mesuré. La description doit relier ces niveaux par des explications causales, modes de réalisation représentatifs, alternatives, exemples d’échec utiles et protocoles reproductibles. Cette approche n’élimine pas les contraintes, mais fait de l’effet une limitation conçue techniquement plutôt qu’une aspiration dépendant du contentieux.

VIII. Conclusion

Un effet souhaité n’a ni droit systématiquement à un poids pour la brevetabilité ni vocation à en être toujours exclu. Il limite lorsque la revendication correctement interprétée exige une capacité, une configuration, un comportement supplémentaire, un résultat objectif ou un autre statut défini. Une exigence ordinaire de structure, configuration, fonctionnement ou performance effective passe normalement directement à l’analyse d’antériorité. Lorsque l’expression affirme plutôt un contenu informationnel ou de statut, même en supposant son effet limitatif, elle ne peut contribuer à la brevetabilité que si ce contenu interagit fonctionnellement avec les autres éléments. Chaque exigence pertinente ne distingue l’état de la technique que si elle n’est ni expressément divulguée ni nécessairement présente et ne découlerait pas d’une modification, combinaison ou optimisation évidente étayée par l’incitation et l’attente raisonnable de succès requises et, pour l’optimisation, par une variable reconnue comme influant sur le résultat.

La discipline pratique consiste à résister aux raccourcis. « Résultat envisagé », « information sans lien fonctionnel » et « propriété inhérente » sont des questions différentes. Une analyse rigoureuse identifie d’abord la norme d’interprétation et l’exigence revendiquée, applique le lien fonctionnel conditionnel lorsque la doctrine est déclenchée, puis la bonne règle d’antériorité avant les conséquences distinctes de validité, d’admissibilité et d’exercice des droits. La deuxième étape n’est ni une exemption automatique de contrefaçon ni, à elle seule, une conclusion d’inadmissibilité. La destination peut compter, mais seulement si la revendication exige de l’atteindre et si l’état de la technique n’a pas déjà parcouru le même chemin. Lorsque la « destination » n’est que connaissance, preuve, approbation ou reconnaissance, elle doit aussi faire davantage que décrire le parcours de l’extérieur.