Zusammenfassung: Bei einer Ex-parte-Reexamination ist die Erwiderung des Patentinhabers auf einen nicht abschließenden Prüfungsbescheid häufig eine entscheidende Gelegenheit zum Aufbau der tatsächlichen Beweisgrundlage. Das gilt besonders, wenn die Zurückweisung auf technischen Annahmen zu Entgegenhaltungen, Merkmalszuordnungen, Systemarchitektur, Protokollen oder einer Begründung des Naheliegens beruht. Der Beitrag vertritt die Auffassung, dass anwaltliche Argumentation den rechtlichen Streit abstecken kann, Sachverständigenerklärungen aber die erforderliche Beweisgrundlage liefern, um eine ungestützte technische Prämisse des Prüfers aufzuzeigen. Fallstudien zu Aussagen auf Protokoll-, Architektur- und Abstraktionsebene zeigen, wie gezielte Erklärungen zu weit gefasste Beschreibungen des Stands der Technik widerlegen und zugleich helfen können, die ursprünglichen Anspruchsformulierungen zu erhalten, wenn Änderungen Prozessrisiken, Zwischenbenutzungsrechte oder Risiken aus der Erteilungsakte schaffen. Die praktische Lehre lautet, Sachverständigenerklärungen gezielt und sorgfältig einzusetzen: Sie sollten Technologie, Entgegenhaltungen, Fachmannverständnis und tatsächliche Fehler der Zurückweisung erläutern, dabei aber unbegründete Schlussfolgerungen, unnötige Anerkenntnisse und Widersprüche zu parallelen Gerichts- oder PTAB-Positionen vermeiden.
I. Einleitung
Ein nicht abschließender Prüfungsbescheid in einer Ex-parte-Reexamination ist nicht einfach ein weiterer Schritt im Erteilungsverfahren. Für den Patentinhaber ist er häufig die beste Gelegenheit, vor dem Amt eine tatsächliche Beweisgrundlage aufzubauen – insbesondere wenn die Zurückweisung davon abhängt, wie eine Person mit durchschnittlichen Fachkenntnissen eine technische Entgegenhaltung, einen Anspruchsbegriff, ein Protokoll, eine Systemarchitektur oder eine vorgeschlagene Kombination zum Naheliegen verstehen würde.
Diese Unterscheidung ist wichtig, weil anwaltliche Argumentation und Beweise unterschiedliche Funktionen haben. Anwaltliche Argumentation steckt den rechtlichen Streit ab. Sachverständigenaussagen liefern technische Tatsachen. In einer Reexamination-Erwiderung ist die stärkste Position häufig nicht lediglich, dass der Prüfer falschliegt, sondern dass seine technische Prämisse nicht durch Beweise gestützt ist.
Die Regeln des USPTO erkennen diese Unterscheidung an. Nach 37 C.F.R. § 1.132 müssen Beweise gegen eine Zurückweisung oder Beanstandung eines Anspruchs in einer Anmeldung oder einem Patent in Reexamination, soweit keine andere Grundlage vorgesehen ist, unter Eid oder in Form einer Declaration eingereicht werden. Das MPEP verlangt außerdem, dass der zuständige Primary Examiner solche Beweise persönlich prüft und feststellt, ob sie auf die Zurückweisung eingehen und ausreichende Tatsachen zu deren Überwindung enthalten. MPEP § 716.
Auch der Zeitpunkt ist wichtig. Beweise gegen eine Zurückweisung, einschließlich einer Erklärung nach Rule 132, sind rechtzeitig, wenn sie vor der abschließenden Zurückweisung eingereicht werden; rechtzeitige Beweise muss der Prüfer berücksichtigen. MPEP § 716.01. Bei der Ex-parte-Reexamination gilt die gewöhnliche Fristverlängerungspraxis für Anmeldungen nach 37 C.F.R. § 1.136 nicht. Verlängerungen richten sich nach 37 C.F.R. § 1.550(c), und Reexamination-Verfahren werden mit besonderer Beschleunigung („special dispatch“) geführt. MPEP § 2265; 35 U.S.C. § 305; 37 C.F.R. § 1.550(a).
II. Warum Sachverständigenerklärungen wichtig sind
Der wesentliche Wert einer Sachverständigenerklärung besteht darin, die Erwiderung des Patentinhabers von bloßer Interessenvertretung zu einem beweisgestützten Vortrag zu machen. Das MPEP hält fest, dass Argumente des Anmelders Beweise in der Akte nicht ersetzen können. MPEP § 716.01(c); In re Schulze, 346 F.2d 600, 602 (C.C.P.A. 1965); In re De Blauwe, 736 F.2d 699, 705 (Fed. Cir. 1984).
Dieser Grundsatz hat in der Reexamination besonderes Gewicht. Viele Zurückweisungen beruhen auf angenommener technischer Gleichwertigkeit: Der Prüfer oder Antragsteller behauptet etwa, eine „Anfrage“, ein „Cache“ oder eine „Partitionierung“ des Stands der Technik entspreche dem beanspruchten Merkmal, oder eine Kombination sei eine vorhersehbare Verwendung bekannter Elemente gewesen. Anwaltliche Argumentation kann das Problem benennen; die Sachverständigenaussage kann erklären, warum die behauptete Gleichwertigkeit technisch falsch ist.
Eine Erklärung ist am nützlichsten, wenn sie die tatsächlichen Voraussetzungen der Zurückweisung behandelt. Der Sachverständige sollte nicht lediglich behaupten, die Ansprüche seien patentierbar oder der Stand der Technik lege sie nicht nahe. Er sollte erläutern, was die Entgegenhaltungen lehren, was sie nicht lehren, wie der Fachmann sie verstehen würde und warum die Merkmalszuordnung oder Kombinationsbegründung des Prüfers technisch nicht schlüssig ist.
Das MPEP erkennt an, dass Tatsachenbeweise gegenüber bloßen Meinungsäußerungen vorzuziehen sind. Es erklärt aber auch, dass fachliche Meinungsäußerungen berücksichtigt und mit einem gewissen Gewicht gewürdigt werden müssen, wenn sie nicht lediglich abschließende rechtliche Schlussfolgerungen sind und ihre tatsächliche Grundlage überzeugt. MPEP § 716; In re Lindell, 385 F.2d 453, 456 (C.C.P.A. 1967); In re Oelrich, 579 F.2d 86, 91–92 (C.C.P.A. 1978).
III. Naheliegen: Die Erklärung als Angriff auf die dargelegte Begründung
Beim Naheliegen ist die Sachverständigenaussage besonders wichtig. Nach KSR bleibt die Prüfung flexibel, darf sich aber nicht auf unbegründete Schlussfolgerungen beschränken. Die Zurückweisung muss weiterhin angeben, warum die beanspruchte Erfindung für eine Person mit durchschnittlichen Fachkenntnissen naheliegend gewesen wäre. KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 418 (2007); In re Kahn, 441 F.3d 977, 988 (Fed. Cir. 2006).
MPEP § 2143 macht dies ausdrücklich: Der „Schlüssel“ zu einer ordnungsgemäßen Zurückweisung nach § 103 ist eine klare Darlegung der Gründe, weshalb die beanspruchte Erfindung naheliegend gewesen wäre. KSR verlangt eine ausdrückliche Analyse des Naheliegens. MPEP § 2143. Das Amt muss geeignete Tatsachen feststellen und nachvollziehbar erläutern, warum die beanspruchte Erfindung zum maßgeblichen Zeitpunkt naheliegend gewesen wäre. Id.
Hier kann eine Erklärung rechtlich besonders wirksam sein. Der Sachverständige kann die tatsächlichen Voraussetzungen der vom Prüfer dargelegten Begründung angreifen. Beispielsweise kann er zeigen, dass die vorgeschlagene Kombination eine nicht belegte technische Kompatibilität voraussetzt; dass eine „Effizienz“-Begründung allgemein bleibt und keinen Bezug zur beanspruchten Architektur hat; dass die Änderung das Funktionsprinzip einer Entgegenhaltung verändern würde; dass das behauptete vorhersehbare Ergebnis im tatsächlichen Systemkontext nicht vorhersehbar war; oder dass ein Fachmann keine vernünftige Erfolgserwartung gehabt hätte.
Das unterscheidet sich von der bloßen Behauptung, es gebe „keine Motivation zur Kombination“. Die stärkere Erklärung erläutert, warum die angegebene Motivation technisch unvollständig ist, warum ein Integrationsweg fehlt und warum die Theorie des Prüfungsbescheids auf rückschauender Betrachtung statt auf Beweisen in der Akte beruht.
IV. Fallstudie 1: Das ’785-Patent – Sachverständigenbeweise auf Protokollebene
Die erste Fallstudie betrifft U.S. Patent No. 7,949,785 mit dem Titel „Secure Virtual Community Network System“ in Ex-parte-Reexamination Nr. 90/019,519. Der Patentinhaber reichte auf den nicht abschließenden Prüfungsbescheid die Erklärung von Dr. Guevara Noubir ein. Später erließ das Amt eine Notice of Intent to Issue Ex Parte Reexamination Certificate (NIRC), mit der die Ansprüche 30 und 34 bestätigt wurden. Notice of Intent to Issue Ex Parte Reexamination Certificate, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 7,949,785, Control No. 90/019,519, at 1–2 (Mar. 6, 2025) [nachfolgend ’785 NIRC].
Die Zurückweisung stützte sich auf Leung, Forslöw und Mehta. Das streitige Merkmal verlangte unter anderem einen DNS-Server, der eine DNS-Anfrage empfängt und mehrere Adressinformationen zurückgibt: eine Netzwerkadresse eines Route Directors, eine private Netzwerkadresse eines zweiten Geräts und eine virtuelle Netzwerkadresse dieses zweiten Geräts.
Dr. Noubirs Erklärung griff die Zurückweisung auf Protokollebene an. Er erläuterte, dass Forslöws Mobile Service Manager Informationen über HTTPS-Anfragen abrief, eine HTTPS-Anfrage sich jedoch grundlegend von einer DNS-Anfrage unterscheidet. Eine DNS-Anfrage löst einen Domänennamen in eine IP-Adresse auf; der aus Forslöw herangezogenen HTTPS-Anfrage fehlte dagegen die vom Anspruch verlangte Domänennamensauflösung. Declaration of Dr. Guevara Noubir ¶¶ 37–40, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 7,949,785, Control No. 90/019,519 (Jan. 8, 2025) [nachfolgend Noubir Decl.].
Die Erklärung behandelte eine weitere technische Prämisse: ob ein virtuelles Netzwerk oder VPN zwangsläufig einen Domänennamen voraussetzt. Dr. Noubir erläuterte, dass IP-Adresszuweisung und VPN-Betrieb keinen Domänennamen erfordern und die angeführte Kombination kein durch einen Domänennamen definiertes virtuelles Netzwerk lehrte, wie Anspruch 30 es verlangte. Noubir Decl. ¶¶ 35–37.
Für Anspruch 34 unterschied die Erklärung Registrierung von Authentifizierung beziehungsweise Beitritts- und Austrittsaktivitäten. Dr. Noubir erläuterte, dass Leungs Begriffe „registration“ und „access request“ die Authentifizierung betrafen, während Forslöw und Mehta Registrierungskonzepte in anderen technischen Zusammenhängen verwendeten. Noubir Decl. ¶ 55.
Die Lehre lautet: Sachverständigenerklärungen können besonders wertvoll sein, wenn die Zurückweisung ein Protokoll durch ein anderes ersetzt. Der Anwalt könnte vortragen, HTTPS sei nicht DNS. Der Sachverständige kann erläutern, warum die beiden Anfragen in der tatsächlichen Netzwerkarchitektur unterschiedliche Aufgaben erfüllen, unterschiedliche Informationen enthalten und unterschiedliche Anspruchsanforderungen betreffen.
V. Fallstudie 2: Das ’844-Patent – Sachverständigenbeweise auf Architekturebene
Die zweite Fallstudie betrifft U.S. Patent No. 8,332,844 mit dem Titel „Root Image Caching and Indexing for Block-Level Distributed Application Management“ in Ex-parte-Reexamination Nr. 90/019,938. Der Patentinhaber reichte die Erklärung von Dr. Richard Newman zur Unterstützung seiner Erwiderung vom 23. Januar 2026 auf den nicht abschließenden Prüfungsbescheid vom 23. Oktober 2025 ein. Declaration of Dr. Richard Newman, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 8,332,844, Control No. 90/019,938 (Jan. 23, 2026) [nachfolgend Newman Decl.].
Der Prüfungsbescheid wies die Ansprüche 1–3 und 6–13 wegen Naheliegens über Sapuntzakis in Verbindung mit Holzmann sowie die Ansprüche 19–27 über Sapuntzakis, Holzmann und Federwisch zurück. Die Erwiderung erläuterte, dass sich die Zurückweisung bei Merkmalszuordnungen und Kombinationsbegründungen auf die Zadok-Erklärung stützte, machte aber geltend, dass der angeführte Stand der Technik die beanspruchte Architektur nicht offenbarte. Response to Office Action, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 8,332,844, Control No. 90/019,938, at 1–2 (Jan. 23, 2026) [nachfolgend ’844 Response].
Dieser Fall zeigt den Einsatz von Sachverständigenaussagen auf Architekturebene. Die Ansprüche verlangten ein gemeinsames Root Image, knotenspezifische Leaf Images mit ausschließlich geänderten oder zusätzlichen Blöcken und einen Cache zum Zwischenspeichern von Blöcken des Root Image, auf die mindestens ein Rechenknoten zuvor zugegriffen hatte. Die Erwiderung beanstandete, dass die Zurückweisung allgemeines Caching mit dem beanspruchten Cache gleichsetzte, ohne zu zeigen, dass die zwischengespeicherten Blöcke zum gemeinsamen Root Image der beanspruchten Root-/Leaf-Architektur gehörten. ’844 Response at 55–56.
Dr. Newmans Erklärung erläuterte denselben Punkt technisch. Die „remote COW disk“ und „shadow COW disk“ von Sapuntzakis gehörten zu dessen eigener Copy-on-Write-Hierarchie und Mechanismus für das Caching entfernter Datenträger. Der Prüfungsbescheid benenne keine Beweise dafür, dass die zwischengespeicherten Blöcke, wie beansprucht, Blöcke eines gemeinsamen Root Image seien. Newman Decl. ¶¶ 145–47.
Die Erklärung griff auch die Kombinationsmotivation an. Die Erwiderung bezeichnete den „schnelleren Zugriff“ im Prüfungsbescheid als allgemeine Leistungsbegründung, die erklären könnte, warum ein Fachmann irgendwo irgendein Caching einsetzen wollte, aber nicht, warum er Sapuntzakis und Holzmann zur beanspruchten Cache-Konfiguration mit gemeinsamem Root Image und knotenspezifischen Leaf Images umgestalten würde. ’844 Response at 65. Dr. Newman äußerte entsprechend, der Prüfungsbescheid liefere keine technisch fundierte Motivation, Sapuntzakis, Holzmann und Federwisch zu einer schlüssigen Architektur mit der beanspruchten Cache-Konfiguration und gemeinsamen Nutzung der Indexierungsergebnisse zu verbinden. Newman Decl. ¶ 220.
Für die Ansprüche 19–27 behandelten Erklärung und Erwiderung das Merkmal „einmal indexieren/über Rechenknoten hinweg teilen“. Der Patentinhaber argumentierte, Federwischs angeführte Indexierung betreffe die Erkennung von Snapshot-Unterschieden und Pflege einer Zielzuordnung, nicht die Indexierung eines Root Image und Weitergabe dieser Ergebnisse an einen anderen Rechenknoten. ’844 Response at 77–82. Dr. Newman beschrieb Federwischs „Index“ ebenfalls als internes Konstrukt zum Snapshot-Vergleich und nicht als über Rechenknoten verteilte Root-Image-Indexierungsergebnisse. Newman Decl., Inhaltsverzeichnis und Erörterung von Ground 2.
Der Prüfer erließ schließlich eine Notice of Intent to Issue Ex Parte Reexamination Certificate, die die Ansprüche 1–27 bestätigte. Notice of Intent to Issue Ex Parte Reexamination Certificate, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 8,332,844, Control No. 90/019,938, at 1–2 (May 19, 2026) [nachfolgend ’844 NIRC].
Für die Praxis zeigt sich: Erklärungen auf Architekturebene können verhindern, dass ein Prüfungsbescheid konkrete Anspruchsmerkmale auf allgemeine technische Etiketten reduziert. Entscheidend war nicht, ob der Stand der Technik „Caching“ oder „Indexierung“ kannte, sondern ob er die beanspruchten Cache- und Indexierungsvorgänge in der beanspruchten Root-Image-/Leaf-Image-Architektur offenbarte.
VI. Fallstudie 3: Das ’582-Patent – Sachverständigenbeweise zur Abstraktionsebene
Die dritte Fallstudie betrifft U.S. Patent No. 7,257,582 mit dem Titel „Load Balancing with Shared Data“ in Ex-parte-Reexamination Nr. 90/015,337. Der Patentinhaber reichte die Erklärung von Dr. Daniel Abadi zur Unterstützung seiner Erwiderung auf den nicht abschließenden Prüfungsbescheid ein. Declaration of Dr. Daniel Abadi, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 7,257,582, Control No. 90/015,337 (Feb. 17, 2026) [nachfolgend Abadi Decl.].
Dieser Fall zeigt eine dritte Verwendung: den Angriff auf eine falsche Abstraktionsebene. Der Prüfungsbescheid hielt allgemeine Partitionierung, Tiling und Lastverteilung für ausreichend. Der Patentinhaber stellte dem eine konkrete Architektur zur Zuweisung von Dateipartitionen gegenüber: Bestimmung der Dateizuordnung, logische Aufteilung von Datensätzen einer bereits bestehenden Eingabedatei, Verteilung von Partitionsbeschreibungen, Ausführung von Teilaufgaben auf Partitionen und wiederholte Zuweisung einer weiteren unbearbeiteten Partition nach dem First-come-first-served-Prinzip. Response to Office Action, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 7,257,582, Control No. 90/015,337, at 1–3 (Feb. 17, 2026) [nachfolgend ’582 Response].
Dr. Abadi erläuterte, dass Reeves „Partitionierung“ ein durch Indizes, Grenzen und Vorgaben zur Tile-Größe definiertes Tiling des Iterationsraums war und nicht die automatische Bestimmung der Dateizuordnung oder Aufteilung von Datensätzen einer bestehenden Eingabedatei in Dateipartitionen. Abadi Decl. ¶¶ 121–23.
Die Erklärung schärfte den Unterschied: Das ’582-Patent partitioniert Daten; Reeve partitioniert Berechnungen. Anspruch 1 verlangte Partitionen der Datensätze einer bestehenden Datei auf Grundlage von Dateizuordnungsinformationen. Reeve beschrieb dagegen das Tiling eines Iterationsraums zur Planung von Berechnungen. Abadi Decl. ¶¶ 162–64.
Die Erklärung behandelte auch das First-come-first-served-Merkmal. Nach Dr. Abadi wies Reeves FCFS-/GRAB-Strategie Threads Tiles des Iterationsraums zu; Anspruch 1 verwendete FCFS dagegen zur wiederholten Zuweisung noch nicht zugewiesener Dateipartitionen nach Abschluss der Bearbeitung früherer Partitionen. Abadi Decl. ¶¶ 166–67.
Zur Kombinationsmotivation erläuterte Dr. Abadi, ein Fachmann wäre nicht motiviert gewesen, Iyers parallele Sortier- und Zusammenführungstechnik in der vorgeschlagenen Weise mit Reeves Iterationsraum-Tiling und GRAB-Scheduling zu verbinden. Die Entgegenhaltungen behandelten unterschiedliche Rechenprobleme, zerlegten unterschiedliche Gegenstände und verwendeten unterschiedliche Ausführungsmodelle. Abadi Decl. ¶¶ 124–25.
Später erließ der Prüfer eine Notice of Intent to Issue Ex Parte Reexamination Certificate, die die Ansprüche 1–14 bestätigte. Notice of Intent to Issue Ex Parte Reexamination Certificate, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 7,257,582, Control No. 90/015,337, at 1–5 (Apr. 6, 2026) [nachfolgend ’582 NIRC]. Die NIRC legte die Merkmale „logically subdividing“ und „repeating“ im Einklang mit der technischen Darstellung des Patentinhabers aus, einschließlich der Unterscheidung zwischen logischer Dateipartitionierung und tatsächlichem Lesen durch Teilaufgaben. Id.
Die Lehre lautet: Sachverständigenaussagen können verhindern, dass Prüfer oder Antragsteller das Problem zu weit fassen. „Parallelität“ genügte nicht. Maßgeblich war, ob die Entgegenhaltungen die beanspruchte Architektur zur Lastverteilung über Dateipartitionen lehrten.
VII. Grenzen und Risiken von Sachverständigenerklärungen
Eine durchdachte Strategie des Patentinhabers sollte anerkennen, dass Sachverständigenerklärungen wirksam, aber nicht risikofrei sind. Sie sollten eingesetzt werden, wenn sie die tatsächliche Beweisgrundlage stärken, nicht als reflexartige Ergänzung oder zur Verkleidung anwaltlicher Argumentation als Sachverständigenaussage.
Das ist in der Reexamination besonders wichtig, weil Anspruchsänderungen häufig nicht in derselben Weise praktisch möglich sind wie in gewöhnlichen Erteilungsverfahren. Zwar kann der Patentinhaber Änderungen oder neue Ansprüche vorschlagen, doch darf kein geänderter oder neuer Anspruch den Schutzumfang der Patentansprüche erweitern. 35 U.S.C. § 305; MPEP § 2258. Ein nach Reexamination aufgenommener geänderter oder neuer Anspruch hat außerdem die in 35 U.S.C. § 252 vorgesehene Wirkung, einschließlich möglicher Zwischenbenutzungsrechte. 35 U.S.C. § 307(b); 35 U.S.C. § 252. Bei einem geltend gemachten Patent kann selbst eine beschränkende Änderung das Argument auslösen, der geänderte Anspruch sei mit dem ursprünglichen nicht „substantially identical“. Dies kann vergangene Schadensersatzansprüche oder Einwendungen in anhängigen Prozessen betreffen. Siehe Bloom Eng’g Co. v. N. Am. Mfg. Co., 129 F.3d 1247, 1250–51 (Fed. Cir. 1997); Laitram Corp. v. NEC Corp., 163 F.3d 1342, 1346–48 (Fed. Cir. 1998). Änderungen können daher verfahrensrechtlich verfügbar, bei begleitenden Bezirksgerichtsprozessen, Lizenzstreitigkeiten oder PTAB-Verfahren aber strategisch ungeeignet sein.
Das erhöht die Bedeutung und zugleich die Tragweite der Sachverständigenerklärung. Sie kann dem Patentinhaber ermöglichen, die ursprünglichen Anspruchsformulierungen zu erhalten und die tatsächlichen Prämissen des Prüfers beweisgestützt zu widerlegen. Die Erklärung wird aber selbst Teil der Erteilungsakte. Aussagen aus der Reexamination können später Anspruchsauslegung, Verzicht durch Erklärungen (Disclaimer), Verletzungspositionen oder Nichtigkeitseinwendungen beeinflussen. Eine technisch überzeugende Abgrenzung vom Stand der Technik kann problematisch werden, wenn sie weiter geht als nötig oder der im Prozess benötigten Anspruchsauslegung widerspricht. Siehe Krippelz v. Ford Motor Co., 667 F.3d 1261, 1266–67 (Fed. Cir. 2012); Tempo Lighting, Inc. v. Tivoli, LLC, 742 F.3d 973, 977–78 (Fed. Cir. 2014).
Eine schwache Erklärung kann mehr schaden als nutzen. Ist sie bloß schlussfolgernd, übermäßig anwaltlich geprägt oder von der Anspruchssprache gelöst, kann ihr wenig Gewicht zukommen und der Prüfer sie als ungestützt verwerfen. Nach MPEP § 716 kann fachlichen Meinungsäußerungen bei tragfähiger Tatsachengrundlage Gewicht zukommen; rechtliche Schlussfolgerungen selbst haben dagegen kein Beweisgewicht. MPEP § 716; siehe auch In re Brandstadter, 484 F.2d 1395, 1406–07 (C.C.P.A. 1973).
Erklärungen müssen auch auf parallele Verfahren abgestimmt werden. Ist dasselbe Patent Gegenstand eines Bezirksgerichtsprozesses, einer IPR, von Lizenzverhandlungen oder eines anderen Verfahrens nach Erteilung, sollte die Reexamination-Erklärung zu bestehenden Anspruchsauslegungspositionen, Verletzungstheorien, Erwiderungen auf Nichtigkeitsangriffe, Sachverständigengutachten und PTAB-Einreichungen passen. Eine Erklärung, die den aktuellen Prüfungsbescheid löst, anderswo aber Widersprüche schafft, kann strategisch mehr kosten als die Zurückweisung selbst.
Der Sachverständige sollte keinen Ersatzschriftsatz liefern. Der Anwalt trägt die rechtliche Argumentation vor; der Sachverständige liefert die stützenden technischen Tatsachen und fachlichen Einschätzungen. Eine Erklärung, die wie anwaltliche Argumentation unter fremder Unterschrift wirkt, kann an Glaubwürdigkeit verlieren. Besser erläutert der Sachverständige Technologie, Entgegenhaltungen, Anspruchssprache und technische Folgen der vorgeschlagenen Kombination, während die Erwiderung darlegt, warum diese Tatsachen die Zurückweisung entkräften.
Das bedeutet nicht, dass jeder nicht abschließende Prüfungsbescheid Sachverständigenbeweise erfordert. Manche Zurückweisungen lassen sich anhand der patentinternen Auslegungsmittel, einer einfachen Abgrenzung von der Entgegenhaltung oder einer engen Auslegungsfrage überwinden. Im gewöhnlichen Erteilungsverfahren kann auch eine klare Änderung der effizienteste Weg sein. Bei der Reexamination eines geltend gemachten Patents können Änderungen jedoch Zwischenbenutzungsrechte und Prozessfolgen auslösen, die sie weit weniger attraktiv machen. (Siehe Derselbe Prüfungsbescheid, andere Tragweite: Erwiderungen auf USPTO-Prüfungsbescheide in Ex-parte-Reexamination und gewöhnlichen Patenterteilungsverfahren) Beruht die Zurückweisung auf einer technischen Charakterisierung des Stands der Technik oder einer behaupteten Kombinationsbegründung und würde eine Änderung die Ansprüche mit Folgen für begleitende Prozesse beschränken, kann der Patentinhaber ohne Sachverständigenbeweise Tatsachen ohne Belege vortragen müssen und zugleich keinen praktisch geeigneten Änderungsweg haben.
VIII. Praktische Folgerungen für die Ausarbeitung
Eine starke Reexamination-Erklärung sollte gezielt statt enzyklopädisch sein. Sie sollte Qualifikation des Sachverständigen, geprüfte Unterlagen, durchschnittliches Fachwissen, maßgebliche Annahmen zur Anspruchsauslegung, technischen Hintergrund, Lehren der Entgegenhaltungen und technische Fehler der Zurückweisung benennen.
Die Erklärung sollte außerdem auf die anwaltliche Erwiderung abgestimmt werden. Diese sollte präzise auf die Absätze der Erklärung verweisen und erläutern, wie die Tatsachen des Sachverständigen die prima facie dargelegte Zurückweisung entkräften. Beim Naheliegen sollte sie die Erklärung mit der vom Prüfer nach MPEP § 2143 dargelegten Begründung verknüpfen. Die Erklärung greift die tatsächlichen Voraussetzungen an; die Erwiderung erläutert die Rechtsfolge.
Die besten Erklärungen vermeiden unnötige Anerkenntnisse. Sie definieren Anspruchsbegriffe nicht enger als erforderlich, kritisieren den Stand der Technik nicht im Widerspruch zu Verletzungspositionen, übernehmen ein umfangreicheres Prozessgutachten nicht pauschal und werden nicht zu anwaltlicher Argumentation unter anderem Namen.
IX. Fazit
In der Ex-parte-Reexamination versucht der Patentinhaber nicht lediglich, einen Prüfer zu überzeugen. Er baut eine Akte auf, die Bestätigung, Beschwerde, spätere USPTO-Verfahren und parallele Prozesse beeinflussen kann. Eine sorgfältig ausgearbeitete Sachverständigenerklärung kann dabei zentral sein.
Die Sachverständigenerklärung ist wichtig, weil sie dort Beweise liefert, wo anwaltliche Argumentation dies nicht kann. Sie ist wichtig, weil Naheliegen eine dargelegte Begründung voraussetzt und der Sachverständige deren tatsächliche Voraussetzungen angreifen kann. Die stärkste Aussage behauptet nicht bloß, die Entgegenhaltungen seien anders. Sie erklärt, warum die Unterschiede für die beanspruchte Erfindung wichtig sind.
Das Instrument ist jedoch sorgfältig einzusetzen. Eine bloß schlussfolgernde oder übermäßig anwaltlich geprägte Erklärung kann wenig Gewicht erhalten und Risiken aus der Erteilungsakte schaffen. Der Sachverständige soll den Schriftsatz nicht ersetzen. Er soll die technischen Tatsachen liefern, die der rechtlichen Argumentation des Anwalts Überzeugungskraft verleihen.
In einer Erwiderung auf einen nicht abschließenden Reexamination-Bescheid kann diese Unterscheidung entscheidend sein. Baut der Patentinhaber die tatsächliche Beweisgrundlage früh auf, gibt er dem Prüfer einen Anlass zur erneuten Prüfung der Zurückweisung, dem Board im Fall einer Beschwerde eine überprüfbare Akte und späteren Gerichten eine klarere Darstellung der Anspruchsbedeutung und der Gründe, warum der Stand der Technik die Ansprüche nicht erfüllt.
