Zusammenfassung: Dieser Artikel vergleicht die US-Doktrin zum vergleichbaren Stand der Technik (analogous art) mit dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz des EPA anhand von Sanofi-Aventis Deutschland GmbH v. Mylan Pharmaceuticals Inc. Dort wies der Federal Circuit einen Angriff wegen Naheliegens zurück, weil der Antragsteller eine fachfremde Entgegenhaltung aus dem Automobilbereich mit einer anderen Entgegenhaltung statt mit der beanspruchten Erfindung zur Arzneimittelverabreichung verknüpft hatte. Nach US-Recht muss jede herangezogene Entgegenhaltung entweder aus demselben Tätigkeitsgebiet wie die beanspruchte Erfindung stammen oder in hinreichendem Bezug zur Aufgabe des Erfinders stehen (reasonable pertinence). Diese Voraussetzung bleibt von der gesonderten Begründung zu unterscheiden, weshalb ein Fachmann die Entgegenhaltungen kombiniert hätte. Die EPA-Praxis begegnet verwandten Bedenken wegen rückschauender Betrachtung mit anderen Instrumenten: Auswahl eines geeigneten Ausgangspunkts, objektive Formulierung der technischen Aufgabe, Prüfung, ob Wissen aus einem anderen Fachgebiet dem Fachmann realistischerweise zur Verfügung stand, und Could-would-Prüfung. Beide Systeme erlauben zwar den Rückgriff auf fachgebietsübergreifende Lehren. Keines erlaubt jedoch, den Weg zur beanspruchten Erfindung allein in Kenntnis der Lösung nachzuzeichnen. Wer das Patent angreift, muss schlüssig und beweisgestützt begründen, weshalb der Fachmann die entfernte Lehre berücksichtigt und angewendet hätte.
Ein Kraftfahrzeug-Kupplungslager mag als Quelle des Stands der Technik für ein Patent auf eine Vorrichtung zur Arzneimittelverabreichung mit einstellbarer Dosis ungewöhnlich erscheinen. Genau diese Kombination wurde jedoch in Sanofi-Aventis Deutschland GmbH v. Mylan Pharmaceuticals Inc., vorgetragen. Der Antragsteller zog eine Entgegenhaltung zu einem Kraftfahrzeug-Kupplungslager heran, um Rastelemente für eine Schnappverbindung zu ergänzen, die in seinen übrigen Entgegenhaltungen fehlten. Der Federal Circuit befand nicht, dass die Kraftfahrzeugtechnik grundsätzlich zu weit entfernt sei. Er hob die Entscheidung auf, weil der Antragsteller die Kraftfahrzeug-Entgegenhaltung mit einer anderen Entgegenhaltung statt mit dem angegriffenen Patent verglichen hatte. Sanofi-Aventis Deutschland GmbH v. Mylan Pharmaceuticals Inc., 66 F.4th 1373, 1377–82 (Fed. Cir. 2023).
Dieser Fehler legt einen Vergleich mit dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz des Europäischen Patentamts nahe. Nach EPA-Praxis beginnt die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit gewöhnlich mit einem ausgewählten Ausgangspunkt im Stand der Technik. Anschließend wird aus den Unterschieden zwischen diesem Ausgangspunkt und dem Patentanspruch die objektive technische Aufgabe abgeleitet und geprüft, ob der Fachmann zur beanspruchten Lösung gelangt wäre. Auf den ersten Blick könnte Mylans Rückgriff auf eine Aufgabe aus seiner Hauptentgegenhaltung deshalb der europäischen Praxis ähneln.
Diese Ähnlichkeit sollte nicht überbetont werden. Der Federal Circuit sagte nicht, Mylan habe unzulässigerweise europäisches Recht übernommen; ebenso wenig verwendet das EPA den zweiteiligen Analogous-Art-Test des Federal Circuit. Auch ein bloßer Vergleich zweier Entgegenhaltungen würde die erfinderische Tätigkeit nach EPA-Praxis nicht ordnungsgemäß prüfen. Stammt eine ergänzende Lehre aus einem anderen oder entfernten Fachgebiet, ist zu erläutern, weshalb die objektive technische Aufgabe dieses Gebiet, seine Lehre oder das allgemeine Fachwissen dem Fachmann realistischerweise zugänglich gemacht hätte. Anschließend ist zu fragen, ob der Stand der Technik insgesamt den Fachmann zur beanspruchten Änderung der Ausgangsentgegenhaltung veranlasst hätte – nicht lediglich, ob er sie hätte vornehmen können.
Die beiden Systeme verwenden somit unterschiedliche dogmatische Instrumente, begegnen aber einem verwandten Problem: Die Kenntnis der Erfindung darf nicht den fehlenden Weg durch den Stand der Technik ersetzen.
I. Sanofi und die US-Regel zum Vergleichsmaßstab
Das Patent in Sanofi, US-Patent Nr. RE47,614, betraf eine Vorrichtung zur Arzneimittelverabreichung, die verschiedene Kartuschen aufnehmen und unterschiedliche Dosierungen einstellen konnte. Neben weiteren Merkmalen verlangten die Patentansprüche eine Federscheibe mit mindestens zwei Befestigungselementen, die dazu eingerichtet waren, die Scheibe gegenüber dem Vorrichtungsgehäuse axial und gegen Verdrehung zu fixieren. Sanofi, 66 F.4th at 1375–76.
Mylan griff die Patentansprüche in einem Inter-Partes-Review-Verfahren mit drei Entgegenhaltungen an. Burren offenbarte Federn in einer Vorrichtung zur Arzneimittelverabreichung. Venezia lieferte eine Lehre zu einer Federscheibe. De Gennes, ein Patent auf ein Kraftfahrzeug-Kupplungslager, offenbarte Rastelemente für eine Schnappverbindung, mit denen Mylan die Federscheibe befestigen wollte. Im Antrag machte Mylan geltend, de Gennes betreffe zwar ein Kupplungslager, behandle jedoch eine mit Burren vergleichbare Aufgabe: die axiale Fixierung und Abstützung zweier Bauteile zueinander. Mylans Sachverständiger wiederholte denselben Vergleich. Id. at 1376.
Das Patent Trial and Appeal Board übernahm eine weit gefasste Aufgabe, zwei Bauteile zueinander axial zu fixieren, und befand, de Gennes stehe in hinreichendem Bezug zu dieser Aufgabe. Da die Parteien darin übereinstimmten, dass das angegriffene Patent und de Gennes unterschiedlichen Tätigkeitsgebieten angehörten, war ein hinreichender Aufgabenbezug (reasonable pertinence) der einzig mögliche Weg, de Gennes als vergleichbaren Stand der Technik anzusehen. Id. at 1376–77.
Der Federal Circuit hob die Entscheidung auf. Das US-Recht kennt zwei alternative Prüfungsmaßstäbe für vergleichbaren Stand der Technik: ob die Entgegenhaltung unabhängig von ihrer Aufgabe demselben Tätigkeitsgebiet wie die beanspruchte Erfindung entstammt oder ob sie in hinreichendem Bezug zu der konkreten Aufgabe steht, mit der sich der Erfinder befasste. In re Bigio, 381 F.3d 1320, 1325 (Fed. Cir. 2004); In re Clay, 966 F.2d 656, 658–60 (Fed. Cir. 1992). Der zweite Maßstab fragt, ob der Gegenstand der Entgegenhaltung sich einem durchschnittlichen Fachmann bei der Befassung mit der Aufgabe des Erfinders vernünftigerweise zur Beachtung aufgedrängt hätte. Clay, 966 F.2d at 659.
Beide Prüfungsmaßstäbe verlangen einen Vergleich mit dem angegriffenen Patent beziehungsweise der beanspruchten Erfindung. Die Analogous-Art-Doktrin bestimmt den für die Naheliegensprüfung relevanten Bestand an Stand der Technik. Die Ähnlichkeit eines Dokuments mit einer anderen angeführten Entgegenhaltung belegt nicht, dass dieses Dokument zu diesem Bestand gehört. Sanofi, 66 F.4th at 1377–80; see also Donner Technology, LLC v. Pro Stage Gear, LLC, 979 F.3d 1353, 1358–61 (Fed. Cir. 2020).
Diese Unterscheidung ist inhaltlicher und nicht bloß sprachlicher Natur. Zwei Entgegenhaltungen können ähnliche Aufgaben behandeln, obwohl ein Fachmann, der sich mit der Aufgabe der beanspruchten Erfindung befasst, eine oder beide vernünftigerweise nicht berücksichtigt hätte. Umgekehrt müssen Entgegenhaltungen, die für eine Kombination nach § 103 verwendet werden, nicht untereinander vergleichbar sein. Jede herangezogene Entgegenhaltung muss vielmehr im Verhältnis zur beanspruchten Erfindung vergleichbaren Stand der Technik bilden. Siehe MPEP § 2141.01(a).
Mylans Vortrag stellte diese Verbindung nicht her. Antrag und Sachverständigenaussage beschrieben de Gennes als mit Burren vergleichbar. Als Sanofi diese Lücke beanstandete, bestand Mylan weiterhin darauf, dass Burren die maßgebliche Aufgabe vorgebe, und kritisierte Sanofis Rückgriff auf die Ziele des angegriffenen Patents. Das Board ging dann faktisch rückwärts von Mylans auf Burren ausgerichteter Aufgabenstellung aus, um die Aufgabe mit dem Patent ’614 zu verknüpfen. Da der Antragsteller die mangelnde Patentierbarkeit zu beweisen hatte, durfte das Board die fehlende Begründung nicht für ihn konstruieren. Sanofi, 66 F.4th at 1380–82; see also In re Magnum Oil Tools International, Ltd., 829 F.3d 1364, 1375–81 (Fed. Cir. 2016).
Die Entscheidung bedeutet nicht, dass Entgegenhaltungen aus der Kraftfahrzeugtechnik grundsätzlich nicht gegen Ansprüche auf Medizinprodukte herangezogen werden dürfen. Ebenso wenig verpflichtet sie den Fachmann, innerhalb starrer Branchengrenzen zu bleiben. Sie verlangt, jede Entgegenhaltung über einen der beiden anerkannten Analogous-Art-Prüfungsmaßstäbe mit der beanspruchten Erfindung zu verbinden.
II. US-Doktrin nach Sanofi: Reichweite, Verfahren und Kombination
Obwohl Sanofi einen klaren Vergleichsmaßstab vorgibt, bleibt die übergeordnete Doktrin flexibel. Der Supreme Court hat darauf hingewiesen, dass bekannte Technologien über ihre Hauptzwecke hinaus verwendet werden können und die Naheliegensprüfung nicht durch formalistische Regeln begrenzt werden sollte. KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 417–21 (2007). Ebenso hat der Federal Circuit verlangt, den Umfang des vergleichbaren Stands der Technik weit auszulegen, unter Berücksichtigung von KSR. Wyers v. Master Lock Co., 616 F.3d 1231, 1237–38 (Fed. Cir. 2010).
Die Prüfung des hinreichenden Aufgabenbezugs besteht gerade deshalb, weil ein durchschnittlicher Fachmann auch außerhalb des unmittelbaren Erfindungsgebiets nach Lösungen suchen kann. Die maßgebliche Aufgabe darf deshalb nicht so eng definiert werden, dass ausschließlich Entgegenhaltungen aus demselben Tätigkeitsgebiet in Betracht kommen. Donner Technology, 979 F.3d at 1359–61. In In re ICON Health & Fitness, Inc., befand das Gericht beispielsweise, dass der Mechanismus eines Klappbetts in hinreichendem Bezug zu Aufgaben der Abstützung und Aufbewahrung eines zusammenklappbaren Laufbands stand. 496 F.3d 1374, 1379–80 (Fed. Cir. 2007).
Gleichzeitig darf die Aufgabe nicht bis zur Allgemeingültigkeit abstrahiert werden. Wird sie als „Bauteile verbinden“, „Bewegung verhindern“ oder „ein Objekt gegenüber einem anderen halten“ beschrieben, könnte nahezu jeder Befestigungsmechanismus für jede mechanische Erfindung relevant erscheinen. Ein hinreichender Aufgabenbezug muss die Zwecke, Strukturen, Funktionen, Betriebsbedingungen und technischen Beschränkungen berücksichtigen, die beeinflusst hätten, wo der Fachmann realistischerweise nach einer Lösung gesucht hätte. Siehe Clay, 966 F.2d at 659; Airbus S.A.S. v. Firepass Corp., 941 F.3d 1374, 1381–84 (Fed. Cir. 2019). Gesunder Menschenverstand ersetzt keine Beweise dafür, dass der Fachmann ein wesentlich entferntes Gebiet berücksichtigt hätte. Circuit Check Inc. v. QXQ Inc., 795 F.3d 1331, 1335–37 (Fed. Cir. 2015).
Auch die Prüfung desselben Tätigkeitsgebiets ist weit, bleibt aber an die beanspruchte Erfindung gebunden. Zu den relevanten Gesichtspunkten gehören ihre Ausführungsformen, Funktionen, Strukturen, Zwecke und Angaben zur Verwendung. Bigio, 381 F.3d at 1325–27. Das Gebiet ist nicht auf das neue Merkmal des Anspruchs, die denkbar engste Beschreibung der Erfindung oder den besonderen Schwerpunkt des Patents innerhalb eines größeren Gebiets beschränkt. Unwired Planet, LLC v. Google Inc., 841 F.3d 995, 1000–02 (Fed. Cir. 2016).
Auch der Anspruchsumfang begrenzt, wie der relevante Stand der Technik und die Veranlassung zur Kombination beschrieben werden dürfen. In Axonics, Inc. v. Medtronic, Inc., beschränkte das Board seine Analyse auf medizinische Elektrodenleitungen zur sakralen Neuromodulation, obwohl die Patentansprüche medizinische Elektrodenleitungen allgemein erfassten. Der Federal Circuit befand, dass der relevante Stand der Technik und die Kombinationsprüfung nicht auf einen unbeanspruchten anatomischen Kontext oder eine bevorzugte Ausführungsform begrenzt werden durften. 73 F.4th 950, 958–59 (Fed. Cir. 2023). Entscheidend ist, ob ein Fachmann die angeführten Lehren zur beanspruchten Erfindung kombiniert hätte – nicht, ob die Kombination Anforderungen erfüllt hätte, die allein die Hauptentgegenhaltung, nicht aber die Ansprüche stellen.
Die Entscheidungen nachSanofi verdeutlichen außerdem, wie Analogous-Art-Fragen im IPR vorzutragen sind. In Netflix, Inc. v. DivX, LLC, lehnte der Federal Circuit die übermäßig starre Forderung ab, der Antragsteller müsse ausdrücklich die formelhafte Aussage „Das Tätigkeitsgebiet ist X“ treffen. Antrag und Reply legten seine Position bei gesamthafter und kontextbezogener Betrachtung hinreichend dar. Die für Tätigkeitsgebiet und hinreichenden Aufgabenbezug relevanten Beweismittel können sich überschneiden, obwohl es unterschiedliche Prüfungsmaßstäbe bleiben. 80 F.4th 1352, 1358–64 (Fed. Cir. 2023).
Corephotonics, Ltd. v. Apple Inc. ist besonders sorgfältig zu lesen. Das Board befand, Apples Anträge behandelten den vergleichbaren Stand der Technik unzureichend, weil sie offenbar die angeführten Entgegenhaltungen miteinander statt mit den angegriffenen Patenten verglichen. Im Rechtsmittelverfahren erkannte der Federal Circuit jedoch keinen Verfahrensfehler in der Behandlung dieser Frage durch das Board. Apples Reply reagierte auf den Analogous-Art-Einwand des Patentinhabers und blieb zugleich mit denselben Entgegenhaltungen, Offenbarungsstellen und zugrunde liegenden Naheliegensbegründungen aus den Anträgen verknüpft. Das Gericht befand außerdem, Apple dürfe nach anfänglicher Betonung des Tätigkeitsgebiets den hinreichenden Aufgabenbezug näher ausführen, weil die beiden Prüfungsmaßstäbe zusammengehörige Grundlagen desselben Naheliegensgrunds und nicht gänzlich verschiedene Gründe mangelnder Patentierbarkeit seien. Corephotonics, Ltd. v. Apple Inc., 84 F.4th 990, 1003–10 (Fed. Cir. 2023).
Corephotonics erlaubt damit eine auf den Gegenangriff antwortende Vertiefung, solange die Reply bei denselben Entgegenhaltungen, Offenbarungen und derselben Naheliegensbegründung bleibt. Die Entscheidung gestattet jedoch keinen inhaltlich neuen Naheliegensgrund. Das Ergebnis hing von der konkreten Aktenlage ab. Das Gericht betonte sowohl den erwidernden Charakter von Apples Vortrag als auch die Kenntnis und Äußerungsmöglichkeit des Patentinhabers. Eine Reply darf eine streitig gewordene Frage vertiefen; sie darf nicht wesentlich von der Antragsbegründung abweichen oder einen fehlenden Grund durch einen neuen ersetzen. Siehe id. at 1003–10; Henny Penny Corp. v. Frymaster LLC, 938 F.3d 1324, 1330–31 (Fed. Cir. 2019).
Die nicht als Präzedenzfall geltende Entscheidung (nonprecedential) in Apple Inc. v. Gesture Technology Partners, LLC verdeutlicht die praktischen Folgen unpräzisen Vortrags. Die Mehrheit bestätigte die Feststellung des Boards, Apple habe nicht nachgewiesen, dass eine Entgegenhaltung vergleichbarer Stand der Technik sei: Apple hatte das Tätigkeitsgebiet des Patents uneinheitlich formuliert und den hinreichenden Aufgabenbezug nicht prozessual aufrechterhalten. Die Mehrheit führte aus, das Tätigkeitsgebiet eines Patents solle grundsätzlich nicht je nach geprüfter Entgegenhaltung wechseln. Sie erkannte aber an, dass ein Patent unter Umständen mehreren Gebieten angehören könne, etwa wenn die Beschreibung unterschiedliche Ausführungsformen offenbare und die streitigen Ansprüche auf eine davon gerichtet seien. No. 2023-1494, slip op. at 14–15 (Fed. Cir. June 5, 2025) (nonprecedential).
Richterin Prost widersprach. Ihrer Ansicht nach hatte das Board das Gebiet durch die Konzentration auf das neue Anspruchsmerkmal zu eng definiert, entgegen Unwired Planet und der Regel, den vergleichbaren Stand der Technik weit auszulegen. Sie bezweifelte außerdem, dass unterschiedliche Formulierungen zwingend widersprüchlich seien: Sie könnten ergänzende Gemeinsamkeiten zwischen dem Patent und verschiedenen Entgegenhaltungen benennen. Id. at 1–3 (Prost, J., dissenting). Die geteilte Entscheidung spricht dagegen, die Ausführungen der Mehrheit zur Beständigkeit des Tätigkeitsgebiets als kategorische Regel zu behandeln, insbesondere angesichts des nonprecedential-Status der Entscheidung.
Zwei weitere Unterscheidungen vervollständigen den US-Prüfungsrahmen.
Erstens belegt die Vergleichbarkeit einer Entgegenhaltung noch keine Veranlassung zu ihrer Kombination mit einer anderen Entgegenhaltung. Die Analogous-Art-Doktrin bestimmt, ob die Entgegenhaltung bei der Naheliegensprüfung berücksichtigt werden darf. Wer das Patent angreift, muss weiterhin die vorgeschlagene Änderung benennen, den Beitrag der ergänzenden Entgegenhaltung erläutern und darlegen, weshalb ein durchschnittlicher Fachmann diese Änderung vorgenommen hätte. Die bloße Behauptung, zwei Entgegenhaltungen seien vergleichbar, reicht nicht aus. Sisvel International S.A. v. Sierra Wireless, Inc., 82 F.4th 1355, 1364–65 (Fed. Cir. 2023).
Zweitens misst das US-Recht der Bezeichnung eines Dokuments als „Hauptentgegenhaltung“ und eines anderen als „ergänzende Entgegenhaltung“ gewöhnlich keine eigenständige rechtliche Bedeutung bei. Diese Begriffe beschreiben im Allgemeinen die Darstellung der geltend gemachten Kombination: Eine Entgegenhaltung liefert die zu ändernde Struktur, eine andere die vorgeschlagene Änderung. Sind die zugrunde liegenden Tatsachenfragen klar, muss die angreifende Partei nicht gesondert beweisen, dass sie die einzig richtige Hauptentgegenhaltung ausgewählt hat. Schwendimann v. Neenah, Inc., 82 F.4th 1371, 1382–84 (Fed. Cir. 2023); In re Mouttet, 686 F.3d 1322, 1333 (Fed. Cir. 2012).
Die daraus folgende US-Regel ist flexibel, aber anspruchsvoll. Bestimmte Beschwörungsformeln sind nicht erforderlich, und fachfremde Entgegenhaltungen werden nicht allein wegen ihrer Herkunft aus einer anderen Branche benachteiligt. Wer das Patent angreift, muss aber nachvollziehbar darlegen, weshalb jede Entgegenhaltung zum relevanten Stand der Technik der beanspruchten Erfindung gehört, die vorgeschlagene Kombination gesondert benennen und erläutern, weshalb der Fachmann sie vorgenommen hätte.
III. Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz des EPA bei fachgebietsübergreifenden Lehren
Nach Artikel 56 des Europäischen Patentübereinkommens beruht eine Erfindung auf einer erfinderischen Tätigkeit, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. European Patent Convention art. 56. Das EPA wendet diesen Maßstab gewöhnlich mithilfe des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes an:
Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik oder eines anderen geeigneten Ausgangspunkts;
Bestimmung der objektiven technischen Aufgabe; und
Prüfung, ob die beanspruchte Lösung für den Fachmann naheliegend gewesen wäre.
European Patent Office, Guidelines for Examination in the European Patent Office pt. G-VII, §§ 5–5.3 (2026) [hereinafter EPO Guidelines].
Das EPA verwendet keinen eigenständigen zweiteiligen Analogous-Art-Test entsprechend der Doktrin des Federal Circuit. Vergleichbare Fragen stellen sich vielmehr während der strukturierten Analyse: Ist der geltend gemachte Ausgangspunkt ein realistischer technischer Ansatz? Welche objektive technische Aufgabe ergibt sich aus den Unterschieden zwischen dem Anspruch und diesem Ausgangspunkt? Welches Wissen und welche technischen Gebiete sind dem mit dieser Aufgabe befassten Fachmann zuzurechnen? Und hätte der Stand der Technik insgesamt ihn zur beanspruchten Änderung veranlasst?
IV. Ein geeigneter Ausgangspunkt
Die EPA-Richtlinien bevorzugen gewöhnlich einen Ausgangspunkt mit ähnlichem Zweck oder ähnlicher Wirkung beziehungsweise aus demselben oder einem eng verwandten technischen Gebiet. EPO Guidelines pt. G-VII, § 5.1. Das bedeutet nicht, dass es stets eine einzige richtige „nächstliegende“ Entgegenhaltung geben muss. Mehrere zulässige Ausgangspunkte sind möglich; ein Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit kann über einen geeigneten Weg erfolgreich sein, auch wenn ein anderes Dokument ebenfalls als naher Stand der Technik infrage kommt. Case T 1742/12, On-Demand Instantiation/Raytheon, ¶¶ 6.5–6.6, 10.3 (Tech. Bd. App. June 22, 2016).
Dies unterscheidet sich von der US-Praxis nach Schwendimann. Das US-Recht verlangt im Allgemeinen nicht gesondert, die Auswahl einer einzig richtigen Hauptentgegenhaltung zu rechtfertigen. In der EPA-Praxis hat der gewählte Ausgangspunkt größere analytische Bedeutung, weil er die zu bewertenden Unterschiede bestimmt und die objektive technische Aufgabe wesentlich beeinflusst.
Ein entfernter Ausgangspunkt ist nicht automatisch unzulässig, kann die Analyse aber anfällig für rückschauende Betrachtung machen. Die jüngere Entscheidung T 610/24 veranschaulicht dies. Die Beschwerdekammer erklärte, ein Angriff wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit müsse zwar nicht vom streng nächstliegenden Stand der Technik ausgehen. Ein weiter entferntes Dokument führe jedoch häufig zu einer Ex-post-facto-Analyse und zu einer „rückschauend formulierten Aufgabe“, die der Fachmann aus dieser Entgegenhaltung realistischerweise nicht abgeleitet hätte. Case T 610/24, Checking the Chemical Compatibility of Pumps and Chemicals/Ecolab, point 4.4 (Tech. Bd. App. Dec. 16, 2025).
T 610/24 ist eine jüngere, nicht im Amtsblatt des EPA veröffentlichte Entscheidung. Sie eignet sich als Veranschaulichung der etablierten Bedenken gegen rückschauende Betrachtung, weniger als Fundament der Analyse. Die beständigere Grundlage bleiben die Richtlinien und die gefestigten Entscheidungen der Beschwerdekammern zu geeigneten Ausgangspunkten, objektiven technischen Aufgaben und fachgebietsübergreifendem Wissen.
V. Die objektive technische Aufgabe
Die objektive technische Aufgabe wird abgeleitet, indem die Unterschiede zwischen dem Anspruch und dem ausgewählten Stand der Technik ermittelt, die diesen Unterschieden zurechenbaren technischen Wirkungen bestimmt und die Aufgabe im Licht dieser Wirkungen formuliert werden. EPO Guidelines pt. G-VII, § 5.2. Die objektive Aufgabe kann von der in der Anmeldung genannten Aufgabe abweichen und angesichts des während Prüfung oder Einspruch ermittelten Stands der Technik neu zu formulieren sein.
Die Aufgabe darf weder Bestandteile der beanspruchten Lösung noch Hinweise darauf enthalten. Eine Aufgabe wie „Rastelemente für eine Schnappverbindung bereitstellen, die die Scheibe axial und gegen Verdrehung fixieren“ würde den Lösungsweg faktisch vorwegnehmen. Eine neutralere Formulierung könnte sichere Befestigung, kompakte Montage, Ausgleich von Maßabweichungen oder verbesserte Kartuschenpositionierung betreffen – abhängig von den technischen Wirkungen, die für die unterscheidenden Anspruchsmerkmale tatsächlich nachgewiesen werden.
Die Entscheidung T 422/93 zeigt, wie die Aufgabenformulierung auch die Bestimmung des maßgeblichen Fachmanns und des ihm zugerechneten Wissens beeinflusst. Die Beschwerdekammer befand, der Fachmann sei anhand der objektiven technischen Aufgabe zu bestimmen, die sich aus dem nächstliegenden Stand der Technik ergibt. Er dürfe nicht allein deshalb als Spezialist des Gebiets der beanspruchten Lösung definiert werden, weil die Lösung letztlich aus diesem Gebiet stammt. Auch umfasse sein Grundwissen nicht automatisch das Wissen eines Spezialisten aus einem anderen Gebiet, wenn der nächstliegende Stand der Technik keinen Hinweis gebe, dort nach der Lösung zu suchen. Case T 422/93, Luminescent Security Fibres, 1997 O.J. E.P.O. 25, headnotes 1–3 (Tech. Bd. App. Sept. 21, 1995).
Dies entspricht nicht der Regel aus Sanofi, wonach jede Entgegenhaltung im Verhältnis zur beanspruchten Erfindung vergleichbaren Stand der Technik bilden muss. Beide Doktrinen reagieren jedoch auf eine ähnliche Gefahr rückschauender Betrachtung: Keine erlaubt, dass die bekannte Lösung im Nachhinein bestimmt, mit welcher Aufgabe sich der Fachmann angeblich befasst oder über welches Fachwissen er angeblich verfügt hätte.
VI. Wann fachgebietsübergreifendes Wissen realistischerweise zugänglich wird
Die gefestigte EPA-Rechtsprechung erkennt an, dass der Fachmann auf benachbarte, übergeordnete, allgemeine und unter geeigneten Umständen entfernte technische Gebiete zurückgreifen kann. Diese Prüfung ist in den Aufgabe-Lösungs-Ansatz integriert und bildet keinen eigenständigen vierten Schritt.
In T 176/84 befand die Beschwerdekammer, der relevante Stand der Technik umfasse neben dem speziellen Gebiet der Erfindung auch benachbarte oder übergeordnete Gebiete, in denen dieselbe oder eine ähnliche Aufgabe auftrete und deren Kenntnis vom Fachmann erwartet werden könne. Case T 176/84, Pencil Sharpener, 1986 O.J. E.P.O. 50, headnote (Tech. Bd. App. Nov. 22, 1985).
T 195/84 erstreckte diesen Grundsatz auf allgemeine technische Aufgaben. Lösungen aus einem unspezifischen allgemeinen Gebiet können zum allgemeinen technischen Wissen gehören, das Fachleuten bestimmter Gebiete zugerechnet wird, wenn die Anmeldung dieselbe allgemeine Aufgabe in einem speziellen Zusammenhang lösen will. Case T 195/84, General Technical Knowledge, 1986 O.J. E.P.O. 121, headnote (Tech. Bd. App. Oct. 10, 1985).
Selbst ein tatsächlich entferntes Gebiet ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Nach T 560/89 kann ein Fachmann, der sich in einem Gebiet mit einer Aufgabe befasst, ein anderes, nicht benachbartes Gebiet berücksichtigen, wenn dieselbe Aufgabe dort allgemein bekannt ist und zwischen den in beiden Gebieten verwendeten Materialien ein bedeutsamer Zusammenhang besteht. Case T 560/89, Filler Mass, 1992 O.J. E.P.O. 725, headnote (Tech. Bd. App. Apr. 24, 1991).
Diese Entscheidungen sollten nicht auf eine starre Einteilung reduziert werden. Die Bezeichnung zweier Gebiete als „benachbart“ entscheidet für sich genommen nicht über erfinderische Tätigkeit, ebenso wenig wie „entfernt“ die Prüfung beendet. Entscheidend ist, ob die objektive technische Aufgabe ohne Kenntnis der beanspruchten Lösung dem Fachmann das andere Gebiet, dessen Lehre oder das relevante allgemeine Fachwissen realistischerweise zugänglich gemacht hätte.
Dass ein Kraftfahrzeug-Kupplungslager und eine Vorrichtung zur Arzneimittelverabreichung beide Bauteile verwenden, die axialer Bewegung entgegenwirken, belegt deshalb für sich genommen noch keine technische Verwandtschaft ihrer Gebiete. Die Analyse müsste Ähnlichkeiten der tatsächlichen Befestigungsaufgabe, maßgebliche Lasten und Toleranzen, Fertigungsbeschränkungen, Materialien, Sicherheitsanforderungen, Betriebsumgebungen und Funktionsziele berücksichtigen.
VII. Die Could-would-Prüfung
Das Auffinden der ergänzenden Lehre schließt die EPA-Analyse nicht ab. Im dritten Schritt ist zu fragen, ob der Stand der Technik insgesamt den mit der objektiven technischen Aufgabe befassten Fachmann veranlasst hätte, den Ausgangsstand der Technik so zu ändern oder anzupassen, dass er zum beanspruchten Gegenstand gelangt wäre – nicht lediglich, ob er dies hätte tun können. EPO Guidelines pt. G-VII, § 5.3.
Die klassische Entscheidung T 2/83 unterscheidet zwischen technischer Möglichkeit und einem tatsächlichen Anlass zum Handeln. Es kommt darauf an, ob der Fachmann die Änderung in Erwartung einer Verbesserung oder eines Vorteils vorgenommen hätte, nicht lediglich darauf, ob er technisch dazu fähig gewesen wäre. Case T 2/83, Simethicone Tablet, 1984 O.J. E.P.O. 265, headnote II (Tech. Bd. App. Mar. 15, 1984).
Diese Prüfung ähnelt der US-Anforderung einer Veranlassung zur Kombination, auch wenn die Doktrinen nicht identisch sind. In beiden Systemen reicht es nicht, sämtliche Anspruchsmerkmale irgendwo im Stand der Technik aufzufinden. In der EPA-Analyse muss die angreifende Partei zeigen, weshalb der mit der objektiven technischen Aufgabe befasste Fachmann die ergänzende Lehre verwendet hätte, um die Ausgangsentgegenhaltung in der beanspruchten Weise zu ändern.
VIII. Anwendung beider Prüfungsrahmen auf Sanofi
Die US-Analyse
Nach US-Recht war zunächst zu klären, ob de Gennes zum relevanten Stand der Technik für die beanspruchte Vorrichtung zur Arzneimittelverabreichung gehörte. Da de Gennes nicht aus demselben Tätigkeitsgebiet stammte, musste Mylan einen hinreichenden Bezug zu einer Aufgabe des Patents ’614 nachweisen.
Eine tragfähige Begründung hätte zunächst die maßgebliche Aufgabe oder die Aufgaben anhand der Ansprüche, der Beschreibung und der Sicht des durchschnittlichen Fachmanns bestimmt. Sie hätte nicht künstlich auf jedes Detail der bevorzugten Ausführungsform zur Arzneimittelverabreichung begrenzt werden dürfen, weil der hinreichende Aufgabenbezug Raum für nützliche Lehren anderer Gebiete lassen muss. Ebenso wenig durfte sie aber auf die universelle Aufgabe reduziert werden, zwei Bauteile relativ zueinander zu fixieren.
Anschließend hätte de Gennes unmittelbar mit der Aufgabe der beanspruchten Erfindung verglichen werden müssen. Dabei hätte untersucht werden können, ob beide Technologien kompakte Befestigungsstrukturen, ähnliche axiale und rotatorische Kräfte, vergleichbare Montagebeschränkungen oder ähnliche Anforderungen an sicheren Eingriff auf begrenztem Raum betrafen. Sachverständigenaussagen hätten belegen können, dass Konstrukteure von Vorrichtungen zur Arzneimittelverabreichung regelmäßig allgemeine Literatur zur mechanischen Befestigung heranziehen oder dass Schnappverbindungen für die maßgebliche Befestigungsaufgabe zum allgemeinen Fachwissen gehörten.
Hätte dieser Nachweis den hinreichenden Aufgabenbezug belegt, hätte de Gennes in die Naheliegensprüfung einbezogen werden können. Die gesonderte Prüfung der Veranlassung zur Kombination hätte dann gefragt, weshalb ein durchschnittlicher Fachmann gerade die Schnappverbindungsgeometrie von de Gennes ausgewählt und in die Vorrichtung aus Burren und Venezia eingebaut hätte, mit einer vernünftigen Erwartung, dass die Änderung die beanspruchte Funktion erfüllen würde.
Mylan trug stattdessen hauptsächlich vor, de Gennes betreffe eine mit Burren vergleichbare Aufgabe. Dieses Verhältnis zwischen Entgegenhaltungen hätte die vorgeschlagene Kombination erklären helfen können, belegte aber nicht, dass de Gennes im Verhältnis zur beanspruchten Erfindung vergleichbarer Stand der Technik war. Die Lücke war entscheidend, weil Burren und Venezia ohne de Gennes die fehlenden Befestigungselemente nicht lieferten. Sanofi, 66 F.4th at 1380–82.
Die EPA-Analyse
Die EPA-Analyse wäre anders aufgebaut. Unter der Annahme, Burren werde als geeigneter Ausgangspunkt gewählt, wäre zunächst zu bestimmen, welche Anspruchsmerkmale in Burren fehlen und welche technischen Wirkungen diesen Unterschieden zurechenbar sind.
Solche Wirkungen könnten eine sichere axiale und verdrehfeste Befestigung der Federscheibe, Kompaktheit, einfache Montage, zuverlässige Kartuschenpositionierung oder den Ausgleich von Maßabweichungen umfassen. Die Beweise würden bestimmen, welche Wirkungen tatsächlich über die gesamte Anspruchsbreite erreicht werden und deshalb die objektive technische Aufgabe tragen können.
Die Aufgabe müsste anschließend formuliert werden, ohne die Schnappverbindung als Lösung vorwegzunehmen. Eine spezifisch auf Arzneimittelverabreichung bezogene Aufgabe könnte Kraftfahrzeug-Kupplungslager als entferntes Gebiet erscheinen lassen. Eine allgemeinere Aufgabe kompakter mechanischer Befestigung könnte allgemeine Lehren zu Schnappverbindungen oder allgemeines Maschinenbauwissen realistischerweise zugänglich machen. Der Abstraktionsgrad dürfte jedoch nicht allein deshalb gewählt werden, weil er einen bequemen Weg zu de Gennes eröffnet.
Als Nächstes wäre nicht zu prüfen, ob de Gennes einen formalen europäischen Analogous-Art-Test besteht. Zu klären wäre vielmehr, ob die objektive technische Aufgabe dem Fachmann das betreffende Gebiet, dessen Lehre oder das allgemeine Fachwissen realistischerweise zugänglich gemacht hätte. Wäre kompakte Befestigung durch Schnappverbindungen eine übliche Antwort auf eine allgemeine mechanische Aufgabe, könnte T 195/84 die Zurechnung dieses Wissens stützen. Teilte die Aufgabe der Arzneimittelverabreichung bedeutsame technische Bedingungen mit benachbarten mechanischen Baugruppen, könnte T 176/84 deren Berücksichtigung stützen. Bliebe de Gennes tatsächlich weit entfernt, würden T 560/89 und T 422/93 eine konkretere Erklärung verlangen, weshalb die Aufgabe seine Lehre in den realistischen Betrachtungskreis des Fachmanns gerückt hätte.
Schließlich würde die Could-would-Prüfung fragen, ob der Stand der Technik insgesamt den Fachmann dazu veranlasst hätte, die konkrete Schnappanordnung von de Gennes in die auf Burren beruhende Vorrichtung einzubauen. Es reichte nicht, dass die Rastelemente physisch übertragbar wären. Die Aktenlage müsste erklären, weshalb der Fachmann erwarten würde, dass diese Struktur die objektive Aufgabe löst und zugleich mit den Abmessungen, Fertigungsbedingungen, Betriebsanforderungen und Sicherheitsbeschränkungen der Vorrichtung zur Arzneimittelverabreichung vereinbar bleibt.
Mylans Vergleich von de Gennes mit Burren wäre nach EPA-Praxis deshalb nicht zwingend irrelevant gewesen. Nach Auswahl von Burren als Ausgangspunkt und ordnungsgemäßer Formulierung der objektiven technischen Aufgabe könnte das Verhältnis zwischen Burrens technischen Anforderungen und der Lehre von de Gennes Teil der Analyse sein. Der Vergleich allein wäre jedoch nicht ausreichend. Er müsste in eine vollständige Begründungskette passen: von den unterscheidenden Anspruchsmerkmalen über ihre technischen Wirkungen zur objektiven Aufgabe, zum realistisch zugänglichen Wissen des Fachmanns und schließlich zu einem Grund, weshalb er die beanspruchte Änderung vorgenommen hätte.
Die vorsichtige rechtsvergleichende Schlussfolgerung lautet daher nicht, dass das EPA zwingend dasselbe Ergebnis wie der Federal Circuit erreicht hätte. Das EPA hätte den Anspruch für naheliegend halten können, wenn die Befestigung durch Schnappverbindungen als allgemeines Fachwissen für die objektiv bestimmte Aufgabe nachgewiesen worden wäre und der Stand der Technik zur Verwendung der Anordnung von de Gennes veranlasst hätte. Es hätte erfinderische Tätigkeit anerkennen können, wenn die maßgeblichen Beschränkungen spezifisch für Vorrichtungen zur Arzneimittelverabreichung gewesen wären und der Ausgangsstand der Technik keinen realistischen Grund zur Betrachtung der Kupplungslagertechnik geliefert hätte.
Der Kerngedanke ist enger: Ein bloßer Vergleich zwischen Entgegenhaltungen würde keine der beiden Analysen vervollständigen.
IX. Praktische Folgen
Für US-Antragsteller im IPR und Parteien, die die Rechtsbeständigkeit angreifen, verlangt Sanofi einen unmittelbaren und strukturierten Vortrag. Jede herangezogene Entgegenhaltung sollte über das Tätigkeitsgebiet oder einen hinreichenden Aufgabenbezug mit dem angegriffenen Patent verbunden werden. Gebiet und Aufgabe sollten sich auf Ansprüche, Beschreibung, Entgegenhaltungen, Sachverständigenbeweise und die Sicht des durchschnittlichen Fachmanns stützen. Sind beide Analogous-Art-Wege vertretbar, kann die Aufrechterhaltung beider das Risiko einer unsicheren Gebietsdefinition verringern. Der Vortrag sollte anschließend gesondert die vorgeschlagene Änderung und deren Veranlassung für den Fachmann erläutern.
Netflix bedeutet, dass das Argument keiner ritualisierten Formulierung bedarf. Corephotonics bedeutet, dass eine erwidernde Reply eine ordnungsgemäß vorgetragene Begründung unter geeigneten, von der konkreten Aktenlage abhängigen Umständen vertiefen darf. Keine der Entscheidungen macht den ursprünglichen Antrag unwichtig. Wer das angegriffene Patent aus seinem Analogous-Art-Vergleich auslässt und später eine wesentlich andere Kombination, Begründung oder einen anderen Angriffsgrund vorlegt, bleibt Einwänden des Rechtsverlusts und des unzulässigen neuen Vortrags ausgesetzt.
Patentinhaber sollten zunächst prüfen, ob die angreifende Partei die entfernte Entgegenhaltung mit dem Patent oder lediglich mit einem anderen Dokument des Stands der Technik verglichen hat. Anschließend ist zu fragen, ob die geltend gemachte Aufgabe auf einem angemessenen Abstraktionsniveau formuliert wurde. Eine Bindung an jedes Detail der bevorzugten Ausführungsform kann zu eng sein; „Bauteile halten“ kann dagegen zu weit sein, um sinnvoll zu beschreiben, wo der Fachmann gesucht hätte. Patentinhaber sollten außerdem vergleichbaren Stand der Technik und Veranlassung zur Kombination analytisch auseinanderhalten. Ein Angriff kann daran scheitern, dass die Entgegenhaltung außerhalb des relevanten Stands der Technik lag, oder daran, dass ihre vorgeschlagene Verwendung trotz Vergleichbarkeit nicht gestützt war.
Vor dem EPA sollte der entsprechende Vortrag innerhalb des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes erfolgen. Die Partei, die erfinderische Tätigkeit bestreitet, sollte erklären, weshalb der Ausgangspunkt ein realistischer technischer Ansatz ist, die objektive technische Aufgabe aus nachgewiesenen Unterschieden und Wirkungen ableiten und die Lösung nicht in die Aufgabe aufnehmen. Stammt die ergänzende Lehre von anderswo, sollte dargelegt werden, weshalb die objektive Aufgabe dem Fachmann dieses Gebiet, dessen Lehre oder das allgemeine Fachwissen realistischerweise zugänglich machte. Anschließend muss ein „hätte getan“ (would), nicht lediglich ein „hätte tun können“ (could) nachgewiesen werden.
Transatlantisch tätige Patentpraktiker sollten die Begriffe der Systeme nicht gleichsetzen. Eine US-Hauptentgegenhaltung ist nicht zwingend der nächstliegende Stand der Technik oder ein geeigneter Ausgangspunkt des EPA. Der US-Begriff reasonable pertinence ist nicht einfach die EPA-Prüfung benachbarter Gebiete unter anderem Namen. Und der Aufgabe-Lösungs-Ansatz des EPA beseitigt nicht die Pflicht zu begründen, weshalb ein Fachmann eine Lehre aus einem anderen Gebiet verwendet hätte.
X. Schlussfolgerung
Sanofi legt nicht fest, dass technisches Wissen innerhalb von Branchengrenzen verbleiben muss. Fachfremde Entgegenhaltungen können höchst relevant sein. Sowohl das US- als auch das EPA-Recht erkennt an, dass Fachleute auf Wissen außerhalb ihrer unmittelbaren Spezialisierung zurückgreifen können, wenn die technische Aufgabe einen sachgerechten Weg dorthin eröffnet.
Was Sanofi festlegt, ist, dass die erforderliche Verbindung nicht durch einen Vergleich ersetzt werden kann, der die beanspruchte Erfindung auslässt. Nach US-Recht muss jede herangezogene Entgegenhaltung im Verhältnis zur beanspruchten Erfindung vergleichbar sein, nicht lediglich zu einer anderen Entgegenhaltung. Nach EPA-Praxis muss eine fachgebietsübergreifende Lehre aus einem geeigneten Ausgangspunkt, einer objektiv formulierten technischen Aufgabe, dem Fachmann realistisch zugänglichem Wissen und dem Nachweis folgen, dass der Stand der Technik zur beanspruchten Änderung veranlasst hätte.
Die Prüfungsrahmen unterscheiden sich, doch ihre zentrale Mahnung ist ähnlich: Stand der Technik darf technische Fachgebietsgrenzen überschreiten; die Begründung dafür darf nicht erst nach Kenntnis der Erfindung rekonstruiert werden.
