Die Wahl zwischen einer nationalen Phase nach § 371 und einer Bypass Continuation in der US-PCT-Praxis

I. Einleitung

Eine PCT-Anmeldung mit Bestimmung der Vereinigten Staaten eröffnet Anmeldern eine Wahl, die in vielen anderen Rechtsordnungen so nicht besteht: Eintritt in die nationale US-Phase nach 35 U.S.C. § 371 oder Einreichung einer nationalen US-Anmeldung nach 35 U.S.C. § 111(a), die den Zeitrang der PCT-Anmeldung beansprucht. Den zweiten Weg bezeichnen Patentpraktiker gewöhnlich als Bypass Continuation.

Diese Wahl ist ein US-spezifisches Ergebnis der Continuation-Praxis. Andere große Patentämter kennen möglicherweise Teilungsanmeldungen, inländische Prioritätsmechanismen oder eine vorzeitige nationale beziehungsweise regionale Bearbeitung. Sie verlangen aber grundsätzlich zunächst den Eintritt in die nationale oder regionale Phase, bevor eine PCT-basierte Anmeldung dort weiterverfolgt oder geteilt werden kann.[1]

Dieser Artikel ist kein Vergleich ausländischer Rechtsordnungen. Der Hinweis auf andere Ämter umreißt lediglich die US-Frage: Wenn US-Berater von einem „Bypass“ sprechen, verwenden sie einen Begriff des nationalen US-Erteilungsverfahrens. Praktisch lautet die Frage: Welcher Anmeldeweg unterstützt bei einer PCT-Anmeldung mit US-Bestimmung die beabsichtigten US-Ansprüche, den Zeitplan, die Prioritätsdokumentation und die Verfahrensstrategie am besten?

Entscheidend sind Anmeldegrundlage, Identität der Anmeldung, Folgen für den Anmeldetag, inländische Zeitrang- und ausländische Prioritätsansprüche, gleichzeitige Anhängigkeit, neue Materie, Restriction gegenüber Einheitlichkeit der Erfindung, Track-One-Zugang, Patentlaufzeit und Patent Term Adjustment.

II. Die beiden US-Verfahrenswege

Der herkömmliche Weg ist die nationale US-Phase. Eine internationale Anmeldung tritt in diese Phase ein, wenn der Anmelder die Unterlagen und Gebühren nach 35 U.S.C. § 371(c) innerhalb der Frist des 37 C.F.R. § 1.495 einreicht. Siehe 35 U.S.C. § 371(c); 37 C.F.R. § 1.495; MPEP § 1893.01(a)(1)[*]. Auf diesem Weg wird die PCT-Anmeldung vor dem USPTO als Anmeldung in der nationalen US-Phase fortgeführt.

Der Bypass-Weg beruht auf einer anderen gesetzlichen Struktur. Eine reguläre nationale Anmeldung nach 35 U.S.C. § 111(a) kann den Zeitrang einer früheren internationalen Anmeldung mit US-Bestimmung beanspruchen, wenn 35 U.S.C. §§ 120 und 365(c) sowie 37 C.F.R. § 1.78(d) erfüllt sind. Nach den USPTO-Leitlinien kann statt einer nationalen Phase nach § 371 eine Continuation, Divisional oder Continuation-in-part der internationalen Anmeldung nach § 111(a) eingereicht werden. MPEP § 1895.01. (USPTO)

Als Merksatz: § 371 führt die PCT-Anmeldung in die nationale US-Phase; ein Bypass schafft eine neue nationale Folgeanmeldung. Dies ersetzt die gesetzliche Prüfung nicht, hilft aber, viele Einreichungs- und Fristenerfassungsfehler zu vermeiden.

III. Vergleichstabelle

IV. Anmeldetag, früherer Zeitrang und Patentlaufzeit

Beim Anmeldetag zeigt sich häufig der erste Unterschied zwischen den beiden Wegen.

Nach 35 U.S.C. § 363 hat eine internationale Anmeldung mit US-Bestimmung ab ihrem internationalen Anmeldetag die Wirkung einer ordnungsgemäß beim USPTO eingereichten nationalen Anmeldung. Die USPTO-Leitlinien betonen, dass der Tag des Eintritts in die nationale Phase oft mit dem Anmeldetag verwechselt wird: Der Anmeldetag der internationalen Anmeldung ist auch der Anmeldetag der nationalen Phase. MPEP § 1893.03(b). (USPTO)

Eine Bypass Continuation nach § 111(a) besitzt einen eigenen US-Anmeldetag, grundsätzlich den Eingangstag der Beschreibung beim USPTO. Siehe 35 U.S.C. § 111(a); 37 C.F.R. § 1.53(b); MPEP § 1896(I). Bei ordnungsgemäßem Zeitranganspruch können durch die PCT-Offenbarung gestützte Ansprüche nach §§ 120 und 365(c) den PCT-Anmeldetag erhalten. Siehe 35 U.S.C. §§ 120, 365(c); 37 C.F.R. § 1.78(d). Die Stützungsprüfung bleibt anspruchsbezogen: Die frühere Anmeldung muss die später beanspruchte Erfindung nach den Anforderungen des § 112(a), ausgenommen Best Mode, offenbaren. Siehe 35 U.S.C. § 112(a); MPEP § 211.

Dies wird insbesondere relevant, wenn sich der US-Anspruchssatz von den PCT-Ansprüchen entfernt hat. Eine Bypass Continuation kann für einen Anspruchssatz den PCT-Anmeldetag erhalten, für einen anderen aber nicht. Die Bezeichnung als Continuation beantwortet die Written-Description-Frage nicht.

Die Patentlaufzeit ist damit verbunden, aber eigenständig. Bei einer Continuation oder CIP, die nach § 365(c) den Zeitrang einer internationalen Anmeldung mit US-Bestimmung beansprucht, beginnt die Laufzeit grundsätzlich am Anmeldetag der internationalen Stammanmeldung, nicht am späteren Bypass-Anmeldetag. Siehe 35 U.S.C. § 154(a)(2), (a)(3); MPEP § 2701(II). (USPTO)

V. Zeitliche Anforderungen: 30 Monate oder gleichzeitige Anhängigkeit

Der Weg über die nationale Phase richtet sich nach der 30-Monats-Frist. Damit die Anmeldung in den USA nicht als aufgegeben gilt, muss der Anmelder bis 30 Monate ab Prioritätstag gegebenenfalls die erforderliche Kopie der internationalen Anmeldung vorlegen und die nationale Grundgebühr zahlen. Siehe 35 U.S.C. § 371(c); 37 C.F.R. § 1.495(b). Diese 30-Monats-Frist ist nicht verlängerbar. Das USPTO betont, dass die nationale Grundgebühr nicht nach Fristablauf mit Zuschlag nachgezahlt werden kann. 37 C.F.R. § 1.495(a), (b), (h); MPEP § 1893.01(a)(1). (USPTO)

Beim Bypass besteht ein anderes Ausfallrisiko: fehlende gleichzeitige Anhängigkeit (copendency). Für den Zeitrang nach §§ 120 und 365(c) muss die spätere §-111(a)-Anmeldung die erforderliche konkrete Bezugnahme enthalten, gleichzeitig mit der früheren internationalen Anmeldung anhängig sein und mindestens einen gemeinsamen Erfinder aufweisen. Siehe 35 U.S.C. §§ 120, 365(c); 37 C.F.R. § 1.78(d); MPEP § 1895.01. (USPTO)

Nahe dem 30-Monats-Termin entsteht ein bekanntes Problem. Vor Fristablauf können noch beide Optionen offenstehen. Danach kann der Bypass ausgeschlossen sein, wenn die PCT-Anmeldung in den USA als aufgegeben gilt und keine rechtzeitige nationale US-Phase oder andere Folgeanmeldung die gleichzeitige Anhängigkeit erhält. Siehe 35 U.S.C. § 120; MPEP § 1895.01.

Für die Fristenverwaltung ist dies eindeutig: Ein Bypass kann strategisch sinnvoll sein, sollte aber nicht als allgemeines Heilmittel für einen versäumten Eintritt in die nationale Phase behandelt werden.

VI. Ausländische Priorität und inländischer Zeitrang

Prioritäts- und Zeitrangansprüche verursachen häufig Bypass-Fehler, weil die beiden Wege unterschiedlich funktionieren.

Bei einer Anmeldung in der nationalen US-Phase wird die ausländische Priorität gewöhnlich während der internationalen Phase beansprucht. Übermittelt das Internationale Büro den Prioritätsbeleg an das USPTO, kann dies die Anforderung einer beglaubigten Abschrift für die nationale Phase erfüllen. Siehe 35 U.S.C. §§ 119(a)–(d), 365(b); 37 C.F.R. § 1.55(f)(2); MPEP §§ 1893.03(c), 1896(II). Das MPEP unterscheidet dies von der Prioritätspraxis nach § 111(a), bei der Prioritätsanspruch und Frist für die beglaubigte Abschrift nach 37 C.F.R. § 1.55 geregelt werden. MPEP § 1896(II). (USPTO)

Eine Bypass Continuation verlangt dieselbe Sorgfalt wie eine nationale US-Anmeldung. Bei Post-AIA-Anmeldungen muss die konkrete Bezugnahme auf die frühere internationale Anmeldung im Application Data Sheet stehen. Siehe 37 C.F.R. § 1.78(d)(2). Das ADS sollte internationale Anmeldenummer, internationalen Anmeldetag und Verhältnis – Continuation, Divisional oder Continuation-in-part – ausweisen. MPEP § 1895.01.

Die ausländische Priorität muss auch in der Bypass-Anmeldung selbst beansprucht werden. Nach dem MPEP ist ein Prioritätsanspruch nach § 119(a)–(d) in der Folgeanmeldung geltend zu machen, unabhängig davon, ob er bereits in der internationalen Stammanmeldung enthalten war. MPEP § 1895.01; siehe auch 35 U.S.C. § 119; 37 C.F.R. § 1.55.

Eine Bypass-Anmeldung kann somit einen ordnungsgemäßen inländischen Zeitranganspruch auf die PCT-Anmeldung haben und dennoch einen fehlerhaften oder fehlenden ausländischen Prioritätsanspruch. Es sind unterschiedliche Ansprüche mit unterschiedlichen Regeln.

VII. Neue Materie und Anspruchsformulierung

Keiner der beiden Wege erlaubt folgenlos das Hinzufügen neuer Materie.

Die nationale Phase nach § 371 beruht auf der PCT-Offenbarung. Dieser darf keine neue Materie hinzugefügt werden. Siehe 35 U.S.C. § 132(a); 37 C.F.R. § 1.121(f). Bei einer nicht englischsprachigen PCT-Anmeldung darf die Übersetzung für die nationale US-Phase nicht für materielle Änderungen genutzt werden. Berichtigungen und Änderungen erfolgen nach den dafür vorgesehenen Verfahren. Siehe 37 C.F.R. §§ 1.121, 1.495(c); MPEP § 1893.01(d).

Eine Bypass Continuation gibt Beratern mehr Kontrolle über das US-Anmeldungspaket, doch eine echte Continuation muss weiterhin durch die Offenbarung der Stammanmeldung gestützt sein. Der Zeitranganspruch rettet keinen ungestützten Anspruchswortlaut. Hat sich die kommerzielle Ausführungsform nach PCT-Einreichung geändert, ist zu entscheiden, ob die neuen Inhalte in eine separate Anmeldung, eine CIP oder eine Continuation mit sorgfältig begrenzten Ansprüchen gehören.

Eine Bypass-CIP kann für wertvolle spätere Daten, Beispiele, Ausführungsformen oder Rückfallpositionen attraktiv sein. Nur durch neue Inhalte gestützte Ansprüche erhalten jedoch den späteren CIP-Anmeldetag und können zwischenzeitlichem Stand der Technik begegnen. Siehe 35 U.S.C. §§ 102, 112, 120; MPEP §§ 201.08, 211.05.

Die strategische Wahl lautet daher nicht bloß „nationale Phase oder Bypass“, sondern: die PCT-Offenbarung unverändert fortführen, dieselbe Offenbarung für die US-Praxis neu aufbereiten oder bewusst später entwickelten Gegenstand mit den entsprechenden Prioritätsfolgen hinzufügen.

VIII. Einheitlichkeit der Erfindung gegenüber US-Restriction-Praxis

Der gewählte Weg bestimmt die Behandlung mehrerer Erfindungen. Eine nationale Phase nach § 371 wird nach den Grundsätzen der Einheitlichkeit geprüft. Eine Bypass Continuation nach § 111(a) unterliegt der gewöhnlichen US-Restriction-Praxis. Siehe 37 C.F.R. §§ 1.141–1.146, 1.475, 1.499; MPEP §§ 1893.03(d), 1896(III). Das MPEP nennt dies als einen wesentlichen Unterschied zwischen §-111(a)- und §-371-Anmeldungen. (USPTO)

Dies kann wichtig sein. Einheitlichkeit kann zusammengehörige Ansprüche in manchen Fällen länger zusammenhalten als die gewöhnliche US-Restriction-Praxis. In anderen ist die US-Praxis vertrauter und leichter planbar. Entscheidend ist nicht, welcher Maßstab abstrakt besser ist, sondern welcher zum beabsichtigten US-Anspruchssatz passt.

Berater sollten vor der Wegwahl die Ansprüche prüfen, insbesondere bei mehreren eigenständigen erfinderischen Konzepten, Produkt- und Verfahrensansprüchen, Vorrichtungs- und Verwendungsansprüchen oder mehreren Spezies in der PCT-Anmeldung.

IX. Gebühren, Übersetzungen und Anmeldeformalitäten

Die Gebührenregeln unterscheiden sich. Für §-111(a)-Anmeldungen gelten die gewöhnlichen US-Anmeldegebühren nach 37 C.F.R. § 1.16, für die nationale Phase nach § 371 die Gebührenregeln nach 37 C.F.R. § 1.492. Siehe 37 C.F.R. §§ 1.16, 1.492; MPEP § 1896(IV). (USPTO)

Häufig wichtiger sind die Folgen einer Auslassung. In der nationalen Phase müssen nationale Grundgebühr und gegebenenfalls erforderliche Kopie der internationalen Anmeldung bis zum 30-Monats-Termin vorliegen. Siehe 37 C.F.R. § 1.495(b), (h); MPEP § 1893.01(a)(1). Bei § 111(a) gelten andere Nachreichungsregeln, doch gewünschter Anmeldetag, Track-One-Voraussetzungen oder Mandantentermine können eigene Grenzen setzen.

Auch die Übersetzungsstrategie unterscheidet sich. Bei nicht englischsprachigen PCT-Anmeldungen wirft die nationale Phase Fragen ordnungsgemäßer Übersetzung auf. Ein Bypass nach § 111(a) kann eine englische Beschreibung nach US-Praxis statt einer bloßen Übersetzung ermöglichen. Diese Gestaltungsfreiheit verlangt Sorgfalt: Klarstellende Änderungen sind nützlich, Änderungen der Offenbarungsstützung können Prioritätsprobleme schaffen.

X. Track One und beschleunigtes Erteilungsverfahren

Track One ist einer der klarsten praktischen Gründe, eine Bypass Continuation zu erwägen.

Eine neu eingereichte Utility- oder Pflanzenpatentanmeldung nach § 111(a), einschließlich einer Folgeanmeldung, kann für Track One infrage kommen, wenn die Voraussetzungen nach 37 C.F.R. § 1.102(e) erfüllt sind. Siehe 37 C.F.R. § 1.102(e)(1); MPEP § 708.02(b)(I)(B). Beim Eintritt in die nationale Phase nach § 371 ist Track One dagegen nicht verfügbar. Nach dem MPEP kann ein Anmelder einer internationalen Anmeldung teilnehmen, indem er statt des Eintritts nach § 371 eine Bypass Continuation nach § 111(a) mit Zeitranganspruch nach § 365(c) einreicht. MPEP § 708.02(b)(I)(B). (USPTO)

Eine nationale Phase kann später mit einem ordnungsgemäßen RCE für priorisierte Prüfung infrage kommen; dies ist zeitlich und verfahrensrechtlich anders. Siehe 37 C.F.R. §§ 1.102(e)(2), 1.114; MPEP § 708.02(b)(I)(A), (I)(C). Bei Produkteinführung, Investitionssuche oder Bedarf an früher Klarheit über den Anspruchsschutz kann dieser Zeitunterschied Portfolioabfolge und Continuation-Strategie beeinflussen.

XI. Patent Term Adjustment

PTA verdient eine gesonderte Prüfung, weil der Anmeldeweg die PTA-Systematik beeinflussen kann, auch wenn die gewöhnliche Laufzeit von 20 Jahren gleich bleibt.

Für PTA beginnt die Vierzehnmonatsfrist für den ersten Bescheid bei einem Bypass am Anmeldetag nach § 111(a), bei einer nationalen Phase dagegen mit deren Beginn nach § 371(b) oder § 371(f). Siehe 35 U.S.C. § 154(b)(1)(A)(i); 37 C.F.R. § 1.703(a)(1); MPEP § 2731. Ebenso wird die Dreijahresregel für Anhängigkeit je nach Weg ab §-111(a)-Anmeldetag oder Beginn der nationalen Phase nach § 371 berechnet. Siehe 35 U.S.C. § 154(b)(1)(B); 37 C.F.R. § 1.703(b); MPEP § 2731. (USPTO)

Die PTA-Analyse benötigt die tatsächlichen Einreichungsdaten: wann die Anforderungen der nationalen Phase erfüllt wurden, ob eine vorzeitige Bearbeitung beantragt wurde, wann der Bypass eingereicht wurde und ob Verfahrensverzögerungen wirtschaftlich relevant sind. Die Wegwahl sollte nicht auf einer vereinfachenden Laufzeitannahme beruhen.

XII. Wann § 371 passen kann

Eine nationale Phase nach § 371 kann passen, wenn das PCT-Paket bereits dem entspricht, was der Anmelder in den USA verfolgen will. Das ist häufig der Fall, wenn die Offenbarung feststeht, die Ansprüche bereits für den US-Markt formuliert sind und Track One bei erstmaliger Einreichung nicht benötigt wird.

Die nationale Phase kann außerdem attraktiv sein, wenn Einheitlichkeit zur Anspruchsstrategie passt, Prioritätsbelege und internationale Formalitäten ordnungsgemäß sind oder die weltweite Fristenverwaltung des Mandanten den US-Eintritt als Teil einer umfassenden nationalen Phase behandelt.

Entscheidend ist nicht die abstrakte Überlegenheit des § 371, sondern ob der Anmelder die PCT-Akte ohne die zusätzlichen inländischen Zeitrangformalitäten einer Bypass-Anmeldung fortführen möchte.

XIII. Wann ein Bypass erwägenswert ist

Eine Bypass Continuation kann sinnvoll sein, wenn die US-Anmeldung vom ersten Tag an wie eine nationale Folgeanmeldung behandelt werden soll. Häufige Gründe sind Track One bei Einreichung, eine US-gerechte Umstrukturierung der Ansprüche, die gewöhnliche Restriction-Praxis oder eine CIP-Strategie mit später entwickeltem Gegenstand.

Ein Bypass kann auch nützen, wenn die PCT-Anmeldung einen internationalen Kompromiss darstellt und die US-Anmeldung eine präzisere nationale Darstellung benötigt. Der zusätzliche Verwaltungsaufwand ist jedoch real: gleichzeitige Anhängigkeit, ADS-Zeitrangansprüche, ausländische Priorität, Übersetzungen und Written-Description-Stützung sind sorgfältig zu prüfen.

Bei unter Fristdruck vorbereiteten Bypass-Anmeldungen ist besondere Vorsicht geboten. Der Weg ist flexibel, verzeiht aber keine fehlerhafte Zeitrangkette.

XIV. Häufige Fallstricke

Die wiederkehrenden Fehler sind vorhersehbar.

Erstens wird „nationale Phase“ manchmal verkürzt für jede PCT-basierte US-Anmeldung verwendet. Im Gespräch ist das harmlos, bis die Abkürzung in Einreichungsanweisungen, ADS-Daten oder Mandantenberichten erscheint.

Zweitens wird ein Bypass womöglich ohne ordnungsgemäßen Zeitranganspruch im ADS eingereicht. Bei Post-AIA-Anmeldungen muss die konkrete Bezugnahme nach 37 C.F.R. § 1.78(d)(2) im ADS stehen. Siehe MPEP § 1895.01.

Drittens wird möglicherweise angenommen, der ausländische Prioritätsanspruch der PCT-Anmeldung gehe automatisch auf den Bypass über. Das tut er nicht. Der Bypass benötigt einen eigenen Prioritätsanspruch nach 37 C.F.R. § 1.55. Siehe MPEP §§ 1895.01, 1896(II).

Viertens kann ein nach Aufgabe der PCT-Anmeldung in Bezug auf die USA eingereichter Bypass an fehlender gleichzeitiger Anhängigkeit scheitern. Siehe 35 U.S.C. § 120; MPEP § 1895.01.

Fünftens kann neue Materie hinzugefügt werden, während alle Ansprüche weiterhin so behandelt werden, als erhielten sie den PCT-Anmeldetag. Damit ist ein Prioritätsproblem angelegt.

Dies sind gewöhnliche Fehler bei Fristenverwaltung und Formulierung, die entstehen, wenn beide Wege als austauschbar behandelt werden.

XV. Schlussfolgerung

Eine nationale Phase nach § 371 und eine Bypass Continuation können beide PCT-basierten Gegenstand vor das USPTO bringen, dienen aber unterschiedlichen Zielen im Erteilungsverfahren.

§ 371 passt häufig zur gewünschten gewöhnlichen Behandlung der PCT-Anmeldung in der nationalen US-Phase. Ein Bypass verdient häufig Beachtung bei gewünschter nationaler Continuation-Praxis, Track One ab Einreichung, US-spezifischer Anspruchsumstrukturierung oder CIP-Strategie.

Die bessere Frage ist nicht „Welcher Weg ist allgemein besser?“, sondern „Welcher Weg unterstützt unsere beabsichtigten US-Ansprüche im benötigten Zeitplan mit möglichst ordnungsgemäßer Prioritäts- und Zeitrangdokumentation?“

Ist die Antwort nicht eindeutig, sollte die Entscheidung vor dem 30-Monats-Termin fallen. ADS, Prioritätsanspruch, Übersetzung und Offenbarungsstützung sind als Teil der Anmeldestrategie zu prüfen, statt erst nachträglich bereinigt zu werden.

Anmerkungen

[*] Zitierweise: Gesetze und Vorschriften werden als Rechtsgrundlagen zitiert; das MPEP als USPTO-Prüfungsleitfaden. Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich MPEP-Zitate auf MPEP, 9th ed., Rev. 01.2024 (veröffentlicht November 2024; Stand 31. Januar 2024). Die USPTO-MPEP-Startseite nennt November 2024 als Veröffentlichung der Rev. 01.2024 und den 31. Januar 2024 als berücksichtigten Stand; spätere Änderungen von Richtlinien und Verfahren sind darin nicht enthalten.

[1] Siehe Guidelines for Examination in the European Patent Office pt. A-IV, § 1.1 (2026) (bei einer früheren Euro-PCT-Anmeldung kann eine Teilungsanmeldung erst nach wirksamem Eintritt in die europäische Phase eingereicht werden); Japan Patent Office, PCT International Applications (Mar. 25, 2026) (zu Japans 30-Monats-Frist für die nationale Phase und den Übersetzungsanforderungen); WIPO, PCT Applicant’s Guide—Republic of Korea, Summary of Requirements for Entry into the National Phase (valid from June 1, 2026) (mit 31-Monats-Fristen für die nationale Phase); WIPO, PCT Applicant’s Guide—China, Summary of Requirements for Entry into the National Phase (valid from Apr. 16, 2026) (zur chinesischen Praxis der nationalen Phase).