Quand votre propre demande de brevet devient une antériorité : appartenance à un même titulaire aux États-Unis, identité du déposant au Japon et nouveauté élargie en Corée — un guide dans les deux sens

Résumé : Une demande antérieure d’un portefeuille d’entreprise peut menacer une demande ultérieure, mais la protection disponible dépend du droit applicable. Cet article part de 35 U.S.C. § 102(b)(2)(C) pour expliquer l’article 29bis japonais et l’article 29(3) sud-coréen, puis inverse la comparaison pour aider les conseils japonais et coréens à aborder la pratique américaine. L’exception américaine porte sur l’appartenance au même titulaire ou sur des obligations de cession juridiquement contraignantes de l’objet pertinent à une même personne, au plus tard à la date de dépôt effective de l’invention revendiquée ; les accords de recherche conjointe admissibles offrent une voie supplémentaire. Le Japon et la Corée prévoient plutôt des exceptions fondées sur l’identité complète des groupes pertinents de déposants ou d’inventeurs, l’identité des déposants étant appréciée au moment fixé par la loi applicable. Un recoupement partiel ou la seule appartenance à un même groupe de sociétés ne suffit pas. L’article distingue aussi l’identité ou l’identité substantielle japonaises et coréennes de l’utilisation plus large des demandes antérieures aux États-Unis pour défaut de nouveauté ou évidence, tout en laissant expressément ouverte la date pertinente pour l’identité des déposants en Corée en cas de priorité conventionnelle. Des exemples et conseils de procédure expliquent pourquoi écarter une divulgation antérieure ne résout pas nécessairement les objections d’antériorité publique, de double brevetage ou de revendications concurrentes. Une coordination efficace exige donc un dossier factuel commun sur le fondement des divulgations, les dates de dépôt et de publication, les inventeurs, les déposants, la titularité et les obligations de cession, puis l’application séparée du droit de chaque pays.

Introduction

Un portefeuille d’entreprise peut produire un rejet inattendu : une demande antérieure de la même organisation est opposée à une demande ultérieure. Le conseil américain peut immédiatement se demander si 35 U.S.C. § 102(b)(2)(C) écarte la référence par l’appartenance au même titulaire. Les conseils japonais et coréens peuvent plutôt demander si les déposants ou les inventeurs sont identiques. Chaque question est pertinente dans son propre système. Les difficultés commencent lorsque l’une est présumée apporter la réponse à l’étranger.

Les dispositions japonaises et sud-coréennes les plus proches sont les règles d’identité associées à l’article 29bis de la loi japonaise sur les brevets, également numéroté 29-2, et à l’article 29(3) de la loi coréenne. Elles répondent à un problème comparable : une demande antérieure ne devient accessible au public qu’après le dépôt d’une demande ultérieure. Leurs mécanismes juridiques diffèrent cependant. Comprendre ces différences aide les avocats américains à instruire leurs correspondants japonais et coréens, et ces derniers à identifier les possibilités et risques de la procédure américaine de délivrance. 35 U.S.C. § 102(a)(2), (b)(2)(C); Patent Act, Act No. 121 of Apr. 13, 1959, art. 29-2, as amended (Japan) [ci-après Japanese Patent Act] ; Patent Act, Act No. 4207, Jan. 13, 1990, art. 29(3), as amended (S. Kor.) [ci-après Korean Patent Act].

Prenons une demande A dont la description expose un agencement de capteurs revendiqué ultérieurement dans B. Les revendications propres à A concernent une autre invention. Supposons d’abord des inventeurs différents, une même société déposante et titulaire tout au long du processus, et la publication de A après le dépôt de B. Lorsque les inventeurs diffèrent, supposons leur désignation exacte et un développement indépendant ; aucune exception liée à l’origine de la divulgation chez l’inventeur n’est disponible, sauf introduction expresse de cette hypothèse. Supposons aussi un équivalent admissible de A dans chaque pays et une date de dépôt pertinente ultérieure pour B. Une demande américaine ne devient pas automatiquement, à elle seule, une antériorité de demande antérieure dans tous les pays.

Trois questions structurent la comparaison : A est-elle une référence admissible ? Un lien entre les inventions ou les déposants empêche-t-il son utilisation ? Les revendications créent-elles un problème distinct de double brevetage ou de premier déposant ? Distinguer ces questions est le fondement d’un conseil coordonné. Par commodité, cet article emploie « antériorité » au sens large pour inclure ces motifs particuliers fondés sur des demandes antérieures. L’article 29bis japonais et l’article 29(3) coréen restent toutefois distincts de l’analyse ordinaire de l’état de la technique public et de l’activité inventive. Japan Pat. Off., Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan, pt. III, ch. 3, §§ 1–3.2 (July 2026) [ci-après JPO Guidelines] ; Ministry of Intell. Prop., Patent Examination Guidelines, pt. III, ch. 4, § 6.3, at 356–57 (Feb. 2026) (S. Kor.) [ci-après Korean Guidelines].

1. Le point de départ américain : un lien historique entre les droits

Le § 102(b)(2)(C) s’applique aux divulgations qui relèveraient autrement du § 102(a)(2). Ce dernier englobe certains brevets américains, publications de demandes américaines et publications internationales admissibles, sous réserve des conditions légales. La référence doit désigner un autre inventeur et l’objet pertinent doit avoir une date de dépôt effective antérieure. Sous l’AIA, une demande PCT publiée admissible désignant les États-Unis n’a besoin ni d’entrer en phase nationale américaine ni d’être publiée en anglais pour produire cet effet. U.S. Pat. & Trademark Off., Manual of Patent Examining Procedure §§ 2154.01(a), (c) (9th ed., rev. 01.2024, Nov. 2024) [ci-après MPEP].

Dater la référence et dater la revendication nécessitent deux analyses. Le § 102(d) détermine la date de dépôt effective de l’objet invoqué dans la référence ; le § 100(i) concerne celle de l’invention revendiquée examinée. Un document de priorité antérieur doit réellement fournir le fondement nécessaire à l’analyse concernée. Une date imprimée sur la première page d’une publication ne prouve à elle seule ni l’un ni l’autre. 35 U.S.C. § 100(i); 35 U.S.C. § 102(d); MPEP § 2152.01; MPEP § 2154.01(b).

Une fois le § 102(a)(2) applicable, le paragraphe (b)(2)(C) demande si, au plus tard à la date de dépôt effective de l’invention revendiquée, l’objet divulgué et l’invention revendiquée appartenaient au même titulaire ou étaient soumis à des obligations de cession à la même personne. L’analyse porte sur le lien juridique couvrant l’objet pertinent. Elle ne dépend ni de l’apparence de noms de déposants identiques, ni du fait que les deux demandes appartiennent aujourd’hui au même groupe. 35 U.S.C. § 102(b)(2)(C).

L’alignement doit être complet. Si X et Y détiennent conjointement la divulgation pertinente, mais X seul l’invention revendiquée, la présence de X des deux côtés ne démontre pas l’appartenance requise au même titulaire. Le même titulaire ou groupe complet de titulaires doit détenir les droits nécessaires des deux côtés. À l’inverse, la société n’a pas à détenir chaque mode de réalisation sans rapport apparaissant ailleurs dans la référence. L’obligation admissible doit être juridiquement contraignante ; espérer qu’un inventeur cédera ultérieurement ses droits ne suffit pas. MPEP § 717.02(a)(I)(A)–(B).

L’exception écarte la qualité d’antériorité du § 102(a)(2) aussi bien pour la nouveauté que pour l’évidence. Elle n’est pas limitée à un an. Elle n’écarte toutefois pas un fondement indépendant d’antériorité publique au titre du § 102(a)(1) et ne supprime pas le double brevetage. L’exclusion n’empêche pas non plus nécessairement d’utiliser la divulgation comme preuve de suffisance de l’enseignement ou du caractère inhérent. MPEP § 717.02(b)(II). Ces limites expliquent pourquoi « nous détenons les deux demandes » peut être un point de départ utile sans constituer une réponse complète. MPEP § 2154.02(c); 35 U.S.C. § 102(a)(1), (b)(1).

Les avocats familiers du § 103(c) antérieur à l’AIA doivent également reprendre leur analyse. Cette disposition concernait principalement l’évidence et le lien pertinent au moment de la réalisation de l’invention. La disposition AIA exclut un objet admissible du § 102(a)(2) et se réfère à la date de dépôt effective de l’invention revendiquée. Mélanger les deux régimes peut conduire à une mauvaise échéance et à une mauvaise compréhension de l’exception disponible. MPEP § 2146; MPEP § 2154.02(c).

2. Traduire la règle américaine dans l’article 29bis japonais

L’article 29bis japonais vise les inventions divulguées dans une demande antérieure admissible de brevet ou de modèle d’utilité publiée après le dépôt ultérieur. Sa portée dépasse ce que le premier déposant a revendiqué : la description, les revendications et les dessins initiaux pertinents peuvent compter. Supprimer de A une revendication qui se recoupe avec B ne résout donc pas nécessairement une objection au titre de l’article 29bis contre B. Japanese Patent Act art. 29-2; JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, §§ 1–3.1.2.

La question américaine familière des droits devient au Japon deux analyses d’identité. L’article 29bis ne fait pas obstacle à l’invention ultérieure lorsque les inventeurs pertinents sont identiques ; sa réserve protège aussi la demande ultérieure lorsque les déposants sont identiques à sa date de dépôt. L’une ou l’autre voie peut suffire. L’appartenance au même titulaire et l’obligation de cession peuvent fournir un contexte utile, mais aucune ne doit remplacer le critère japonais d’identité applicable. Japanese Patent Act art. 29-2; JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, §§ 1–3.1.2.

Pour des codéposants, le groupe complet doit coïncider. Une société mère commune ou un seul codéposant commun ne suffit pas. L’identité est cependant une question juridique, et non une comparaison de chaînes de caractères. Les instructions du JPO de juillet 2026 reconnaissent expressément qu’un changement de nom ne change pas le déposant et qu’une succession universelle, telle qu’une fusion, peut produire ses effets sans notification déjà accomplie auprès du JPO. Le conseil doit établir qui était juridiquement le déposant au moment pertinent, y compris l’effet d’une succession. JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, § 3.1.2(2) & nn.1–2, at 3–4.

L’analyse des inventeurs concerne elle aussi l’invention comparée. Les dossiers de demande sont un point de départ, mais une différence de noms doit conduire à examiner les inventeurs réels, plutôt qu’à conclure automatiquement à l’indisponibilité de l’exception. Cela importe particulièrement lorsqu’une demande antérieure contient plusieurs inventions et que la revendication ultérieure n’en concerne qu’une. JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, § 3.1.1(2)–(3), at 3.

Pour une invention conjointe, les groupes complets d’inventeurs doivent coïncider. L’identité peut ressortir des dossiers ou être établie au fond par la preuve de la qualité réelle d’inventeur, mais un seul inventeur commun ne suffit pas à l’exception. Cela diffère de la pratique américaine : une référence ne désignant qu’un ou plusieurs inventeurs de l’entité inventive ultérieure, sans inventeur extérieur, peut être traitée comme une divulgation issue de l’inventeur sans déclaration au titre du § 1.130. JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, § 3.1.1(1)–(3), at 3; MPEP § 717.01(III)(B).

L’article 29bis couvre aussi l’identité substantielle. Certaines différences mineures peuvent laisser les inventions substantiellement identiques ; constater une limitation ajoutée ne suffit donc pas nécessairement à surmonter l’objection. L’analyse demeure distincte de l’activité inventive ordinaire de l’article 29(2). Une demande antérieure non publiée n’acquiert pas toute la fonction d’une antériorité publique dans une combinaison ordinaire d’activité inventive du seul fait de l’article 29bis. JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, § 3.2, at 4; Japanese Patent Act art. 29(1)–(2).

Enfin, l’article 39 régit séparément les demandes concurrentes revendiquant la même invention. Satisfaire à l’identité des déposants ou des inventeurs au titre de l’article 29bis ne prouve donc pas que les deux demandes puissent être délivrées avec les mêmes revendications. Japanese Patent Act art. 39.

3. Traduire la règle américaine dans l’article 29(3) coréen

L’article 29(3) coréen traite de l’identité entre l’invention ultérieure et la divulgation d’une demande de brevet antérieure admissible. L’article 29(4) prévoit la règle correspondante pour une demande antérieure de modèle d’utilité. Les exceptions reposent là encore sur le même inventeur ou le même déposant. Pour un dépôt coréen direct ordinaire sans priorité, ainsi que pour la situation de priorité interne traitée au § 5, l’identité des déposants s’apprécie au dépôt de la demande coréenne ultérieure. Les demandes à priorité conventionnelle exigent une analyse distincte de l’article 54 ; cet article ne précise pas leur moment d’appréciation de l’identité des déposants. La ressemblance générale avec le Japon est utile, mais les dispositions et instructions coréennes doivent être appliquées indépendamment. Korean Patent Act arts. 29(3)–(4), 54(1), 55(3); Korean Guidelines, at 352, 665.

L’admissibilité de la référence exige aussi de vérifier la voie de dépôt. Les articles 29(5)–(7) coréens traitent des demandes internationales et excluent certaines demandes réputées retirées pour défaut de traduction coréenne requise. Le Japon prévoit une exclusion comparable pour les demandes internationales en langue étrangère réputées retirées faute de traduction. Une même publication PCT peut donc avoir des conséquences différentes selon les pays ; la règle américaine ne fournit pas de critère universel de phase nationale. Korean Guidelines, pt. III, ch. 4, at 343–45, 353–54; Japanese Patent Act art. 184-13; JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, § 6.1.4.

Les instructions coréennes exigent une identité complète en présence de codéposants. Pour les inventeurs, l’examinateur part des documents de demande et attend une coïncidence des groupes complets en cas d’invention conjointe. Des preuves peuvent néanmoins établir une identité réelle malgré une divergence apparente. Ajouter des noms par modification après un rejet peut nécessiter de prouver que ces personnes sont de véritables inventeurs ; modifier le dossier ne constitue pas en soi une réponse sur le fond. Korean Guidelines, pt. III, ch. 4, § 4(1)–(2), at 351–52.

La notion coréenne couramment appelée « nouveauté élargie » comprend l’identité substantielle. Des ajouts, suppressions ou changements mineurs recourant à des techniques bien connues, sans effet nouveau, peuvent en relever. Les directives de février 2026 distinguent expressément ce cas d’une différence dépassant ce niveau limité mais qui serait néanmoins évidente. La seule évidence ordinaire ne démontre pas l’identité de l’article 29(3). Korean Guidelines, pt. III, ch. 4, § 6.3, at 356–57.

Pour le lecteur américain, cette distinction change la stratégie de réponse. Supposons que A omette une caractéristique significative de B et que l’examinateur ne puisse l’apporter qu’au moyen d’une analyse ordinaire d’évidence. Aux États-Unis, une référence du § 102(a)(2) non exclue peut rester un obstacle sérieux au titre du § 103. En Corée, il faut d’abord demander si la différence reste dans l’identité substantielle ; l’examinateur ne peut pas simplement remplacer cette exigence par l’activité inventive ordinaire. Les références publiquement accessibles restent une question distincte au titre de l’article 29(1) et (2). Korean Patent Act art. 29(1)–(4); Korean Guidelines, pt. III, ch. 4, at 343–45.

L’article 36 fournit l’analyse distincte du premier déposant pour les revendications concurrentes. Les directives coréennes envisagent expressément son application même lorsque l’identité des inventeurs ou déposants empêche un rejet au titre de la nouveauté élargie. Comme au Japon, écarter la divulgation antérieure et écarter les revendications antérieures sont deux tâches distinctes. Korean Patent Act art. 36; Korean Guidelines, pt. III, ch. 5, § 4.2(2), at 367–68.

4. Lire la comparaison dans l’autre sens : les questions des conseils japonais et coréens aux États-Unis

Remplacer la concordance des déposants par une analyse des droits

Une instruction indiquant que « les déposants sont différents » ne termine pas l’analyse américaine. Des déposants légitimes différents peuvent être tenus par des obligations juridiquement contraignantes de céder les inventions pertinentes à une même société. À l’inverse, des noms identiques aujourd’hui peuvent masquer une titularité alignée seulement après l’échéance déterminante. Le conseil américain a besoin des actes datés et obligations sous-jacentes, pas seulement d’un état bibliographique actuel.

La structure du groupe mérite une attention particulière. Si une filiale détient A et une autre B, une même société mère ultime ne constitue pas, sans plus, un même titulaire des deux inventions pertinentes. Il faut déterminer si la titularité effective ou des obligations contraignantes de cession établissent le lien requis par le § 102(b)(2)(C). Il s’agit d’appliquer la règle d’identité complète des titulaires, et non d’une exception supplémentaire pour sociétés liées. MPEP § 717.02(a)(I)(A)–(B).

Distinguer identité des inventeurs, attribution et titularité

Trois voies américaines importent particulièrement. Avec une entité inventive exactement identique, la référence ne satisfait pas à l’exigence d’un « autre inventeur » du § 102(a)(2). Si les entités diffèrent, le § 102(b)(2)(A) peut néanmoins s’appliquer lorsque l’objet divulgué provient d’un inventeur de l’invention revendiquée. Le § 102(b)(2)(C), lui, traite de titularité ou d’obligations de cession. Le conseil doit identifier la voie étayée par les faits. MPEP §§ 2154.01(a), (c); 35 U.S.C. § 102(b)(2)(A); MPEP § 717.01(III)(B).

Un recoupement partiel exige de la prudence. Les instructions de l’USPTO considèrent qu’une différence d’entité inventive suffit au critère initial, même si les listes se recoupent. L’attribution peut ensuite résoudre la question. Lorsque la référence ne désigne qu’un sous-ensemble des inventeurs ultérieurs, sans personne extérieure, l’USPTO reconnaît normalement l’exception d’origine chez l’inventeur sans exiger de déclaration. Il ne faut pas en tirer une règle générale selon laquelle tout inventeur commun écarte la référence. 35 U.S.C. § 102(b)(2)(A); MPEP § 717.01(III)(B).

L’attribution rencontre aussi une limite en cas de dérivation. Le § 1.130 peut être indisponible si le rejet repose sur un brevet américain ou une publication de demande américaine désignant un autre inventeur, si le brevet ou la demande en instance revendique la même invention ou une invention substantiellement identique, et si la déclaration allègue qu’un inventeur du dossier antérieur a dérivé l’invention d’un inventeur du dossier ultérieur. Le conseil doit envisager la procédure de dérivation et, le cas échéant, la correction des inventeurs, plutôt que présumer une déclaration d’attribution disponible. Le seul recoupement des revendications n’établit pas cette limite. 37 C.F.R. § 1.130(c) (2026); MPEP § 717.01(II)(A).

Anticiper un rejet pour évidence

Une instruction expliquant pourquoi B n’est pas identique à A peut convaincre dans l’analyse de nouveauté élargie, tout en laissant sans réponse un rejet américain au titre du § 103. Le conseil étranger doit expliquer au correspondant américain à la fois la différence de divulgation et les faits permettant éventuellement son exclusion. Les deux arguments peuvent se compléter : l’un conteste la prémisse technique du rejet ; l’autre écarte son fondement du § 102(a)(2).

Envisager la voie de la recherche conjointe

Le § 102(c) offre une possibilité américaine supplémentaire en réputant les inventions pertinentes appartenir au même titulaire à cette fin. Il exige un accord écrit de recherche conjointe admissible, en vigueur au plus tard à la date de dépôt effective de l’invention revendiquée ; l’objet divulgué doit avoir été développé et l’invention revendiquée réalisée par les parties à l’accord ou pour leur compte. L’invention revendiquée doit résulter d’activités entrant dans son champ et la demande doit identifier les parties. 35 U.S.C. § 100(h); 35 U.S.C. § 102(c); MPEP § 2156.

Le § 100(h) couvre un contrat écrit, une convention de subvention ou un accord de coopération portant sur des travaux expérimentaux, de développement ou de recherche dans le domaine de l’invention revendiquée. Le document n’a pas besoin de porter le titre « Joint Research Agreement » ; son contenu doit satisfaire à la définition légale. 35 U.S.C. § 100(h).

Cette disposition ne transfère pas la titularité. Elle permet à une collaboration admissible entre titulaires distincts de bénéficier du traitement indiqué des antériorités. Une relation de recherche ou un accord de confidentialité ne prouve pas à lui seul toutes les conditions. Un accord américain admissible ne remplace pas non plus indépendamment l’identité des déposants ou inventeurs au Japon ou en Corée. Les partenaires doivent analyser ces voies d’identité sur leurs propres faits.

5. Quelle date commande quelle question ?

Prenons cette chronologie américaine : A a une date de dépôt effective au 10 janvier ; la provisoire de B est déposée le 1er juin ; les droits pertinents appartiennent pour la première fois au même titulaire le 1er septembre ; la non-provisoire de B est déposée le 1er mai suivant ; A est publiée après ce dépôt non provisoire. Supposons que la revendication invoquée de B bénéficie pleinement du 1er juin et qu’aucune obligation antérieure de cession commune n’existait. L’acquisition de septembre est trop tardive pour le § 102(b)(2)(C), même si elle précède le dépôt non provisoire. 35 U.S.C. § 100(i); 35 U.S.C. § 102(b)(2)(C).

Ne changeons qu’un fait : une cession de septembre met en œuvre une obligation contraignante couvrant déjà les deux inventions avant le 1er juin. Le résultat peut changer, car la loi reconnaît les obligations de cession. Les dates de signature et d’enregistrement sont des preuves, mais ne déterminent pas nécessairement la naissance de l’obligation admissible. Des revendications différentes de B peuvent aussi appeler des analyses distinctes de date de dépôt effective ; une revendication fondée pour la première fois dans la non-provisoire ne peut pas simplement emprunter la date provisoire. MPEP § 2152.01; MPEP § 717.02(a)(I)(B).

Pour les dépôts directs ordinaires sans priorité au Japon et en Corée, l’identité des déposants s’apprécie au dépôt de la demande ultérieure. Si A a pour déposant X et B pour déposant Y à cet instant, une acquisition ultérieure les rendant identiques ne démontre pas l’identité au moment antérieur. La voie du même inventeur reste distincte. Pour la priorité interne, les deux lois limitent expressément la rétroactivité pertinente à la disposition principale relative aux demandes antérieures, et non à sa réserve sur l’identité des déposants ; le dépôt ultérieur reste le moment pertinent pour cette identité dans les situations traitées ici. Japanese Patent Act art. 41(2); JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, § 6.2, at 11; Korean Patent Act art. 55(3); Korean Guidelines, at 352, 665.

Les demandes coréennes à priorité conventionnelle nécessitent une analyse distincte. L’article 54(1) assimile la date de dépôt étranger admissible à la date de dépôt coréen pour les articles 29 et 36. L’article 55(3) applique en revanche expressément la rétroactivité de priorité interne aux dispositions principales des articles 29(3) et (4). Cette différence de texte rend la priorité conventionnelle déterminante. Cet article ne tranche pas le moment d’appréciation de l’identité des déposants pour une demande coréenne à priorité conventionnelle ; ses exemples de dépôt ordinaire et de priorité interne ne doivent pas être transposés à cette catégorie. Korean Patent Act arts. 54(1), 55(3); Korean Guidelines, at 641, 665.

Le Japon rend cette distinction particulièrement concrète. Le tableau du JPO relatif à l’identité des déposants retient le moment du dépôt japonais ultérieur pour une demande ordinaire à priorité de Paris et celui du dépôt ultérieur pour une demande à priorité interne. Supposons que B ait une priorité étrangère de mars, que le déposant de A devienne la même société que celui de B en juin et que B soit déposée au Japon en septembre. L’identité peut être établie en septembre, alors qu’une revendication américaine bénéficiant de mars exigerait le lien de droits admissible dès mars. Supposons un changement de déposant juridiquement effectif et le respect des autres conditions. JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, § 6.2, at 11.

Certains types de demandes modifient le moment pertinent japonais : une demande PCT admissible utilise la date de dépôt international, tandis qu’une demande divisionnaire ou transformée utilise le moment du dépôt de la demande initiale. La Corée considère elle aussi qu’une demande PCT admissible est déposée à sa date internationale ; l’entrée en phase nationale ne réinitialise pas cette date. Cette règle ne résout pas l’effet distinct d’une priorité conventionnelle coréenne sur l’identité des déposants. JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, § 6.2, at 11; Japanese Patent Act art. 184-3(1); Korean Patent Act art. 199(1); Korean Guidelines, at 479–80.

La pratique divisionnaire fournit une autre mise en garde contre l’utilisation d’une seule date pour toutes les questions. En Corée, une divisionnaire, une demande séparée au titre de l’article 52-2 ou une demande transformée utilisée comme référence antérieure de l’article 29(3) reçoit sa date de dépôt réelle à cette fin, bien que la demande initiale puisse être indépendamment admissible. Le Japon limite lui aussi la rétroactivité du dépôt d’une division lorsque la divisionnaire sert d’autre demande au titre de l’article 29bis. Ces règles de référence ne doivent pas devenir une règle universelle concernant l’échéance d’identité d’une divisionnaire ultérieure. Japanese Patent Act art. 44(2); JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, § 6.1.1; Korean Patent Act arts. 52(2)(1), 52-2(2), 53(2)(1); Korean Guidelines, pt. III, ch. 4, § 3(1), at 346.

Le dossier pratique doit donc distinguer le fondement de la divulgation, les dates des références, les dates des revendications, la publication et les changements de déposants ou de droits. Une seule colonne intitulée « date de priorité » ne répond pas à ces cinq questions.

6. Six scénarios de portefeuille

Les variantes suivantes reviennent à A et B. Sauf changement indiqué, supposons des références admissibles déposées plus tôt mais publiées plus tard, des inventeurs correctement désignés, aucune exception d’origine chez l’inventeur et des dépôts ordinaires sans difficulté de priorité. Une exception favorable concerne le motif identifié ; elle ne démontre pas la brevetabilité générale.

Une même société à toutes les étapes

Les inventeurs diffèrent, mais la société X est seule déposante et titulaire des deux inventions pertinentes avant chaque échéance applicable. La voie américaine est le § 102(b)(2)(C). Le Japon et la Corée aboutissent à un résultat favorable par l’identité des déposants. Même si les résultats convergent, le conseil doit conserver des preuves différentes : lien historique entre les droits aux États-Unis, identité des déposants au moment déterminant au Japon ou en Corée.

Des déposants différents, des obligations de cession communes

Supposons des déposants légitimes et inventeurs différents, avec des obligations contraignantes couvrant les deux inventions au profit de X avant la date de dépôt effective américaine de B. L’exception américaine peut s’appliquer sans noms de déposants concordants. Ces obligations seules n’établissent pas les conditions d’identité japonaises ou coréennes. Une instruction mondiale demandant de « confirmer l’appartenance au même titulaire » manquerait la question étrangère décisive : qui était juridiquement chaque déposant au moment où la règle impose la comparaison ?

Le même inventeur unique, des titulaires différents

Attribuons aux deux demandes le même inventeur unique réel et désigné, avec des titulaires et déposants différents. Le Japon et la Corée disposent de la voie du même inventeur. Aux États-Unis, A ne satisfait pas sur ces faits au critère d’un « autre inventeur » ; l’appartenance au même titulaire n’est donc pas nécessaire pour écarter ce fondement du § 102(a)(2). L’explication juridique importe, car elle identifie les faits qui doivent rester vrais si les revendications ou listes d’inventeurs changent.

Un seul codéposant commun

Supposons que A désigne conjointement X et Y, et B seulement X ; alignons la titularité sur ces identités et gardons des inventeurs différents. Il n’existe ni identité complète des déposants ni alignement complet des titulaires. La présence de X dans les deux demandes n’offre pas d’échappatoire générale. Avant de modifier les revendications, le conseil doit néanmoins vérifier la prémisse factuelle, par exemple l’existence d’une obligation de cession contraignante antérieure modifiant l’analyse américaine des droits.

Un accord de recherche conjointe admissible

Attribuons à A et B des titulaires, déposants et inventeurs différents, en supposant toutes les exigences du § 102(c) satisfaites. Les États-Unis peuvent traiter les inventions pertinentes comme appartenant au même titulaire pour le § 102(b)(2)(C). L’accord ne prouve pas en lui-même les exceptions japonaises ou coréennes d’identité. Si B diffère de A, ces offices doivent néanmoins appliquer leurs critères respectifs d’identité ; l’échec d’une exception ne dispense pas de prouver le fondement du rejet.

Publication antérieure ou revendications concurrentes

Modifions d’abord seulement la publication : A devient publique avant la date pertinente d’antériorité de B. L’analyse ordinaire de l’état de la technique public compte désormais. L’appartenance au même titulaire aux États-Unis et les règles japonaises ou coréennes d’identité des demandes antérieures n’effacent pas cette publication. Tout argument de délai de grâce nécessite sa propre analyse légale et factuelle ; une publication datant de moins d’un an ne suffit pas universellement. En particulier, les dispositions japonaises et coréennes sur les divulgations volontaires excluent certaines publications de bulletins de brevets. 35 U.S.C. § 102(a)(1), (b)(1); Japanese Patent Act art. 30(2); Korean Patent Act art. 30(1)(1).

Replaçons séparément la publication après le dépôt de B et introduisons dans A des revendications de la même invention que B. L’exception relative à la divulgation peut encore réussir, tandis que subsiste le double brevetage américain, l’article 39 japonais ou l’article 36 coréen. Cette seconde variante montre pourquoi une réponse doit préciser exactement quel rejet a été surmonté.

7. Établir l’exception pendant l’examen

Aux États-Unis, 37 C.F.R. § 1.104(c)(4)(i) prévoit le mécanisme de déclaration des faits d’appartenance au même titulaire ou d’obligation de cession. Le document doit être mis en évidence, signé conformément au § 1.33(b) et figurer sur une feuille distincte ou y commencer. L’USPTO accepte normalement la déclaration sans preuve supplémentaire, bien que des éléments indépendants créant un doute sérieux puissent justifier une demande de justification. 37 C.F.R. § 1.104(c)(4) (2026); MPEP § 717.02(a)–(b).

Pour un cas de titularité effective, une déclaration adaptée pourrait être rédigée ainsi :

Le déposant déclare que l’objet divulgué aux paragraphes [identifier les paragraphes] de [identifier la référence] et l’invention revendiquée dans les revendications [identifier les revendications] de la présente demande appartenaient à [identifier le titulaire ou le groupe complet de titulaires] au plus tard le [date], date de dépôt effective de ces inventions revendiquées.

La requête d’accompagnement doit identifier le rejet à retirer et son fondement du § 102(a)(2). L’exemple suppose une titularité effective. Si l’exception repose sur une obligation, il faut substituer une formulation décrivant exactement cette obligation contraignante et sa date. Si les revendications ont des dates de dépôt effectives différentes, les traiter expressément. Compléter les champs entre crochets à partir du dossier et adapter la déclaration aux revendications concernées.

Pour un accord de recherche conjointe, le § 1.104(c)(4)(ii) exige la démonstration correspondante et la demande doit identifier les parties. Le conseil doit confirmer la date d’effet de l’accord, les activités couvertes, le développement pertinent et l’invention résultante avant d’établir la déclaration. Une déclaration du § 1.130 concerne d’autres exceptions, notamment l’attribution ; elle ne remplace pas normalement la déclaration d’appartenance au même titulaire. 37 C.F.R. §§ 1.104(c)(4)(ii), 1.130 (2026); MPEP § 717.02(b).

Si la demande n’identifie pas déjà les parties à l’accord de recherche conjointe, la description doit être modifiée au titre du § 1.71(g). Sauf si la modification relève d’une période sans taxe prévue au § 1.71(g)(2), elle doit être accompagnée de la taxe de traitement du § 1.17(i). Une modification limitée à l’ajout des noms des parties n’introduit pas de matière nouvelle. 37 C.F.R. §§ 1.71(g)(1)–(2), 1.17(i)(1) (2026); MPEP § 717.02(b)(IV); MPEP § 2156.

Les réponses japonaises et coréennes doivent s’organiser autour du motif national. Identifier la divulgation invoquée, expliquer pourquoi la référence n’est pas admissible ou pourquoi les inventions ne sont pas identiques ou substantiellement identiques, et établir toute exception applicable d’inventeur ou de déposant par les dossiers et preuves nécessaires. Une déclaration américaine de titularité ne devient pas un mécanisme universel de dépôt au seul motif qu’il s’agit du même portefeuille. Lorsque les noms diffèrent, expliquer la raison juridique ou factuelle plutôt que présumer soit une différence fatale, soit une régularisation par simple modification.

Chaque réponse doit aussi traiter le motif restant de conflit entre revendications. Un terminal disclaimer américain peut résoudre un rejet approprié pour double brevetage non statutaire, sous réserve de ses conditions. Il ne remédie ni au double brevetage légal de la même invention ni aux rejets ordinaires d’antériorité. Le conseil ne doit pas non plus supposer l’existence d’une solution équivalente au Japon pour l’article 39 ou en Corée pour l’article 36. MPEP §§ 804.01–804.02; 37 C.F.R. § 1.321(c)–(d) (2026).

Un terminal disclaimer fondé sur l’appartenance au même titulaire subordonne normalement la possibilité de faire valoir le brevet au maintien de cette appartenance commune. Pour les accords de recherche conjointe admissibles, un autre mécanisme exige de renoncer à faire valoir séparément les brevets. Ces conditions continues diffèrent du moment historique d’appréciation de la titularité au § 102(b)(2)(C). MPEP §§ 804.01–804.02; 37 C.F.R. § 1.321(c)–(d) (2026).

8. Coordonner les trois analyses

La comparaison fonctionne mieux lorsque l’on transmet la question d’un office à l’autre, plutôt que la seule étiquette légale.

Suppose une référence admissible déposée plus tôt et publiée plus tard, sans fondement indépendant d’antériorité publique. Voir 35 U.S.C. § 102(b)(2)(C), (c); Japanese Patent Act arts. 29-2, 39; Korean Patent Act arts. 29(3), 36, 54(1), 55(3); JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, §§ 3.1.1–3.1.2, 6.2; Korean Guidelines, at 351–52, 356–57.

Pour chaque citation, le conseil qui donne les instructions doit réunir un dossier factuel commun : passages invoqués et revendications contestées ; fondement de chaque date pertinente ; séquence des dépôts et publications ; historiques complets des inventeurs et déposants ; documents établissant la titularité, les obligations de cession ou un accord de recherche. Chaque correspondant peut ainsi répondre à une question juridique différente sans devoir reconstituer les faits à partir d’une première page actuelle.

L’instruction américaine doit demander d’identifier la voie précise — admissibilité de la référence, attribution, appartenance au même titulaire ou titularité réputée commune — et l’échéance historique déterminante. Les instructions japonaises et coréennes doivent demander la voie applicable liée aux inventeurs ou déposants, son moment d’appréciation et tout conflit indépendant entre revendications. Chaque office doit ensuite préciser ce qui reste après application de l’exception invoquée.

Revenons au portefeuille initial. La demande antérieure d’une société unique peut être inoffensive par la titularité aux États-Unis et par l’identité des déposants au Japon et en Corée. Modifions les obligations de cession, le groupe d’inventeurs, l’accord de collaboration ou la date de publication, et les résultats peuvent diverger. Un conseil transfrontalier efficace commence par identifier le fait rendu décisif par chaque loi, puis par fournir la preuve de ce fait au moment exigé.