Antériorités secrètes à l’USPTO et à l’OEB : les demandes déposées antérieurement et publiées ultérieurement dans une perspective comparative

Résumé : Cet article compare le traitement, par l’USPTO et l’OEB, des « antériorités secrètes » : des demandes déposées plus tôt, encore confidentielles au dépôt d’une demande ultérieure, mais qui deviennent opposables après leur publication. Aux États-Unis, AIA § 102(a)(2) rend opposables certains documents de brevet américains, dont certaines publications PCT désignant les États-Unis, à leur date de dépôt effective s’ils désignent un autre inventeur. Ils peuvent servir tant contre la nouveauté que pour le caractère évident ; AIA § 102(b)(2) prévoit toutefois des exceptions importantes liées à l’origine chez l’inventeur, à sa divulgation publique antérieure, à l’appartenance au même titulaire et aux accords de recherche conjointe. En Europe, l’article 54(3) CBE vise aussi les demandes européennes et Euro-PCT admissibles déposées antérieurement et publiées ultérieurement, mais l’article 56 limite leur effet à la nouveauté, sans exception américaine d’identité de titulaire contre l’autocollision. La thèse centrale est que le système américain intègre largement les dépôts secrets à l’état de la technique puis en atténue la rigueur par des exceptions légales, tandis que la CBE les limite strictement à la nouveauté et s’appuie sur la priorité, la divulgation directe et non ambiguë, les modifications et des disclaimers étroitement encadrés plutôt que sur un remède lié à la propriété.

I. Introduction 

Un problème courant apparaît lorsqu’une demande de brevet est déposée avant celle examinée, mais publiée après sa date de dépôt. Prenons une chronologie simple. Le déposant A dépose la demande A en janvier. B dépose la demande B en juin. La demande A est publiée en juillet. En juin, la demande A restait confidentielle et ne pouvait pas être découverte par une recherche d’antériorités. Pourtant, une fois publiée, le United States Patent and Trademark Office comme l’European Patent Office peuvent l’opposer à B.

L’expression « antériorités secrètes » désigne ici les demandes antérieures non accessibles au public lors du dépôt ultérieur, mais acquérant ensuite un effet d’antériorité par la loi. Ce n’est pas l’expression légale applicable dans l’un ou l’autre système. Aux États-Unis, la principale catégorie moderne relève d’AIA 35 U.S.C. § 102(a)(2) ; à l’OEB, la catégorie comparable relève de l’article 54(3) CBE.

Les deux systèmes donnent des effets différents aux mêmes faits. Aux États-Unis, si A devient un document de brevet américain admissible, désigne un autre inventeur et a une date de dépôt effective antérieure à celle de B, elle peut être opposable selon AIA 35 U.S.C. § 102(a)(2), sous réserve de § 102(b)(2). Voir 35 U.S.C. § 102(a)(2); MPEP § 2154.01 (9th ed. Rev. 01.2024, Nov. 2024). Elle peut fonder tant un défaut de nouveauté qu’un rejet pour caractère évident. Voir 35 U.S.C. §§ 102(a)(2), 103; MPEP § 717.01(a) (9th ed. Rev. 01.2024, Nov. 2024).

En Europe, si A est une demande européenne antérieure ou une Euro-PCT admissible, l’article 54(3) CBE peut rendre son contenu initial opposable à B. EPC art. 54(3). Mais l’article 56 exclut les documents de l’article 54(3) de l’analyse de l’activité inventive. EPC art. 56. Les documents de l’article 54(3) sont donc opposables uniquement au titre de la nouveauté.

La divergence de politique juridique est essentielle. Le système américain intègre les dépôts secrets à l’état de la technique général, puis en atténue la rigueur par des exceptions légales. La CBE fait l’inverse : elle limite strictement leur usage à la nouveauté, sans remède fondé sur la propriété contre l’autocollision.

En pratique, les antériorités secrètes américaines ont une portée de fond plus large, car elles peuvent étayer le caractère évident, mais des exceptions tiennent à l’origine chez l’inventeur ou à l’identité de titulaire. À l’OEB, leur portée est plus étroite, limitée à la nouveauté, mais plus rigide pour les portefeuilles d’un même titulaire, faute d’équivalent direct à AIA § 102(b)(2)(C).

II. Tableau comparatif

III. Cadre américain : partir du texte AIA, replacer les affaires pré-AIA dans leur contexte

Pour les demandes actuelles soumises à l’AIA, il faut partir de la loi. Le § 102(a)(2) prévoit qu’une personne n’a pas droit à un brevet si l’invention revendiquée est décrite dans un brevet délivré selon § 151 ou une demande publiée ou réputée publiée selon § 122(b), qui désigne un autre inventeur et a été effectivement déposée avant la date de dépôt effective de l’invention revendiquée. 35 U.S.C. § 102(a)(2). L’USPTO regroupe ces documents sous « U.S. patent documents » : brevets américains, publications de demandes américaines et certaines demandes PCT publiées par l’OMPI. MPEP § 2154.01.

La publication du document n’est pas sa date déterminante d’opposabilité. Il doit bien sûr être devenu un brevet ou une demande publiée pour être opposé normalement, mais la loi demande s’il a été effectivement déposé avant la date de dépôt effective de l’invention revendiquée. 35 U.S.C. §§ 102(a)(2), 102(d). Selon le § 102(d), la date effective est la date de dépôt réelle ou, le cas échéant, celle d’une demande antérieure de priorité ou de bénéfice décrivant l’objet invoqué. 35 U.S.C. § 102(d); MPEP § 2154.01(b).

Cette règle AIA diffère sensiblement de § 102(e) pré-AIA. Sous le régime pré-AIA, Hilmer posait pour principe que la priorité étrangère ne fournissait généralement pas la date d’opposabilité selon § 102(e) d’un brevet américain. In re Hilmer, 359 F.2d 859, 878–79 (C.C.P.A. 1966). Selon AIA § 102(d), l’USPTO retient au contraire la date de dépôt de la première demande de priorité ou de bénéfice décrivant l’objet invoqué, y compris une demande étrangère ou internationale. 35 U.S.C. § 102(d); MPEP § 2154.01(b). Hilmer reste donc un repère historique, mais non la règle applicable aux demandes AIA.

La condition « désigne un autre inventeur » est une limite pratique importante, à ne pas lire trop étroitement. Selon l’USPTO, toute différence dans l’ensemble des inventeurs du document antérieur et de la demande ultérieure suffit. MPEP § 2154.01(c). Si les deux désignent des co-inventeurs, une seule différence entre leurs listes suffit ; un chevauchement n’exclut pas l’opposabilité selon § 102(a)(2) sans exception de § 102(b)(2). Id. Les anciennes affaires pré-AIA relatives à « by another », comme In re Land, 368 F.2d 866, 877–79 (C.C.P.A. 1966), restent utiles historiquement ; l’analyse AIA actuelle dépend toutefois de « names another inventor » et des indications USPTO de MPEP § 2154.01(c).

Le fondement historique américain des antériorités secrètes est Alexander Milburn Co. v. Davis-Bournonville Co., 270 U.S. 390 (1926). Milburn n’est pas le texte AIA applicable, mais explique pourquoi une publication tardive par l’Office ne devrait pas permettre au second déposant de breveter un objet déjà décrit dans une demande antérieure. Id. at 399–401. Dans Milburn, la Cour suprême a jugé qu’une demande antérieure pouvait faire obstacle à un brevet ultérieur si elle décrivait suffisamment l’invention revendiquée ensuite, même si elle avait abouti à un brevet plus tard et ne revendiquait pas cet objet. Id.

Le fondement pré-AIA du caractère évident est Hazeltine Research, Inc. v. Brenner, 382 U.S. 252 (1965). La Cour suprême y a jugé qu’une demande antérieure, en instance lors du dépôt ultérieur, pouvait être opposable pour le caractère évident selon § 103. Id. at 254–56. Bien que Hazeltine soit antérieur à l’AIA, son enseignement pratique subsiste : les documents de § 102(a)(2) font partie de l’état de la technique américain et peuvent servir à l’analyse du caractère évident selon § 103. Voir 35 U.S.C. §§ 102(a)(2), 103; MPEP § 717.01(a).

Il faut aussi préciser le contexte des affaires pré-AIA de priorité. Dans Dynamic Drinkware, LLC v. National Graphics, Inc., le Federal Circuit a jugé, sous § 102(e) pré-AIA, qu’un brevet opposé ne bénéficiait de la date provisoire que si la demande provisoire étayait, dans sa description écrite, les revendications de ce brevet. 800 F.3d 1375, 1378–82 (Fed. Cir. 2015). Dans In re Riggs, le Federal Circuit a ajouté que, pour utiliser cette date dans un rejet pré-AIA selon § 102(e), les passages précis invoqués comme antériorité devaient aussi trouver un fondement dans la description de la demande provisoire. 131 F.4th 1377, 1384–85 (Fed. Cir. 2025). Ces affaires pré-AIA présentent une logique de priorité propre à chaque objet qui rejoint l’analyse de § 102(d), mais l’analyse légale doit commencer par le texte AIA.

Lynk Labs doit être compris dans ses limites. Ce n’est pas une décision sur AIA § 102(a)(2) : l’affaire concernait § 102(e)(1) pré-AIA dans une procédure IPR. Lynk Labs, Inc. v. Samsung Elecs. Co., 125 F.4th 1120, 1124–26 (Fed. Cir. 2025), cert. denied, No. 25-308 (U.S. Mar. 9, 2026). Son intérêt est que le Federal Circuit y a jugé une demande publiée opposable à sa date de dépôt, même avant son accessibilité au public par publication ultérieure. Id. at 1130–33. Cela renforce l’idée d’une antériorité secrète devenant opposable, mais ne constitue pas une interprétation directe d’AIA § 102(a)(2).

IV. Exceptions américaines : effet étendu, tempéraments légaux

La portée d’AIA § 102(a)(2) est tempérée par § 102(b)(2). La première exception écarte l’objet obtenu directement ou indirectement de l’inventeur ou d’un co-inventeur. 35 U.S.C. § 102(b)(2)(A). Cette exception d’origine chez l’inventeur est souvent invoquée par déclaration selon 37 C.F.R. § 1.130(a). Voir MPEP §§ 717.01(a), 2155.01.

La deuxième écarte l’objet publiquement divulgué par l’inventeur, un co-inventeur ou quelqu’un l’ayant obtenu d’eux, avant la date de dépôt effective du document intermédiaire selon § 102(a)(2). 35 U.S.C. § 102(b)(2)(B). L’arrêt du Federal Circuit dans Sanho Corp. v. Kaijet Technology International Ltd. met en garde. 108 F.4th 1376 (Fed. Cir. 2024). La cour a jugé qu’une vente privée ne divulguait pas publiquement l’objet au sens de § 102(b)(2)(B), même sans accord de confidentialité. Id. at 1383–86. Il faut une véritable divulgation publique de l’objet, pas seulement une transaction commerciale émanant de l’inventeur.

La troisième exception concerne l’appartenance au même titulaire. Le § 102(b)(2)(C) exclut l’objet autrement opposable selon § 102(a)(2) si, au plus tard à la date de dépôt effective de l’invention revendiquée, l’objet divulgué et cette invention appartenaient à la même personne ou devaient lui être cédés. 35 U.S.C. § 102(b)(2)(C). Le § 102(c) étend un traitement apparenté à certains accords de recherche conjointe. 35 U.S.C. § 102(c). L’USPTO précise qu’un dépôt approprié sur l’identité de titulaire ou l’accord de recherche peut écarter l’objet selon § 102(a)(2), même pour un rejet de nouveauté ou de caractère évident. MPEP § 717.02(a).

Cette exception n’est pas une solution universelle. Elle ne concerne que les divulgations opposées selon § 102(a)(2), pas l’état de la technique public selon § 102(a)(1). 35 U.S.C. § 102(b)(2)(C); MPEP § 717.02(a). Elle ne résout pas non plus le double brevetage. MPEP § 717.02(a). Une demande antérieure du même titulaire peut cesser d’être opposable selon § 102(a)(2), mais nécessiter encore une analyse de double brevetage légal ou jurisprudentiel et, si approprié, un terminal disclaimer.

V. Cadre OEB : l’article 54(3) limité à la nouveauté

L’article 54 CBE distingue l’état de la technique public des demandes européennes antérieures encore secrètes. L’article 54(2) définit l’état de la technique ordinaire comme tout ce qui a été rendu public avant le dépôt européen. EPC art. 54(2). L’article 54(3) ajoute le contenu initial des demandes européennes dont le dépôt est antérieur à la date pertinente de la demande examinée et la publication intervient à cette date ou après. EPC art. 54(3).

L’article 56 CBE fixe la limite : les documents de l’article 54(3) ne comptent pas pour déterminer l’activité inventive. EPC art. 56. L’effet est donc plus étroit qu’aux États-Unis. Un document de l’article 54(3) peut détruire la nouveauté s’il divulgue directement et sans ambiguïté l’objet revendiqué, mais ne peut être combiné avec d’autres documents ni servir de point de départ à l’activité inventive.

Les chambres de recours ont confirmé la limitation stricte de l’article 54(3) à la nouveauté. Dans T 167/84, Fuel Injector Valve/Nissan, la chambre technique a jugé que le « contenu entier » d’une demande selon l’article 54(3) ne s’étend pas à des équivalents non divulgués. T 167/84, Fuel Injector Valve/Nissan, 1987 O.J. E.P.O. 369. Cela découle de la structure de la CBE : les documents de l’article 54(3) étant exclus de l’activité inventive, leur effet ne devrait pas être élargi par équivalence ou raisonnement d’évidence. Id.

Le « contenu » pertinent est celui de la demande européenne telle que déposée. EPO Guidelines for Examination G-IV, 5.1 (2026). Il comprend description, dessins et revendications, mais pas le document de priorité lui-même ni l’abrégé. Id. Le document de priorité sert seulement à déterminer si la demande antérieure bénéficie de la date de priorité invoquée pour la divulgation pertinente.

VI. La priorité, enjeu central à l’OEB

L’article 54(3) dépendant des dates de dépôt et de priorité, cette dernière est souvent décisive. La décision de référence est G 2/98, où la Grande Chambre a jugé que la priorité de la « même invention » n’est reconnue que si l’homme du métier peut déduire directement et sans ambiguïté l’objet revendiqué de l’ensemble de la demande de priorité, avec ses connaissances générales. G 2/98, Requirement for Claiming Priority of the “Same Invention,” 2001 O.J. E.P.O. 413.

Ce critère s’applique des deux côtés d’un débat selon l’article 54(3). La demande ultérieure peut avoir besoin de la priorité pour obtenir une date antérieure à celle du document publié opposé. Ce dernier peut aussi avoir besoin de sa priorité pour être un dépôt antérieur à la revendication contestée. Si la priorité échoue pour l’un mais pas pour l’autre, l’asymétrie peut déterminer l’issue.

G 1/15 est important pour limiter certaines autocollisions. La Grande Chambre y a jugé qu’une priorité partielle ne peut être refusée pour une revendication générique « OU » (OR) si l’objet alternatif pertinent est divulgué directement ou implicitement, sans ambiguïté et de façon suffisante pour être exécuté, dans le document de priorité. G 1/15, Partial Priority (Enlarged Bd. App. Nov. 29, 2016). La priorité partielle peut ainsi empêcher le propre dépôt antérieur ou une publication de la famille de priorité du déposant de détruire la nouveauté d’un objet bénéficiant valablement de cette priorité.

Le droit de revendiquer la priorité a lui aussi été précisé. Dans G 1/22 et G 2/22, la Grande Chambre a jugé l’OEB compétent pour apprécier le droit d’une partie à la priorité, tout en reconnaissant une présomption réfragable en faveur du déposant qui la revendique. G 1/22 & G 2/22, Entitlement to Priority, 2024 O.J. E.P.O. A50. Ces décisions comptent particulièrement dans les chaînes PCT-EP où le déposant de priorité et le déposant ultérieur diffèrent.

VII. Euro-PCT : des faits similaires, des conditions d’opposabilité différentes

Les dépôts PCT ajoutent une divergence. Aux États-Unis, la pratique AIA actuelle traite une publication OMPI d’une demande PCT désignant les États-Unis comme une publication américaine selon § 102(a)(2), quels que soient la date internationale, la langue de publication et l’entrée ou non en phase nationale américaine. 35 U.S.C. §§ 102(a)(2), 374; MPEP § 2154.01(a).

Le régime OEB est plus conditionnel. Une demande PCT désignant l’Europe ne devient opposable selon l’article 54(3) que si les conditions CBE sont remplies. La règle 165, lue avec l’article 153(5), donne le cadre. EPC art. 153(5); EPC r. 165. Selon les directives OEB de 2026, pour inclure la demande dans l’état de la technique de l’article 54(3), la taxe de la règle 159(1)(c) doit avoir été acquittée et une traduction selon la règle 159(1)(a) fournie si le Bureau international n’a pas publié dans une langue officielle de l’OEB. EPO Guidelines for Examination A-XIII, 9.1.3 (2026). Il n’est toutefois pas nécessaire que toutes les conditions minimales d’entrée en phase européenne soient remplies pour traiter l’Euro-PCT comme une demande européenne conflictuelle. Id.

En pratique, le conseil américain ne devrait pas supposer que l’effet Euro-PCT selon l’article 54(3) suit automatiquement la publication OMPI. Le conseil européen ne devrait pas supposer que § 102(a)(2) américain exige l’entrée en phase nationale.

VIII. Disclaimers à l’OEB et autocollisions d’un même titulaire

Faute d’exception d’identité de titulaire à l’article 54(3) CBE, il faut résoudre les autocollisions par la priorité, la rédaction, les modifications de nouveauté ou les disclaimers. Ceux-ci ne sont donc pas qu’un outil de délivrance : ils révèlent le refus de régler les problèmes de l’article 54(3) concernant un même titulaire par des règles de propriété.

La jurisprudence de la Grande Chambre sur les disclaimers n’autorise qu’une réponse encadrée. Dans G 1/03, elle a jugé qu’un disclaimer non divulgué peut être admis pour rétablir la nouveauté face à l’article 54(3), seulement s’il n’exclut pas plus que nécessaire et n’apporte aucune contribution technique à l’objet revendiqué. G 1/03, Disclaimer/PPG, 2004 O.J. E.P.O. 413. Dans G 1/16, la Grande Chambre a réaffirmé le cadre particulier de G 1/03 pour les disclaimers non divulgués, en soulignant leurs strictes limites en matière d’ajout d’éléments nouveaux. G 1/16, Disclaimer III, 2018 O.J. E.P.O. A70.

Les décisions récentes montrent les limites de cette voie. Dans T 88/21, Glass Article/Corning, la chambre a traité une autocollision du même déposant où la priorité n’était pas valable pour toute la portée de la revendication et où un disclaimer non divulgué fondé sur sa propre divulgation antérieure n’a pas été admis. T 88/21, Glass Article/Corning (Tech. Bd. App. Nov. 15, 2022). Dans T 1946/19, Memory Lock/CLEVX, la chambre a constaté le défaut de nouveauté parce que la priorité échouait pour la revendication mais restait valable pour l’objet pertinent du document de l’article 54(3). T 1946/19, Memory Lock/CLEVX (Tech. Bd. App. Nov. 9, 2023). Ces décisions montrent que l’application de l’article 54(3) tient souvent moins à la propriété qu’au détail du fondement de priorité.

IX. Conséquences pour les portefeuilles mondiaux

La règle américaine est plus dangereuse sur un plan et plus souple sur un autre : un document selon § 102(a)(2) peut servir au caractère évident selon § 103. Voir 35 U.S.C. §§ 102(a)(2), 103; Hazeltine, 382 U.S. at 254–56. Mais § 102(b)(2) peut écarter de § 102(a)(2) les divulgations issues de l’inventeur, ses divulgations publiques antérieures et celles relevant d’un même titulaire. 35 U.S.C. § 102(b)(2).

Le régime OEB est plus étroit, car l’article 54(3) ne concerne que la nouveauté. EPC art. 56. Mais il peut être plus sévère pour les portefeuilles d’un même titulaire, faute d’équivalent CBE à § 102(b)(2)(C). Une demande EP antérieure du même groupe de sociétés peut être une antériorité de l’article 54(3) destructrice de nouveauté contre une demande EP ultérieure si les conditions légales sont réunies et si la priorité ne protège pas la revendication.

Pour la procédure américaine, la vérification devrait porter sur l’admissibilité du document américain, la date effective propre à l’objet selon § 102(d), la condition d’un autre inventeur, les exceptions de § 102(b)(2) et, séparément, le double brevetage. Voir 35 U.S.C. §§ 102(a)(2), 102(b)(2), 102(d), 103; MPEP §§ 2154.01, 717.02(a).

À l’OEB, la vérification devrait être différente : demande EP ou Euro-PCT admissible, date de publication, priorité tant de la revendication que du document, divulgation directe et non ambiguë de l’objet, et modification ciblée ou disclaimer admissible. Voir EPC arts. 54(3), 56, 89; EPO Guidelines G-IV, 5.1; EPO Guidelines A-XIII, 9.1.3.

X. Conclusion

Ces demandes antérieures publiées ultérieurement ont une place singulière. Secrètes au dépôt ultérieur, elles peuvent devenir opposables à leur publication. Les systèmes américain et européen partagent ce principe mais l’appliquent différemment.

Le système américain intègre les dépôts secrets à l’état de la technique général puis en atténue la rigueur par des exceptions légales. La CBE limite au contraire leur effet à la nouveauté sans exception de propriété contre l’autocollision. Cette différence explique les stratégies différentes à l’USPTO et à l’OEB pour une même chronologie.

Aux États-Unis, l’analyse AIA commence par §§ 102(a)(2) et 102(d), non par les affaires pré-AIA. Celles-ci restent utiles, mais avec un rôle doctrinal limité et dépendant du contexte. Milburn fournit la justification historique des antériorités secrètes. Hazeltine fournit le principe historique du caractère évident. Dynamic Drinkware, Riggs, et Lynk Labs éclairent les questions pré-AIA de priorité et de publication, mais l’analyse AIA part de la loi et des indications actuelles de l’USPTO.

À l’OEB, l’article 54(3) est limité à la nouveauté. L’article 56 exclut les documents de l’article 54(3) de l’activité inventive, et des décisions comme T 167/84 confirment que la règle ne devrait pas être élargie aux équivalents ou par un raisonnement d’évidence. Mais cette portée plus étroite de la CBE laisse moins d’issues : pas d’exception américaine d’identité de titulaire. La priorité, la divulgation directe et non ambiguë et des disclaimers soigneusement limités remplissent ce rôle.

Pour une stratégie mondiale, la leçon est simple. Aux États-Unis, vérifier le document, sa date de dépôt effective propre à l’objet, la désignation d’un autre inventeur et les exceptions AIA. En Europe, vérifier la divulgation directe et non ambiguë par l’EP ou l’Euro-PCT antérieure, l’effet de la priorité et la possibilité de modifier la revendication ou d’en exclure un objet par disclaimer sans ajouter d’éléments nouveaux.