Résumé : Cet article explique pourquoi répondre à une notification de l’Office en ex parte reexamination exige une stratégie différente de celle de l’examen ordinaire. Le déposant cherche généralement à obtenir une portée commercialement utile et dispose parfois de souplesse grâce aux modifications, aux RCE ou aux continuations. En réexamen, le titulaire défend des droits délivrés, souvent parallèlement à un contentieux, et doit considérer la première réponse non finale comme un dossier de fond essentiel pour l’acceptation, le recours et la défense ultérieure des droits. Il devrait présenter tôt tous les arguments disponibles, défendre séparément les revendications dépendantes importantes pour préserver ses replis en recours et éviter les modifications réflexes : des revendications modifiées ou nouvelles peuvent avoir des conséquences sur les droits intermédiaires, les dommages-intérêts, la contrefaçon et l’interprétation. Les conseils du contentieux et du réexamen doivent aussi se coordonner avant toute position restrictive. Même les arguments ne créant pas de droits intermédiaires légaux selon Marine Polymer peuvent influencer l’interprétation, la renonciation de portée et la stratégie contentieuse. Enfin, les recours issus de la Central Reexamination Unit (CRU) étant traités avec une célérité particulière, ils doivent affiner un dossier constitué devant l’examinateur, non tenter de le créer pour la première fois.
I. Introduction
À première vue, une réponse à une notification en ex parte reexamination paraît familière à tout praticien de la délivrance. Le titulaire reçoit la notification, analyse les rejets, envisage des modifications, prépare ses observations et, si nécessaire, saisit le Patent Trial and Appeal Board. Ces mécanismes ressemblent à l’examen d’une demande pendante. La ressemblance est pourtant trompeuse. Dans l’examen ordinaire, le déposant cherche à obtenir un brevet ; en réexamen, le titulaire cherche à préserver un brevet déjà délivré, souvent invoqué devant un tribunal de district ou utilisé dans une négociation de licence.
Cette différence change toute la stratégie de réponse. L’examen ordinaire permet souvent une démarche itérative. La réponse de réexamen doit être défensive, attentive au dossier et au recours et, en présence d’un contentieux, généralement réticente aux modifications. Le titulaire devrait considérer la première réponse non finale comme sa principale occasion de présenter tous les arguments d’interprétation, toutes les distinctions par rapport aux antériorités, tous les replis sur revendications dépendantes et toutes les preuves disponibles. See 37 C.F.R. § 1.111(b), (c); MPEP § 2271; MPEP § 2272.
II. Une situation procédurale et un objectif différents
L’examen ordinaire concerne une demande pendante. Le déposant ne possède pas encore de droits de brevet opposables et cherche généralement une portée commercialement utile. Il peut répondre à une notification non finale par des arguments, des modifications, des preuves ou une combinaison de ces moyens. See 37 C.F.R. § 1.111. Si l’examen se clôt ensuite, il peut souvent déposer une request for continued examination, poursuivre par continuation ou continuer autrement à façonner ses revendications. See 37 C.F.R. § 1.114(a), (c), (d).
L’ex parte reexamination est différente : elle concerne un brevet délivré. Sous réserve des dispositions d’estoppel de l’AIA applicables, « any person » peut en demander l’ouverture pendant la période d’opposabilité du brevet, sur la base d’antériorités citées selon 35 U.S.C. § 301. See 35 U.S.C. § 302. Le Director doit déterminer dans les trois mois suivant la requête si celle-ci soulève une question substantielle nouvelle de brevetabilité. 35 U.S.C. § 303(a).
Une fois ordonné, le réexamen n’est pas une simple reprise de l’examen ordinaire. C’est une procédure de validité après délivrance, interne à l’USPTO, généralement traitée par la Central Reexamination Unit et soumise à l’exigence légale de « special dispatch ». See 35 U.S.C. § 305; MPEP § 2236; MPEP § 2261. Cette exigence vise expressément « any appeal to the Patent Trial and Appeal Board ». 35 U.S.C. § 305.
L’objectif du client change aussi. Dans l’examen ordinaire, il s’agit d’obtenir une portée acceptable ; en réexamen, de préserver une portée opposable. Cette distinction compte surtout en contentieux. Une revendication ne survivant qu’après modification peut avoir moins de valeur qu’une dépendante plus étroite survivant telle que délivrée. La stratégie doit donc commencer par une question simple mais importante : le titulaire cherche-t-il à obtenir des revendications ou à préserver celles qui permettent de réclamer des dommages-intérêts ?
III. Un réexamen plus étroit, mais des enjeux tout aussi importants
L’examen ordinaire peut porter sur toute la gamme des questions de brevetabilité et de forme : nouveauté, évidence, éligibilité, description écrite, suffisance de mise en œuvre, indétermination, double brevetabilité, restriction, dessins, qualité d’inventeur et divulgation d’informations.
À l’inverse, l’ex parte reexamination ordonnée selon 35 U.S.C. § 304 se concentre principalement sur les brevets et publications imprimées. Selon le MPEP, les revendications y sont examinées sur ces bases, et les questions du § 112 ne concernent que les nouvelles revendications ou la matière modifiée. 37 C.F.R. § 1.552(a); MPEP § 2258. Le réexamen est donc plus étroit que l’examen ordinaire, mais les enjeux sont souvent supérieurs, les revendications constituant déjà des droits de propriété opposables.
Cette portée plus étroite doit orienter la réponse. Celle-ci ne doit pas devenir une dissertation générale sur l’invention, mais rester liée à la question substantielle nouvelle justifiant le réexamen et aux brevets et publications précis appliqués par l’examinateur. En présence d’un contentieux, des caractérisations inutiles de « the invention » peuvent ensuite être invoquées en matière d’interprétation, de non-contrefaçon, de renonciation de portée ou de dommages-intérêts. Les meilleures réponses sont donc souvent plus ciblées, rigoureuses et propres aux revendications que les réponses d’examen ordinaires.
IV. La réponse non finale est l’étape principale
La différence pratique la plus importante est le calendrier. En examen ordinaire, le déposant peut conserver une véritable marge procédurale après sa réponse non finale : nouvelle notification non finale, RCE après rejet final, continuation ou affinage progressif des revendications. See 37 C.F.R. § 1.114.
L’ex parte reexamination comporte aussi une déclaration du titulaire après ordonnance, à ne pas confondre avec la réponse ultérieure à une notification. Après l’ordonnance, le titulaire peut déposer une déclaration, y compris des modifications restrictives proposées, dans le délai fixé par l’Office. See 37 C.F.R. § 1.530; MPEP § 2249. Il peut aussi y renoncer, permettant une progression plus directe vers la première notification. See MPEP § 2249. Dans tous les cas, une fois la notification émise, la réponse doit tenir compte des contraintes propres au réexamen.
Le titulaire ne doit pas compter sur la souplesse de l’examen ordinaire. Selon MPEP § 2271, sa déclaration et sa réponse à la première notification « should completely respond to and/or amend with a view to avoiding all outstanding grounds of rejection » ; la deuxième notification suivant l’ordonnance sera généralement finale. MPEP § 2271.
Après le rejet final, sa position se restreint nettement. MPEP § 2272 précise que l’examen devant l’examinateur est destiné à s’achever avec la notification finale ; une fois admis un rejet final non prématuré, le titulaire n’a plus droit à une poursuite illimitée. MPEP § 2272. Cette même section souligne qu’en réexamen il n’est possible ni de redéposer selon 37 C.F.R. § 1.53, ni de déposer une RCE selon 37 C.F.R. § 1.114. Id.; see also 37 C.F.R. § 1.114(e)(6).
Cela impose une autre discipline rédactionnelle. La réponse non finale doit être considérée moins comme l’ouverture d’une négociation que comme le fondement de l’acceptation, de la pratique après rejet final, du recours et de la défense ultérieure des droits. Elle doit traiter chaque motif de rejet, identifier chaque revendication ou groupe défendu, exposer les distinctions brevetables par rapport aux références et joindre les preuves disponibles. See 37 C.F.R. § 1.111(b), (c); MPEP § 2266; MPEP § 2272.
Ce n’est pas seulement une bonne pratique rédactionnelle : il s’agit de préserver les moyens. Section 1.111 exige que le déposant ou titulaire relève « distinctly and specifically » les erreurs supposées de l’examinateur, réponde à chaque objection et motif de rejet et présente les distinctions précises censées rendre les revendications brevetables au regard des références. 37 C.F.R. § 1.111(b), (c). Une affirmation générale de brevetabilité ne suffit pas. Id.
V. Défendre les revendications dépendantes comme des atouts à préserver en recours
Dans l’examen ordinaire, les revendications dépendantes sont souvent traitées sommairement. La réponse peut se concentrer
sur les indépendantes, les dépendantes suivant leur sort sauf si une caractéristique particulière devient importante. Cette approche est risquée en réexamen.
Les dépendantes peuvent constituer le meilleur repli du titulaire. Leurs caractéristiques plus étroites peuvent éviter les antériorités tout en conservant le texte délivré. En contentieux, c’est crucial : une dépendante déjà délivrée peut préserver une portée opposable sans les problèmes de droits intermédiaires et de dommages-intérêts que peut créer la modification d’une indépendante.
Il faut donc défendre séparément les dépendantes importantes dans la réponse non finale. Dire simplement « the dependent claims are patentable for at least the same reasons as the independent claims » peut convenir si aucun point distinct n’est recherché, mais préserve peu le repli. Une réponse plus forte identifie la caractéristique dépendante précise, explique où les références de l’examinateur ne la divulguent ni ne la suggèrent et rattache l’argument au motif de rejet exact.
Cette approche compte aussi en recours. Selon 37 C.F.R. § 41.37(c)(1)(iv), chaque motif contesté doit être défendu sous une rubrique distincte, et les revendications soumises au même motif peuvent l’être séparément, en groupe ou en sous-groupes. Pour un groupe ou sous-groupe, le Board peut choisir une seule revendication représentative et décider du rejet pour tout le groupe sur cette seule base. 37 C.F.R. § 41.37(c)(1)(iv). Ne pas défendre séparément les revendications regroupées emporte renonciation à exiger une analyse distincte de leur brevetabilité. Id.; MPEP § 1205; In re McDaniel, 293 F.3d 1379, 1384, 63 U.S.P.Q.2d 1462, 1465–66 (Fed. Cir. 2002).
La leçon est directe : si une dépendante importe, défendez-la séparément devant l’examinateur et reprenez cet argument distinct dans le mémoire de recours. Une revendication jamais défendue distinctement peut ne pas constituer un véritable repli en appel. En réexamen parallèle à un contentieux, ces dépendantes peuvent être la meilleure assurance du titulaire.
VI. Les modifications restent disponibles, mais sont souvent impraticables au contentieux
En examen ordinaire, la modification est un outil habituel : limiter pour éviter des antériorités, ajouter des caractéristiques correspondant au produit commercial, réécrire des dépendantes sous forme indépendante ou poursuivre d’autres revendications par continuation. C’est souvent une simple étape vers l’acceptation.
En ex parte reexamination, la modification est permise mais fortement encadrée. Section 305 autorise les modifications et nouvelles revendications distinguant l’invention des antériorités citées, sans qu’aucune puisse élargir la portée d’une revendication du brevet. 35 U.S.C. § 305; see also 37 C.F.R. § 1.552(b); MPEP § 2258.
En présence d’un contentieux, il faut toutefois généralement considérer que modifier n’est pas une option normale. Cela peut sauver la validité en dernier ressort, mais reste rarement neutre pour le procès. Une limitation peut changer l’analyse de contrefaçon, affaiblir les interprétations antérieures, créer de nouveaux arguments de non-contrefaçon, compliquer les rapports d’experts, modifier le rapport de force transactionnel et susciter des défenses de droits intermédiaires. La question n’est pas seulement la brevetabilité de la revendication modifiée, mais son utilité persistante dans l’affaire.
Les droits intermédiaires légaux sont centraux. Section 307(b) dispose que toute revendication nouvelle ou modifiée jugée brevetable et incorporée après réexamen produit les effets de 35 U.S.C. § 252 pour les brevets réémis. 35 U.S.C. § 307(b). Section 252 ne préserve la continuité que dans la mesure où les revendications initiales et réémises sont « substantially identical ». Sinon, elle protège les personnes ayant fabriqué, acheté, offert à la vente, utilisé ou importé les articles contestés, ou engagé des préparatifs substantiels avant la réémission. 35 U.S.C. § 252.
Le Federal Circuit a appliqué ces principes au réexamen. Dans Bloom Engineering, il a expliqué que, sauf identité d’une revendication accordée ou confirmée après réexamen avec une revendication initiale, le brevet ne peut être opposé aux actes de contrefaçon antérieurs au certificat. « identical » signifie absence de modification substantielle, non nécessairement identité mot pour mot. Bloom Eng’g Co. v. N. Am. Mfg. Co., 129 F.3d 1247, 1250 (Fed. Cir. 1997).
C’est pourquoi modifier peut coûter si cher dans un réexamen lié à un contentieux. Le titulaire peut obtenir de l’USPTO une revendication modifiée brevetable tout en perdant des dommages-intérêts passés importants pour cette version. Il peut aussi fournir au défendeur un nouvel argument de changement substantiel de portée. La modification peut ainsi résoudre le problème de l’Office tout en créant un problème contentieux.
Il ne faut pas exagérer ce constat. Certaines modifications sont inévitables ; d’autres préservent des droits futurs précieux. Réécrire une dépendante délivrée sous forme indépendante sans autre changement ne modifie pas nécessairement sa portée. See Bloom Eng’g, 129 F.3d at 1250. Mais, en règle pratique, tout projet de modification en présence d’un contentieux actif doit être apprécié à la fois comme dépôt à l’USPTO et comme acte contentieux.
VII. Les dépendantes existantes sont souvent préférables à de nouvelles modifications
Les modifications pouvant soulever des difficultés de droits intermédiaires et de positions contentieuses, les dépendantes existantes deviennent souvent le repli privilégié. Si l’une contient déjà la limitation nécessaire pour distinguer les antériorités, le titulaire peut parfois la défendre telle que délivrée, sans changer son texte. Cela peut valoir bien davantage que d’ajouter cette même limitation à une indépendante.
C’est là que convergent stratégies d’examen et de contentieux. La réponse doit identifier les dépendantes dont une lecture commercialement utile couvre encore les produits contestés, puis les défendre séparément selon leurs propres caractéristiques, et non comme de simples annexes aux indépendantes. L’objectif est de convaincre l’examinateur, mais aussi de préserver un dossier net pour le recours et la défense des droits.
Par exemple, au lieu d’écrire « Claims 2–10 are patentable for at least the reasons discussed with respect to claim 1 », la réponse devrait être plus concrète :
« Même si l’Office maintient le rejet de la revendication 1, la revendication 4 est séparément brevetable, car les références appliquées ne divulguent ni ne suggèrent [caractéristique dépendante précise]. La notification cite [passage de la référence] pour la caractéristique plus large de la revendication 1, mais n’identifie, et ne peut identifier, aucun enseignement de [caractéristique dépendante] agencée comme l’exige la revendication 4. »
Cette argumentation remplit trois fonctions : elle donne à l’examinateur une raison propre à la revendication de retirer le rejet, au Board une question distinctement préservée en appel et à l’équipe contentieuse une revendication délivrée plus étroite susceptible de survivre sans modification.
VIII. La coordination contentieuse doit précéder toute position restrictive
Une réponse concernant un brevet en litige ne doit pas être rédigée dans un silo. Les positions prises devant la Central Reexamination Unit (CRU) peuvent affecter les allégations de contrefaçon, les positions Markman, les rapports d’experts, les théories de dommages-intérêts, les demandes de suspension ou d’injonction, la négociation et les recours. Le MPEP reconnaît ce chevauchement : les requêtes sont souvent déposées pendant un contentieux parallèle ; si le brevet en réexamen est ou devient litigieux, le Director détermine s’il faut suspendre le réexamen. 37 C.F.R. § 1.565(b); MPEP § 2286.
Le chevauchement est particulièrement important pour l’interprétation. MPEP § 2258 prescrit aux examinateurs de prendre acte de l’interprétation d’un terme contesté par une juridiction fédérale dans un litige connexe, puis d’apprécier sa cohérence avec l’interprétation raisonnable la plus large. Les déclarations écrites du titulaire devant un tribunal ou l’Office sur la portée peuvent aussi être prises en compte pour déterminer le sens d’une revendication en réexamen. 35 U.S.C. § 301(a)(2); 37 C.F.R. § 1.552(d); MPEP § 2258.
Marine Polymer montre pourquoi cette coordination est essentielle. Le titulaire avait obtenu du tribunal de district une interprétation de « biocompatible » exigeant « low variability, high purity, and no detectable biological reactivity ». En réexamen, l’examinateur a d’abord retenu une interprétation plus large, fondée en partie sur des dépendantes autorisant une réactivité légère ou faible. Marine Polymer a annulé ces dépendantes et demandé l’interprétation plus étroite du tribunal. Après ces annulations, l’examinateur a retiré les rejets et confirmé les revendications restantes. Marine Polymer Techs., Inc. v. HemCon, Inc., 672 F.3d 1350, 1356–58 (Fed. Cir. 2012) (en banc).
Le Federal Circuit a rejeté l’argument de droits intermédiaires légaux de HemCon, car les revendications invoquées elles-mêmes n’avaient été ni modifiées ni nouvellement créées. Selon le § 307(b), la majorité a jugé cette condition préalable décisive. Id. at 1362–64. La cour a toutefois reconnu que les arguments et concessions pendant l’examen, y compris le réexamen, peuvent influer sur l’interprétation et la portée effective. Id. at 1363–65. La dissidence du juge Dyk souligne le risque pratique : bien que non déterminante, son opinion aurait traité les annulations et l’argumentation restrictive de Marine Polymer comme une limitation substantielle suffisante pour ouvrir des droits intermédiaires. Id. at 1372–78 (Dyk, J., dissenting).
Il faut donc entendre largement la notion de « narrowing position ». Elle comprend les modifications formelles, mais aussi l’annulation de revendications, l’adoption d’une interprétation judiciaire plus étroite, la distinction des antériorités par une caractérisation de « the invention », la renonciation à des modes de réalisation ou l’exclusion par un terme d’un objet pertinent pour la contrefaçon. Avant toute position de ce type, les conseils du réexamen et du contentieux doivent vérifier si les revendications sont invoquées, si les produits restent contrefaisants, si la position contredit Markman ou les expertises, si elle affecte dommages-intérêts ou injonctions et si des dépendantes existantes peuvent être défendues à la place.
La règle pratique est simple : dans un réexamen lié à un contentieux, chaque position restrictive doit être traitée comme dépôt à l’USPTO et comme acte contentieux. Marine Polymer limite les droits intermédiaires légaux aux revendications nouvelles ou modifiées, mais ne rend pas les arguments restrictifs neutres au procès.
IX. Le recours en réexamen n’est pas une remise à zéro au ralenti
Le recours est un autre domaine où examen ordinaire et réexamen se ressemblent sans fonctionner de même. Dans l’examen ordinaire, il peut être une voie parmi plusieurs : recours, réouverture par RCE, continuation ou stratégie de revendications modifiée.
En réexamen, le recours peut être la voie principale si modifier nuirait au contentieux. Le titulaire peut contester devant le Board le rejet final de l’examinateur ; le tiers requérant ne peut ni faire recours ni participer à celui du titulaire. 35 U.S.C. § 306; MPEP § 2273.
Puisque les procédures de réexamen, « including any appeal to the Patent Trial and Appeal Board », doivent être menées avec une célérité particulière, un recours issu de la CRU ne doit pas être vu comme une lente occasion de reconstruire l’affaire. 35 U.S.C. § 305; MPEP § 2261.
Le recours renforce aussi l’importance de préserver les dépendantes. Le mémoire doit expliquer l’erreur de l’examinateur pour chaque motif contesté ; les arguments ou sources non inclus y seront généralement refusés pour ce recours. 37 C.F.R. § 41.37(c)(1)(iv). Comme indiqué, les revendications regroupées peuvent suivre le sort de la représentative. Id.; MPEP § 1205.
Un bon mémoire de réexamen reprend donc la structure créée dans la réponse non finale. Il distingue les arguments des indépendantes, les replis sur dépendantes, les questions d’interprétation, les arguments probatoires et les points à préserver pour un contrôle ultérieur. Le mémoire affine le dossier ; il ne le crée pas pour la première fois.
X. Conclusion
Répondre à une notification dans l’examen ordinaire et en ex parte reexamination peut mobiliser des outils semblables, mais la situation stratégique est fondamentalement différente. L’un vise à obtenir des revendications ; l’autre à préserver des droits délivrés.
La différence est particulièrement nette en contentieux. La modification offre souvent une voie pratique vers l’acceptation en examen ordinaire ; en réexamen litigieux, elle peut préserver la brevetabilité en sacrifiant la couverture de la contrefaçon, les dommages-intérêts passés, l’interprétation soutenue ou le rapport de force transactionnel. Les revendications nouvelles et modifiées étant soumises au régime de droits intermédiaires du § 252, modifier doit être traité comme événement contentieux autant que procédural. See 35 U.S.C. §§ 252, 307(b); MPEP § 2293; Bloom Eng’g, 129 F.3d at 1250.
Les meilleures réponses tendent donc à privilégier l’argumentation, à éviter les modifications, à se concentrer sur les dépendantes et à anticiper le recours. Le conseil doit présenter tous les arguments disponibles dans la réponse non finale, défendre séparément les dépendantes importantes, produire tôt les preuves, coordonner toute position restrictive avec l’équipe contentieuse et se souvenir que les recours issus des réexamens de la CRU sont eux-mêmes traités avec une célérité particulière. La réponse ne doit pas seulement franchir l’examinateur : elle doit préserver le brevet, le recours et l’affaire.
