Résumé analytique: Cet article soutient que le titulaire confronté à un réexamen ex parte demandé par un tiers parallèlement à une action en contrefaçon devrait normalement renoncer à la déclaration facultative prévue par 35 U.S.C. § 304 après la décision d’ouverture. Déposer avant la première notification de l’Office oblige à répondre à des théories possibles avant qu’un rejet précis soit formulé, ouvre au requérant une possibilité légale d’affiner sa contestation et enrichit l’historique de délivrance, avec des effets possibles sur l’interprétation des revendications, la contrefaçon, la validité, les brevets connexes et même les procédures postérieures au jugement. Les décisions du Federal Circuit sur les procédures parallèles montrent que les déclarations visant à préserver la brevetabilité peuvent devenir des éléments intrinsèques déterminants, que l’examinateur les adopte ou non et qu’une juridiction constate finalement ou non une exclusion de portée. Renoncer organise toutefois la séquence des interventions sans abandonner la défense au fond : cela n’emporte pas nécessairement renonciation à contester, dans les formes requises, l’existence d’une question nouvelle substantielle de brevetabilité, ne dispense pas des divulgations obligatoires et n’empêche pas une réponse complète lorsque l’examinateur a développé sa position. Le dépôt devrait donc être réservé à une erreur précise ou à un événement judiciaire imminent procurant un avantage concret supérieur aux risques de réplique et de contentieux.
I. Introduction
Lorsqu’un brevet délivré est simultanément examiné par un tribunal fédéral de première instance et le U.S. Patent and Trademark Office, son titulaire ne gère pas deux litiges indépendants. Il constitue un dossier qui sera lu dans les deux instances. L’interprétation de certains termes peut déjà être contestée au procès, les prétentions en contrefaçon peuvent dépendre d’une interprétation précise et le défendeur peut rechercher des admissions à opposer au brevet. Parallèlement, l’USPTO a ordonné le réexamen ex parte, sans avoir encore formulé de rejet.
C’est dans ce contexte que 35 U.S.C. § 304 accorde au titulaire au moins deux mois pour déposer une déclaration sur la question nouvelle substantielle de brevetabilité identifiée dans la décision. Voir aussi 37 C.F.R. § 1.530(b)–(c). Déposer peut sembler la réponse naturelle à une attaque contre un brevet délivré. Le silence peut paraître passif au moment précis où le brevet semble le plus exposé.
Cette déclaration a pourtant un coût stratégique. Lorsqu’elle devient possible, le réexamen est déjà ordonné. Elle ne peut empêcher cette première étape, mais peut demander à l’examinateur de reconsidérer l’existence d’une question nouvelle substantielle de brevetabilité. S’il estime qu’aucune ne subsiste, la procédure peut être terminée ou la décision annulée, selon le cas. Manual of Patent Examining Procedure § 2246(II) (9th ed. Rev. 01.2024, Nov. 2024) [ci-après MPEP]. Lorsque la première notification rejette une revendication sur le fondement, total ou partiel, de l’antériorité sous-jacente à la question contestée, le titulaire peut normalement reprendre cette objection préalable dans sa réponse. 37 C.F.R. § 1.111(b); MPEP § 2246(II).
La question stratégique n’est donc pas de savoir si renoncer abandonne nécessairement l’objection préalable. Il faut déterminer s’il existe une raison concrète de la dévoiler avant tout rejet de l’examinateur, alors que le requérant conserve un droit légal de réplique. Le dépôt déclenche ce droit après communication des arguments du titulaire. 35 U.S.C. § 304; 37 C.F.R. § 1.535. Le titulaire offre ainsi à son adversaire un nouveau mémoire au fond, tout en inscrivant ses positions dans l’historique public de délivrance avant de connaître le rejet auquel il devra réellement répondre.
Ce choix est généralement défavorable lorsqu’une action en contrefaçon est pendante. La déclaration peut révéler comment le titulaire entend distinguer les antériorités, quelles interprétations comptent pour la contrefaçon, où des témoignages techniques seront nécessaires et quels défauts de la requête sont déterminants. La réplique peut alors renforcer la contestation. Les mêmes déclarations peuvent ensuite devenir des éléments intrinsèques dans des litiges d’interprétation, de non-contrefaçon, de nullité, d’exécution postérieure au jugement ou concernant des brevets connexes.
Cet article vise les réexamens ex parte demandés par des tiers parallèlement à un contentieux en contrefaçon, lorsque le titulaire défend les revendications délivrées telles quelles. Dans ce contexte, la meilleure démarche par défaut consiste généralement à préparer immédiatement la défense au fond, à renoncer à la déclaration facultative et à attendre la première notification de l’Office. Déposer devrait nécessiter un avantage concret supérieur au risque de réplique et au coût contentieux d’une pièce supplémentaire dans l’historique de délivrance.
II. La section 304 donne au requérant le dernier mémoire des parties avant la première notification
La section 304 paraît équilibrée. Après que l’USPTO a constaté une question nouvelle substantielle de brevetabilité, le titulaire dispose d’au moins deux mois pour déposer sa déclaration. S’il la dépose, le requérant a deux mois à compter de sa signification pour répliquer. 35 U.S.C. § 304. Chaque partie semble disposer d’un écrit supplémentaire.
Les positions ne sont pourtant pas symétriques. La décision expose le raisonnement préalable de l’examinateur : revendications et questions concernées, brevets ou publications imprimées invoqués et brève justification de chaque question nouvelle substantielle. MPEP § 2246. Elle ne rejette pas les revendications et n’engage pas l’Office sur une conclusion précise de défaut de nouveauté ou d’évidence. Le requérant a déjà choisi les antériorités, formulé les questions, identifié les revendications contestées et fourni une analyse élément par élément. Le titulaire n’a pas encore reçu de première notification précisant les motifs au fond repris par l’examinateur, les correspondances acceptées, son interprétation des termes contestés ou les faiblesses de la requête qu’il juge importantes.
Le dépôt de la déclaration change cette situation. Celle-ci doit expliquer clairement pourquoi les brevets ou publications imprimées cités, pris individuellement ou selon des combinaisons appropriées, ne détruisent pas la nouveauté des revendications et ne les rendent pas évidentes. 37 C.F.R. § 1.530(c); MPEP § 2249. Le requérant reçoit ainsi l’analyse du titulaire avant sa dernière intervention autorisée au fond.
La réplique autorisée dépasse une simple réponse aux termes employés par le titulaire. Selon les directives de l’USPTO, elle n’est pas limitée aux questions soulevées par sa déclaration : le requérant peut citer d’autres brevets ou publications imprimées, ou soulever d’autres questions relevant légalement du réexamen ex parte. MPEP § 2251. La réplique reste bornée par le champ légal de la procédure ; elle ne permet pas d’introduire des théories étrangères à celle-ci concernant l’éligibilité, la divulgation ou le comportement des parties. Dans l’examen autorisé de la nouveauté et de l’évidence, elle permet néanmoins d’améliorer la contestation après lecture de la défense.
Ces possibilités de correction sont concrètes. Si le titulaire identifie une limitation absente, le requérant peut rechercher une publication supplémentaire sur cette caractéristique. Si la justification de la combinaison est critiquée, il peut la reformuler ou retrouver un enseignement omis. Si la requête repose sur une interprétation trop large, il peut adopter une interprétation plus étroite et revoir les correspondances. Une réponse destinée à faire échec à la requête peut ainsi devenir une liste de points à renforcer.
Sans déclaration du titulaire, aucune réplique ni autre intervention du requérant n’est prise en compte à ce stade. 37 C.F.R. § 1.535; MPEP § 2251. Il continue de recevoir les notifications et les réponses signifiées du titulaire, mais devient normalement observateur plutôt qu’intervenant actif au fond. Il ne peut ni participer au recours du titulaire ni contester lui-même une conclusion de brevetabilité qui lui est défavorable. 37 C.F.R. § 1.550(g); MPEP §§ 2254, 2273.
Cette différence compte davantage en cas de contentieux parallèle, car le requérant peut être le défendeur en contrefaçon ou agir dans le même intérêt. La déclaration expose tôt et formellement la théorie de brevetabilité du titulaire, avant que l’interprétation des revendications, les mesures de communication de preuves d’experts ou le jugement sommaire soient éventuellement achevés. Même si les équipes contentieuse et de réexamen sont parfaitement coordonnées, elle révèle une information stratégique à un moment choisi par le requérant et active le mécanisme réglementaire lui permettant d’y répondre.
Le choix n’oppose donc pas la préparation au silence. Le titulaire devrait mener la même analyse rigoureuse que si la déclaration était obligatoire : tableau des revendications, examen des combinaisons invoquées, étude des antériorités, questions d’interprétation et preuves techniques nécessaires. Il faut distinguer préparation de la défense et divulgation prématurée. Une réponse interne peut être affinée après l’intervention de l’examinateur. Une déclaration déposée ne peut être retirée du dossier, et le requérant la reçoit alors qu’il dispose encore d’un droit légal de réplique.
III. L’ouverture est une décision préalable, pas un rejet
La volonté de répondre immédiatement repose souvent sur une prémisse erronée : l’ouverture du réexamen serait une conclusion défavorable de brevetabilité. Ce n’est pas le cas. La décision expose le raisonnement préalable de l’examinateur, sans formuler de rejet. Elle identifie les revendications et questions, les brevets ou publications cités et la justification de chaque question nouvelle substantielle, sans décider que les revendications sont non brevetables au regard des antériorités. MPEP § 2246.
Cette distinction devrait déterminer le moment de l’intervention du titulaire. La première notification expose la position développée de l’examinateur et devrait présenter les motifs assez complètement pour permettre une réponse ciblée. MPEP § 2262. Ce n’est qu’alors que le titulaire connaît les antériorités, correspondances, interprétations et raisonnements exigeant réellement une réponse.
Le titulaire peut demander de reconsidérer la question nouvelle substantielle dans sa déclaration facultative, mais aussi dans sa réponse à une notification si le rejet repose, entièrement ou partiellement, sur l’antériorité sous-jacente. Si l’examinateur estime qu’aucune question nouvelle substantielle ne subsiste, la procédure peut être terminée ou la décision annulée, selon le cas. Pour obtenir ensuite le contrôle du Board, le titulaire doit d’abord demander ce réexamen à l’examinateur, puis soulever séparément la question dans son mémoire de recours. 37 C.F.R. §§ 1.111(b), 1.530; MPEP §§ 2246(II), 2274(VI). Renoncer à la déclaration n’implique donc pas nécessairement d’abandonner cette objection préalable.
Une déclaration initiale précède nécessairement ces informations. Le titulaire peut réfuter une combinaison jamais reprise, contester une interprétation inutilisée ou proposer plusieurs arguments contre des théories hypothétiques. Chaque variante peut ajouter au dossier public une caractérisation de la revendication, de la description, des antériorités ou de l’invention alléguée, sans contribuer à résoudre un rejet réel.
Attendre ne fait pas perdre la défense au fond. Cela permet de viser la limitation absente, le raisonnement de combinaison défectueux ou la lacune probatoire qui compte. Le réexamen doit être conduit avec une célérité particulière, et le titulaire devrait profiter de l’intervalle pour préparer une procédure resserrée. 35 U.S.C. § 305; MPEP §§ 2260, 2271. Une préparation rapide n’exige toutefois pas une divulgation publique rapide.
Dans une procédure ordinaire de délivrance, répondre à une théorie jamais retenue est inefficace. Pendant un contentieux parallèle en contrefaçon, cela peut être directement préjudiciable. Les positions concernent parfois le libellé même que le tribunal interprète et les relations techniques que les parties appliquent au produit mis en cause. Attendre une véritable notification réduit les prises de position nécessaires, donc celles que l’on pourra ensuite présenter comme incohérentes.
IV. Les procédures parallèles ne sont pas des mondes séparés
Les affaires de réexamen parallèle du Federal Circuit montrent que les procédures administrative et judiciaire peuvent s’influencer directement. Dans Fresenius USA, Inc. v. Baxter International, Inc., Fresenius a demandé un réexamen ex parte en 2005 pendant un litige devant un tribunal fédéral de première instance concernant les mêmes revendications. Les deux procédures ont continué parallèlement au fil d’un verdict de jury, de plusieurs recours, de nouvelles procédures indemnitaires et d’une décision définitive de l’USPTO. L’affaire de contrefaçon n’étant pas encore définitivement tranchée, la décision définitive de l’USPTO constatant la non-brevetabilité des revendications invoquées a imposé le rejet des demandes en contrefaçon. 721 F.3d 1330, 1335–47 (Fed. Cir. 2013).
Fresenius ne décide pas si le titulaire devrait déposer une déclaration facultative au titre du § 304. Il montre pourquoi ce choix ne peut être une décision courante de procédure de délivrance dissociée de la stratégie contentieuse. Le tribunal et l’USPTO peuvent examiner des antériorités différentes, sur des dossiers différents et selon des calendriers différents. Le Federal Circuit a noté que les structures dont Fresenius n’avait pas prouvé la présence dans les antériorités produites au tribunal figuraient dans d’autres documents soumis à l’USPTO. Id. at 1332–36. Une position décisive dans une instance peut encore devoir être développée et préservée dans l’autre.
La leçon n’est pas de tout dire dès la première occasion. Il faut coordonner les procédures en distinguant la déclaration initiale facultative de la réponse obligatoire à un rejet réel. Renoncer devrait limiter le dossier public, sans réduire l’analyse interne. Une fois un motif identifié par l’examinateur, le titulaire doit présenter toutes les réponses importantes nécessaires pour préserver la brevetabilité et la cohérence de la défense contentieuse.
V. Le dossier de réexamen peut déterminer l’interprétation des revendications
Les décisions publiées dépendent rarement du fait que les mots déterminants figuraient dans la déclaration facultative, une réponse ultérieure, un mémoire de recours ou une déclaration de témoin. Aucune décision du Federal Circuit ne juge le dépôt d’une déclaration selon le § 1.530 catégoriquement inapproprié. Ces affaires établissent le principe plus large sur lequel repose la stratégie de renonciation : les déclarations du titulaire pendant le réexamen peuvent devenir des éléments intrinsèques et influer sur la portée et l’issue du contentieux en contrefaçon. Voir Krippelz v. Ford Motor Co., 667 F.3d 1261, 1266–68 (Fed. Cir. 2012). La déclaration facultative constitue donc un écrit supplémentaire, et évitable, susceptible de conséquences contentieuses.
L’exemple en appel le plus proche concernant une véritable Patent Owner’s Statement est LSI Industries, Inc. v. ImagePoint, Inc. Face à une action déclaratoire pendante et à une demande de jugement sommaire invoquant la nullité, le titulaire a demandé le réexamen. Le litige a été suspendu, l’USPTO a confirmé les revendications et la procédure a généré ce que le Federal Circuit a appelé un « volumineux historique de délivrance ». 279 F. App'x 964, 966–68 (Fed. Cir. 2008) (nonprecedential).
À la reprise du litige, l’adversaire a exploité ce dossier pour obtenir une interprétation restrictive. Le Federal Circuit a examiné la Patent Owner’s Statement et jugé que sa description générale des composants mâle et femelle ne constituait pas une exclusion claire de portée. D’autres arguments de réexamen définissaient toutefois clairement le « divider member » comme exigeant une liaison par encliquetage ; cette interprétation s’est étendue à trois brevets de continuation connexes utilisant le même terme. Id. at 968–71. Cette décision ne fait pas précédent, et la déclaration facultative n’a pas elle-même produit l’exclusion recherchée. La leçon pratique reste directe : une déclaration finalement jugée trop générale pour restreindre les revendications est néanmoins devenue une question d’appel, tandis que d’autres termes du réexamen ont affecté plusieurs brevets de la famille.
Krippelz fournit un avertissement plus net faisant précédent. Jacob Krippelz a poursuivi Ford en 1998 et demandé un réexamen ex parte environ un an plus tard, en identifiant expressément le litige et en soumettant les antériorités invoquées par Ford. L’USPTO a initialement rejeté la revendication invoquée, mais le Board l’a finalement confirmée après que Krippelz et son expert ont distingué la lumière diffuse du « faisceau » revendiqué et décrit une ampoule placée au foyer d’un réflecteur ou à proximité. Krippelz, 667 F.3d at 1263–67.
La victoire en réexamen n’a pas protégé l’action en contrefaçon. Le Federal Circuit a traité les arguments et la déclaration d’expert comme des éléments intrinsèques. Selon lui, le « faisceau conique de lumière » revendiqué exigeait un réflecteur ayant un foyer et une source à ce foyer ou à proximité. Cette interprétation l’a conduit à juger la revendication dépourvue de nouveauté au regard d’une autre antériorité, à infirmer le jugement de validité, à annuler les conclusions de contrefaçon et de caractère délibéré et à ordonner un jugement d’absence de responsabilité. Id. at 1266–68, 1270. Le dossier constitué pendant le litige pour préserver la brevetabilité a ainsi fourni une interprétation contribuant à annuler un jugement d’environ 56 millions USD.
Les pièces déterminantes dans Krippelz étaient des mémoires ultérieurs de recours en réexamen et une déclaration de témoin, et non une déclaration facultative selon le § 1.530. Cette distinction limite la portée formelle de la décision, tout en renforçant son enseignement stratégique. Certaines réponses ultérieures sont parfois inévitables ; la déclaration initiale facultative ne l’est pas. La déposer crée une occasion supplémentaire de définir les exigences d’un terme avant le rejet susceptible de rendre cette définition nécessaire.
American Piledriving Equipment, Inc. v. Geoquip, Inc. montre les limites des réserves de rédaction. Pendant le réexamen, le titulaire avait distingué les antériorités en indiquant que les composants « integral » appartenaient à un contrepoids monobloc. Dans les actions ultérieures en contrefaçon, il soutenait que cette déclaration était superflue, accompagnée d’autres distinctions et incompatible avec le point de vue de l’examinateur. Le Federal Circuit a néanmoins retenu l’interprétation monobloc. Un argument subsidiaire peut créer une exclusion de portée même si d’autres motifs sont invoqués, et le public peut se fier aux déclarations du titulaire, que l’examinateur y ait souscrit ou non. 637 F.3d 1324, 1335–36 (Fed. Cir. 2011). Cette interprétation a fondé un jugement sommaire de non-contrefaçon dans l’une de plusieurs actions connexes. Id. at 1328, 1336–37.
Ces affaires montrent ensemble que le risque ne se limite pas à une concession manifestement large. Une distinction technique concernant une antériorité peut devenir la définition d’un terme de revendication. Une description donnée pour un brevet peut influencer des brevets connexes. Le titulaire ne peut présumer qu’un tribunal ignorera une déclaration parce que l’examinateur ne l’a pas expressément adoptée.
VI. Même une théorie d’exclusion de portée rejetée peut perturber le procès
L’exigence d’une renonciation claire et sans équivoque offre une protection réelle. Des déclarations ambiguës en réexamen ne restreignent pas une revendication au seul motif qu’un défendeur propose une lecture restrictive. Réfuter l’exclusion alléguée ne supprime toutefois pas le coût d’avoir créé le débat.
Grober v. Mako Products, Inc. illustre ce coût dans des procédures réellement simultanées, même si la procédure administrative était un réexamen inter partes selon l’ancienne loi. Grober a intenté une action en contrefaçon en 2004 ; les défendeurs ont ensuite demandé le réexamen, et le tribunal fédéral de première instance a suspendu l’affaire avant d’autoriser la poursuite de la communication des preuves et de l’interprétation des revendications. L’USPTO n’a confirmé celles-ci qu’après la déclaration d’appel. 686 F.3d 1335, 1340–41 (Fed. Cir. 2012).
Le tribunal fédéral de première instance s’est fortement appuyé sur les déclarations de réexamen de Grober, a interprété étroitement « payload platform » et rendu un jugement sommaire de non-contrefaçon. Le Federal Circuit a jugé que ces déclarations concernaient l’emplacement du capteur, et non les dimensions de la plateforme : elles n’excluaient donc pas clairement une structure tridimensionnelle. Il a annulé l’interprétation et le jugement de non-contrefaçon. Id. at 1341–44. Grober a gagné sur ce point, mais seulement après que le dossier de réexamen a fondé une décision déterminante du tribunal fédéral de première instance et un débat complet en appel.
Le dossier peut également être exploité au-delà du requérant à l’origine de la procédure. Dans 01 Communique Laboratory, Inc. v. LogMeIn, Inc., c’était Citrix, et non LogMeIn, qui avait demandé un réexamen inter partes. Le titulaire a soumis une explication d’expert distinguant les systèmes où la « location facility » revendiquée créait un canal de communication de ceux où un autre composant remplissait cette fonction. LogMeIn a ensuite utilisé ces déclarations pour obtenir une interprétation exigeant un serveur unique et un jugement sommaire de non-contrefaçon dans une autre affaire. 687 F.3d 1292, 1297–99 (Fed. Cir. 2012).
Le Federal Circuit a rejeté cette lecture : l’expert avait traité de l’entité accomplissant la fonction, sans préciser si le dispositif pouvait être réparti sur plusieurs ordinateurs. Il a donc annulé le jugement. Id. at 1298–1300. L’affaire constitue à la fois une limite doctrinale et un avertissement pratique. Le contexte peut réfuter une théorie trop large d’exclusion de portée, sans empêcher un autre défendeur de la proposer ni un tribunal fédéral de première instance de l’accepter initialement.
Le risque peut persister même après le procès. Dans Opticurrent, LLC v. Power Integrations, Inc., le défendeur a demandé un réexamen ex parte deux mois après un procès en contrefaçon. Il a ensuite invoqué les arguments de réexamen pour demander la remise en cause du jugement, en alléguant des positions incohérentes, une autre interprétation des revendications, une présentation inexacte, un changement de circonstances et une incidence sur les redevances futures. No. 2021-1712, 2022 WL 539158, at 3–6 (Fed. Cir. Feb. 23, 2022) (nonprecedential). La majorité a interprété étroitement l’exclusion, jugé cohérentes les positions du titulaire et confirmé le refus de remettre en cause le jugement. Id. at 5–7. Le titulaire a gagné, mais les termes du réexamen ont servi de fondement à une attaque postérieure au verdict sur la contrefaçon et les mesures pour l’avenir.
Ces décisions n’établissent pas que toute déclaration facultative restreint les revendications. Leur enseignement stratégique est plus utile : chaque déclaration supplémentaire fournit des éléments que le défendeur peut confronter aux positions d’interprétation, aux théories de contrefaçon, aux témoignages d’experts, aux brevets connexes et aux déclarations antérieures. Le coût ne se limite pas à perdre un débat sur l’exclusion de portée. Il comprend la création du litige, son financement et ses effets sur le calendrier et la situation procédurale de l’action en contrefaçon.
VII. Renoncer fait avancer la procédure sans concession au fond
Renoncer supprime aussi une période définie du calendrier. Si le titulaire dépose une déclaration, le requérant dispose de deux mois à compter de la signification pour répliquer, et l’examinateur considère les écrits autorisés en préparant sa première notification. 35 U.S.C. § 304; MPEP §§ 2251, 2253. Cette séquence retarde l’examen conduit par l’examinateur, même en cas de dépôt anticipé ou d’absence finale de réplique.
La renonciation peut être consignée de deux façons. Dans le cadre du Waiver of Statement Program de la Central Reexamination Unit, l’Office téléphone au titulaire après l’attribution d’une date de dépôt à la requête et avant le début de l’examen. L’appel porte exclusivement sur la renonciation ; toute discussion au fond est interdite. Si le titulaire accepte, l’Office consigne l’accord dans un compte rendu d’entretien. Le titulaire n’a pas à déposer de confirmation écrite en double, et ne devrait pas le faire, car cela peut ralentir la procédure. MPEP § 2249. Si aucune renonciation téléphonique n’a déjà été consignée, il peut déposer un bref écrit renonçant à la déclaration du § 1.530 et le signifier au requérant. Id.
Dans un cas approprié, l’examinateur peut émettre la décision d’ouverture et la première notification le même jour, ou dans les quelques jours suivant une renonciation sollicitée par l’Office. Id. La renonciation ne garantit ni cette rapidité ni un calendrier global particulier : charge de travail, complexité, recours et contentieux parallèle restent pertinents. Elle supprime simplement une période réservée à un écrit facultatif et à la réplique adverse qu’il déclenche.
Surtout, renoncer ne fait aucune concession sur la brevetabilité et n’abandonne pas le droit de répondre à une notification. Cela évite l’échange préliminaire entre parties et fait progresser l’affaire vers la position développée de l’examinateur. Si l’action judiciaire est suspendue, le titulaire peut aussi expliquer qu’il a choisi un mécanisme autorisé par l’USPTO pour accélérer la prochaine notification au fond, plutôt que d’ajouter un échange de mémoires.
VIII. Quand déposer peut néanmoins se justifier
L’argument en faveur de la renonciation est solide, sans être absolu. La meilleure raison de déposer est une erreur précise, objectivement démontrable, corrigeable dans un écrit bref et difficilement réparable par la réplique. Une citation manifestement inexacte d’une antériorité, une relation erronée entre deux figures ou une question de date aisément résolue peut convenir. Si la correction offre une perspective réaliste de confirmation immédiate, le dépôt anticipé peut justifier la réplique qu’il déclenche.
La comparaison doit toutefois être explicite. Il ne suffit pas que l’explication du titulaire puisse aider l’examinateur. Son avantage probable dépasse-t-il le coût de la révéler au requérant et de lui donner deux mois pour répondre avec des théories affinées et des publications supplémentaires ? Si la question est subtile, très factuelle ou réparable par une autre antériorité ou justification, renoncer reste normalement préférable.
Le moment et l’état du procès comptent aussi. Si le titulaire a déjà exposé ses principales positions d’interprétation, de validité et de technique dans les prétentions détaillées, les mémoires d’interprétation, la communication des preuves ou les rapports d’experts, le requérant peut apprendre moins que plus tôt dans l’affaire. Cela réduit, sans supprimer, le coût supplémentaire du dépôt. La déclaration déclenche toujours une réplique légale et ajoute une pièce publique de procédure susceptible d’être utilisée par d’autres défendeurs ou dans des litiges futurs.
Un deuxième argument veut qu’un requérant averti ait déjà présenté sa meilleure contestation. Cela méconnaît la valeur de la réplique : elle permet non seulement d’ajouter des pages, mais de lire la défense, d’identifier les arguments jugés les plus solides par le titulaire, de choisir entre plusieurs théories et d’anticiper sa réponse probable à l’examinateur.
Un troisième argument est qu’un tribunal pourrait attendre une défense rapide devant l’USPTO. Cette préoccupation devrait se rattacher à un événement judiciaire concret, et non au simple désir de paraître offensif. Une déclaration très ciblée peut se justifier si elle peut influer sensiblement sur une décision imminente de suspension, de calendrier ou de gestion de l’affaire. À défaut, renoncer reste pleinement diligent : le titulaire met fin aux mémoires légalement ouverts au requérant, avance vers la première notification et continue à préparer sa défense au fond.
La décision devrait donc partir de trois questions : quel résultat identifié la déclaration peut-elle obtenir avant la première notification ? Que peut faire le requérant des informations révélées ? Pourquoi l’argument ne serait-il pas plus efficace après un rejet précis ? Déposer devrait exiger des réponses particulièrement claires, au-delà du simple désir de « présenter la version du titulaire ».
IX. Que faire avant et après la renonciation ?
Renoncer devrait changer l’ordre des dépôts, sans réduire la préparation. Si possible, le conseil devrait commencer le tableau des revendications, l’étude des antériorités, l’analyse d’interprétation et le plan de réponse avant de communiquer la renonciation. La première notification pouvant accompagner l’ouverture ou suivre en quelques jours, ce choix peut raccourcir le temps de préparation tout en éliminant la réplique légale du requérant. MPEP § 2249. L’équipe devrait repérer les correspondances non étayées, tester les motifs de combinaison et distinguer les questions de libellé de celles nécessitant des preuves techniques.
Renoncer détermine le moment d’une intervention facultative, sans suspendre l’obligation de franchise. Le titulaire, ses conseils et les autres personnes participant substantiellement au réexamen restent responsables de la divulgation des brevets et publications imprimées importants pour la brevetabilité. Une déclaration de divulgation d’informations devrait être déposée dans les deux mois suivant l’ouverture ou dès que possible ensuite. 37 C.F.R. § 1.555(a)–(b). Elle peut être distincte de la déclaration du § 1.530. Cet écrit séparé doit respecter 37 C.F.R. § 1.98, être signifié comme requis et se limiter à identifier l’information et à expliquer sa pertinence, sans argumentation au fond. 37 C.F.R. § 1.550(f); MPEP § 2280.
Cette préparation devrait être coordonnée avec l’équipe contentieuse avant tout dépôt dans la procédure de délivrance. Il faudrait identifier les termes contestés ou susceptibles de l’être et comparer les positions envisagées aux prétentions en contrefaçon, aux défenses de non-contrefaçon, aux rapports d’experts, aux transcriptions d’audience, aux positions de licence et aux historiques des brevets connexes. L’objectif n’est pas un libellé identique dans des cadres procéduraux différents, mais des positions compatibles sans tension évitable.
La cohérence n’exige pas de prétendre que les deux instances appliquent les mêmes normes. Pour un brevet non expiré, l’USPTO donne généralement aux revendications l’interprétation raisonnable la plus large compatible avec la description. In re Yamamoto, 740 F.2d 1569, 1571–72 (Fed. Cir. 1984). Pour un brevet expiré, l’Office applique le cadre de Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312–17 (Fed. Cir. 2005) (en banc). In re Rambus Inc., 694 F.3d 42, 46 (Fed. Cir. 2012). L’Office apprécie également la non-brevetabilité selon la prépondérance de la preuve, sans appliquer la présomption de validité du § 282, alors que le tribunal fédéral de première instance applique Phillips et exige que la nullité soit prouvée par des preuves claires et convaincantes. 35 U.S.C. § 282(a); Dome Patent L.P. v. Lee, 799 F.3d 1372, 1379–81 (Fed. Cir. 2015); Microsoft Corp. v. i4i Ltd. P'ship, 564 U.S. 91, 95 (2011). Les directives de l’USPTO demandent à l’examinateur de considérer l’interprétation judiciaire existante et d’expliquer toute interprétation sensiblement différente. MPEP § 2258. Le titulaire devrait tenir explicitement compte de ces différences sans adopter des positions factuelles ou relatives au dossier intrinsèque qui seraient incompatibles.
Le titulaire devrait aussi tenir un tableau des questions indiquant les arguments présentés dans chaque instance et ceux à préserver dans la réponse à une notification. Fresenius met en garde contre l’assimilation de la renonciation à une inaction au fond : un argument gagnant au tribunal ne protège pas le brevet à l’USPTO s’il n’est pas correctement développé dans le dossier administratif lorsque cela est requis. 721 F.3d at 1335–36. Dès la première notification, le titulaire devrait répondre intégralement à chaque rejet important.
Un entretien avec l’examinateur peut aider à tester les questions décisives ; le tiers requérant n’a pas le droit d’y participer. MPEP § 2281. Son compte rendu et la réponse écrite devraient être rédigés avec la même attention au contentieux que l’argumentation au fond. Le raisonnement réellement suivi par l’examinateur, plutôt que toutes les faiblesses hypothétiques de la requête, devrait définir la réponse.
Surtout, la réponse ne devrait pas dépasser ce qu’exige le rejet. Si une limitation absente suffit à réfuter la combinaison invoquée, le titulaire n’a pas à définir globalement l’invention. Si le motif de combinaison échoue, il n’a pas à décrire toutes les réalisations possibles d’un terme. Si l’interprétation est trop large, il devrait expliquer les fondements textuels et intrinsèques de l’interprétation correcte, sans transformer un mode de réalisation préféré en exigence de la revendication. Attendre la notification permet cette discipline.
X. Conclusion
La déclaration facultative du titulaire peut sembler une occasion sans coût de défendre le brevet délivré. Dans un réexamen ex parte demandé par un tiers parallèlement à une action en contrefaçon, elle a pourtant un coût : elle déclenche une réplique, oblige à répondre avant tout rejet, révèle des informations stratégiques à l’adversaire et ajoute une pièce au dossier intrinsèque susceptible d’influencer le procès.
Renoncer n’est pas rester passif : c’est organiser rigoureusement la séquence. Cela n’abandonne pas une objection préalable dûment préservée et ne dispense pas des divulgations requises, mais limite les interventions facultatives au fond. Le titulaire se prépare immédiatement, prive le requérant de sa réplique automatique à la déclaration, avance vers la position développée de l’examinateur et répond au fond à un rejet réel. Les affaires parallèles montrent l’importance de cette discipline : les mots du réexamen peuvent restreindre les revendications, affecter plusieurs familles de brevets et défendeurs, appuyer des demandes décisives ou générer des litiges coûteux même si le titulaire réfute finalement l’exclusion de portée proposée.
Dans la plupart des réexamens ex parte accompagnant un contentieux, la meilleure première réponse est donc de renoncer à la déclaration initiale et d’attendre méthodiquement le rejet auquel il faudra réellement répondre.
