Une description, six inventions : continuations et demandes divisionnaires aux États-Unis et en Chine

Résumé   

Cet article explique comment une description unique divulguant les inventions A à F doit être répartie dans des demandes ultérieures selon les pratiques américaine et chinoise. Aux États-Unis, les inventions B et C séparées par une exigence de division doivent normalement être poursuivies dans des demandes divisionnaires déposées à temps pour préserver la protection la plus forte de 35 U.S.C. § 121, tandis que A3 et les inventions D à F jamais revendiquées peuvent généralement être poursuivies dans des continuations selon le § 120 si la divulgation initiale les étaye suffisamment et si une chaîne ininterrompue de demandes simultanément en instance est maintenue. La Chine ne prévoit, en revanche, aucun mécanisme général de continuation : les objets commercialement importants doivent généralement figurer dans des divisionnaires déposées avant l’expiration de la période de division de la demande d’origine ; une divisionnaire en instance ne prolonge normalement pas cette période, sauf exception étroite liée à un défaut d’unité soulevé par l’examinateur. La comparaison montre que les portefeuilles coordonnés doivent utiliser délibérément des architectures de dépôt différentes dans chaque ressort plutôt que tenter de reproduire la continuation américaine en Chine.

Introduction

Une description unique peut divulguer beaucoup plus que les revendications poursuivies dans la première demande. C’est courant pour les technologies de plateforme, familles de produits et programmes de recherche où une divulgation décrit un concept central, plusieurs mises en œuvre distinctes et d’autres inventions susceptibles d’acquérir une importance commerciale ultérieurement. La question difficile n’est pas de savoir si l’objet figure dans la description, mais comment, et avant quelle échéance, le déposant doit préserver son droit de revendiquer chaque invention.

Considérons une demande divulguant les inventions A, B, C, D, E et F. L’invention A comprend les sous-inventions A1, A2 et A3. La demande telle que déposée contient des revendications visant A, B et C, mais aucune visant D, E ou F. L’examinateur impose une exigence de division entre A, B et C. Le déposant choisit A et supprime les revendications de B et C. L’examinateur accepte ensuite des revendications couvrant A1 et A2, mais pas A3.

La stratégie découlant de ces faits diffère fortement entre les États-Unis et la Chine. Aux États-Unis, une chaîne de demandes dûment étayée et continuellement en instance peut préserver une grande souplesse. B et C doivent normalement être poursuivies dans des divisionnaires liées à l’exigence de division ; A3 relève normalement d’une continuation ; D à F peuvent potentiellement être revendiquées dans une continuation sans l’avoir jamais été dans la demande d’origine. En Chine, il ne faut pas supposer que maintenir une divisionnaire préserve toutes les branches divulguées. La Chine n’a pas d’équivalent direct de la continuation américaine à durée ouverte. Son délai ordinaire de divisionnaire volontaire est généralement calculé par rapport à la première demande chinoise, et une divisionnaire en instance ne fait normalement pas repartir ce délai.

Ce contraste donne une règle de planification utile : aux États-Unis, préserver une chaîne en instance et étayée ; en Chine, déposer chaque divisionnaire volontaire commercialement importante avant la fermeture de la période de division de la première demande.

Termes clés de cet article

Dans la pratique américaine, une continuation est une demande ultérieure recherchant le bénéfice de la date de dépôt d’une demande non provisoire antérieure tout en revendiquant un objet déjà divulgué dans celle-ci ; une continuation-in-part ajoute un objet non divulgué antérieurement, de sorte que la date antérieure ne bénéficie qu’aux revendications suffisamment étayées par la divulgation antérieure. Une divisionnaire est une demande de continuation issue d’une demande antérieure pour poursuivre une invention indépendante ou distincte ; pour bénéficier de la section 121, elle doit résulter d’une exigence de division de l’Office. Cette exigence impose de choisir entre des inventions indépendantes ou distinctes, tandis qu’une élection d’espèce impose de choisir une espèce divulguée pour examen et ne constitue pas nécessairement une division selon la section 121 pour chaque espèce non choisie. La consonance désigne le respect, dans toute la famille, de la ligne de démarcation tracée par l’examinateur entre inventions divisées. Un terminal disclaimer peut surmonter un rejet pour double brevet de type évidence en renonçant à une partie de la durée du brevet et en imposant des conditions de propriété ou d’exercice des droits communs. Continuations et divisionnaires peuvent toutes deux rechercher le bénéfice de la section 120, mais seules les divisionnaires admissibles résultant d’une exigence de division peuvent bénéficier de la protection de la section 121. La Chine permet les divisionnaires à l’initiative du déposant ou de l’examinateur, mais aucun véhicule général de continuation à l’américaine.

États-Unis : la priorité selon la section 120 et la protection selon la section 121 sont distinctes

Deux dispositions légales gouvernent une grande partie de l’analyse, mais ont des fonctions différentes. La section 120 détermine si une demande ultérieure peut bénéficier d’une date de dépôt américaine antérieure. La section 121 peut, dans des circonstances plus étroites, empêcher que les brevets résultant d’une exigence de division soient opposés les uns aux autres dans une analyse de double brevet de type évidence. Une demande ultérieure peut satisfaire à la section 120 sans recevoir aucune protection de la section 121.

La section 120 préserve la priorité par une chaîne dûment étayée de demandes simultanément en instance

La section 120 permet à une demande ultérieure de bénéficier de la date de dépôt d’une demande antérieure lorsque celle-ci divulgue l’invention revendiquée ultérieurement de la manière requise par la section 112(a), que les demandes présentent le lien requis entre inventeurs, que la demande ultérieure est déposée pendant que la demande antérieure — ou une autre demande ayant pareillement droit au bénéfice — reste en instance et que la demande ultérieure contient la référence spécifique requise à la demande antérieure. 35 U.S.C. §§ 112(a), 120 (2018); 37 C.F.R. § 1.78(d)(1)–(3) (2025).

Le point central de l’hypothèse est que la section 120 recherche si la demande antérieure a divulgué l’invention revendiquée ultérieurement, et non si elle a déjà revendiqué cette invention. Ainsi, si la description d’origine fournit un support suffisant de description écrite et de mise en œuvre pour D, E et F, une continuation peut les revendiquer même si les revendications d’origine ne visaient que A, B et C. L’absence de revendications initiales de D à F importe pour la section 121, examinée ci-dessous, mais n’est pas en soi rédhibitoire au titre de la section 120.

La coexistence des demandes en instance doit subsister tout au long de la chaîne pertinente. Une continuation déposée pendant que la demande d’origine est en instance peut préserver l’accès à sa date de dépôt. Une demande ultérieure peut ensuite s’appuyer sur cette continuation si les conditions légales restent remplies. Le Federal Circuit a jugé qu’une continuation déposée le jour même de la délivrance du brevet de la demande mère satisfait au calendrier de la section 120, car la mère reste en instance au moins jusqu’à la délivrance ce jour-là. Immersion Corp. v. HTC Corp., 826 F.3d 1357, 1363–65 (Fed. Cir. 2016). Cette solution est utile en cas d’urgence, mais une pratique réfléchie ne doit pas dépendre d’un dépôt le jour même. Déposer avant la date de délivrance — et de préférence avant le paiement de la taxe de délivrance lorsque la stratégie de famille n’est pas achevée — évite des risques inutiles de calendrier et de traitement.

Chaque maillon exige aussi une revendication de bénéfice juridiquement suffisante. Elle doit identifier chaque demande antérieure pertinente dans la fiche de données de la demande, conformément à la règle 1.78. Une simple allusion dans la description ne corrige pas nécessairement une revendication de bénéfice défectueuse. See Droplets, Inc. v. E*TRADE Bank, 887 F.3d 1309, 1316–18 (Fed. Cir. 2018). L’objet revendiqué doit aussi être étayé dans toute la chaîne invoquée. Un titre commun, une description copiée ou un paragraphe commun de bénéfice ne remplace pas le support réel selon la section 112(a). Regents of the University of Minnesota v. Gilead Sciences, Inc., 61 F.4th 1350, 1356–60 (Fed. Cir. 2023).

En pratique, « maintenir une demande en instance » n’est donc pas une règle juridique autonome. C’est un raccourci pour le maintien d’une chaîne où coexistence en instance, divulgation, qualité d’inventeur et références spécifiques restent toutes intactes. Si un maillon essentiel est abandonné sans successeur déposé à temps, un dépôt ultérieur ne peut recréer la chaîne perdue en mentionnant simplement la demande d’origine.

La section 121 est une protection étroite créée par une exigence de division de l’examinateur

La section 121 traite un autre problème. Lorsque l’Office américain des brevets et des marques exige la division d’inventions indépendantes et distinctes, le déposant ne doit normalement pas subir une sanction de double brevet pour s’y être conformé. La loi prévoit donc, lorsque ses conditions sont remplies, qu’un brevet issu de la demande divisée ou d’une divisionnaire qui en résulte ne sera pas utilisé comme référence contre la demande d’origine, la divisionnaire ou les brevets qui en sont issus. 35 U.S.C. § 121 (2018).

Cette protection est exigeante. Une exigence de division suffisamment documentée doit exister. L’objet pour lequel la protection est recherchée doit avoir été formellement revendiqué et divisé en réponse à cette exigence ; la seule divulgation ne suffit pas. Geneva Pharms., Inc. v. GlaxoSmithKline PLC, 349 F.3d 1373, 1381–82 (Fed. Cir. 2003). La branche pertinente doit provenir d’une véritable divisionnaire déposée à la suite de l’exigence de division. Le Federal Circuit a refusé à plusieurs reprises d’étendre la protection légale à une continuation-in-part au seul motif qu’elle descend d’une demande soumise à division. Pfizer, Inc. v. Teva Pharms. USA, Inc., 518 F.3d 1353, 1360–62 (Fed. Cir. 2008). Un titulaire ne peut pas non plus normalement transformer une demande en divisionnaire protégée des années plus tard en changeant simplement son étiquette pendant une réédition ou un réexamen du brevet. See G.D. Searle LLC v. Lupin Pharms., Inc., 790 F.3d 1349, 1354–55 (Fed. Cir. 2015); In re Janssen Biotech, Inc., 880 F.3d 1315, 1322–23 (Fed. Cir. 2018).

Les demandes doivent aussi maintenir la « consonance » avec l’exigence de division de l’examinateur. En pratique, les groupes de revendications de la famille doivent continuer de respecter la ligne de démarcation qu’il a tracée entre les inventions. Combiner des revendications des deux côtés de cette ligne, ou déplacer celle-ci pendant l’examen ultérieur, peut faire perdre la protection. St. Jude Med., Cardiology Division, Inc. v. Access Closure, Inc., 729 F.3d 1369, 1379–81 (Fed. Cir. 2013); Geneva Pharmaceuticals, 349 F.3d at 1381–82.

La section 121 comporte expressément une condition temporelle : la divisionnaire doit être déposée avant la délivrance d’un brevet sur l’autre demande. Le Federal Circuit permet que la protection de la section 121 s’étende par une lignée de divisionnaires issues de divisionnaires et, dans certaines circonstances, par une continuation descendant d’une divisionnaire régulière. Boehringer Ingelheim International GmbH v. Barr Laboratories, Inc., 592 F.3d 1340, 1352–54 (Fed. Cir. 2010); Amgen Inc. v. F. Hoffmann-La Roche Ltd., 580 F.3d 1340, 1353–54 (Fed. Cir. 2009). Ces affaires ne doivent toutefois pas être vues comme une invitation à attendre la délivrance du brevet d’origine pour créer une branche divisée commercialement importante. Une demande ultérieure peut conserver la priorité de la section 120 par une demande intermédiaire tout en soulevant une question sérieuse de protection de la section 121 contre un brevet déjà délivré. La voie prudente consiste à déposer chaque branche divisionnaire importante avant la délivrance du premier brevet de la famille soumise à division.

Application du droit américain à l’hypothèse A–F

B et C doivent normalement être déposées comme divisionnaires distinctes

B et C sont le cas le plus clair de traitement divisionnaire. Elles étaient revendiquées dans la demande d’origine, l’examinateur les a formellement séparées de l’invention A choisie et le déposant a retiré leurs revendications en réponse. Si l’exigence de division reste en vigueur et que les revendications ultérieures respectent les lignes de démarcation, des demandes visant B et C peuvent être admissibles comme divisionnaires selon les sections 120 et 121.

Pour la meilleure position de protection, le déposant doit déposer une divisionnaire B et une divisionnaire C pendant que la demande A est encore en instance et avant la délivrance du brevet A. Déposer les deux branches directement à partir de la demande d’origine crée le dossier le plus clair. La section 121 n’exige pas systématiquement que chaque groupe non choisi figure dans une demande séparée ; deux inventions non choisies peuvent être examinées ensemble sans perdre nécessairement la consonance. Boehringer, 592 F.3d at 1350–54. Une demande B/C combinée peut néanmoins entraîner une nouvelle exigence de division, compliquer l’architecture de famille et imposer une décision ultérieure sur C après la délivrance du brevet A. Les divisionnaires directes distinctes justifient généralement leur coût supplémentaire lorsque les deux inventions ont une importance commerciale et que la protection maximale de la section 121 compte.

L’échéance de la taxe de délivrance n’est pas elle-même le délai légal de divisionnaire. Le point déterminant est la délivrance du brevet. Attendre le paiement de la taxe réduit néanmoins le temps disponible, augmente le risque que la délivrance devance le plan de dépôt et peut compliquer la correction d’erreurs matérielles. La meilleure pratique de suivi consiste à décider de toutes les branches divisées avant de payer la taxe de délivrance, puis à déposer rapidement les divisionnaires souhaitées.

Il est possible de déposer B d’abord, puis C comme divisionnaire de B. Boehringer confirme qu’une divisionnaire de divisionnaire n’est pas systématiquement hors de la section 121. 592 F.3d at 1352–54. Mais si C n’est déposée qu’après la délivrance du brevet A, la priorité de la section 120 et l’immunité de la section 121 deviennent des questions distinctes. C peut encore avoir une chaîne de priorité valable par B, tandis que sa protection contre A peut être contestée parce que C n’existait pas avant la délivrance de A. Déposer les divisionnaires directes B et C avant la délivrance évite cette difficulté inutile.

A3 relève normalement d’une continuation, pas d’une divisionnaire issue de l’exigence de division

L’exigence indiquée séparait A, B et C. Elle ne divisait pas A1, A2 et A3. Si A3 était seulement divulguée sans être identifiée séparément dans une élection d’espèce ou exigence de division, une demande ultérieure visant A3 doit normalement être une continuation selon la section 120. Le fait que les revendications acceptées ne couvrent finalement que A1 et A2 ne transforme pas A3 en invention non choisie protégée par la section 121.

Cette distinction compte. Une continuation visant A3 peut recevoir la date de dépôt d’origine si la divulgation initiale étaye les nouvelles revendications et si elle est déposée à temps. Mais la branche A3 ne bénéficie normalement pas de la protection de la section 121 contre un rejet pour double brevet de type évidence fondé sur le brevet A1/A2. Si A3 est une variante évidente des revendications délivrées, il peut être nécessaire d’établir une distinction brevetable ou de déposer un terminal disclaimer, avec les conséquences associées en matière de propriété commune, d’exercice commun des droits, de durée du brevet et d’ajustement de cette durée.

Le résultat peut changer si l’historique d’examen contient une élection d’espèce ou exigence de division distincte et formelle identifiant A1, A2 et A3 comme espèces ou inventions distinctes et si A3 a été retirée en réponse. Dans ce cas, une divisionnaire A3 peut convenir, et la section 121 peut s’appliquer si toutes les conditions légales et de consonance sont remplies. L’étiquette doit suivre le dossier réel. Une acceptation limitée à A1 et A2 ne vaut pas, à elle seule, exigence de division concernant A3.

D à F peuvent être revendiquées dans une continuation sans l’avoir jamais été auparavant

La section 120 n’exige pas que D, E ou F aient figuré dans les revendications initiales. Si la demande d’origine décrit chaque invention avec un support suffisant de description écrite et de mise en œuvre, une continuation déposée pendant la période requise d’instance peut revendiquer D, E ou F et rechercher la date initiale. L’USPTO peut ensuite imposer leur division, mais leur absence du premier jeu de revendications ne les exclut pas de la pratique des continuations.

Ces demandes ne bénéficient toutefois pas de la protection de la section 121 sur le fondement de la division A/B/C. L’examinateur n’a pas séparé D, E ou F, et la demande d’origine ne contenait pas de revendications admises visant ces inventions. Appeler une demande D–F « divisionnaire » ne fournit pas la condition manquante. See Geneva Pharmaceuticals, 349 F.3d at 1381–82. La qualification la plus sûre est celle de continuation, tant qu’une exigence ultérieure de division ne crée pas une voie divisionnaire régulière.

Placer D, E et F dans une continuation unique est une question commerciale et d’unité. Une continuation unique peut être économique comme dépôt initial, mais entraîner immédiatement une autre exigence de division. Si chaque invention possède une valeur commerciale indépendante, le déposant doit envisager des continuations distinctes ou, au moins, assurer le dépôt d’un successeur avant la fin de la demande commune. Le support de fond de chaque revendication doit être localisé dans la divulgation initiale avant le dépôt ; une affirmation générique selon laquelle tous les modes de réalisation peuvent être combinés ne satisfait pas toujours à la section 112(a).

A3 peut potentiellement passer par une demande D–F en instance, mais c’est rarement la voie la plus claire

Supposons que le déposant dépose à temps une continuation visant D à F pendant que la demande initiale A est en instance. Le brevet A est ensuite délivré, mais la continuation D–F reste en instance. Pourrait-il déposer ensuite une continuation A3 à partir de la demande D–F ?

Potentiellement, oui. La section 120 permet de s’appuyer sur une « application similarly entitled » au bénéfice de la première demande. Si la continuation D–F a été déposée à temps, reprend ou contient autrement un support suffisant pour A3, présente le lien requis entre inventeurs, revendique correctement le bénéfice de la demande d’origine et reste en instance au dépôt de A3, elle peut servir de maillon simultanément en instance. La demande A3 doit elle-même contenir les références spécifiques correctes et désigner le ou les véritables inventeurs. Chaque maillon doit fonctionner ; la seule appartenance de toutes les demandes à la même famille de brevets de l’entreprise ne suffit pas.

La voie est juridiquement possible, mais stratégiquement fragile. Les inventeurs de D à F peuvent ne pas recouper convenablement ceux de A3. Les modifications d’examen peuvent soulever des questions sur le support des revendications ultérieures dans la description intermédiaire. Une déclaration de priorité défectueuse ou un abandon accidentel de la branche D–F peut rompre la chaîne. Cette voie ne crée pas non plus de protection de la section 121 pour A3, car la division A/B/C ne séparait pas A3 de A1 et A2.

Lorsque l’importance de A3 est déjà connue, la pratique la plus claire consiste à déposer une continuation A3 directement à partir de la demande d’origine avant sa délivrance, parallèlement à toute continuation D–F. Un dépôt passant d’une branche à une autre doit être traité comme une solution de secours rendue possible par une chaîne en instance valable, et non comme l’architecture préférée de la famille.

Une architecture américaine de dépôt raisonnable

Avant la délivrance du brevet A, le déposant doit normalement créer des divisionnaires distinctes B et C pour préserver la meilleure position au titre de la section 121. Il doit aussi déposer une continuation A3 si elle le mérite commercialement et une ou plusieurs continuations D à F si ces inventions divulguées peuvent compter. Les demandes A3 et D–F dépendent principalement de la section 120, et non de l’exigence initiale de division. Maintenir au moins une continuation en instance peut préserver une souplesse ultérieure pour un objet suffisamment divulgué, mais la famille ne doit pas être réduite à une demande d’attente générique si cela crée des risques évitables de support, de qualité d’inventeur ou de protection.

L’architecture résultante est volontairement asymétrique. Les branches B et C suivent l’exigence de division et visent à préserver la consonance. Les branches A3 et D–F préservent un objet divulgué par la continuation. Traiter toutes les demandes filles comme interchangeables masquerait les raisons légales différentes de chacune.

Chine : la divisionnaire sans continuation à l’américaine

La Chine part d’un autre modèle procédural. Son droit permet au déposant de diviser une demande contenant deux inventions ou plus, que la division réponde à une objection de défaut d’unité ou soit volontaire. Il n’offre pas d’équivalent direct de la continuation américaine pouvant rester en instance comme véhicule général pour revendiquer ultérieurement tout objet suffisamment divulgué.

« Volontaire » signifie ici à l’initiative du déposant ; cela ne signifie pas qu’il puisse maintenir indéfiniment tout objet divulgué par des divisionnaires successives en instance.

L’article 31 de la loi sur les brevets exige qu’une demande de brevet d’invention ou de modèle d’utilité soit limitée à une invention, sous réserve de l’exception pour plusieurs inventions ou modèles d’utilité appartenant à un concept inventif général unique. L’article 33 interdit les modifications dépassant la divulgation initiale. Patent Law of the People’s Republic of China arts. 31, 33 (promulgated by the Standing Comm. Nat’l People’s Cong. Mar. 12, 1984, amended Oct. 17, 2020, effective June 1, 2021) (China) [ci-après PRC Patent Law]. Une divisionnaire chinoise doit donc reposer sur un objet divulgué dans la demande initiale et constituer une solution technique pouvant être poursuivie comme invention distincte. Elle n’est pas simplement l’occasion de relancer une procédure d’examen autour de toute variante souhaitée.

Le délai ordinaire de divisionnaire chinoise est lié à la période de formalités d’enregistrement après délivrance

Selon l’article 48 actuel, le déposant peut déposer une divisionnaire avant l’expiration du délai de l’article 60(1). L’article 60(1) lui donne généralement deux mois à compter de la réception de la notification pour accomplir les formalités d’enregistrement après la décision de délivrance. Rules for the Implementation of the Patent Law of the People’s Republic of China arts. 48–49, 60 (2023 rev.) (China) (amended by State Council Decree No. 769, Dec. 11, 2023, effective Jan. 20, 2024) [ci-après Implementing Rules]. Le délai ordinaire est donc plus précis que l’affirmation vague selon laquelle une divisionnaire doit être déposée « pendant que la mère est en instance » ou « avant la délivrance ». Il s’agit généralement de la fin de la période de deux mois pour les formalités d’enregistrement, calculée depuis la notification de délivrance.

La CNIPA a précisé que l’accomplissement anticipé des formalités d’enregistrement, et même l’émission du certificat de brevet avant l’expiration des deux mois, ne suppriment pas nécessairement le reliquat du délai légal de divisionnaire. See China Nat’l Intell. Prop. Admin., Can a Divisional Application Be Filed After the Parent Patent Certificate Has Issued? (Oct. 20, 2025). Cette précision est utile, mais ne doit pas devenir une politique habituelle de gestion des échéances. Déposer avant d’accomplir les formalités d’enregistrement et bien avant la fin des deux mois reste la pratique prudente.

Des règles particulières s’appliquent lorsque la demande initiale est rejetée. Les directives d’examen autorisent une divisionnaire pendant les trois mois pour demander le réexamen après réception d’une décision de rejet, qu’un réexamen soit effectivement demandé ou non ; pendant le réexamen ; pendant le délai de contestation d’une décision défavorable de réexamen ; et pendant le contentieux administratif qui suit. À l’inverse, une divisionnaire ne peut généralement pas provenir d’une demande retirée, réputée retirée sans restauration ou définitivement rejetée après l’expiration des délais applicables. China Nat’l Intell. Prop. Admin., Patent Examination Guidelines pt. I, ch. 1, § 5.1.1(3), CNIPA Order No. 78 (Dec. 21, 2023, effective Jan. 20, 2024) (China) [hereinafter CNIPA Guidelines].

Ces exceptions sont importantes, mais ne remplacent pas un plan de dépôt actif. Un portefeuille ne doit pas dépendre de la préservation des droits de division par un rejet dans le seul but d’obtenir davantage de temps.

Une divisionnaire chinoise en instance ne fait normalement pas repartir le délai de division volontaire

C’est la différence la plus lourde de conséquences avec les continuations américaines. Pour une divisionnaire volontaire supplémentaire ordinaire, la CNIPA apprécie généralement le respect du délai par rapport à la première demande ou demande d’origine, et non à l’instance de la divisionnaire immédiate. Si la période de division de la demande initiale est close, maintenir une divisionnaire de première génération ne préserve normalement pas un droit général de détacher plus tard d’autres objets. CNIPA Guidelines pt. I, ch. 1, § 5.1.1(3).

Les directives de la CNIPA reconnaissent une exception étroite lorsque l’examinateur soulève expressément un défaut d’unité dans une divisionnaire en instance. Le déposant peut alors déposer une autre divisionnaire répondant à cette objection, et le délai peut être apprécié par référence à la divisionnaire en instance. L’exception est liée à l’objet réellement séparé par l’examinateur. Elle ne rouvre pas généralement toute la divulgation initiale. Si l’examinateur conclut que D, E et F manquent d’unité dans une divisionnaire D–F, l’exception peut permettre leur division supplémentaire. Elle ne rétablit normalement pas la possibilité expirée de poursuivre A3 sans lien avec elles. See China Nat’l Intell. Prop. Admin., Explanation of the 2019 Amendments to the Patent Examination Guidelines pt. III(A)(1) (Oct. 30, 2019) (China); China Nat’l Intell. Prop. Admin., Announcement on Amending the Patent Examination Guidelines, Announcement No. 328, pt. I (Sept. 23, 2019, effective Nov. 1, 2019) (China).

Une divisionnaire chinoise D–F ne peut donc pas être utilisée sans risque comme l’équivalent d’une passerelle de continuation américaine pour un dépôt ultérieur A3. Une fois le délai ordinaire calculé depuis la première demande écoulé, A3 peut être indisponible, sauf si elle relève de l’exception particulière de nouvelle division à l’initiative de l’examinateur. Le fait que D–F soit encore en examen ne change pas ce résultat.

Les exigences formelles et de fond contraignent aussi les branches chinoises

Une divisionnaire chinoise valable conserve la date de dépôt de la demande initiale et, lorsqu’elle est régulièrement revendiquée, la date de priorité pertinente. Elle doit identifier la demande d’origine, rester dans la divulgation initiale et dans la même catégorie de demande ; une demande de brevet d’invention ne peut être transformée en demande de modèle d’utilité par la seule division. Implementing Rules arts. 48–49.

La priorité ne doit pas être traitée comme automatique. Depuis le 1er janvier 2026, les directives d’examen prévoient expressément que, si la demande d’origine revendiquait une priorité mais que le déposant ne la déclare pas dans la requête divisionnaire, celle-ci est réputée ne pas la revendiquer et la CNIPA émet une notification en ce sens. China Nat’l Intell. Prop. Admin., Decision on Amending the Patent Examination Guidelines § 3, CNIPA Order No. 84 (Nov. 10, 2025, effective Jan. 1, 2026) (China) [ci-après CNIPA Order No. 84]. Même si une restauration peut être possible dans des circonstances appropriées, la liste de vérification d’un dépôt divisionnaire chinois doit inclure un contrôle exprès de chaque priorité, plutôt que supposer qu’elle suit automatiquement le numéro de la demande mère.

La qualité d’inventeur peut créer un autre piège, surtout pour une divisionnaire supplémentaire. La pratique chinoise exige généralement que les inventeurs nommés dans une divisionnaire soient ceux de la demande dont elle est issue, ou un sous-ensemble de ceux-ci. CNIPA Guidelines pt. I, ch. 1, § 5.1.1(4). Si la première divisionnaire D–F omet l’auteur de A3, tenter de dériver A3 de cette branche peut créer un obstacle formel supplémentaire, indépendamment du délai. L’architecture de dépôt doit donc tenir compte des inventeurs ayant contribué à chaque solution technique avant de déposer la première génération de divisionnaires.

Application du droit chinois à l’hypothèse A–F

B et C

B et C ayant été revendiquées et séparées de A, elles sont des candidates naturelles aux divisionnaires chinoises si l’examinateur chinois soulève lui aussi un défaut d’unité. Elles peuvent également faire l’objet de divisionnaires volontaires, si la divulgation et l’analyse d’unité étayent des inventions distinctes. Si B et C ont chacune une importance commerciale, la stratégie prudente consiste à déposer les deux avant le délai ordinaire de divisionnaire de la demande chinoise initiale. Déposer B en supposant que son instance préserve C est dangereux.

L’analyse chinoise ne dépend pas de l’importation du dossier américain de division. Une exigence américaine peut informer l’équipe portefeuille, mais n’établit pas un défaut d’unité chinois et ne prolonge pas une échéance chinoise. Chaque ressort applique son propre droit aux revendications et aux relations techniques entre inventions.

A3

A3 peut potentiellement être poursuivie dans une divisionnaire chinoise volontaire si la demande chinoise initiale la divulgue suffisamment et si A3 constitue une solution technique distincte adaptée à une protection séparée. Toutefois, si A3 n’est qu’un mode de réalisation plus étroit ou une portée alternative au sein de la même invention A, il ne faut pas supposer que le mécanisme chinois fonctionne comme une continuation américaine. Les revendications doivent respecter les règles chinoises d’unité, de support, de modification et de double brevet.

Si A3 est importante, elle doit être divisée directement ou placée autrement dans une divisionnaire chinoise déposée à temps avant la fermeture de la période de la demande initiale. Déposer D à F en prévoyant d’en extraire A3 ultérieurement n’est pas une stratégie fiable. Une objection ultérieure d’unité entre D, E et F autoriserait généralement une nouvelle division répondant à cette objection, pas un retour à la branche A sans lien avec elle.

D à F

Le fait que D, E et F n’aient pas été revendiquées dans la première demande n’empêche pas nécessairement une division volontaire en Chine. Si elles ont été clairement divulguées comme solutions techniques distinctes et que la divisionnaire n’ajoute pas de matière, elles peuvent potentiellement être poursuivies dans une ou plusieurs divisionnaires déposées à temps. PRC Patent Law arts. 31, 33; Implementing Rules arts. 48–49.

La différence pratique avec les États-Unis tient au calendrier. Avant la fermeture de la période de division chinoise initiale, le déposant doit décider lesquelles de D, E et F méritent leurs propres dépôts. Les regrouper peut être raisonnable si elles partagent un concept inventif général unique, mais ne doit pas reposer sur l’idée qu’il pourra les séparer volontairement à tout moment ultérieur simplement parce que la divisionnaire groupée reste en instance. Si chaque invention a une valeur indépendante importante, des dépôts contemporains offrent la stratégie de préservation la plus fiable.

Double brevet : la section 121 et les terminal disclaimers n’ont pas d’équivalent chinois exact

Les États-Unis et la Chine traitent aussi différemment le chevauchement des revendications d’une famille. Aux États-Unis, le double brevet légal empêche deux brevets sur une invention identique, tandis que le double brevet de type évidence peut faire obstacle à des revendications qui ne se distinguent pas de manière brevetable de celles d’un brevet de même propriétaire. Un terminal disclaimer peut souvent surmonter ce dernier obstacle, sous réserve des exigences de propriété commune et de possibilité d’exercice des droits, mais il peut réduire la durée effective du brevet et affecter son ajustement de durée. La section 121 peut protéger lorsque le chevauchement résulte de l’exigence de division de l’USPTO et que le déposant a préservé les conditions légales.

L’article 9 chinois prévoit qu’un seul brevet peut être accordé pour la même invention-création. PRC Patent Law art. 9. La CNIPA considère généralement que des revendications visent la même invention-création à cette fin lorsque leurs portées de protection sont identiques. Un simple chevauchement partiel n’établit normalement pas l’identité de l’article 9, même si une solution technique alternative identique et clairement séparable peut encore déclencher la règle ; les revendications doivent aussi satisfaire aux exigences de nouveauté, d’activité inventive, de support, d’unité et autres. CNIPA Guidelines pt. II, ch. 3, § 6.2.

La Chine n’offre pas de procédure générale de terminal disclaimer comparable à la pratique américaine. Si les revendications mère et divisionnaire ont une portée identique, la solution habituelle consiste à modifier ou supprimer un jeu, plutôt qu’à renoncer à la fin de la durée d’un brevet. Une divisionnaire chinoise valable partage la date de dépôt initiale ; la publication de la demande mère ne devient donc normalement pas un état de la technique antérieur contre elle au seul motif que la mère est examinée ou délivrée d’abord. Le danger sérieux survient lorsque le délai de divisionnaire est manqué et que le déposant présente une nouvelle demande ordinaire. Celle-ci n’hérite pas de la date initiale, et la divulgation de la famille d’origine peut alors devenir état de la technique ou demande interférente déposée antérieurement et publiée ultérieurement selon l’article 22. PRC Patent Law art. 22.

Le contraste est donc conceptuel autant que procédural. Le conseil américain s’interroge souvent sur la protection d’un brevet ultérieur de la famille contre le double brevet de type évidence et sur la disponibilité d’un terminal disclaimer. Le conseil chinois doit plus souvent s’assurer que le dépôt ultérieur est une divisionnaire valable déposée à temps, qu’elle ne revendique pas une portée identique et qu’aucune priorité ou aucun bénéfice de date de dépôt initiale ne se perd par une erreur formelle ou de délai.

Comparaison États-Unis–Chine en un coup d’œil

Le tableau suivant résume les principales différences structurelles. C’est une aide à la planification, pas un substitut à l’examen des groupes réels de revendications et du dossier procédural.

Coordonner une stratégie parallèle États-Unis–Chine

Pour la famille américaine, le déposant doit utiliser l’exigence initiale de division afin de créer des branches B et C divisionnaires claires et distinctes avant la délivrance du brevet A. A3 doit normalement figurer dans une continuation, sauf si le dossier contient une exigence de division ou élection d’espèce spécifique la couvrant. D à F peuvent être poursuivies dans une ou plusieurs continuations si la divulgation initiale fournit le support de la section 112(a). Une continuation en instance peut préserver des possibilités américaines ultérieures, y compris, dans certaines circonstances, un chemin de D–F vers A3, mais chaque condition de chaîne de priorité et de qualité d’inventeur doit rester remplie.

Pour la famille chinoise, le déposant doit partir à rebours de l’échéance de deux mois pour l’enregistrement après délivrance de la demande initiale et identifier chaque solution technique commercialement importante avant sa fermeture. B, C, A3 et D à F doivent être divisées directement ou organisées en groupes soigneusement justifiés pendant qu’il est encore temps. Le regroupement doit reposer sur l’unité et la logique commerciale, pas sur l’idée qu’une divisionnaire de première génération en instance préservera un droit volontaire ultérieur de séparer toute divulgation restante.

Les deux calendriers doivent donc être liés sans être reproduits à l’identique. La même description et les mêmes priorités commerciales peuvent informer les deux plans, mais les étiquettes procédurales américaines ne doivent pas être copiées dans le calendrier chinois. Une « continuation d’attente » américaine n’a pas d’équivalent chinois fiable, et une divisionnaire volontaire chinoise n’acquiert pas la protection de la section 121 américaine au seul motif qu’elle est appelée divisionnaire.

Pièges récurrents

Confondre la priorité avec la protection de la section 121

Une demande américaine ultérieure peut recevoir la date de dépôt initiale selon la section 120 tout en restant pleinement exposée au double brevet de type évidence. D à F l’illustrent : la divulgation peut établir la priorité, mais l’exigence A/B/C ne protège pas des inventions que l’examinateur n’a jamais séparées. Il en va normalement de même de A3 dans les faits présentés.

Traiter une divulgation comme une revendication soumise à division

La section 121 exige plus qu’une description mentionnant une invention. La demande initiale doit avoir contenu des revendications de cet objet, et l’examinateur doit avoir imposé la division avec assez de clarté pour établir les limites pertinentes. Geneva Pharmaceuticals, 349 F.3d at 1381–82. C’est pourquoi B et C se distinguent de D à F.

Franchir les lignes de division de l’examinateur

La consonance peut être perdue lorsque des revendications de groupes séparés par l’exigence de division sont recombinées dans la même lignée. Une carte de famille doit préserver les groupes exacts de l’examinateur, y compris les retraits, réintégrations et exigences révisées ultérieurs. Le titre de la demande et le paragraphe de filiation importent moins que le fond des revendications et le dossier d’examen.

Supposer qu’une demande en instance préserve tout, partout

L’affirmation est incomplète même aux États-Unis, car support, coexistence en instance, références spécifiques et qualité d’inventeur restent importants. Elle est franchement dangereuse en Chine, où une divisionnaire en instance ne fait normalement pas repartir le délai volontaire calculé depuis la demande initiale.

S’appuyer sur une nouvelle divisionnaire chinoise pour atteindre un objet sans lien

L’exception de divisionnaire supplémentaire à l’initiative de l’examinateur est étroite. Une objection de défaut d’unité dans une divisionnaire D–F peut préserver une possibilité de séparer D, E et F. Elle ne rouvre généralement pas A3. La nouvelle divisionnaire proposée doit correspondre étroitement aux solutions techniques identifiées dans l’objection.

Négliger les vérifications formelles de priorité et de qualité d’inventeur

Les revendications américaines de bénéfice doivent être vérifiées dans la fiche de données de la demande à chaque génération. La priorité chinoise doit désormais être expressément déclarée dans la requête divisionnaire. See CNIPA Order No. 84, § 3. Il faut aussi établir les inventeurs par invention avant de déposer les branches, surtout si une continuation américaine ultérieure entre branches ou une divisionnaire chinoise supplémentaire est envisagée.

Conclusion

L’hypothèse A–F montre pourquoi « déposer une continuation » ou « déposer une divisionnaire » n’est pas une réponse complète. Aux États-Unis, B et C doivent normalement être poursuivies dans des divisionnaires séparées déposées avant la délivrance du brevet A, car elles résultent de l’exigence de division de l’examinateur. A3 relève normalement d’une continuation, sauf si une exigence distincte ou une élection d’espèce l’a placée du côté non choisi d’une ligne imposée par l’Office. D à F peuvent être revendiquées dans une continuation sans avoir figuré dans les revendications d’origine, à condition que la divulgation initiale et la chaîne de la section 120 les étayent. A3 peut potentiellement être atteinte par une continuation D–F en instance, mais une continuation directe est plus claire et moins vulnérable aux problèmes de chaîne et de qualité d’inventeur.

La Chine exige des décisions plus précoces et complètes. B, C, A3 et D à F peuvent potentiellement être poursuivies dans des divisionnaires volontaires ou à l’initiative de l’examinateur si elles sont suffisamment divulguées et constituent des solutions techniques distinctes appropriées, mais le délai ordinaire reste lié à la période d’enregistrement après délivrance de la première demande. Une divisionnaire en instance ne préserve habituellement pas un droit général de diviser à nouveau, et une objection d’unité de l’examinateur dans cette divisionnaire ne crée qu’une exception propre à l’objet concerné.

Pour un portefeuille coordonné, l’approche la plus sûre est une asymétrie délibérée. Utiliser la continuation américaine pour maintenir une chaîne étayée en instance, tout en créant assez tôt les branches divisées B et C pour préserver la section 121. En Chine, identifier et déposer chaque branche volontaire importante avant la fermeture de la période initiale de divisionnaire. La description peut être la même, mais l’architecture procédurale doit refléter le droit de chaque ressort.

Cet article fournit des informations générales et ne constitue pas un avis juridique. La stratégie de dépôt dépend de la divulgation réelle, des revendications, du dossier de division ou d’unité, de la qualité d’inventeur, des documents de priorité, de la situation procédurale et du droit actuel de chaque ressort.