Résumé : La nouvelle procédure d’écrit avant ordonnance de l’USPTO offre au titulaire une possibilité étroite mais potentiellement importante de contester une requête en ex parte reexamination avant l’ouverture du réexamen. Cet article souligne qu’il faut rester cohérent avec le faible seuil de SNQ : le titulaire n’a pas à réfuter la non-brevetabilité et ne devrait pas chercher à le faire. Il doit plutôt montrer que la requête identifie mal l’enseignement cité ou l’associe à tort à la revendication, de sorte qu’il ne constitue pas l’enseignement important et pertinent susceptible de soulever une SNQ. MPEP § 2242; Official Gazette Notice, Pre-order Procedure Regarding Substantial New Question Determination in Ex Parte Reexamination Proceedings 1–3 (Apr. 1, 2026). L’article développe ce point à partir du dossier 90/016,330. Le titulaire y soutenait que la requête présentait à tort l’élagage et le seuillage de caractéristiques fixes de Barnard, complétés par les vecteurs de Fourier de Knecht et la théorie d’estimation des seuils de Lawrence, comme la chaîne ordonnée select → generate → extract → use → output du brevet ’639. Patent Owner Pre-Order Paper Providing Information Useful in Making the SNQ Determination, Reexamination Control No. 90/016,330, at 2, 17–30. Le brevet ’639 ayant expiré le 17 mai 2022, l’article explique aussi que l’Office doit appliquer le cadre Phillips du sens ordinaire et usuel plutôt que l’interprétation raisonnable la plus large. Les interprétations du titulaire, fondées sur le dossier, de « generating », « target specific feature information » et « background clutter » sont donc centrales dans le débat de correspondance au stade de la SNQ. MPEP § 2258.I.G; Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312–17 (Fed. Cir. 2005).
I. Introduction
La nouvelle procédure d’écrit « pre-order » de l’USPTO permet au titulaire d’influer de façon limitée sur la décision préalable en ex parte reexamination : la requête soulève-t-elle une question substantielle nouvelle de brevetabilité (« SNQ ») ? Cette possibilité importe, mais ses limites aussi. Le seuil est volontairement bas. Selon MPEP § 2242, une SNQ existe lorsqu’un brevet ou une publication cités apportent un enseignement qu’un examinateur raisonnable jugerait important pour décider de la brevetabilité et que la même question n’a pas déjà été tranchée ou soulevée auparavant. MPEP § 2242. Point essentiel, le MPEP précise qu’un cas prima facie de non-brevetabilité n’est pas requis. Id.; see also In re Etter, 756 F.2d 852, 857 n.5 (Fed. Cir. 1985).
Ce seuil doit guider l’usage de la procédure. L’écrit ne devrait pas prétendre que le titulaire a déjà réfuté la non-brevetabilité. Il doit soutenir un point plus limité : le requérant ayant mal identifié l’enseignement ou mal établi sa correspondance avec la revendication, cet enseignement n’est pas de nature à soulever la SNQ invoquée. Cette formulation respecte le faible seuil tout en permettant de contester méthodiquement les requêtes fondées sur des erreurs de catégorie techniques ou de correspondance.
Reexamination Control No. 90/016,330 fournit une étude utile. L’écrit n’affirme pas seulement que le brevet américain n° 6,894,639 est brevetable au regard de Barnard, Knecht et Lawrence. Il soutient que la requête requalifie le seuillage de caractéristiques fixes en chaîne de génération de caractéristiques revendiquée. Patent Owner Pre-Order Paper Providing Information Useful in Making the SNQ Determination, Reexamination Control No. 90/016,330, at 2 (June 20, 2026) (« Pre-Order Paper »).
II. La procédure : un écrit limité pour une décision préalable
L’avis de l’USPTO dans l’Official Gazette autorise un écrit du titulaire avant que l’Office décide d’ordonner l’ex parte reexamination. Aucun dépôt de requête ni paiement de taxe n’est nécessaire ; l’écrit est limité à trente pages et doit être déposé dès que possible, au plus tard trente jours après la signification de la requête en réexamen. Official Gazette Notice, Pre-order Procedure Regarding Substantial New Question Determination in Ex Parte Reexamination Proceedings 1–3 (Apr. 1, 2026) (« Pre-Order Notice »).
L’avis définit aussi les limites de fond. L’écrit doit se limiter aux faits ou arguments soutenant que, malgré les enseignements allégués dans la requête, l’Office devrait maintenir la décision de brevetabilité de l’examen initial. Il ne doit traiter aucun point extérieur à la requête ni demander de rejet discrétionnaire selon 35 U.S.C. § 325(d), question que l’Office place après la détermination de la SNQ. Pre-Order Notice, supra, at 2.
La procédure se comprend donc comme une intervention ciblée au stade de la SNQ, et non comme une preliminary response au sens du PTAB ou un mémoire complet au fond. L’argument le plus fort sera généralement que l’enseignement invoqué, tel que réellement divulgué et associé aux revendications, n’est pas important et pertinent au sens de MPEP § 2242. Dans l’écrit 90/016,330, il s’agissait de montrer que caractéristiques fixes, élagage et seuillage ne correspondent pas à la séquence revendiquée de sélection, génération, extraction, utilisation et sortie d’informations sur des caractéristiques spécifiques à la cible.
III. L’interprétation en réexamen : le critère des brevets expirés s’applique
L’étude dépend aussi de l’interprétation. En ex parte reexamination, les revendications d’un brevet non expiré reçoivent généralement l’interprétation raisonnable la plus large compatible avec la description. In re Yamamoto, 740 F.2d 1569, 1571–72 (Fed. Cir. 1984); MPEP § 2258.I.G. Ce n’est toutefois pas le critère applicable ici : le brevet ’639 a expiré le 17 mai 2022, et l’USPTO applique le cadre Phillips du sens ordinaire et usuel au réexamen des revendications expirées, puisqu’elles ne peuvent plus être modifiées. Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312–16 (Fed. Cir. 2005) (en banc); MPEP § 2258.I.G; see also CSB-Sys. Int’l, Inc. v. SAP Am., Inc., 832 F.3d 1335, 1340–41 (Fed. Cir. 2016).
Cette situation importe. Le recours du titulaire au sens ordinaire, à la description et à l’historique d’examen n’est pas une simple transposition des règles d’interprétation du tribunal de district : il découle de l’expiration des revendications. Selon Phillips, les termes se lisent à la lumière du dossier intrinsèque, comprenant les revendications, la description et l’historique, du point de vue de la personne du métier de compétence ordinaire. Phillips, 415 F.3d at 1313–17. Pour un brevet expiré, ce cadre donne à l’Office une grille plus étroite et davantage ancrée au dossier que l’interprétation raisonnable la plus large.
Cela n’impose pas une analyse Markman complète avant de décider du réexamen. Le seuil de SNQ reste bas et aucun cas prima facie de non-brevetabilité n’est requis. La SNQ invoquée doit néanmoins être appréciée au regard de la revendication correctement comprise. Si celle-ci exige « generating said target feature information from said data statistics », pointer n’importe quel calcul statistique de l’antériorité ne suffit pas. L’enseignement cité doit importer pour la caractéristique telle qu’interprétée selon le critère des brevets expirés.
Cette distinction est centrale dans l’écrit 90/016,330. Le titulaire interprète « generating » et les termes associés à la lumière de la séquence ordonnée et du dossier intrinsèque. Selon lui, la requête les fait correspondre au seuillage de caractéristiques fixes de Barnard, plutôt qu’à la génération d’informations sur les caractéristiques de la cible à partir de statistiques. Patent Owner Pre-Order Paper Providing Information Useful in Making the SNQ Determination, Reexamination Control No. 90/016,330, at 8–14, 21–23. Le brevet ’639 étant expiré, l’Office doit apprécier cette correspondance selon le sens ordinaire et usuel, non avec la latitude plus large applicable à des revendications modifiables.
IV. L’étude de cas : seuillage de caractéristiques fixes ou génération de caractéristiques
L’écrit définit avant tout la revendication contestée comme une chaîne technique ordonnée, et non comme un résultat générique de détection de cibles. Dans sa présentation, la revendication 1 exige de calculer des statistiques, de les utiliser pour sélectionner des informations sur des caractéristiques spécifiques à la cible, de générer les informations de caractéristiques à partir de ces statistiques, de les extraire des données, de les utiliser pour distinguer les cibles du fouillis d’arrière-plan et de fournir en sortie les informations de cible et de fouillis. Pre-Order Paper, supra, at 2–3.
Cette présentation compte parce que la requête aurait associé les revendications à une autre architecture. Selon l’écrit, Barnard part de caractéristiques fixes conçues manuellement, telles que luminosité, taille et « quietness », utilise des statistiques pour décider si elles sont assez fiables, puis place un seuil bayésien ou de décision dans cet espace fixe de caractéristiques. Id. at 2, 14–23.
Le titulaire ne dit pas seulement que Barnard est une antériorité faible, mais que l’enseignement allégué est d’une autre nature. Un examinateur raisonnable pourrait juger le seuillage de caractéristiques fixes important pour certaines revendications de détection de cibles. Le titulaire soutient toutefois qu’il n’a pas cette importance, au sens de la SNQ pertinente, pour une revendication exigeant de générer des informations de caractéristiques de cible à partir de statistiques, puis d’extraire et d’utiliser ces informations générées.
V. Le dossier technique : pourquoi « generating » est déterminant
Les pièces étayent l’argument de correspondance. La liste identifie Sanger comme EX2006, la déclaration Majumder comme EX2007, le CV du Dr. Majumder comme EX2008, le rapport technique rédigé par l’inventeur comme EX2009, et « Robust Classifiers Without Robust Features » comme EX2010. Patent Owner’s Exhibit List, Reexamination Control No. 90/016,330.
Le Technical Report est central. Il indique que les travaux utilisent l’apprentissage hebbien généralisé (« GHA ») pour générer des caractéristiques distinctives des cibles et définit le fouillis comme des régions non cibles présentant des caractéristiques semblables à celles des cibles. A.J. Katz, Hebbian Learning, Principal Components and Automatic Target Recognition, Tex. Instruments Tech. Rep. TR 08-91-14, at 4 (May 31, 1991) (« Technical Report »). Le rapport précise que les statistiques des cibles, plutôt que celles du fouillis, servent à générer les caractéristiques, car le fouillis d’arrière-plan peut varier fortement d’une scène à l’autre. Id.
Sanger apporte le fondement algorithmique. Le Generalized Hebbian Algorithm entraîne un réseau de neurones à trouver les vecteurs propres de la matrice de corrélation des entrées, classés par valeur propre décroissante. Terence D. Sanger, Optimal Unsupervised Learning in a Single-Layer Linear Feedforward Neural Network, 2 Neural Networks 459, 460 (1989). La déclaration du Dr. Majumder relie ce concept au brevet ’639 : la personne du métier comprendrait qu’il utilise GHA pour apprendre les composantes principales de portions d’image contenant la cible et les traiter comme des filtres discriminants de reconnaissance automatique. Declaration of Dr. Aditi Majumder ¶¶ 36–42, IPR2025-00340, Ex. 2007.
Katz, Gately et Collins éclairent la variabilité du fouillis. Dans Robust Classifiers Without Robust Features, la Figure 1 montre des distributions de cible et de fouillis changeant entre ensembles d’images, avec déplacement de la surface de décision ; la Figure 2 montre une architecture de routage paramétrée des données de caractéristiques. Alan J. Katz, Michael T. Gately & Dean R. Collins, Robust Classifiers Without Robust Features, 2 Neural Computation 472, 473–74 figs. 1–2 (1990). Ces figures illustrent l’observation du Technical Report : les statistiques du fouillis dépendent de l’environnement et ne se transposent pas nécessairement entre scènes.
Ensemble, les pièces distinguent deux processus techniques : d’un côté, générer des informations de caractéristiques à partir de statistiques, par exemple apprendre des filtres de composantes principales ou de champs récepteurs ; de l’autre, appliquer un seuil à des caractéristiques prédéfinies déjà existantes. L’écrit place Barnard, Knecht et Lawrence dans cette seconde catégorie.
VI. La correspondance, référence par référence
L’analyse attribue à chaque référence un rôle, puis montre pourquoi il ne correspond pas au rôle revendiqué.
Barnard est le principal décalage. L’écrit le présente comme utilisant des mesures prédéfinies de luminosité, taille et « quietness », puis un élagage et un seuillage. Pre-Order Paper, supra, at 14–23. Pour le titulaire, employer des statistiques pour juger des caractéristiques fixes assez stables pour être utilisées n’équivaut pas à générer des informations sur les caractéristiques de la cible à partir de statistiques. Id. at 19–23.
Knecht est présenté comme une tentative de complément qui ne comble pas le manque pertinent. Il utilise des vecteurs de caractéristiques du spectre de puissance de Fourier et des règles de décision stockées pour classer des images numérisées. Selon l’écrit, ces vecteurs ne sont toutefois pas générés à partir des statistiques de luminosité, taille et « quietness » de Barnard et ne sont pas les mêmes informations spécifiques à la cible que celles associées aux revendications dans la requête. Id. at 15–16, 21–22.
Le traitement de Lawrence est similaire. La requête l’utiliserait comme mécanisme de réseau de neurones ou d’estimation bayésienne pour calculer un seuil. Le titulaire répond que changer le calcul d’un seuil ne le transforme pas en informations de caractéristiques de cible générées à partir de statistiques. Id. at 22–23, 27–30.
C’est le cœur de l’argument de correspondance au stade SNQ. Le titulaire ne demande pas de trancher tout le débat d’évidence, mais de reconnaître que la propre mise en correspondance de la requête attribue aux enseignements cités de mauvais rôles dans la revendication.
VII. « Background clutter » comme caractéristique pertinente de la revendication
L’écrit reproche aussi à la requête d’assimiler le « background clutter » à un arrière-plan indifférencié. Le Technical Report le définit comme des régions non cibles possédant des caractéristiques semblables à celles des cibles. Technical Report, supra, at 4. Le titulaire s’en sert pour soutenir que la revendication vise un contenu non cible ressemblant à la cible, à distinguer au moyen d’informations de caractéristiques spécifiques générées, et non tout ce qui se situe du côté non cible d’un seuil générique. Pre-Order Paper, supra, at 23–25.
Cela renforce le thème de la correspondance. Si le « background clutter » désigne un contenu non cible ressemblant à la cible, un seuil générique cible/arrière-plan ne fournit pas nécessairement le traitement revendiqué. La question n’est pas de savoir si Barnard comporte un « background » au sens large, mais si la requête identifie l’enseignement correspondant à l’utilisation et à la sortie des informations de cible et de fouillis à travers la chaîne ordonnée de génération.
L’argument montre aussi l’importance de « generate » en aval. Faute d’identifier les informations générées sur les caractéristiques de la cible, la requête peut aussi manquer l’extraction, l’utilisation et la sortie ultérieures de ces mêmes informations. L’écrit relie ainsi le défaut allégué à la génération aux caractéristiques [1.4] à [1.6]. Pre-Order Paper, supra, at 25–27.
VIII. L’IPR connexe : un historique procédural sans extrapolation
Le même brevet et des théories connexes fondées sur Barnard étaient en cause dans Tesla, Inc. v. Intellectual Ventures II LLC, IPR2025-00340. Tesla contestait les revendications 1–7 du brevet ’639, sur des moyens comprenant Barnard seul, Barnard avec Knecht, Barnard avec Lawrence et Barnard avec Lawrence et Knecht. Tesla, Inc. v. Intellectual Ventures II LLC, IPR2025-00340, Paper 13, at 6–7 (P.T.A.B. Aug. 25, 2025). Le Board a initialement ouvert l’examen de toutes les revendications contestées sur tous les moyens invoqués. Id. at 3.
Cette décision d’ouverture n’est pas devenue une décision finale au fond. Le Director a ensuite accordé le Director Review, annulé la décision d’ouverture et refusé d’ouvrir la procédure. Tesla, Inc. v. Intellectual Ventures II LLC, IPR2025-00340, Paper 18, at 1, 4 (Dir. Nov. 5, 2025). L’ordonnance du Director portait sur l’incohérence des positions d’interprétation : devant le tribunal de district, Tesla soutenait que « generating » était indéterminé, tandis que devant le Board il demandait le sens simple et ordinaire. Id. at 2–4. L’USPTO a désigné cette décision de Director Review comme informative.
Cet historique n’appuie l’étude que de manière limitée. Il souligne l’importance de « generating » et de la théorie de correspondance du contestataire, mais ne prouve pas que le PTAB ait définitivement tranché les enseignements de Barnard en faveur du titulaire. Le Director Review a annulé l’ouverture pour incohérence d’interprétation, non parce qu’une décision finale au fond aurait conclu que Barnard n’enseignait pas la caractéristique. L’écrit doit donc se justifier à partir des enseignements et correspondances réellement invoqués dans la requête.
IX. Les limites de la stratégie dans un dossier asymétrique
La stratégie de correspondance a une réelle force, mais doit être replacée dans la procédure avant ordonnance. Le requérant ne dispose généralement pas d’un droit de réponse à l’écrit du titulaire. L’avis n’autorise une réponse qu’exceptionnellement, notamment pour traiter des présentations prétendument inexactes du droit ou des faits, ou d’autres arguments irréguliers entravant substantiellement la détermination de la SNQ. Même alors, il faut déposer une requête selon 37 C.F.R. § 1.182, acquitter la taxe et limiter la réponse à dix pages. Official Gazette Notice, Pre-order Procedure Regarding Substantial New Question Determination in Ex Parte Reexamination Proceedings 2–3 (Apr. 1, 2026).
Cette asymétrie compte. Il ne s’agit pas d’imaginer les arguments que le requérant développerait avec une réplique complète, mais de savoir si sa requête déposée identifie un enseignement nouveau, important et pertinent, et l’associe aux revendications de façon à soulever une SNQ. Le titulaire peut donc cibler les défauts de la théorie existante ; l’Office reste libre d’évaluer requête, écrit du titulaire et réponse exceptionnellement permise selon le faible seuil de SNQ. Pre-Order Notice, supra, at 3.
Premièrement, la requête déposée peut présenter les caractéristiques fixes et le seuillage de Barnard comme de la « feature information ». Le faible seuil lui donne une certaine force : elle n’a pas à prouver la non-brevetabilité et aucun cas prima facie n’est requis. Le titulaire répond toutefois que la revendication 1 ne vise pas ces informations isolément, mais les sélectionne, les génère, les extrait, les utilise et les fournit en sortie selon une séquence ordonnée. Le débat n’est donc pas la présence générique de « features » chez Barnard, mais l’identification d’enseignements correspondant aux informations générées revendiquées. L’écrit 90/016,330 formule ainsi le décalage : Barnard utilise des caractéristiques fixes de luminosité, taille et « quietness », applique des filtres statistiques et place un seuil dans cet espace fixe ; le brevet ’639 revendique une chaîne select → generate → extract → use → output. Patent Owner Pre-Order Paper Providing Information Useful in Making the SNQ Determination, Reexamination Control No. 90/016,330, at 2, 17–23.
Deuxièmement, l’Office n’a pas à trancher tout débat d’interprétation ou d’évidence avant l’ordonnance : la procédure ne doit pas devenir un mini-procès. L’argument du titulaire ne requiert toutefois pas de décision finale au fond. Il peut demander seulement de reconnaître un décalage substantiel entre l’enseignement invoqué et la caractéristique. Si la requête fait correspondre « generating » au placement d’un seuil, l’Office peut juger que cet enseignement ne soulève pas la SNQ pertinente sans décider de toutes les théories d’évidence imaginables.
Troisièmement, les références secondaires et combinaisons ne comptent que selon le rôle réellement exposé dans la requête. Le titulaire n’a pas à vaincre une meilleure requête hypothétique, seulement à montrer que celle déposée n’identifie ni ne fait correspondre l’enseignement manquant pertinent. Dans cette étude, il soutient que Knecht fournit des vecteurs de Fourier et des règles stockées, et Lawrence tout au plus un mécanisme de réseau de neurones ou d’estimation bayésienne pour calculer un seuil. Telles qu’utilisées, aucune ne fournit les informations de caractéristiques générées à partir des statistiques de Barnard ni la chaîne ordonnée revendiquée. Pre-Order Paper, supra, at 15–16, 21–23, 27–30.
Cette situation précise la tâche du titulaire. Il ne doit pas anticiper toute réplique imaginable, mais identifier les enseignements réellement invoqués, montrer la correspondance établie par la requête et expliquer pourquoi elle ne présente pas un enseignement important et pertinent selon la SNQ. Le requérant n’ayant généralement pas droit à réponse, précision et mesure s’imposent : une exagération peut provoquer une réponse exceptionnelle ; une critique ciblée aidera davantage l’Office pendant sa courte période de décision.
X. Leçons pour les titulaires
L’écrit doit avant tout être construit autour de l’enseignement allégué, non de la défense complète de validité du titulaire. Celui du dossier 90/016,330 revient au même décalage : Barnard apporte caractéristiques fixes et seuillage ; Knecht, vecteurs de Fourier et règles de décision ; Lawrence, tout au plus estimation du seuil. Aucun ne fournit la génération d’informations de caractéristiques de cible à partir de statistiques, suivie d’extraction, d’utilisation et de sortie. Pre-Order Paper, supra, at 17–30.
L’interprétation peut être utilisée, mais doit rester liée à la correspondance SNQ. À supposer le brevet ’639 expiré, le cadre du sens ordinaire et usuel s’applique probablement. MPEP § 2258; Phillips, 415 F.3d at 1316. Cela rend particulièrement pertinents la description, l’historique d’examen et les documents techniques contemporains. La discussion d’interprétation reste toutefois instrumentale : expliquer pourquoi l’enseignement allégué correspond, ou non, au texte revendiqué.
Les déclarations et pièces étayent l’écrit sans le remplacer. Le Pre-Order Notice autorise les déclarations, mais l’Office se fonde sur les arguments de l’écrit et interdit l’incorporation par renvoi. Pre-Order Notice, supra, at 2. L’écrit 90/016,330 utilise Sanger, le Technical Report, Katz/Gately/Collins et la déclaration du Dr. Majumder pour expliquer la différence entre des opérateurs de caractéristiques générés et des seuils de caractéristiques fixes. C’est le rôle approprié des preuves à ce stade.
XI. Leçons pour les requérants
L’étude enseigne aussi aux requérants à ne pas supposer une similitude fonctionnelle large suffisante. Si la revendication définit une succession de rôles techniques, la requête doit identifier la référence remplissant chaque rôle et expliquer l’importance de l’enseignement pour la brevetabilité selon la SNQ.
Celui qui invoque les caractéristiques fixes de Barnard doit traiter directement la « generated feature information ». Les caractéristiques fixes sont-elles elles-mêmes les informations revendiquées ? Le seuil en fait-il partie ? Une référence secondaire fournit-elle un opérateur généré ? Si la théorie dépend d’une combinaison, celle-ci doit être exposée dans la requête, sans laisser déduire la correspondance des rôles.
La cohérence d’interprétation compte aussi. Le Director Review IPR2025-00340 n’a pas tranché le fond concernant Barnard, mais illustre le risque procédural de positions incohérentes selon l’instance. Soutenir l’indétermination au tribunal de district et le sens ordinaire devant le Board exige d’expliquer ces positions. Tesla, IPR2025-00340, Paper 18, at 2–4.
XII. Conclusion
L’écrit 90/016,330 est un modèle utile parce qu’il traite la SNQ comme un problème de correspondance technique. Il n’a pas à prouver la brevetabilité contre toute combinaison possible, mais à montrer que la requête déposée n’a pas identifié l’enseignement important et pertinent qui soulèverait une SNQ.
Cette distinction permet d’utiliser la procédure sans en exagérer la portée. Le seuil reste bas et aucun cas prima facie de non-brevetabilité n’est requis. Un seuil bas n’est toutefois pas une absence de seuil : la requête doit identifier un enseignement de brevet ou de publication qu’un examinateur raisonnable jugerait important pour la brevetabilité de la revendication contestée.
Si la requête associe une caractéristique générée au seuillage de caractéristiques fixes, assimile le fouillis à un arrière-plan générique ou invoque une référence secondaire sans exposer réellement son rôle, le titulaire peut soutenir que la bonne question de brevetabilité n’a pas été soulevée. Le débat n’est pas un mini-procès d’évidence, mais une contestation initiale ciblée sur l’identification du bon enseignement et sa correspondance avec la revendication selon la SNQ.
