Résumé : La pratique américaine des demandes de continuation est un outil de gestion de portefeuille particulièrement puissant : elle permet de garder une famille de brevets ouverte et de rechercher d’autres jeux de revendications fondés sur le même exposé, à mesure qu’évoluent les marchés, les concurrents, l’état de la technique, les besoins de licence et les positions contentieuses. L’Europe, la Chine, la Corée et le Japon offrent des mécanismes ultérieurs importants mais plus encadrés — principalement les demandes divisionnaires, la procédure coréenne plus étroite de demande scindée ou séparée et les outils de limitation ou de correction après délivrance. Ceux-ci peuvent préserver ou restreindre les droits, mais ne reproduisent généralement pas la souplesse courante d’élaboration des revendications d’une continuation américaine. Pour une stratégie internationale, la leçon est d’utiliser délibérément les continuations américaines lorsqu’un véritable objectif de revendication justifie le coût supplémentaire. À l’étranger, il faut planifier tôt, selon chaque territoire, les fenêtres de dépôt divisionnaire, les limites de l’exposé initial, les effets du nombre de revendications sur les taxes, les échéances de délivrance ou de recours et les contraintes de correction après délivrance.
I. Introduction
La pratique américaine des continuations constitue l’une des différences stratégiques majeures entre la procédure de délivrance aux États-Unis et celles de l’Europe, de la Chine, de la Corée et du Japon. Aux États-Unis, une continuation fondée sur le même exposé permet souvent de conserver une demande en instance dans la famille et de rechercher d’autres jeux de revendications portant sur des objets déjà divulgués dans la demande parente. Cette possibilité fait de la continuation un outil de gestion du portefeuille, au-delà d’un simple mécanisme procédural.
La comparaison avec les pratiques étrangères est souvent mal comprise. Les cabinets correspondants et les clients peuvent employer indifféremment « continuation », « demande divisionnaire », « demande fille » ou « demande ultérieure », mais les mécanismes juridiques ne sont pas interchangeables. L’Europe, la Chine, la Corée et le Japon permettent de préserver certaines possibilités de revendication fondées sur un exposé antérieur, généralement par des demandes divisionnaires, des demandes scindées ou séparées, ou des corrections après délivrance soumises à des contraintes locales. La comparaison pertinente n’est pas que ces systèmes manqueraient de valeur stratégique, mais qu’ils n’offrent généralement pas la même souplesse courante d’élaboration des revendications à partir d’un même exposé que la continuation américaine.
La distinction centrale est la suivante : la continuation américaine permet de développer les revendications par étapes dans les limites de l’exposé initial ; les pratiques étrangères peuvent préserver certaines possibilités sur la même base, mais généralement par des mécanismes plus encadrés quant aux délais, à l’ajout de matière, à l’unité, au maintien en instance, aux taxes et à la procédure.
II. La continuation, outil principal aux États-Unis
Une demande américaine de continuation est une demande ultérieure portant sur un objet divulgué dans une demande antérieure encore en instance, déposée de manière à conserver le bénéfice de la date antérieure si les conditions de 35 U.S.C. § 120 et de 37 C.F.R. § 1.78 sont remplies. L’USPTO décrit la continuation comme une demande visant des inventions divulguées dans une demande antérieure simultanément en instance ; son exposé ne doit pas comprendre d’objet qui constituerait de la matière nouvelle s’il était ajouté à la demande parente par modification. MPEP § 201.07; 35 U.S.C. § 120; 37 C.F.R. § 1.78(d).
La continuation américaine ordinaire est fondée sur le même exposé. Elle permet de rechercher un autre jeu de revendications — plus large, plus étroit, orienté différemment, relevant d’une autre catégorie légale ou visant un autre mode de réalisation commercial — à condition qu’il trouve un fondement dans l’exposé et respecte les autres exigences de brevetabilité. Les directives de l’USPTO reconnaissent qu’une continuation peut être déposée avant la délivrance, l’abandon ou la clôture de la procédure de la demande antérieure afin de présenter un nouveau jeu de revendications et d’obtenir un examen supplémentaire. MPEP § 201.07; 37 C.F.R. § 1.53(b).
Il faut la distinguer de la demande divisionnaire américaine, généralement utilisée pour poursuivre un objet détaché de la demande parente, souvent après une exigence de restriction. Le statut divisionnaire peut compter au regard du dispositif de protection de 35 U.S.C. § 121 et de l’analyse du double brevetage fondé sur le caractère évident. Continuations et divisionnaires sont toutes deux des demandes ultérieures apparentées (continuing applications), mais ne sont pas synonymes. See 35 U.S.C. §§ 120–121; MPEP §§ 201.06, 201.07.
Il ne faut pas donner une place excessive aux demandes continuation-in-part. La CIP existe juridiquement aux États-Unis, mais ne constitue pas la stratégie ordinaire de continuation. L’USPTO la décrit comme une demande déposée pendant la vie d’une demande antérieure, qui reprend tout ou partie de son exposé et ajoute des éléments qu’elle ne divulguait pas. MPEP § 201.08.
Bien que les CIP appartiennent au vocabulaire légal des demandes ultérieures américaines, les travaux empiriques justifient de les considérer comme secondaires par rapport aux continuations fondées sur le même exposé. Righi, Cannito et Vladasel décrivent ces dernières comme le type de demande ultérieure le plus répandu et les distinguent des CIP, qui ajoutent de la matière nouvelle ; dans l’un de leurs principaux échantillons, la fréquence moyenne des dépôts de continuation était de 9.87%, contre 3.36% pour les CIP. See Cesare Righi, Davide Cannito & Theodor Vladasel, Continuing Patent Applications at the USPTO, 52 Research Policy art. 104742 (2023); see also Cesare Righi, Davide Cannito & Theodor Vladasel, Continuing Patent Applications at the USPTO 6, 37 tbl.5 (Barcelona Sch. of Econ. Working Paper No. 1382, Jan. 2023). Il est donc plus juste de présenter la continuation fondée sur le même exposé comme l’outil américain ordinaire, tandis que la CIP est un dépôt moins courant, répondant à un besoin particulier d’ajout de matière.
La CIP complique aussi la question des dates de priorité. Les revendications fondées sur la demande parente peuvent bénéficier de sa date de dépôt ; celles qui reposent sur la matière ajoutée ne le peuvent pas. Une CIP doit donc généralement rester un dépôt à finalité particulière, utilisé seulement lorsqu’un nouvel exposé est nécessaire et après avoir examiné si une nouvelle demande serait une solution plus simple. MPEP § 201.08; 35 U.S.C. § 120.
III. Pourquoi maintenir une procédure américaine en instance crée de la valeur
La caractéristique commerciale majeure de la continuation américaine est de préserver les possibilités de revendication. Une première demande est souvent déposée avant de savoir quels modes de réalisation compteront le plus, quels concurrents entreront sur le marché, quelle architecture de produit s’imposera ou quelles antériorités façonneront la portée finale. Une continuation en instance permet d’utiliser des informations commerciales et techniques acquises ultérieurement pour rechercher des revendications fondées sur l’exposé initial. MPEP § 201.07.
Ces possibilités ont une valeur directe pour le portefeuille. La valeur d’un brevet tient à ses revendications. La description peut exposer une vaste plateforme technique, mais le droit d’exclusion est défini par les revendications. See 35 U.S.C. § 154(a)(1). Une continuation permet de transformer des objets divulgués, mais non revendiqués ou insuffisamment revendiqués, en revendications ciblées sur des produits, des services, des architectures de systèmes, des processus des clients, des étapes de fabrication ou des solutions de contournement.
La continuation permet aussi aux revendications de suivre le marché. Le produit du demandeur peut changer, un concurrent adopter une autre mise en œuvre, une norme évoluer ou un licencié potentiel identifier d’autres caractéristiques commercialement importantes. La stratégie peut mûrir avec ces informations, à condition que les revendications obtenues restent suffisamment fondées sur l’exposé initial. MPEP § 201.07; 35 U.S.C. § 112(a).
Pour les entreprises opérationnelles, cela peut accroître la valeur d’une famille américaine dans les licences, les licences croisées, l’investissement et les fusions-acquisitions. Une continuation en instance représente une option stratégique : le titulaire ou l’acquéreur peut encore façonner la protection future dans les limites de l’exposé existant. Cette possibilité peut avoir une valeur propre avant même la délivrance de la continuation, notamment lorsque les revendications délivrées couvrent une génération de produits tandis que celles en instance peuvent viser des versions ultérieures ou des modes de réalisation commerciaux voisins. See 35 U.S.C. § 120; MPEP § 201.07.
IV. La valeur contentieuse d’une procédure américaine maintenue en instance
Le maintien d’une procédure en instance est particulièrement important dans les contentieux américains : les tribunaux interprètent les revendications, mais ne les réécrivent ni ne les modifient généralement. La formule du Federal Circuit dans Chef America reste un avertissement utile : les tribunaux ne peuvent pas reformuler les revendications « que ce soit pour les rendre opérantes ou pour préserver leur validité ». Chef Am., Inc. v. Lamb-Weston, Inc., 358 F.3d 1371, 1374 (Fed. Cir. 2004).
Cela importe parce que les contentieux révèlent souvent des défauts ou des lacunes dans les revendications. Les arguments de non-contrefaçon du défendeur peuvent montrer qu’un terme a un sens plus étroit que ne l’attendait le titulaire. L’interprétation peut exclure un produit de la portée littérale des revendications invoquées. Les arguments d’invalidité peuvent révéler des antériorités laissant subsister un espace de revendication plus étroit, mais commercialement utile. La communication des preuves techniques peut révéler une mise en œuvre différente de celle initialement supposée. Une continuation ne corrige pas les revendications invoquées dans le procès en cours, mais peut offrir une voie de délivrance distincte pour de nouvelles revendications éclairées par le dossier contentieux. MPEP § 201.07.
Il en va de même pour l’IPR, le réexamen ex parte et les contentieux parallèles devant les U.S. district courts. L’IPR se limite aux motifs de §§ 102 et 103 fondés sur des brevets et publications imprimées. 35 U.S.C. § 311(b). Le réexamen ex parte exige une nouvelle question substantielle de brevetabilité fondée sur des brevets antérieurs ou publications imprimées. 35 U.S.C. §§ 302–304; 37 C.F.R. § 1.510(b)(1); MPEP § 2216. Le contentieux peut révéler ces documents, mais aussi des produits ou systèmes antérieurs, des preuves de vente ou d’usage public, des arguments de § 112, des positions d’interprétation et des faits techniques sur le produit mis en cause.
Si une continuation reste en instance, le titulaire peut communiquer à l’USPTO les informations importantes et rechercher des revendications présentant une distinction brevetable par rapport aux antériorités nouvellement révélées. L’obligation de communication est centrale. Toute personne participant au dépôt et à la procédure est soumise à un devoir de franchise et de bonne foi, incluant la communication des informations connues importantes pour la brevetabilité. Ce devoir s’applique à chaque revendication en instance jusqu’à sa suppression, son retrait ou l’abandon de la demande. 37 C.F.R. § 1.56(a); MPEP § 2001.
Rédiger des revendications éclairées par un contentieux n’est pas irrégulier du seul fait du ciblage commercial. Le Federal Circuit a reconnu dans Kingsdown qu’il n’y a rien d’intrinsèquement répréhensible à modifier ou ajouter des revendications pour couvrir le produit d’un concurrent découvert pendant la procédure, dès lors que les revendications et la conduite de cette procédure respectent les lois et règles sur les brevets. Kingsdown Med. Consultants, Ltd. v. Hollister Inc., 863 F.2d 867, 874 (Fed. Cir. 1988) (en banc).
Il ne faut pas surestimer la valeur contentieuse du maintien en instance. Une continuation ne peut pas ajouter de matière nouvelle et peut ne pas être délivrée à temps pour influer sur un procès en cours. Elle peut rencontrer des difficultés de description écrite, de suffisance de l’exposé, de précision des revendications, d’antériorités, de double brevetage fondé sur le caractère évident, de terminal disclaimer, d’estoppel, d’historique de procédure ou de retard indu dans la procédure (prosecution laches). Le double brevetage vise notamment à empêcher une prolongation injustifiée de l’exclusivité au-delà de la durée du brevet. MPEP § 804.
Une continuation en instance peut néanmoins modifier sensiblement le rapport de force dans les négociations transactionnelles ou de licence. Une partie mise en cause pour contrefaçon peut parvenir à écarter un jeu de revendications délivrées ou à le contourner, tandis qu’une continuation préserve la possibilité de revendications délivrées ultérieurement, mieux adaptées à la technologie concernée et examinées au regard des antériorités révélées dans le litige. Le maintien en instance devient ainsi un actif contentieux, au-delà d’une simple facilité de procédure.
V. Coût : le maintien en instance a de la valeur, mais un coût
Une continuation doit être traitée comme une option de revendication budgétée. Elle exige un nouveau dépôt, des taxes officielles, du temps d’avocat, une revue des IDS, la rédaction et le suivi des revendications, d’éventuels coûts de RCE ou de recours et, en cas d’acceptation, une taxe de délivrance et des taxes de maintien en vigueur distinctes. Les informations de l’USPTO précisent que les demandes non provisoires impliquent des taxes de dépôt, de recherche et d’examen ; les taxes actuelles de maintien sont dues à 3.5, 7.5 et 11.5 ans pour chaque brevet d’invention américain délivré. 35 U.S.C. § 41(b); 37 C.F.R. §§ 1.16, 1.20.
Les longues chaînes de continuations subissent désormais une pression supplémentaire des taxes officielles. Le barème de l’USPTO prévoit des taxes au tarif grande entité pour la revendication du bénéfice d’une date antérieure plus de six ans et plus de neuf ans après la première date dont le bénéfice est revendiqué. 37 C.F.R. § 1.17(w); USPTO Fee Schedule.
Les continuations préservent aussi généralement la souplesse des revendications, non la durée du brevet. Pour les continuations, divisionnaires et CIP déposées à compter du 8 juin 1995, cette durée prend généralement fin vingt ans après le dépôt de la première demande dont le bénéfice est revendiqué au titre de 35 U.S.C. §§ 120, 121, 365(c) ou 386(c). 35 U.S.C. § 154(a)(2); MPEP § 2701.
La règle pratique doit être simple : ne déposez pas une continuation au seul motif que la demande parente est acceptée, mais parce qu’un jeu de revendications mérite d’être préservé. La décision doit répondre à quatre questions : quelles revendications souhaitons-nous obtenir que nous n’avons pas déjà ? Quel produit, concurrent, norme, licencié, contournement ou position de repli servent-elles ? Ont-elles un fondement dans l’exposé existant ? La valeur commerciale attendue justifie-t-elle les coûts de dépôt, de procédure et de maintien en vigueur ?
VI. Europe : demandes divisionnaires, limitation centrale et limitation devant les juridictions nationales ou la JUB (UPC)
La pratique européenne repose sur les demandes divisionnaires, et non sur des continuations de type américain. L’article 76(1) EPC prévoit qu’une divisionnaire européenne ne peut viser qu’un objet n’allant pas au-delà du contenu de la demande antérieure telle que déposée ; si cette condition est remplie, elle est réputée déposée à la date de la demande antérieure et bénéficie de tout droit de priorité. Convention on the Grant of European Patents art. 76(1) [hereinafter EPC]. La règle 36(1) EPC permet au demandeur de déposer une divisionnaire relative à toute demande européenne antérieure en instance. EPC r. 36(1).
La comparaison avec les États-Unis est nuancée. L’Europe n’a pas de continuation de type américain, mais les divisionnaires peuvent préserver certaines possibilités de revendication fondées sur le même exposé si elles sont déposées pendant que la demande parente reste en instance et respectent les contraintes strictes de l’EPC concernant l’ajout de matière, le maintien en instance, les taxes et la procédure. La divisionnaire est donc stratégiquement importante, tout en restant distincte de la continuation américaine ordinaire fondée sur le même exposé.
Le maintien en instance est une limite centrale. Selon l’OEB, la demande parente doit être en instance au dépôt de la divisionnaire ; elle le reste jusqu’à la date de publication de la mention de délivrance au Bulletin européen des brevets, mais pas ce jour-là. Une demande refusée reste en instance aux fins de la règle 36(1) jusqu’à l’expiration du délai de dépôt de l’acte de recours si aucun recours n’a encore été formé. Une divisionnaire ne peut plus être valablement déposée après le refus définitif, le retrait ou le retrait réputé de la demande parente, sous réserve de certaines possibilités particulières de régularisation. EPO Guidelines for Examination, A-IV, 1.1.1.
La pratique européenne après délivrance diffère aussi du contentieux américain. L’article 138(3) EPC donne au titulaire, dans une procédure sur la validité devant une juridiction ou autorité compétente, le droit de limiter le brevet en modifiant les revendications ; le brevet ainsi limité sert de base à la procédure. EPC art. 138(3). L’accord relatif à la Juridiction unifiée du brevet (UPC) prévoit également que, lorsque les motifs de révocation n’affectent le brevet qu’en partie, celui-ci est limité par une modification correspondante des revendications et partiellement révoqué. Agreement on a Unified Patent Court art. 65(3).
Le droit européen prévoit aussi une procédure centrale de limitation à l’OEB. L’article 105a EPC permet au titulaire de demander la révocation ou la limitation d’un brevet européen par modification des revendications. La requête est déposée à l’OEB et n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de limitation ou de révocation. L’article 105a(2) interdit toutefois cette requête tant qu’une opposition concernant le brevet est en instance. EPC art. 105a.
Ces mécanismes européens confirment la distinction fondamentale. L’article 138(3), l’article 65(3) UPC et l’article 105a EPC permettent une restriction ou une limitation défensive ; ils n’offrent pas une continuation de type américain pour rechercher un nouveau jeu de revendications à mesure qu’apparaissent des informations commerciales, contentieuses ou relatives aux antériorités. Le titulaire européen dispose de moyens utiles pour préserver la validité en restreignant les revendications, mais ils ne remplacent pas le maintien d’une famille américaine en instance par continuation.
Le coût constitue une autre contrainte européenne majeure. La règle 36(3) EPC impose le paiement des taxes de dépôt et de recherche de la divisionnaire dans le mois suivant le dépôt. L’OEB précise que la taxe de recherche reste due même si une taxe de recherche supplémentaire a déjà été payée dans la demande parente pour l’objet dépourvu d’unité désormais poursuivi dans la divisionnaire. EPC r. 36(3); EPO Guidelines for Examination, A-IV, 1.4.1. Les annuités sont calculées à partir de la date de dépôt de la demande parente ou racine, et celles déjà échues pour la demande parente peuvent devenir exigibles pour la divisionnaire dès son dépôt, entraînant un rattrapage. EPO Guidelines for Examination, A-IV, 1.4.3.
Pour les déposants américains, la leçon européenne est de décider du dépôt divisionnaire avant que la délivrance, le refus définitif, le retrait ou le retrait réputé ne ferme cette possibilité. Si un objet commercialement utile reste non revendiqué dans la demande EP, le conseil doit apprécier si une divisionnaire justifie les coûts de dépôt, de recherche, d’examen, de revendications, de rattrapage des annuités, de validation et de brevet unitaire.
VII. Chine : dépôt divisionnaire lié au délai de formalités de délivrance de la règle 60 et modifications limitées en invalidation
La Chine n’offre pas non plus de système de continuation de type américain. Sa pratique repose sur les divisionnaires, avec une règle de délai précise. Les dispositions d’application actuelles, selon la traduction d’AFD China Intellectual Property, prévoient que, lorsqu’une demande contient au moins deux inventions, modèles d’utilité ou dessins ou modèles, le demandeur peut déposer une divisionnaire avant l’expiration du délai de la règle 60(1). Implementing Regulations of the Patent Law of the People’s Republic of China r. 48. La règle 60(1) exige, après la notification de délivrance de la CNIPA, l’accomplissement des formalités d’enregistrement dans les deux mois suivant sa réception. Implementing Regulations r. 60(1).
Pour les lecteurs américains, on peut retenir qu’une divisionnaire volontaire chinoise doit généralement être envisagée avant l’accomplissement des formalités de délivrance et avant l’expiration du délai d’enregistrement de la règle 60. Le fondement précis importe toutefois : le délai est lié aux formalités de la règle 60(1), et non à un maintien en instance ouvert de type américain. La règle 48 prévoit aussi qu’aucune divisionnaire ne peut être déposée lorsque la demande a été rejetée, retirée ou réputée retirée, et qu’elle ne peut pas modifier le type de la demande initiale. Implementing Regulations r. 48.
La règle 49 fixe les contraintes relatives à la priorité et à l’exposé. Une demande divisionnaire déposée en vertu de la règle 48 ne bénéficie de la date de dépôt de la demande initiale, ni de toute date de priorité revendiquée, que si son objet ne s’étend pas au-delà de l’exposé de cette demande initiale. Implementing Regulations r. 49. La pratique chinoise des demandes divisionnaires peut ainsi permettre de préserver un objet divulgué, mais elle ne constitue pas un mécanisme analogue à une continuation permettant un développement ultérieur des revendications affranchi de l’exposé initial et du cadre temporel des règles 48 et 60.
Après délivrance, la Chine n’offre pas davantage de système analogue à la continuation. La validité relève des procédures d’invalidation de la CNIPA. Toute entité ou personne peut demander l’invalidation ; la CNIPA examine la demande et statue. Une partie insatisfaite peut saisir un tribunal populaire dans les trois mois suivant la réception de la décision. Patent Law of the People’s Republic of China arts. 45–46.
La Chine permet des modifications en invalidation, mais dans un cadre étroit. La règle 73 autorise le titulaire d’un brevet d’invention ou de modèle d’utilité à modifier les revendications pendant l’examen d’une demande d’invalidation, sans élargir la portée de la protection. Il ne peut pas modifier la description ou les dessins de ces brevets ; pour un dessin ou modèle, il ne peut modifier les dessins, photographies ou la brève description. Implementing Regulations r. 73.
Sur le plan contentieux, le titulaire chinois ne peut donc généralement pas recréer après délivrance une stratégie de continuation américaine. Si un litige ou une invalidation révèle de nouvelles antériorités, sa réponse sera généralement une modification défensive devant la CNIPA, et non la recherche d’un nouveau jeu de revendications dans une continuation encore en instance. Si une divisionnaire reste possible, elle doit respecter le délai de la règle 48, l’exposé initial exigé par la règle 49 et l’interdiction de changer le type de demande.
Les coûts chinois diffèrent de ceux des États-Unis et de l’Europe sans être négligeables. Le barème de la CNIPA prévoit notamment CNY 900 pour le dépôt d’une invention, CNY 2,500 pour l’examen au fond, des taxes supplémentaires pour chaque revendication au-delà de dix, des annuités et des taxes de demande d’invalidation. CNIPA Patent Fee Schedule. Les déposants étrangers doivent aussi budgéter la traduction chinoise, le conseil local, les réponses aux notifications, la procédure divisionnaire et la gestion des annuités.
La leçon chinoise est de décider tôt et de suivre soigneusement le délai des formalités de délivrance. Le dépôt divisionnaire dépend des règles 48 et 60, de l’état de la demande parente, du type de demande et de l’exposé initial. Le raisonnement américain consistant à « garder la demande en instance et décider plus tard » peut facilement faire manquer cette possibilité.
VIII. Corée : divisionnaires, demandes séparées ou scindées et correction devant l’IPTAB
La Corée n’a pas non plus de continuation de type américain, mais sa pratique ne se résume pas aux divisionnaires. L’article 52 de la loi coréenne permet au déposant d’une demande unique contenant deux inventions ou davantage de la diviser en au moins deux demandes, dans les limites des caractéristiques décrites dans la description ou les dessins initiaux et pendant les périodes procédurales prévues. Korean Patent Act art. 52(1) (S. Kor.). Une divisionnaire est généralement réputée déposée à la date initiale, sous réserve des exceptions légales. Id. art. 52(2).
Les divisionnaires coréennes peuvent offrir une certaine souplesse stratégique analogue à celle des continuations, notamment si l’exposé initial fonde des revendications supplémentaires et si la fenêtre de dépôt reste ouverte. Le mécanisme demeure toutefois divisionnaire, non une continuation américaine fondée sur le même exposé. Il dépend de l’exposé initial, des délais coréens et des principes locaux de double brevetage et d’identité d’invention.
La pratique coréenne comprend aussi, depuis 2022, un mécanisme de demande scindée ou séparée. La traduction anglaise officielle de la loi le nomme « splitting-off ». Selon l’article 52-2, une personne ayant reçu une décision de rejet peut détacher une partie de la demande pour en former une nouvelle, dans les limites des caractéristiques de la description ou des dessins initiaux, dans les 30 jours suivant la réception de la copie certifiée de la décision rendue sur la requête de l’article 132-17 si celle-ci est rejetée. Korean Patent Act art. 52-2(1) (S. Kor.). La loi limite les revendications possibles : notamment celles non rejetées dans la décision et certaines formes restreintes dérivées de l’objet rejeté ou initialement décrit. Id. art. 52-2(1)(1)–(4).
Ce mécanisme est plus étroit que la continuation américaine. L’article 52-2 vise une situation précise : le rejet d’un recours contre un rejet final. Il limite aussi les demandes ultérieures. Selon l’article 52-2(4), une demande scindée « ne peut servir de base à une nouvelle demande scindée, une demande divisionnaire ou une demande convertie ». Korean Patent Act art. 52-2(4) (S. Kor.). Yunsoon Choi, de Yoon & Yang, explique également que ce système est entré en vigueur le 20 avril 2022, peut être utilisé après le rejet d’un recours contre un rejet final, exige un dépôt dans les 30 jours suivant la notification de la décision et se limite aux revendications non rejetées dans le rejet final ; il ne peut fonder une autre demande séparée, divisionnaire ou convertie. Yunsoon Choi, Introduction of a Separate Application System: Revision of Korean Patent Law, APAA e-Newsletter, Issue No. 27 (Feb. 2022).
Cette nuance coréenne importante ne change pas la distinction générale. La Corée n’a pas de continuation de type américain, mais propose, au-delà des divisionnaires ordinaires, un mécanisme ciblé de préservation des revendications. La demande séparée ou scindée constitue surtout une soupape de sécurité étroite pour certains objets non rejetés après un recours infructueux, non un moyen ouvert de développer des revendications en fonction du marché ou du contentieux.
Après délivrance, la Corée permet des corrections devant le Korean Intellectual Property Trial and Appeal Board (IPTAB). L’article 136 autorise une procédure de correction pour réduire le nombre de revendications, rectifier une erreur matérielle ou clarifier une description ambiguë. Korean Patent Act art. 136(1) (S. Kor.). La correction doit rester dans les limites de la description ou des dessins de l’invention brevetée, ne doit pas étendre ou modifier substantiellement les revendications, et certaines revendications corrigées doivent rester brevetables. Id. art. 136(3)–(5). Lorsque la décision de correction devient définitive, la demande, la décision de délivrance ou la décision rendue dans la procédure, et l’enregistrement sont réputés avoir été établis selon la description ou les dessins corrigés. Id. art. 136(10).
Les juridictions coréennes saisies de contrefaçon peuvent examiner des moyens de défense liés à la validité, notamment l’abus de droit. La correction formelle reste toutefois rattachée aux procédures devant le tribunal spécialisé, plutôt qu’à une réécriture judiciaire des revendications de type américain ou à une voie d’examen analogue à une continuation.
Le coût compte particulièrement en Corée, car le nombre de revendications influe directement sur les taxes officielles. Le barème actuel du KIPO prévoit KRW 46,000 pour une demande électronique et une taxe d’examen au fond composée d’une base de KRW 166,000 et de KRW 51,000 par revendication. KIPO, Fees and Payments (Patent Fees). Les annuités comportent elles aussi une part de base et une part par revendication. Id.
La leçon coréenne est d’utiliser délibérément divisionnaires et demandes séparées ou scindées, tout en maîtrisant le nombre de revendications. Une divisionnaire peut préserver une famille supplémentaire de revendications ; une demande séparée peut conserver certains objets non rejetés après le rejet du recours. Aucun mécanisme ne doit être assimilé à une continuation américaine. Chacun doit répondre à un objectif commercial distinct et être budgété selon les coûts d’examen et d’annuités par revendication.
IX. Japon : fenêtres divisionnaires, procédures de correction et coordination précoce des revendications et de l’examen
Comme la Corée et la Chine, le Japon n’offre pas la large pratique américaine des continuations. L’article 44 permet de diviser une demande contenant deux inventions ou davantage en une ou plusieurs demandes nouvelles, seulement pendant certaines fenêtres : périodes où les modifications sont autorisées, 30 jours suivant la notification d’une décision de délivrance et trois mois suivant celle d’une décision initiale de rejet de l’examinateur. Patent Act art. 44(1), Act No. 121 of 1959 (Japan). Une divisionnaire régulière est généralement réputée déposée à la date initiale. Patent Act art. 44(2) (Japan).
La formule « deux inventions ou davantage » importe. La divisionnaire japonaise est donc plus précise qu’une notion générale de « demande fille ». Puisque l’article 44 vise cette division et lie les dépôts aux périodes de modification et à de brefs délais après décision, la stratégie doit être coordonnée tôt avec la rédaction initiale, l’examen différé, les réponses aux notifications et les objectifs commerciaux des revendications. Patent Act art. 44(1) (Japan).
Le Japon se distingue également des États-Unis en matière de contentieux et de correction après délivrance. L’article 104-3 prévoit que, dans une action en contrefaçon, si le brevet est considéré comme devant être invalidé dans le cadre d’une procédure en invalidation, le titulaire ne peut pas exercer ses droits à l’encontre de la partie adverse. Patent Act art. 104-3(1) (Japan). Il s’agit d’un moyen de défense fondé sur la validité dans le cadre d’un litige, et non d’un mécanisme de continuation administré par un tribunal.
La correction formelle relève des procédures du JPO. L’article 126 permet une procédure de correction, limitée notamment à la restriction des revendications, à la rectification d’erreurs ou de traductions, à la clarification d’énoncés ambigus et à la réécriture de revendications dépendantes sous forme indépendante. Patent Act art. 126(1) (Japan). L’article 134-2 autorise des demandes de correction pendant l’invalidation, sous réserve des délais et finalités prévus. Patent Act art. 134-2(1) (Japan).
Le Japon offre donc de réels outils de correction défensive, sans reproduire la procédure américaine maintenue ouverte par une continuation et éclairée par le contentieux. Si des antériorités ou faits techniques apparaissent en justice, le titulaire japonais peut éventuellement se défendre par correction, mais dans un mécanisme encadré de restriction. Celui-ci ne permet pas de rechercher de nouvelles revendications comme une continuation américaine.
La planification des coûts japonais doit privilégier l’examen et le nombre de revendications. Le barème du JPO prévoit ¥14,000 pour le dépôt et, pour les demandes déposées à compter du 1er avril 2019, une taxe de requête en examen de ¥138,000 plus ¥4,000 par revendication. Les annuités comportent aussi des parts par revendication augmentant selon les tranches d’ancienneté du brevet. JPO Fee Schedule.
La leçon japonaise est d’utiliser stratégiquement les fenêtres divisionnaires et l’examen différé, sans supposer qu’une demande peut rester ouverte comme une famille américaine de continuations. L’article 44 étant lié à la présence de deux inventions ou davantage et à des fenêtres précises, il faut coordonner les revendications initiales, la date de requête en examen, les réponses aux notifications et les dépôts divisionnaires avant l’expiration des délais légaux.
X. Conclusion
La différence fondamentale entre les continuations américaines et les pratiques européenne, chinoise, coréenne et japonaise dépasse la terminologie. La continuation américaine est un outil stratégique de développement des revendications : elle maintient une procédure ouverte et permet de rechercher des revendications tenant compte d’informations commerciales ultérieures, des concurrents, des besoins de licence, des antériorités et des évolutions contentieuses. Cette souplesse peut accroître sensiblement la valeur du portefeuille américain.
L’Europe, la Chine, la Corée et le Japon disposent d’outils importants, mais différents. Les divisionnaires européennes préservent certaines possibilités sur le même exposé si la demande parente reste en instance et si les contraintes strictes d’ajout de matière, de maintien en instance, de taxes et de procédure sont respectées. L’Europe permet aussi la limitation centrale de l’article 105a EPC et la limitation devant les juridictions nationales ou l’UPC. La Chine lie les divisionnaires aux règles 48 et 60 et permet des modifications étroites en invalidation devant la CNIPA. La Corée propose les divisionnaires, le mécanisme plus étroit instauré après 2022 pour certaines revendications non rejetées après recours, et la correction devant l’IPTAB. Le Japon prévoit les divisionnaires de l’article 44 pour « deux inventions ou davantage », les procédures de correction du JPO et les corrections pendant l’invalidation.
La leçon pour les avocats américains est de maintenir la procédure en instance lorsqu’un véritable objectif de revendication le justifie, sans supposer que cette stratégie s’exporte telle quelle. Pour un portefeuille international, il convient de rédiger largement et précisément dès le départ, de suivre séparément les fenêtres étrangères de division et de scission, de budgéter de manière réaliste les continuations et demandes ultérieures, et de traiter les continuations américaines comme des options de revendication délibérées plutôt que des dépôts réflexes.
