I. Introduction
Les décisions récentes du Federal Circuit sur l’éligibilité au brevet ne montrent pas simplement que le droit américain est devenu hostile à certaines technologies. Elles révèlent quelque chose de plus précis et institutionnel : les États-Unis demandent souvent à la doctrine du seuil d’éligibilité de traiter des questions que d’autres systèmes de brevets rattachent à l’activité inventive, à la suffisance de l’exposé, au fondement dans la description ou à la clarté des revendications. Cela ne signifie pas que ces autres systèmes soient nécessairement plus généreux. Ils peuvent être exigeants autrement. C’est la place juridique de l’examen qui compte.
Le Japon offre une comparaison utile, car sa loi sur les brevets part d’un vocabulaire différent. L’article 2(1) de la loi japonaise définit une « invention » comme une « création hautement avancée d’idées techniques utilisant les lois de la nature ». Tokkyo-ho [Patent Act], Law No. 121 of 1959, art. 2(1) (Japan). L’article 29(1) exige ensuite l’application industrielle de l’invention, et l’article 29(2) établit le critère familier d’activité inventive. Id. art. 29(1)-(2). Les directives et le manuel d’examen du JPO précisent ces dispositions : ils identifient les objets ne constituant pas une invention au sens de la loi, traitent les exclusions d’activités médicales au regard de l’application industrielle, énoncent les exigences de fondement, de clarté et de suffisance de l’exposé et définissent un cadre plus spécifique aux inventions liées aux logiciels. Japan Patent Office, Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan pt. III, ch. 1, §§ 1, 2.1-2.2, 3.1.1-3.2.1; id. pt. II, ch. 1, § 1; id. pt. II, ch. 2, §§ 2-3; Japan Patent Office, Examination Handbook for Patent and Utility Model in Japan Annex B, ch. 1, §§ 2.1, 2.1.1.1-2.1.1.2, 2.2.3; id. Annex D, pts. 2-3.
Il ne faut pas exagérer la portée de ce cadre. Le droit japonais n’accepte pas automatiquement toute revendication mentionnant un ordinateur, un processeur, une caméra ou une propriété mesurable d’un matériau. Une revendication dont le seul apport est une règle commerciale, un processus mental, un résultat souhaité ou un objectif fonctionnel peu développé peut toujours rencontrer des difficultés. Au Japon, celles-ci prennent toutefois généralement une forme plus ciblée. Une revendication logicielle peut échouer parce que le traitement de l’information n’est pas concrètement réalisé par des ressources matérielles, ou parce que l’effet technique allégué n’est pas étayé ou est évident. Une revendication médicale peut échouer parce qu’elle est formulée comme une méthode de diagnostic pratiquée sur le corps humain. Un produit défini par un paramètre peut échouer parce que celui-ci est imprécis, non étayé ou insuffisamment exposé pour permettre sa réalisation sur toute la plage revendiquée. Ces raisonnements diffèrent de celui qui qualifie une caméra numérique, un compact diamanté ou un protocole d’authentification d’« idée abstraite ».
Cet article prend six décisions du Federal Circuit comme points de comparaison : Recentive Analytics, Inc. v. Fox Corp., 134 F.4th 1205 (Fed. Cir. 2025); PowerBlock Holdings, Inc. v. iFit, Inc., 146 F.4th 1366 (Fed. Cir. 2025); CardioNet, LLC v. InfoBionic, Inc., 955 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2020); U.S. Synthetic Corp. v. International Trade Commission, 128 F.4th 1272 (Fed. Cir. 2025); Yu v. Apple Inc., 1 F.4th 1040 (Fed. Cir. 2021); et CosmoKey Solutions GmbH & Co. KG v. Duo Security LLC, 15 F.4th 1091 (Fed. Cir. 2021). L’exercice est nécessairement prospectif. Il ne prétend pas reproduire une notification réelle du JPO et suppose que les revendications américaines seraient adaptées à la forme japonaise sans modification substantielle de leur contenu technique. Sous cette réserve, les affaires suggèrent une tendance récurrente : lorsqu’une revendication est ancrée dans une mise en œuvre technique concrète, la pratique japonaise situe plus volontiers le débat central après l’éligibilité, tandis que le droit américain traite parfois la même préoccupation au titre du § 101.
II. L’éligibilité au Japon : un seuil plus ciblé, sans acceptation automatique
L’examen japonais de l’éligibilité commence par la définition légale de l’invention. L’exigence d’une « création d’idées techniques utilisant les lois de la nature » exclut notamment les lois de la nature en tant que telles, les simples découvertes, les agencements n’utilisant pas ces lois, les activités mentales, les créations esthétiques et la simple présentation d’informations. JPO Examination Guidelines pt. III, ch. 1, § 2.1. Les directives précisent aussi que l’expression « hautement avancée » n’introduit pas indirectement l’activité inventive dans l’article 2(1) ; celle-ci relève séparément de l’article 29(2). Cette distinction est centrale dans la comparaison avec le § 101 américain.
Pour les machines ordinaires, les circuits électriques, les dispositifs de traitement du signal, les produits chimiques et les outils industriels, l’article 2(1) n’est généralement pas le principal terrain de débat. L’objet revendiqué utilise des lois physiques et prend la forme d’un produit ou procédé technique. Le débat se déplace vers la nouveauté, l’activité inventive, la suffisance de l’exposé, le fondement et la clarté. L’examen japonais n’en devient pas indulgent. L’examinateur est simplement moins susceptible de demander si la revendication est « dirigée vers » un concept abstrait avant d’aborder ces autres exigences.
Les logiciels et l’IA appellent davantage d’attention. Le manuel du JPO demande aux examinateurs de consulter d’abord la partie III, chapitre 1 et, si cela ne résout pas la question, de déterminer du point de vue logiciel si le traitement de l’information est concrètement réalisé à l’aide de ressources matérielles. Examination Handbook Annex B, ch. 1, §§ 2.1.1, 2.1.1.1-2.1.1.2. Le seul mot « ordinateur » ne répond pas à cette question. Une méthode commerciale, un jeu ou le calcul d’une formule mathématique peut encore échouer lorsque la revendication, considérée dans son ensemble, ne présente pas de traitement technique de l’information. À l’inverse, une invention liée à un logiciel peut satisfaire à l’article 2(1) lorsque la revendication constitue un processeur d’information spécifique ou une méthode de fonctionnement par coopération du logiciel et des ressources matérielles. Id. § 2.1.1.2. Les exemples du manuel concrétisent la distinction : un simple ordinateur destiné à prévoir les ventes peut échouer, alors qu’un ordinateur mentionnant des calculs ou traitements spécifiques — par exemple une synthèse de documents fondée sur TF-IDF — peut satisfaire à la définition légale de l’invention. Id.
La jurisprudence japonaise va dans le même sens, sans produire des résultats uniformes. Dans Point Management Method, l’IP High Court a confirmé l’absence d’éligibilité : la revendication décrivait un flux d’informations de gestion de points utilisant un réseau et une base de comptes de points, mais pas concrètement la coopération entre ce traitement et les ressources matérielles. Intell. Prop. High Ct., Sept. 26, 2006, 2005 (Gyo-Ke) No. 10698 (Point Management Method). Dans Hashing, la juridiction a considéré l’appareil invoqué comme un simple algorithme mathématique, faute de revendications précisant son fonctionnement dans un circuit arithmétique. Intell. Prop. High Ct., Feb. 29, 2008, 2007 (Gyo-Ke) No. 10239 (Hashing). À l’inverse, dans Interactive Dental Treatment Network, l’IP High Court a annulé un rejet du JPO : le système informatique de traitement dentaire revendiqué fournissait des moyens techniques — serveur réseau, base de données, réseau de communications, ordinateur, affichage et traitement d’images — pour assister les soins dentaires, même si un jugement humain restait nécessaire. Intell. Prop. High Ct., June 24, 2008, 2007 (Gyo-Ke) No. 10369 (Interactive Dental Treatment Network).
La technologie médicale présente une autre limite. Le JPO considère les méthodes de chirurgie, de thérapie ou de diagnostic de l’être humain comme dépourvues d’application industrielle, mais n’exclut pas les dispositifs médicaux, produits pharmaceutiques ou inventions de commande de dispositifs et de traitement de données au seul motif qu’ils servent aux soins. JPO Examination Guidelines pt. III, ch. 1, §§ 3.1.1, 3.2.1. La distinction est nette et pratique pour la rédaction. Une même idée technique peut présenter une situation d’éligibilité très différente au Japon selon qu’elle est revendiquée comme acte diagnostique pratiqué sur une personne ou comme dispositif, programme ou méthode de traitement du signal.
Une décision japonaise récente conforte aussi le versant produit/dispositif de cette distinction médicale. Dans la décision Tokai Ika rendue en 2025 par la formation élargie de l’IP High Court, celle-ci a jugé qu’une invention de produit utilisant un ingrédient prélevé sur une personne et destiné à lui être réintroduit ne constituait pas, pour cette seule raison, une invention de pratique médicale dépourvue d’application industrielle. Intell. Prop. High Ct., Special Div., Mar. 19, 2025, 2023 (Ne) No. 10040. Cette décision concorde avec la distinction du JPO entre produits et dispositifs, mais ne doit pas être lue comme supprimant l’exclusion des revendications visant, sous forme de méthodes, la chirurgie, la thérapie ou le diagnostic de l’être humain.
Enfin, le droit japonais admet assez bien les revendications utilisant des paramètres ou un libellé fonctionnel, mais uniquement dans les limites des articles 36 et 29. Les revendications doivent être fondées sur la description, assez claires pour définir l’invention et suffisamment exposées pour permettre sa réalisation au regard des connaissances générales de la personne du métier. Patent Act art. 36(4)(i), 36(6)(i)-(ii); JPO Examination Guidelines pt. II, ch. 1, § 1; id. pt. II, ch. 2, sec. 2, §§ 2.1-2.2; id. pt. II, ch. 2, sec. 3, §§ 2.1-2.3, 4.1.1. Un produit défini par un paramètre n’est donc pas suspect du seul fait de ce paramètre. Il le devient si celui-ci manque de signification technique, si la méthode de mesure est indéterminée, si la description n’étaye pas toute la plage revendiquée ou si le paramètre ne fait que décrire autrement un produit évident.
La décision de la formation élargie de l’IP High Court dans l’affaire Parameterized Patent, ou Polarizing Film, constitue le principal contrepoids judiciaire. Le film revendiqué y était défini par des relations numériques entre deux paramètres techniques. La cour a analysé le défaut au regard de l’exigence de fondement, demandant si la description divulguait, ou permettait à la personne du métier de reconnaître à partir de ses connaissances générales, que la plage revendiquée résolvait le problème indiqué. Intell. Prop. High Ct. Grand Panel, Nov. 11, 2005, 2005 (Gyo-Ke) No. 10042 (Parameterized Patent/Polarizing Film). Cette affaire rappelle utilement que le droit japonais peut accueillir les revendications paramétriques comme catégorie tout en exigeant un fondement probant substantiel pour la plage choisie.
Ces réserves empêchent la comparaison de devenir caricaturale. Dans de nombreuses affaires techniques, le filtre japonais est plus ciblé que l’examen américain des idées abstraites, mais il n’est pas vide de contenu. Il pose une autre question initiale, puis renvoie nombre de difficultés de brevetabilité vers d’autres dispositions légales.
III. Études de cas sur la répartition des examens juridiques
A. Les logiciels à la frontière : Recentive et CosmoKey
1. Recentive, le cas difficile
Recentive est le cas le plus difficile pour la thèse comparative, car les objectifs revendiqués étaient commerciaux plutôt que techniques. Les brevets revendiquaient l’utilisation de modèles d’apprentissage automatique pour générer des grilles de diffusion télévisée et des cartes de réseau pour des événements en direct. Les revendications mentionnaient la réception d’informations historiques et en temps réel sur les événements, l’entraînement ou l’utilisation de modèles d’apprentissage automatique et la production de grilles ou cartes optimisant des objectifs tels que l’audience, les recettes ou le bénéfice. Le titulaire ne revendiquait ni architecture ni technique d’entraînement nouvelles ; la nouveauté alléguée résidait dans l’application d’outils connus à cet environnement de programmation et de cartographie. Le Federal Circuit a confirmé le rejet au titre de la règle 12(b)(6), jugeant les revendications dirigées vers l’idée abstraite d’utiliser l’apprentissage automatique générique pour optimiser une programmation et une cartographie commerciales, sans que la mise en œuvre informatique supplémentaire apporte de concept inventif. Recentive, 134 F.4th at 1213-19.
Une analyse japonaise prudente ne commencerait pas par demander si « utiliser l’apprentissage automatique » est abstrait. Elle examinerait si l’invention revendiquée, dans son ensemble, est une création d’idée technique utilisant les lois de la nature et, puisque les revendications utilisent un logiciel, si le traitement de l’information est concrètement réalisé par des ressources matérielles. La réponse pourrait varier selon la rédaction. L’affaire Point Management Method et l’exemple de prévision des ventes du manuel interdisent une réponse favorable trop facile : les termes réseau, base de données, modèle ou serveur ne démontrent pas à eux seuls une coopération concrète logiciel–matériel. See Intell. Prop. High Ct., Sept. 26, 2006, 2005 (Gyo-Ke) No. 10698 (Point Management Method); Examination Handbook Annex B, ch. 1, § 2.1.1.2. Une revendication se bornant à énoncer une règle de planification commerciale en y ajoutant une exécution informatique générique peut présenter une véritable difficulté au titre de l’article 2(1). Une revendication décrivant un système concret de traitement de l’information, avec des structures de données, opérations d’entraînement, contraintes d’allocation et sorties machine spécifiques, serait mieux placée pour satisfaire à la définition légale de l’invention.
Même dans cette formulation plus solide, Recentive resterait vulnérable au Japon. La difficulté relèverait probablement de l’activité inventive et du fondement, plutôt que d’une conclusion autonome qualifiant l’idée d’abstraite. Le JPO devrait demander si l’application d’un modèle connu à des objectifs de programmation connus produit une caractéristique technique dépassant l’automatisation ordinaire d’un problème commercial. Il demanderait également si la description étaye l’effet allégué sur toute l’étendue de la revendication. Si la seule amélioration est une meilleure grille commerciale, le dossier japonais reste faible même si la revendication franchit le seuil de l’article 2.
C’est une réserve importante. Recentive ne permet pas d’affirmer que le Japon accepterait couramment les revendications d’IA à vocation commerciale. La proposition plus défendable est plus étroite : l’examen japonais obligerait vraisemblablement le déposant à identifier une contribution technique dans l’architecture, le traitement des données, la méthode d’entraînement ou l’interaction avec des contraintes techniques. Le droit américain a opéré un tri comparable au titre du § 101 ; la pratique japonaise le ferait plus probablement au moyen du cadre des inventions logicielles, de l’article 29(2) et de l’article 36.
2. CosmoKey et un cas logiciel plus solide
CosmoKey occupe une autre place dans le spectre logiciel. Le procédé d’authentification revendiqué utilisait un terminal, un partenaire de transaction, un dispositif d’authentification, un appareil mobile et deux canaux de communication. La fonction d’authentification de l’appareil utilisateur était normalement inactive ; l’utilisateur ne l’activait que pour une transaction ; le système vérifiait l’activation selon une relation temporelle prédéterminée ; la fonction était ensuite désactivée automatiquement. Le tribunal de district avait considéré les revendications comme dirigées vers l’idée abstraite d’authentification, mais le Federal Circuit a infirmé cette décision. Sans trancher définitivement, la formation a supposé que l’authentification pouvait être décrite abstraitement, puis retenu, à la seconde étape du test Alice l’existence, dans la combinaison ordonnée, d’une amélioration spécifique d’une technique particulière d’authentification mise en œuvre par ordinateur. CosmoKey, 15 F.4th at 1096-99.
L’analyse japonaise de l’invention au sens de la loi disposerait ici de davantage d’éléments que dans Recentive. La revendication ne se borne pas à un objectif commercial mis en œuvre sur ordinateur. Elle spécifie des états de dispositif, des communications multicanaux, une relation temporelle, une activation pendant un intervalle propre à une transaction et une désactivation automatique. Ces caractéristiques décrivent une organisation concrète des échanges d’informations et de la commande d’états dans un système en réseau. Dans le cadre logiciel du JPO, ce type de revendication serait un candidat solide à la qualification de traitement de l’information concrètement réalisé par coopération du logiciel et du matériel. See Examination Handbook Annex B, ch. 1, § 2.1.1.2.
Cette conclusion ne résulte pas simplement du fait de nommer l’invention « système ». Interactive Dental Treatment Network est utile précisément parce que la juridiction n’a pas considéré ce vocabulaire comme décisif. Elle a recherché si les agencements revendiqués de réseau, base de données, ordinateur, affichage et traitement d’images fournissaient des moyens techniques à l’appui de la tâche. Ce raisonnement jouerait en sens inverse pour une revendication reformulant simplement une pratique humaine, commerciale ou de sécurité en termes de système.
Le contre-argument porterait sur le caractère conventionnel, plutôt que sur l’abstraction. L’authentification multifacteur, la confirmation hors bande, les défis temporisés et l’activation temporaire étaient des notions de sécurité familières. Un examinateur japonais pourrait donc rejeter la revendication pour évidence si l’état de la technique fournissait une motivation à combiner ces caractéristiques. C’est précisément le point de comparaison : à la seconde étape du § 101, le Federal Circuit devait demander si la combinaison ordonnée était bien comprise, courante et conventionnelle ; un examinateur japonais poserait normalement la question analogue au titre de l’article 29(2), avec des difficultés de fondement et de clarté au titre de l’article 36 si le libellé était trop fonctionnel.
Ensemble, Recentive et CosmoKey montrent pourquoi la comparaison logicielle ne se résume pas à « le Japon accepte ce que les États-Unis rejettent ». L’IA à vocation commerciale reste vulnérable au Japon si la mise en œuvre technique n’apporte rien de réel. Les protocoles de sécurité et les techniques de commande de réseau se qualifient plus aisément de techniques, mais doivent toujours justifier leur brevetabilité face à l’état de la technique.
B. Machines, matériel et revendications de résultat : PowerBlock et Yu
1. PowerBlock, un cas témoin de l’abstraction excessive
PowerBlock concernait des haltères à poids sélectionnables dotés d’un sélecteur motorisé. Les revendications décrivaient des plaques de poids imbriquées, une poignée, un sélecteur mobile à plusieurs positions de réglage et un moteur électrique couplé à ce sélecteur. Quand l’utilisateur choisissait le poids souhaité, le moteur déplaçait physiquement le sélecteur pour engager les plaques appropriées. Le tribunal de district avait qualifié les revendications d’idée abstraite d’automatisation du choix de poids à l’aide de composants génériques. Le Federal Circuit a infirmé cette décision, soulignant qu’elles visaient une manière spécifique de réaliser un empilage automatisé de poids dans un système mécanique tangible. PowerBlock, 146 F.4th at 1371-73.
Au Japon, il s’agit probablement du cas le plus simple de l’ensemble au regard de l’article 2(1). L’invention est un article mécanique et électrique utilisant des composants physiques pour produire un mouvement physique. Elle présente aussi une application industrielle au sens ordinaire. Cela ne signifie pas que la revendication soit nécessairement brevetable. Motoriser un sélecteur connu pourrait être évident, et l’étendue des caractéristiques du sélecteur et de sa commande pourrait compter. Mais l’examinateur japonais aurait peu de raisons de considérer la revendication comme extérieure à la catégorie légale des inventions.
L’intérêt de PowerBlock est donc méthodologique. L’affaire révèle le risque de définir l’« idée » d’une revendication à un niveau d’abstraction tel que des machines ordinaires deviennent suspectes. Le droit japonais n’aurait pas besoin d’une correction particulière à cet égard, car l’examen de l’article 2(1) resterait attaché à l’article technique revendiqué. Le travail difficile se situerait là où le droit des brevets le place habituellement : état de la technique, portée des revendications et exposé.
2. Yu, une affaire d’appareil présentant une réelle difficulté de rédaction
Yu complique l’analyse. La revendication représentative décrivait une « caméra numérique améliorée » avec deux capteurs d’image, deux objectifs, un circuit de conversion analogique-numérique, une mémoire d’images et un processeur configuré pour produire une première image numérique « améliorée » à l’aide d’une seconde. Le Federal Circuit a jugé la revendication inéligible, la qualifiant d’idée abstraite consistant à prendre deux images et à utiliser l’une pour améliorer l’autre. La majorité a souligné qu’elle mentionnait des composants conventionnels de caméra à un niveau élevé de généralité sans revendiquer de moyen technique spécifique pour obtenir l’amélioration. Yu, 1 F.4th at 1042-45. La juge Newman a exprimé une opinion dissidente, considérant que la revendication décrivait une caméra concrète plutôt qu’une idée abstraite. Id. at 1045-48 (Newman, J., dissenting).
Le Japon analyserait probablement la revendication autrement, sans nécessairement parvenir à une issue finale plus favorable. Une caméra associant capteurs, objectifs, circuits de conversion, mémoire et processeur est un appareil technique utilisant l’optique et l’électronique. L’article 2(1) constitue donc un motif de rejet bien moins naturel que le § 101 pour la majorité américaine. La revendication présente pourtant une vulnérabilité importante au Japon : « améliorée à l’aide de » peut décrire un résultat sans le relier à l’agencement divulgué de quatre capteurs, à la stratégie d’exposition, à l’algorithme de traitement du signal ou à d’autres moyens concrets.
Un examinateur du JPO pourrait donc soulever la même préoccupation fondamentale au titre des articles 36 et 29(2). Si la description divulgue une architecture multicapteur particulière ou un agencement de capteurs noir et blanc, mais que la revendication couvre presque toute caméra à deux capteurs combinant deux images, sa portée peut dépasser ce que la description étaye. Si les caméras à deux objectifs et les techniques de fusion d’images étaient connues, la revendication pourrait aussi être évidente en l’absence de caractéristique technique spécifique produisant l’amélioration alléguée. Le résultat japonais pourrait donc encore être un rejet, portant probablement sur la largeur des revendications, leur fondement, leur clarté et l’activité inventive, plutôt que sur la qualification d’une caméra revendiquée comme idée abstraite.
Cette différence n’est pas purement sémantique. Un rejet au titre du § 101 peut mettre fin au litige dès le stade initial des écritures, avant la constitution d’un dossier approfondi sur l’interprétation des revendications ou l’état de la technique. Un rejet au titre de l’article 36 ou de l’article 29 identifie, en revanche, un défaut auquel le déposant peut souvent répondre par des revendications plus étroites, une explication technique supplémentaire ou des preuves d’effet technique. Yu devient ainsi une leçon de rédaction : un matériel concret aide, mais ne sauve pas une revendication dont l’avancée alléguée reste au niveau d’un résultat souhaité.
C. CardioNet et la frontière des méthodes médicales
CardioNet concernait une technologie de surveillance cardiaque destinée à détecter et distinguer fibrillation et flutter auriculaires. La revendication représentative décrivait un appareil de surveillance doté d’électrodes, de composants de détection des battements et d’un module déterminant la pertinence en appliquant une logique spécifiée aux intervalles entre battements. Le tribunal de district avait considéré la revendication comme dirigée vers une idée diagnostique abstraite. Le Federal Circuit a infirmé cette décision, jugeant que les revendications visaient une amélioration technologique spécifique de la surveillance cardiaque, et non un processus mental ou une corrélation diagnostique abstraite. CardioNet, 955 F.3d at 1368-71.
Le Japon ajoute une difficulté juridique que l’analyse américaine du § 101 ne traite pas de la même façon : l’application industrielle des activités médicales. Si une revendication de type CardioNet est formulée comme un dispositif de surveillance cardiaque, une méthode de commande de ce dispositif, un programme ou une méthode de traitement du signal produisant des informations, elle est bien placée pour l’éligibilité japonaise. Elle vise le traitement technique de signaux physiologiques électriques par un dispositif. Mais si la même idée est revendiquée comme « méthode de diagnostic de la fibrillation auriculaire chez un sujet humain », comprenant la mesure sur le patient et la détermination qu’il présente cette fibrillation, le JPO peut y voir une méthode de diagnostic de l’être humain et la rejeter pour défaut d’application industrielle. JPO Examination Guidelines pt. III, ch. 1, §§ 3.1.1, 3.2.1.
Le droit japonais n’est donc pas simplement plus tolérant à l’égard du diagnostic médical. Il accueille les dispositifs médicaux et le traitement technique de données, tout en traçant une frontière relativement ferme autour des actes diagnostiques pratiqués sur le corps humain. Cette frontière donne une importance particulière à la forme des revendications. Un praticien américain lisant CardioNet peut se demander principalement si la revendication améliore suffisamment un dispositif technologique pour échapper à l’abstraction. Le rédacteur visant le Japon doit aussi se demander si la forme même de la revendication appelle une objection liée à l’activité médicale.
Les décisions japonaises confortent les deux versants de cette frontière. La décision Tokai Ika de la formation élargie aide les revendications de produit et de composition : elle a rejeté l’argument selon lequel un produit deviendrait une invention de pratique médicale dépourvue d’application industrielle au seul motif que sa fabrication et son utilisation s’inscrivent dans une séquence médicale. L’affaire Muscle Training Method va dans le même sens général par l’autre versant : une utilisation médicale possible ne supprimait pas, à elle seule, l’application industrielle lorsque l’invention était formulée et divulguée comme technologie d’entraînement musculaire. Intell. Prop. High Ct., Aug. 28, 2013, 2012 (Gyo-Ke) No. 10400 (Muscle Training Method). Aucune de ces affaires ne sauverait toutefois une revendication dont les étapes opératoires sont, en tant que telles, le diagnostic ou le traitement d’une personne.
Cela fait de CardioNet un exemple à la fois favorable et limitatif pour la thèse de l’article. Favorable, car des revendications de surveillance sous forme de dispositif seraient probablement considérées comme des inventions techniques au Japon, les véritables débats portant sur l’état de la technique et l’exposé. Limitatif, car la même idée médicale sous-jacente, formulée comme méthode diagnostique, pourrait échouer au seuil japonais même si une juridiction américaine l’examinait selon une autre lecture de Mayo/Alice.
D. Les compositions définies par paramètres après U.S. Synthetic
U.S. Synthetic est remarquable parce qu’il s’agissait de revendications de composition de matière. Le brevet revendiquait des compacts de diamant polycristallin utilisés comme éléments de coupe dans des trépans. Les PDC revendiqués comportaient une couche de diamant liée à un substrat de carbure et étaient définis par leurs constituants, dimensions, caractéristiques granulaires et propriétés mesurées du matériau, notamment la coercivité, la saturation magnétique spécifique et la perméabilité spécifique. La Commission avait considéré les caractéristiques magnétiques comme orientées vers un résultat ou abstraites. Le Federal Circuit a infirmé cette décision, jugeant les revendications dirigées vers une composition de matière spécifique et non abstraite, définie par des caractéristiques structurelles et des propriétés corrélées à la microstructure. U.S. Synthetic, 128 F.4th at 1281-84.
L’analyse japonaise partirait probablement du principe qu’un compact diamanté fabriqué est un produit technique. Plus prudemment, l’article 2(1) ne serait normalement pas l’obstacle significatif. La difficulté porterait sur la pertinence des caractéristiques paramétriques. Les propriétés magnétiques revendiquées ont-elles un sens technique ? La méthode de mesure est-elle suffisamment précise ? La description explique-t-elle leur corrélation avec la microstructure et les performances ? Les plages revendiquées sont-elles étayées sur toute leur étendue ? Les paramètres distinguent-ils un produit non évident des PDC de l’état de la technique, ou se bornent-ils à décrire autrement un matériau évident ?
La pratique japonaise connaît bien les revendications de produit définies en partie par des propriétés physiques ou chimiques. Cela ne rend pas les revendications paramétriques sans risque. Un paramètre peut clarifier une invention lorsqu’il exprime une caractéristique structurelle ou fonctionnelle difficile à formuler dans le langage habituel des revendications. Il peut aussi la masquer lorsque le déposant substitue une propriété souhaitée à l’enseignement permettant de fabriquer et d’utiliser le produit. Les articles 36 et 29 sont les outils naturels pour contrôler cette distinction.
La décision Parameterized Patent de la formation élargie exprime la même idée en termes contentieux. La cour n’a pas considéré les paramètres comme un défaut de catégorie d’objet. Elle a demandé si l’exposé justifiait la plage et son effet technique. Pour U.S. Synthetic, cela signifie qu’une juridiction japonaise se concentrerait probablement sur la preuve du lien entre coercivité, saturation magnétique, perméabilité, microstructure et performances, plutôt que sur la question de savoir si ces propriétés mesurées transforment le compact revendiqué en idée non technique.
À cet égard, U.S. Synthetic montre une convergence plutôt qu’une divergence. L’infirmation par le Federal Circuit a rapproché le droit américain de la répartition japonaise des questions. La cour a traité le PDC comme le produit concret qu’il était, laissant la suffisance de l’exposé et les autres questions de brevetabilité aux dispositions conçues pour elles. La leçon comparative n’est pas que tout produit défini par paramètres est brevetable. Elle est qu’un produit physique ne devrait pas devenir abstrait au seul motif que certaines caractéristiques sont exprimées par des propriétés mesurables.
IV. Ce que montre la comparaison, et ses limites
Les six affaires étayent une conclusion mesurée. Le droit japonais ne produirait pas nécessairement davantage de brevets. Il poserait plus souvent d’autres questions à d’autres étapes de l’analyse. Pour PowerBlock et U.S. Synthetic, l’examen initial japonais serait probablement bref, car l’objet revendiqué est une machine tangible ou une composition fabriquée. Pour Yu, la présence de matériel maintiendrait probablement la revendication dans la catégorie légale, mais elle pourrait encore échouer faute de revendiquer suffisamment les moyens techniques. Pour CardioNet, les revendications de dispositif et de traitement du signal sont beaucoup mieux placées que celles de méthode diagnostique. Pour Recentive et CosmoKey, la distinction entre automatisation commerciale et traitement technique de l’information devient décisive.
La comparaison explique aussi pourquoi le § 101 américain peut sembler instable. L’examen Alice/Mayo mêle souvent plusieurs questions : quel est le véritable objet de la revendication ? L’avancée alléguée est-elle technologique ? Les composants sont-ils conventionnels ? Le titulaire a-t-il revendiqué un résultat plutôt qu’un moyen ? L’acceptation réserverait-elle excessivement des travaux futurs au titulaire ? Ces préoccupations sont légitimes dans un système de brevets, mais elles ne trouvent pas toutes naturellement leur place dans une catégorie initiale d’objet brevetable. Lorsqu’elles sont concentrées dans le § 101, la même revendication peut paraître concrète ou abstraite selon le degré de généralité choisi par le décideur.
Le droit japonais a ses propres incertitudes. Les directives du JPO sont des orientations administratives, et non un code exhaustif des résultats. Les traductions anglaises sont provisoires. La procédure effective de délivrance peut dépendre de la pratique de l’examinateur, de la traduction des revendications, des modifications et du dossier d’antériorités. Pour les logiciels notamment, la frontière entre invention de traitement technique de l’information et méthode commerciale exécutée sur matériel ordinaire peut être contestable. Un article comparatif devrait donc éviter d’affirmer que le Japon « accepterait » une revendication lorsqu’il est plus exact de prévoir qu’il qualifierait probablement le problème autrement.
La leçon la plus utile est institutionnelle. Le droit japonais tend à réserver l’éligibilité au filtrage du caractère technique et de l’application industrielle. Il s’appuie ensuite sur l’activité inventive, le fondement, la clarté et la suffisance de l’exposé pour accomplir une large part du travail que les juridictions américaines effectuent parfois par l’analyse de l’« idée abstraite ». Cette répartition ne supprime pas les cas difficiles. Elle rend la difficulté plus visible : existe-t-il une contribution technique non évidente, et celle-ci est-elle effectivement revendiquée et divulguée ?
V. Conséquences pour la rédaction
La conséquence pratique n’est pas de préparer une description pour les États-Unis et une description entièrement différente pour le Japon. Elle est de rédiger un exposé technique répondant aux deux systèmes, avec une structure de revendications assez riche pour réagir à leurs points d’exigence différents.
Pour les inventions logicielles et d’IA, la description ne devrait pas reposer sur l’affirmation qu’un modèle améliore un résultat commercial. Elle devrait identifier le problème technique, les données techniques ou contraintes du système, la structure du traitement de l’information, le rôle des ressources matérielles et la raison pour laquelle la configuration revendiquée produit un effet technique. Les revendications devraient éviter de faire de l’objectif commercial la seule avancée apparente. Pour une invention de type Recentive, cela signifie revendiquer davantage que l’utilisation de l’apprentissage automatique pour la programmation : il faut divulguer et revendiquer les caractéristiques techniques du modèle, de l’entraînement, du traitement des données ou de l’allocation des ressources qui font de la mise en œuvre plus qu’une automatisation ordinaire. Pour une invention de type CosmoKey, il s’agit de revendiquer les transitions d’état, relations temporelles, interactions entre canaux et effets de sécurité faisant du protocole une mise en œuvre technique plutôt qu’une authentification abstraite.
Pour les inventions matérielles, la revendication ne devrait pas reposer uniquement sur un résultat souhaité. PowerBlock montre l’intérêt d’énoncer les composants physiques et leurs relations opérationnelles. Yu montre le risque de revendiquer un matériel connu à un niveau général tout en laissant l’amélioration alléguée dans un libellé fonctionnel. Dans les deux pays, l’approche plus sûre est de revendiquer la structure ou le traitement produisant le résultat, plutôt que le seul résultat.
Pour les technologies de surveillance médicale et de diagnostic, le Japon exige une attention particulière à la catégorie de revendication. Les revendications de dispositif, de programme, de méthode de commande et de traitement du signal devraient éviter de présenter l’invention comme une méthode diagnostique pratiquée sur le corps humain. Aux États-Unis, les mêmes revendications devraient être formulées comme des améliorations spécifiques de la technologie de surveillance ou du traitement du signal, plutôt que comme une corrélation naturelle ou une conclusion diagnostique. Le recoupement est important, sans être complet.
Pour les compositions et inventions définies par paramètres, la description devrait donner au paramètre un véritable rôle technique. Elle devrait définir la méthode de mesure, expliquer le rapport entre le paramètre et la structure ou les performances, fournir des exemples représentatifs sur toute la plage revendiquée et préserver des plages et caractéristiques structurelles de repli. U.S. Synthetic illustre l’intérêt de relier les propriétés mesurées à la microstructure ; le même lien est utile au Japon au titre des articles 36 et 29, même lorsque l’éligibilité n’est pas la question principale.
Dans toutes les catégories, le rédacteur devrait préserver plusieurs degrés de précision des revendications. Des revendications larges peuvent mériter d’être recherchées, mais devraient être accompagnées de revendications dépendantes et de détails descriptifs isolant la contribution technique. Cette stratégie est utile en contentieux américain, car elle réduit le risque que le juge n’identifie qu’un résultat abstrait. Elle est également utile au Japon, donnant au déposant des possibilités de répondre aux objections d’activité inventive, de fondement, de clarté et d’activité médicale sans abandonner le cœur commercial de l’invention.
VI. Conclusion
La comparaison entre les décisions récentes d’éligibilité du Federal Circuit et le droit japonais est la plus convaincante lorsqu’elle reste mesurée. Le Japon n’est pas un pays où toute méthode informatique, idée diagnostique ou produit défini par paramètres franchit aisément l’examen. Le JPO peut être exigeant, en particulier si la revendication est commerciale, orientée vers un résultat, non étayée ou rédigée sous une forme interdite de méthode médicale.
Le Japon offre une autre répartition des questions de brevetabilité. Une machine concrète, un dispositif, une composition ou un système de traitement technique de l’information risque moins d’être rejeté d’emblée pour un motif général d’absence de technicité. L’examinateur demandera plus volontiers si la contribution technique est nouvelle, non évidente, clairement revendiquée, suffisamment exposée et susceptible d’application industrielle au sens requis. Cette répartition rend l’analyse moins simple qu’un récit favorable aux brevets, mais plus rigoureuse qu’un examen de l’idée abstraite dépourvu de niveau de généralité stable.
Pour le droit américain, la comparaison japonaise étaye une critique mesurée de l’extension de l’éligibilité. La difficulté n’est pas que les juges demandent si les revendications sont technologiques : le droit des brevets doit le demander. Elle est que le § 101 devient parfois le lieu où se résolvent, sans être nommées comme telles, des préoccupations d’évidence, de suffisance de l’exposé, de portée excessive et de revendication fonctionnelle. Pour les praticiens, la leçon est immédiate : placer tôt l’exposé technique, revendiquer les moyens spécifiques autant que le résultat utile et rédiger pour que la même invention soit comprise comme une mise en œuvre technologique concrète selon Alice/Mayo et comme une idée technique utilisant les lois de la nature selon l’article 2(1).
