Résumé : Les dossiers de délivrance de brevets ne sont ni systématiquement protégés par un privilège ni automatiquement communicables en justice. Chaque document exige une analyse propre au forum, portant sur son objectif, ses participants, sa confidentialité et son lien avec un litige anticipé. Le privilège avocat-client protège les communications confidentielles admissibles destinées à obtenir ou fournir un conseil juridique ; la protection du work product exige généralement un lien concret avec le contentieux, absent de l’examen ex parte courant. Il faut d’abord identifier le droit applicable : la Federal Rule of Evidence 501 peut imposer le droit d’un État pour des prétentions fondées sur son droit ; le Federal Circuit applique son propre droit aux questions de privilège propres aux brevets et celui du circuit régional aux autres questions ; les critères de work product et de communications à objectifs mixtes varient. Dans les litiges fédéraux de brevets régis par le droit du Federal Circuit, les échanges confidentiels avec des Patent Agents inscrits peuvent bénéficier du privilège limité reconnu par Queen’s University s’ils concernent la pratique autorisée devant l’USPTO. Les e-mails internes entre avocat superviseur et collaborateur peuvent aussi être protégés lorsqu’ils élaborent un conseil sur une notification de l’Office, mais les communications purement administratives ou de statut ne le sont pas du seul fait qu’elles s’échangent entre avocats. Les échanges transfrontaliers exigent de vérifier le statut professionnel du correspondant, son rôle autorisé, le droit applicable et la nécessité de sa participation ; la règle de juillet 2026 sur la représentation des personnes domiciliées à l’étranger change la gestion de la correspondance américaine sans établir en elle-même de privilège. Mandats clairs, diffusion restreinte, séparation du conseil et de l’administration et inventaires de privilège propres à chaque document offrent la meilleure base de protection, sans exagérer les doctrines applicables.
I. Le dossier officiel et le « dossier parallèle »
Le dossier officiel ne raconte qu’une partie de la procédure de délivrance. Derrière le dossier public peuvent se trouver déclarations d’invention, analyses d’antériorités, versions et comparaisons, notes d’entretiens, e-mails entre conseils, instructions aux correspondants étrangers, recommandations de portefeuille et échanges avec des Patent Agents. Si la validité, la contrefaçon, la qualité d’inventeur, la titularité ou l’inequitable conduct est ensuite contestée, l’adversaire peut demander ce « dossier parallèle » privé.
La réaction instinctive, selon laquelle les documents appartiennent au conseil et seraient donc protégés, est trop large. Leur création pendant l’examen ne détermine ni un privilège ni une protection work product, et ne dit donc pas à elle seule s’ils doivent être communiqués. Il en va de même d’une mention « Privileged and Confidential », de leur placement dans le dossier électronique d’un avocat ou de la présence d’un avocat dans une chaîne d’e-mails. À l’inverse, l’absence de ces protections ne prouve pas à elle seule que la pièce entre dans le champ autorisé de la discovery ; pertinence, proportionnalité, autres protections et ordonnance de confidentialité restent des questions distinctes. Fed. R. Civ. P. 26(b)(1), (c).
Deux doctrines dominent : le privilège avocat-client et le work product. Elles se recoupent souvent, mais protègent des intérêts différents et reposent sur des faits différents. La première protège des communications confidentielles admissibles destinées à obtenir ou fournir un conseil juridique. La seconde protège généralement les documents et objets préparés en prévision d’un litige ou pour un procès. Une pièce de procédure de délivrance peut relever des deux, d’une seule ou d’aucune.
Cette distinction est particulièrement importante en brevets. Préparer et poursuivre une demande constitue l’exercice du droit. Sperry v. Florida ex rel. Fla. Bar, 373 U.S. 379, 383, 402 (1963). Les communications confidentielles destinées à cette activité peuvent donc être privilégiées. L’examen courant est toutefois normalement ex parte et vise un titre accordé par l’administration, plutôt qu’un litige contre un adversaire. Les pièces ne matérialisant pas une communication protégée peuvent ainsi échapper au privilège avocat-client sans bénéficier du work product.
La bonne analyse est propre au document : qui l’a créé, pourquoi, s’il a été communiqué et à qui, statut juridique et rôle des participants, maintien de la confidentialité et, pour le work product, influence significative d’un conflit concret anticipé sur sa préparation.
II. Deux protections aux fondements différents
Le privilège avocat-client protège généralement une communication confidentielle entre client et avocat destinée à obtenir ou fournir un conseil juridique. Il n’est pas limité au contentieux. Sous réserve de renonciation et d’exceptions reconnues, telle l’exception crime-fraud, une communication satisfaisant aux conditions reste normalement protégée quel que soit le besoin de l’adversaire.
Le privilège protège les communications, pas les faits sous-jacents. Upjohn Co. v. United States, 449 U.S. 383, 395–96 (1981). Un inventeur peut donc devoir témoigner sur la conception, les essais, les recherches d’antériorités ou la connaissance d’une référence, même s’il en a discuté avec le conseil. Une affaire récente a appliqué la même distinction à des dessins prétendument préparés sur instruction du conseil : ni les dessins ni les faits de leur création n’étaient privilégiés du seul fait de son intervention. Resh, Inc. v. Conrad, No. 22-cv-01427-EJD (VKD), slip op. at 3–5 (N.D. Cal. Feb. 23, 2024). S’ils sont par ailleurs pertinents, proportionnés et non protégés, les faits peuvent être obtenus dans les cahiers de laboratoire, données d’essai, témoignages, e-mails ou autres sources.
Un document technique ou commercial préexistant ne devient pas non plus privilégié du seul fait d’être envoyé à un avocat. Fisher v. United States, 425 U.S. 391, 403–05 (1976). L’e-mail d’accompagnement peut être protégé s’il révèle une demande de conseil juridique, mais la pièce jointe doit satisfaire elle-même aux conditions.
Le work product poursuit un autre objectif. La Federal Rule of Civil Procedure 26(b)(3) protège les documents et objets préparés en prévision d’un litige ou pour un procès, par ou pour une partie ou son représentant. Fed. R. Civ. P. 26(b)(3). La doctrine ne se limite pas aux échanges avocat-client et peut couvrir enquêtes, notes d’avocat, éléments relatifs aux experts et travail de représentants non avocats. Elle exige en revanche normalement un véritable lien avec le contentieux, que le privilège avocat-client n’exige pas.
Le work product ordinaire ou factuel n’interdit pas absolument la communication. Selon la règle 26(b)(3), le tribunal peut l’ordonner si le demandeur montre un besoin substantiel et l’impossibilité d’obtenir sans difficulté excessive un équivalent substantiel. La règle prescrit une protection renforcée des impressions, conclusions, opinions et théories juridiques du conseil. Le seuil vient néanmoins d’abord : même les réflexions franches d’un avocat ne sont pas work product si le document n’a pas été préparé en prévision d’un litige selon le critère du forum.
Caractéristique | Privilège avocat-client ou Patent Agent | Doctrine du work product |
Intérêt protégé | Consultation juridique confidentielle | Intégrité de la préparation du contentieux |
Objet typique | Une communication admissible | Un document ou objet préparé en prévision d’un litige ou pour un procès |
Litige nécessaire ? | Non | Généralement oui |
Procédure courante de délivrance | Peut souvent justifier le privilège | Ne justifie normalement pas le work product |
Le besoin de la pièce peut-il prévaloir ? | Généralement non, sauf renonciation ou exception | Parfois pour le work product factuel ; protection renforcée des opinions |
La distinction crée une lacune récurrente. Une analyse d’avocat non communiquée n’est pas automatiquement une communication avocat-client. Créée pour le seul examen courant sans le lien contentieux requis, elle peut aussi échouer au critère du work product. Objectif, communication et documentation comptent donc plus que les étiquettes.
III. Identifier d’abord le droit applicable
Le droit applicable est une question préalable. La Federal Rule of Evidence 501 fait de la common law fédérale, développée par les tribunaux à la lumière de la raison et de l’expérience, la source ordinaire des privilèges dans les litiges de droit fédéral. Elle ajoute une réserve importante : au civil, le droit d’un État régit le privilège d’une prétention ou défense dont il fournit la règle de décision. Fed. R. Evid. 501. Une affaire fédérale de brevet peut donc relever du privilège fédéral pour les prétentions de brevet mais nécessiter le droit d’un État pour une demande de titularité, de contrat, de responsabilité professionnelle ou d’obligation fiduciaire. Il faut identifier la prétention ou défense liée à chaque communication retenue ; la présence d’un brevet dans le litige ne sélectionne pas un droit unique pour tous les documents.
Les affaires fédérales de brevet ajoutent un second niveau. Lorsqu’il contrôle un tribunal de district, le Federal Circuit applique normalement le droit du circuit régional aux questions étrangères aux brevets, mais son propre droit aux questions substantielles de brevet et aux questions procédurales suffisamment liées à l’exercice du droit de brevet. In re Queen’s Univ. at Kingston, 820 F.3d 1287, 1290–91 (Fed. Cir. 2016); In re Spalding Sports Worldwide, Inc., 203 F.3d 800, 803–04 (Fed. Cir. 2000). Spalding illustre la frontière. La cour a appliqué le droit du Federal Circuit, le privilège d’un dossier d’invention soumis pour évaluation mettant en jeu le droit substantiel des brevets. 203 F.3d at 803–04. Elle a en revanche expliqué que In re Regents of Univ. of Cal. avait correctement appliqué le droit du Seventh Circuit à l’intérêt commun entre donneur et preneur de licence, car la question n’était pas propre aux brevets. Id. at 804 (discutant 101 F.3d 1386, 1390 n.2 (Fed. Cir. 1996)). Les questions propres aux déclarations d’invention, échanges d’examen ou privilège des Patent Agents peuvent donc relever du Federal Circuit, et une question non spécifique du circuit régional.
Le work product exige un contrôle distinct du droit applicable. La règle 501 traite des privilèges ; en discovery fédérale, la protection des documents et objets préparés en prévision d’un litige relève principalement de la Federal Rule of Civil Procedure 26(b)(3). Fed. R. Civ. P. 26(b)(3)(A). Les circuits régionaux ne formulent pas identiquement les critères des documents à double objectif. Le Second Circuit demande si le document a été créé en raison du litige anticipé et s’il aurait été préparé sous une forme essentiellement similaire sans cette perspective ; le Fifth Circuit demande si son objectif principal était d’aider un éventuel contentieux futur. Comparer United States v. Adlman, 134 F.3d 1194, 1202 (2d Cir. 1998), avec United States v. El Paso Co., 682 F.2d 530, 542–43 (5th Cir. 1982). Les critères des communications mixtes juridiques et non juridiques varient aussi : le Second Circuit recherche si le conseil juridique était l’objectif prédominant, tandis que le D.C. Circuit demande s’il constituait l’un des objectifs significatifs. Comparer In re County of Erie, 473 F.3d 413, 420 (2d Cir. 2007), avec Fed. Trade Comm’n v. Boehringer Ingelheim Pharms., Inc., 892 F.3d 1264, 1267–68 (D.C. Cir. 2018).
L’analyse documentaire doit donc commencer par le tribunal, les prétentions et défenses concernées, la source fédérale ou étatique du privilège, le rôle du droit du Federal Circuit ou du circuit régional et le critère du forum pour le work product ou l’objectif mixte. Ce n’est qu’ensuite qu’il faut vérifier les conditions de la protection invoquée.
IV. Le privilège avocat-client dans l’examen américain courant
La décision principale du Federal Circuit sur le privilège en procédure de délivrance est In re Spalding Sports Worldwide, Inc., 203 F.3d 800, 805–07 (Fed. Cir. 2000). Les inventeurs avaient soumis un dossier d’invention au service juridique de leur société : description, antériorités potentiellement pertinentes et informations de brevetabilité. La cour l’a jugé privilégié parce qu’il avait été fourni confidentiellement au conseil principalement pour obtenir un avis de brevetabilité et une aide à préparer une demande.
Spalding a rejeté l’idée que le contenu technique ou les antériorités transforment nécessairement une déclaration d’invention en rapport factuel non privilégié. Au regard de la teneur globale, la cour a constaté une demande expresse ou implicite de services juridiques. Elle n’a pas découpé le dossier en phrases « juridiques » protégées et « techniques » non protégées. La divulgation publique ultérieure de certains contenus dans une demande n’a pas non plus rétroactivement supprimé le privilège de la communication confidentielle antérieure.
La décision ne protège pas catégoriquement toute déclaration d’invention, tout projet de demande ou toute pièce d’examen. Qui invoque le privilège doit encore prouver confidentialité et objectif juridique. Une fiche envoyée simultanément au conseil, aux dirigeants, responsables produit et comité d’inventions pour le budget, la rémunération ou le classement du portefeuille peut appeler une autre analyse. Les échanges à double objectif doivent être évalués selon le critère du forum.
En pratique, les échanges confidentiels demandant conseil sur la brevetabilité, la qualité d’inventeur, la portée, la rédaction, la stratégie de dépôt ou une réponse à l’USPTO sont de bons candidats. Les échanges de versions peuvent être protégés s’ils révèlent des informations confidentielles du client, un conseil proposé ou des options stratégiques non publiques. Dossiers ordinaires de recherche, données brutes, rapports administratifs, prévisions commerciales et pièces publiques d’examen ne deviennent pas privilégiés du seul fait d’une lecture par le conseil.
La représentation d’une société ajoute un niveau. Les échanges d’inventeurs ou d’autres salariés peuvent être protégés s’ils interviennent dans leurs responsabilités afin de permettre au conseil de conseiller la société. Upjohn, 449 U.S. at 394–95. Le privilège appartient cependant à l’organisation. Un inventeur interrogé n’est pas automatiquement le client personnel du conseil ; mandat et entretien doivent rendre cette distinction claire.
Une allégation d’inequitable conduct ne supprime pas non plus automatiquement le privilège. Spalding exigeait une démonstration prima facie d’une communication destinée à favoriser une fraude. La seule allégation d’une référence non citée, notamment si elle avait été fournie au conseil pour évaluation, ne satisfait pas en elle-même à l’exception crime-fraud.
V. Patent Agents : un privilège distinct lié à la pratique autorisée
Les clients s’appuient souvent sur des Patent Agents inscrits, autorisés à pratiquer devant l’USPTO mais non avocats. Dans le contentieux fédéral de brevet régi par le droit du Federal Circuit, In re Queen’s Univ. at Kingston, 820 F.3d 1287, 1290–94, 1301–02 (Fed. Cir. 2016), reconnaît un privilège limité de common law fédérale pour les communications admissibles dans leur pratique autorisée. Il est distinct du privilège avocat-client, bien qu’analogue dans sa fonction. Queen’s University n’établit pas en lui-même de règle universelle pour tous les tribunaux ou toutes les situations de droit étatique ; l’analyse du droit applicable vient d’abord.
Queen’s University a jugé protégés les échanges confidentiels client–Patent Agent non avocat destinés à accomplir les missions autorisées par le Congrès et l’USPTO, y compris les services raisonnablement nécessaires et accessoires à ces missions. La partie invoquant le privilège doit prouver que la communication particulière entre dans ce champ. 820 F.3d at 1301–02.
L’analyse est fonctionnelle. Selon 37 C.F.R. § 11.5(b)(1), les exemples centraux comprennent les avis de brevetabilité, la préparation, le dépôt et la poursuite des demandes, les réponses aux notifications, les modifications et entretiens avec l’examinateur. La communication doit concerner ce travail autorisé ou un service raisonnablement nécessaire et accessoire ; la présence d’un Patent Agent ne protège pas un contenu juridique, commercial ou administratif sans rapport.
Le privilège ne transforme pas le Patent Agent en conseil juridique généraliste. Queen’s University a exclu de la doctrine les avis de contrefaçon, certains avis sur la validité du brevet d’un tiers en vue d’un litige ou d’une transaction et les autres travaux hors pratique USPTO autorisée. Licences, opérations de société, stratégie devant les tribunaux de district et questions de droit étatique nécessitent normalement un autre fondement de privilège.
La protection doit donc être décrite par la fonction plutôt que le titre. Un e-mail de Patent Agent inscrit n’est pas privilégié du seul fait qu’il concerne un brevet. Il faut prouver confidentialité, demande ou fourniture d’un conseil professionnel et objet relevant de la pratique autorisée. La supervision d’un avocat n’est pas non plus une condition du privilège direct reconnu par Queen’s University, même si les échanges entre avocat, Patent Agent et client commun peuvent avoir des fondements qui se recoupent. Une décision récente du Delaware souligne l’importance d’invoquer et prouver correctement le privilège : le tribunal l’a traité indépendamment du privilège avocat-client et rejeté les affirmations générales faute d’invocation correcte ou de preuve des qualifications et fonctions des praticiens. Chervon (HK) Ltd. v. One World Techs., Inc., No. 19-1293-GBW, slip op. at 3–8 (D. Del. Jan. 13, 2023).
VI. E-mails internes sur la réponse à une notification
Une méthode de travail courante crée une question trompeusement difficile. Le client transmet une notification à l’avocat superviseur ; celui-ci demande au collaborateur d’analyser les rejets et de préparer une réponse. Le collaborateur diffuse arguments et modifications proposés, puis le superviseur révise avant l’approbation du client. Si le brevet est ensuite litigieux, un défendeur peut demander toute la chaîne interne.
L’absence du client dans ces e-mails ne détruit pas nécessairement le privilège. Les tribunaux reconnaissent généralement que les avocats d’un même client doivent pouvoir échanger confidentiellement pour lui fournir leurs services. Dans Natta v. Zletz, 418 F.2d 633, 637 & n.3 (7th Cir. 1969), les échanges entre conseil interne en brevets et conseil externe étaient protégés car ils participaient en substance à la relation de la société avec ses avocats extérieurs. Richards v. Kallish, No. 22-cv-9095 (CS) (VR), 2023 WL 8111831, at 2, 6–8 (S.D.N.Y. Nov. 22, 2023), a pareillement protégé les échanges confidentiels de délivrance, l’inclusion d’inventeurs, de techniciens et de personnel de procédure ne détruisant pas la confidentialité lorsque leur participation facilitait la représentation. Plus récemment, LKQ Corp. v. Kia Motors America, Inc., No. 21 C 3166, 2023 WL 3200236, at *6–7 (N.D. Ill. May 2, 2023), a protégé des e-mails correctement inventoriés entre l’équipe de délivrance et le conseil interne, échangeant informations et avis sur la stratégie de dépôt.
Hercules Inc. v. Exxon Corp., 434 F. Supp. 136, 146–53 (D. Del. 1977), a appliqué un raisonnement similaire dans un service brevets. Un professionnel subordonné s’était vu confier une recherche juridique destinée à un avocat superviseur conseillant le client. Le tribunal n’a vu aucune différence significative avec une tâche confiée à un collaborateur avocat. Une décision récente hors délivrance a pareillement reconnu que versions internes, révisions et e-mails de transmission peuvent rester privilégiés s’ils sont préparés confidentiellement pour obtenir ou communiquer un avis juridique. Burge v. Teva Pharm. Indus. Ltd., No. 22-cv-2501-DDC-TJJ, 2025 WL 2172466, at *12–13 (D. Kan. July 31, 2025).
Ce raisonnement correspond à la préparation ordinaire d’une réponse. L’e-mail demandant au collaborateur de vérifier l’enseignement d’une limitation, le fondement de description écrite, les risques d’estoppel ou de renonciation, ou de recommander argument ou modification, participe normalement au conseil juridique. Analyse, projet et comparaison du collaborateur peuvent pareillement être protégés s’ils sont confidentiellement créés et diffusés pour élaborer ou transmettre cet avis. Voir LKQ, 2023 WL 3200236, at 6–7; Burge, 2025 WL 2172466, at 12–13. Il s’agit du privilège avocat-client du client, et non d’un privilège autonome des deux avocats ; le client n’a pas à être en copie à chaque étape de rédaction.
La protection est fonctionnelle, pas fondée sur le seul statut. IQL-Riggig, LLC v. Kingsbridge Techs., No. 19 CV 6155, 2021 WL 1172654, at *3–5 (N.D. Ill. Mar. 29, 2021), a refusé le privilège d’e-mails d’avocats du même cabinet au seul motif du contentieux du client ; ils relevaient cependant du work product parce qu’ils traitaient la défense à une demande reconventionnelle et une requête en jugement sommaire. Dans le cadre de la délivrance, Huber Engineered Woods LLC v. Louisiana-Pacific Corp., No. 19-342-GBW-SRF, slip op. at 10–11, ¶¶ 22–24 (D. Del. Sept. 30, 2022), a jugé non privilégiés des e-mails entre avocats confirmant seulement le statut d’un dépôt USPTO, sans stratégie ni conseil de fond. Confirmations, calendrier, demandes de signature et simples transmissions restent donc des candidats plus faibles, même si tous les correspondants sont avocats.
Geomatrix Sys., LLC v. Eljen Corp., No. 3:20-cv-1900, 2022 WL 603029, at *2–3 (D. Conn. Mar. 1, 2022), fournit la mise en garde correspondante. Le tribunal a rejeté une rétention catégorique des documents internes du conseil et exigé une démonstration par document. Lu avec Natta, Hercules, LKQ, et Huber, l’énoncé prudent est que les échanges confidentiels de l’équipe juridique sont souvent privilégiés s’ils demandent, transmettent ou affinent le conseil au client ou révèlent ses confidences. Deux avocats sur un e-mail ne suffisent pas. Les différences entre circuits sur le privilège dérivé ou entre avocats rendent contenu et fonction particulièrement importants.
La différence est pratique :
• « Le client nous a demandé de préserver la revendication de système. La référence A semble dépourvue du contrôleur revendiqué ; je recommande donc de contester le rejet au titre de la section 103, avec la modification jointe en repli » présente un argument fort de privilège. L’échange révèle une instruction et fournit une analyse pour un conseil ultérieur.
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• Une réponse du superviseur discutant le risque de description écrite et prescrivant une modification plus étroite est pareillement forte.
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• « Merci de préparer la réponse pour vendredi », une entrée de calendrier, un devis ou un avis d’émission de notification peut ne révéler aucun conseil confidentiel.
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• Les notes privées de recherche ou l’évaluation non communiquée d’une faiblesse de revendication peuvent échapper au privilège dans un forum exigeant une communication protégée ou un rôle démontrable dans le conseil.
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Les versions appellent leur propre analyse. Un projet de réponse ou une comparaison interne peut révéler l’avis juridique par ses arguments, modifications rejetées, commentaires de fondement et choix stratégiques. Burge, sans concerner la délivrance, illustre la règle générale : projets internes et révisions confidentiels peuvent être protégés lorsqu’ils servent le conseil juridique. 2025 WL 2172466, at *12–13. Une fois déposée, la réponse est divulguée à l’USPTO et devient généralement publique si et lorsque le dossier le devient ; déposer ne crée pas en soi un privilège du contenu. Le statut de projet ne tranche pas, et e-mail et pièces jointes doivent être examinés séparément. Joindre une notification publique, un brevet cité, un résultat brut ou un document technique préexistant à un e-mail privilégié ne protège pas la pièce par transformation.
Le work product n’offre pas de protection de secours automatique. Hercules a refusé cette protection pour projets de modifications et revendications, notes d’avocat d’examen ex parte et annotations manuscrites d’une notification, car ils concernaient la délivrance plutôt qu’un différend contradictoire concret. 434 F. Supp. at 151–53. Geomatrix a pareillement rejeté l’idée qu’un projet général d’obtention puis d’exercice de brevets protège catégoriquement les pièces de délivrance. 2022 WL 603029, at *2–3. Et Resh n’a pas reconnu de work product faute de preuve que les dessins d’inventeur prétendument réalisés sur instruction du conseil avaient été préparés en prévision d’un litige. No. 22-cv-01427-EJD (VKD), slip op. at 3–5. Il faut montrer le lien contentieux de chaque e-mail ou projet selon le droit applicable.
VII. Correspondants étrangers et échanges transfrontaliers de délivrance
La procédure internationale ajoute une question préalable inhabituelle en procédure nationale : qui est exactement le « correspondant étranger » ? L’expression peut désigner un avocat de droit étranger, un praticien réglementé des brevets non admis à un barreau généraliste, un professionnel interne, un traducteur exerçant un jugement juridique ou technique, ou un prestataire de dépôt chargé de tâches matérielles. Ces catégories ne sont pas interchangeables. Dans certains pays, le titre « patent attorney » autorise à pratiquer devant l’office sans conférer la qualité d’attorney-at-law. Qualifications, fonctions autorisées et rôle comptent donc.
A. La règle de juillet 2026 sur le domicile à l’étranger
Depuis le 20 juillet 2026, l’USPTO exige un praticien en brevets lorsqu’au moins un déposant ou titulaire identifié est domicilié hors des États-Unis ou de leurs territoires ; sauf indication contraire, les pièces présentées pour cette partie doivent être signées par un praticien en brevets. L’exigence s’applique aux pièces reçues à compter de cette date, quelle que soit la date de dépôt de la demande. Required Use by Foreign Applicants and Patent Owners of a Patent Practitioner, 91 Fed. Reg. 13,510, 13,512–13, 13,519 (Mar. 20, 2026) (amending 37 C.F.R. §§ 1.9, 1.31–.33; effective July 20, 2026) ; 37 C.F.R. §§ 1.31(a)(2)–(3), 1.33(b)(3) (2026). La règle modifie sensiblement la mécanique transfrontalière sans établir de privilège. Il faut identifier séparément le praticien USPTO responsable de la correspondance américaine, l’avocat ou autre praticien conseillant sur le droit ou la procédure étrangers, le client de chacun et tout fondement de représentation ou de nécessité raisonnable justifiant d’autres participants aux échanges confidentiels. Les conditions et limites du privilège invoqué selon le droit du forum restent à établir ; inscription, représentation et pouvoir de signature ne rendent pas à eux seuls toute la chaîne privilégiée.
B. Commencer par le choix de loi
Une méthode fréquente, notamment dans le Second Circuit pour les privilèges étrangers, est le test « touch-base ». Il recherche le pays ayant l’intérêt prédominant ou le plus direct et impérieux dans la confidentialité. Les échanges concernant une procédure ou le droit américains se rattachent généralement aux États-Unis ; ceux centrés sur le droit ou les procédures étrangers se rattachent normalement à ce pays. Voir Mangouras v. Squire Patton Boggs, 980 F.3d 88, 99–100 (2d Cir. 2020); In re Application of BM Brazil 1 Fundo de Investimento em Participações Multistratégia, 347 F.R.D. 1, 9–10 (S.D.N.Y. 2024). L’analyse peut comporter une seconde étape. Dans In re B&C KB Holding GmbH, l’Allemagne avait l’intérêt prédominant, les échanges concernant des opérations de droit allemand ; le tribunal a néanmoins appliqué le privilège américain, car appliquer le droit allemand dans ces circonstances aurait violé la courtoisie internationale : ce droit ne reconnaissait pas le privilège avocat-client au civil, mais n’autorisait pas non plus une discovery préalable comparable. No. 22-mc-00180 (LAK) (VF), 2025 WL 1802956, at *2–7 (S.D.N.Y. July 1, 2025). Ce n’est pas une règle nationale par défaut ; d’autres tribunaux peuvent utiliser d’autres cadres.
Le lien d’une demande étrangère avec un brevet américain ultérieur ne suffit pas nécessairement à établir un rattachement américain. Dans AstraZeneca LP v. Breath Ltd., No. 08-1512 (RMB/AMD), 2011 WL 1421800, at *5–9 (D.N.J. Mar. 31, 2011), les échanges sur des demandes suédoises et PCT ne se rattachaient pas aux États-Unis du seul fait qu’elles fondaient la priorité américaine ultérieure, que le PCT désignait les États-Unis et qu’un dépôt américain était envisagé. Ils concernaient brevetabilité et préparation en Suède ; le droit suédois s’appliquait. Un e-mail portant sur plusieurs pays peut donc demander une analyse par sujet, voire par passage.
C. Avocats et praticiens étrangers des brevets
Si le droit américain s’applique, le statut du participant reste important. Un avocat étranger qualifié agissant comme avocat peut normalement participer à une relation privilégiée, sous réserve de confidentialité et de conseil juridique. Dans une affaire récente, les e-mails demandant des conseils brevets au conseil suédois sont restés privilégiés, et une diffusion limitée aux responsables ayant besoin d’en connaître n’a pas emporté renonciation. Mölnlycke Health Care US, LLC v. Greenwood Mktg., LLC, No. 22 Civ. 3719 (CS) (JCM), 2024 WL 4602138, at *5–7 (S.D.N.Y. Oct. 29, 2024). Les échanges entre avocats américains et étrangers d’un même client ne nécessitent pas sa présence sur chaque message. Le fait d’être envoyés par des avocats ne suffit pas à protéger calendrier, facturation, confirmations de dépôt et discussions principalement commerciales.
L’analyse est moins établie si le correspondant est un praticien des brevets non avocat. Queen’s University concernait des Patent Agents américains inscrits et n’a pas tranché le traitement des praticiens étrangers. Plusieurs tribunaux de district ont néanmoins étendu son raisonnement fonctionnel, sous preuve que le praticien étranger était autorisé à effectuer les services précis concernés.
Dans Knauf Insulation, LLC v. Johns Manville Corp., No. 1:15-cv-00111-TWP-MJD, slip op. at 5–11 (S.D. Ind. Oct. 1, 2019), le tribunal a protégé les échanges avec un patent attorney britannique réglementé dans la mesure de son habilitation en droit britannique. Align Tech., Inc. v. 3Shape A/S, Nos. 17-1646-LPS & 17-1647-LPS, 2020 WL 1873026, at *2 (D. Del. Apr. 15, 2020), a pareillement conclu que les échanges avec un agent étranger inscrit peuvent être protégés s’il agit dans le champ autorisé par son pays.
Philips N. Am. LLC v. Fitbit LLC, 583 F. Supp. 3d 251, 259–70 (D. Mass. 2022), montre l’importance de prouver l’habilitation. Le tribunal a accepté que le raisonnement fonctionnel des décisions Queen’s University, Knauf, et Align puisse s’étendre à un praticien étranger. Philips n’a néanmoins pas prouvé que les échanges contestés de son conseil néerlandais sur les licences et la contrefaçon relevaient de son rôle légalement autorisé. Prouver une obligation professionnelle de confidentialité ne suffisait pas : le secret professionnel n’est pas nécessairement un privilège probatoire. Chervon ajoute une mise en garde procédurale : affirmations générales, inventaire insuffisant et absence de preuve du statut et de la fonction autorisée peuvent faire perdre la protection invoquée. No. 19-1293-GBW, slip op. at 3–8.
D. Échanges entre conseil américain et correspondant étranger
Ces échanges peuvent rester privilégiés si le correspondant conseille le même client ou est un représentant raisonnablement nécessaire aux services juridiques. Dans Tulip Computs. Int’l B.V. v. Dell Comput. Corp., 210 F.R.D. 100, 104–05 (D. Del. 2002), les échanges entre conseil américain et cabinet néerlandais sur le dépôt et la délivrance d’un brevet américain étaient protégés, le cabinet servant le client et agissant comme son représentant auprès du conseil américain. Un raisonnement similaire peut couvrir l’analyse de droit local ou la traduction juridiquement éclairée nécessaire au conseil de délivrance.
Mettre simplement le correspondant en copie n’établit cependant pas la nécessité. Le conseil américain ne doit pas non plus invoquer par réflexe une « supervision » s’il n’est pas autorisé à diriger la pratique du droit étranger. Le mandat doit identifier client, qualifications et fonction autorisée, tâche juridique, relation avec le conseil américain et attente de confidentialité. Étiquettes et affirmations non assermentées ne remplacent pas une preuve propre à chaque document. Voir Enanta Pharms., Inc. v. Pfizer Inc., No. 22-10967-DJC, slip op. at 3–5 (D. Mass. May 7, 2024) (exigeant une preuve renforcée et traitant les faits de statut de dépôt comme non privilégiés) ; Chervon, No. 19-1293-GBW, slip op. at 3–8.
Un échange sur une notification illustre les catégories. L’e-mail indiquant seulement délai, taxe officielle ou confirmation de dépôt transmet normalement des faits administratifs. Celui qui analyse le rejet, recommande de modifier ou demande l’avis américain sur la préservation de portée est bien plus susceptible de protection. Projets et commentaires peuvent révéler un conseil confidentiel, même si la réponse finale est divulguée à l’office et peut devenir publique. Le document déposé n’est pas privilégié pour ce qui est volontairement divulgué, mais le dépôt ne supprime pas nécessairement la protection des variantes rejetées et consultations confidentielles absentes du document ou du dossier ultérieurement public.
E. La règle propre au PTAB
Les procès devant le PTAB ont une règle expresse. Selon 37 C.F.R. § 42.57, une communication admissible avec un praticien des brevets d’un pays étranger, raisonnablement nécessaire et accessoire à son habilitation, reçoit le même traitement fédéral de privilège qu’un échange avec un avocat américain. La règle s’applique même sans privilège équivalent dans ce pays et prévoit expressément les échanges entre plusieurs praticiens et leurs assistants. Rule on Attorney-Client Privilege for Trials Before the Patent Trial and Appeal Board, 82 Fed. Reg. 51,570, 51,572–75 (Nov. 7, 2017).
Il ne faut pas en exagérer la portée. Le § 42.57 régit le privilège dans les procès PTAB. Il ne lie pas en lui-même les tribunaux fédéraux de district, tribunaux d’État, juridictions ou offices étrangers. Le contentieux de district exige encore l’analyse applicable de choix de loi et de common law.
Les échanges avec un correspondant peuvent aussi bénéficier indépendamment du work product, mais seulement s’ils satisfont au critère applicable des documents préparés en prévision d’un litige ou pour un procès. Philips fournit le contraste : certains e-mails néerlandais ont échoué au privilège, mais les échanges liés à une stratégie documentée d’exercice des droits contre des sociétés identifiées ont été protégés. 583 F. Supp. 3d at 271–74. La cour a rejeté l’idée plus large qu’une activité de licences anticipe presque toujours un litige. Le point central restait la raison de création du document particulier.
VIII. Quand la délivrance devient un work product contentieux
La procédure courante de délivrance ne satisfait généralement pas à l’exigence d’anticipation d’un litige. Obtenir des brevets pour les faire éventuellement valoir, l’existence de concurrents ou la possibilité qu’un brevet de valeur soit un jour litigieux restent normalement trop abstraits. Sinon, presque tout dossier deviendrait work product et le seuil contentieux de la règle 26 disparaîtrait. Voir Resh, Inc. v. Conrad, No. 22-cv-01427-EJD (VKD), slip op. at 3–5 (N.D. Cal. Feb. 23, 2024); Geomatrix Sys., LLC v. Eljen Corp., No. 3:20-cv-1900, 2022 WL 603029, at *2–3 (D. Conn. Mar. 1, 2022).
L’analyse peut changer à l’apparition d’un différend concret : accusation de contrefaçon, mise en demeure, menace d’action déclaratoire, engagement d’un conseil contentieux pour un adversaire identifié, procédure contradictoire après délivrance ou stratégie de continuation ou réexamen répondant à un litige précis. Les décisions récentes sur les essais avant action illustrent la différence requise. Dans Samsung Elecs. Co. v. Technical Consumer Prods., Inc., No. 1:23-cv-186, slip op. at 3–6 (D. Del. June 27, 2025), un inventaire contemporain liait les essais au contentieux anticipé et aux réflexions du conseil. La décision ne fixe pas de date ou résultat catégorique pour les pièces de délivrance ; elle montre l’importance de preuves contemporaines propres à chaque document.
Le critère varie par circuit. Certains tribunaux demandent si le document a été créé « en raison » du litige anticipé ; d’autres recherchent l’objectif principal ou s’il aurait été préparé sous une forme substantiellement similaire dans l’activité ordinaire. Voir Geomatrix, 2022 WL 603029, at 2–3. Graham Packaging Co., L.P. v. Ring Container Techs., LLC, No. 3:23-cv-00110, 2024 WL 1221178, at 4–5 (W.D. Ky. Mar. 21, 2024), a admis que les essais de contrefaçon avant action puissent être protégés, mais jugé la preuve insuffisante sans dates, déclaration ni inventaire conforme. Quel que soit le critère, les déclarations générales d’un litige toujours possible sont fragiles. Une preuve persuasive identifie le conflit anticipé, quand et pourquoi il est devenu concret, le commanditaire, la différence avec le travail ordinaire de délivrance et l’aide prévue au litige.
La démonstration doit être propre au document. Un même dossier peut contenir :
• une modification ordinaire surmontant une antériorité, normalement hors work product sans lien contentieux ;
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• un e-mail privilégié au client recommandant cette modification ;
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• un mémoire du conseil contentieux évaluant son effet sur une affaire de contrefaçon identifiée, pouvant être à la fois privilégié et work product ; et
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• une réponse finale déposée à l’USPTO, non privilégiée pour son contenu volontairement divulgué et susceptible d’entrer ensuite dans un dossier public.
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Le work product d’opinion est fortement protégé, mais l’étiquette ne dispense pas de satisfaire au seuil. Les réflexions d’un conseil en procédure courante ne sont pas automatiquement du work product d’opinion. Il faut d’abord montrer la préparation en prévision du litige, puis distinguer faits et opinions et évaluer toute renonciation par divulgation. Comparer Resh, No. 22-cv-01427-EJD (VKD), slip op. at 3–5 (aucun lien contentieux établi), avec Samsung Electronics, No. 1:23-cv-186, slip op. at 3–6 (preuves contemporaines d’essais destinés au contentieux).
IX. Appliquer les doctrines pièce par pièce
Un examen défendable évite les présomptions sur tout le dossier et pose des questions distinctes pour chaque pièce.
Déclaration d’invention au conseil. Une communication confidentielle demandant principalement conseil sur la brevetabilité et la demande est une bonne candidate au privilège selon Spalding, 203 F.3d at 805–07. Le privilège ne protège pas les faits sous-jacents, recherchables dans des sources non privilégiées sous réserve de pertinence, proportionnalité et autres limites de discovery. Voir Resh, No. 22-cv-01427-EJD (VKD), slip op. at 3–5.
E-mail du client demandant comment répondre à une notification. Il est normalement privilégié s’il est confidentiel et vise un conseil juridique. Il ne relève normalement pas du work product si la réponse concerne la procédure courante de délivrance.
Analyse entre superviseur et collaborateur. Elle est souvent privilégiée si elle demande ou affine le conseil au client, transmet ses instructions ou révèle des communications protégées. Voir LKQ, 2023 WL 3200236, at 6–7; Burge, 2025 WL 2172466, at 12–13. Deux avocats ne la rendent pas automatiquement privilégiée ; les e-mails purement administratifs ou de statut ne sont pas protégés du seul fait de leur échange entre avocats. Voir Huber, No. 19-342-GBW-SRF, slip op. at 10–11. L’obligation de communiquer reste une question distincte de discovery. Sans lien contentieux, cette analyse n’est normalement pas work product.
Projet interne de réponse. Il peut être privilégié s’il révèle conseil confidentiel, apports du client, arguments rejetés ou variantes stratégiques. Voir Burge, 2025 WL 2172466, at *12–13. Le statut de projet ne suffit pas ; chaque pièce jointe doit être examinée séparément. La rédaction courante n’est normalement pas work product.
Notes privées du conseil. Elles peuvent être privilégiées si elles consignent une communication protégée du client, mais pas du seul fait de leur auteur avocat. Elles peuvent être work product sous le critère d’anticipation du litige ; les notes ordinaires de délivrance peuvent tomber dans la lacune de protection.
Communication avec un Patent Agent américain. La protection dépend de la confidentialité, de l’objectif juridique et du champ autorisé devant l’USPTO. Les conseils généraux de contrefaçon ou de licences sont hors du privilège direct des Patent Agents.
Communication avec un correspondant étranger. Identifier précisément son statut, le droit applicable, l’habilitation et l’objectif de la communication. Voir Philips, 583 F. Supp. 3d at 259–70; Chervon, No. 19-1293-GBW, slip op. at 3–8; In re B&C KB Holding GmbH, 2025 WL 1802956, at *2–7. La règle PTAB 42.57 ne répond qu’à la question du privilège dans les procédures régies par la partie 42.
Transmission administrative. Échéances, récépissés, informations publiques de statut, budgets et instructions purement matérielles ne sont généralement pas privilégiés, sans que l’insertion de ces faits dans une discussion de fond protégée fasse nécessairement perdre tout le privilège.
Document final déposé. Une réponse, modification ou déclaration déposée est divulguée à l’USPTO et peut devenir publique ; son contenu délibérément soumis n’est pas privilégié. La protection des projets ou échanges non divulgués doit être analysée séparément.
Stratégie de délivrance orientée vers un litige. Continuation, réexamen, entretien ou modification peuvent générer du work product si un différend concret identifié leur donne le lien requis. Voir Geomatrix, 2022 WL 603029, at *2–3. Il faut si possible séparer et documenter objectif ordinaire de délivrance et objectif contentieux ; les preuves contemporaines ont été décisives dans Samsung Electronics, No. 1:23-cv-186, slip op. at 3–6.
X. Renonciation, exceptions et mécanique de la discovery
Même une communication admissible peut perdre sa protection par divulgation hors de la relation privilégiée. Les destinataires doivent donc correspondre aux personnes réellement nécessaires au conseil. La diffusion limitée aux responsables ayant besoin d’en connaître n’a pas emporté renonciation dans Mölnlycke, 2024 WL 4602138, at 5–7. À l’inverse, après application finale du droit américain, In re B&C KB Holding GmbH a constaté une renonciation pour vingt-huit pièces partagées avec banquiers et conseillers financiers dont le rôle n’était pas nécessaire à la traduction ou l’interprétation d’informations pour le conseil juridique. 2025 WL 1802956, at 5–7. Traducteurs et spécialistes techniques peuvent rester dans le privilège si raisonnablement nécessaires, mais leur rôle doit être documenté plutôt que présumé.
Lorsque conseils américain et étranger représentent le même client, leur coordination n’exige généralement pas de doctrine d’intérêt commun. Avec des clients différents, par exemple déposant et licencié ou deux cotitulaires, elle peut devenir importante. Cette doctrine préserve généralement un privilège existant ; elle n’en crée pas. In re Regents of the Univ. of Cal., 101 F.3d 1386, 1389–91 (Fed. Cir. 1996). Un objectif commercial partagé ou un accord de confidentialité seul peut ne pas établir l’intérêt juridique commun requis.
Une décision récente avertit aussi de ne pas transformer une divulgation étroite en renonciation générale. Un e-mail envoyé aux deux parties ne supprimait pas tous les privilèges sans distinction de sujet ; l’examen confidentiel par le juge, et non la communication publique, convenait pour vérifier l’existence d’une relation avocat-client. Trs. of Columbia Univ. v. Gen Digital Inc., No. 2024-1244, slip op. at 13–18 (Fed. Cir. Mar. 11, 2026). L’affaire concernait le conseil contentieux et un témoin-client plutôt que la délivrance, mais ses principes de renonciation et de divulgation restent instructifs.
La renonciation au work product suit une autre analyse. Une divulgation à un tiers non adversaire ne la produit pas toujours ; la divulgation à l’adversaire ou un comportement augmentant sensiblement ses chances d’accès peut la produire. Le même acte peut supprimer le privilège mais pas le work product, ou l’inverse. Samsung Electronics a jugé que nommer dans la plainte la source d’un composant accusé ne supprimait pas, sans plus, la protection des essais sous-jacents, notamment puisque le titulaire renonçait à s’appuyer sur cette enquête pour prouver la contrefaçon au procès. No. 1:23-cv-186, slip op. at 4–6. À l’inverse, Graham Packaging a exigé les informations factuelles d’essais expressément utilisées par la plainte pour établir la contrefaçon, tout en maintenant la distinction avec le work product d’opinion du conseil. No. 3:23-cv-00110, slip op. at 12–16 (W.D. Ky. Mar. 21, 2024).
S’appuyer sélectivement sur le conseil de délivrance crée un risque supplémentaire de renonciation par matière. Dans NimbeLink Corp. v. Digi Int’l Inc., No. 22-cv-2345 (NEB/DJF), slip op. at 6–11 (D. Minn. Apr. 12, 2024), le titulaire avait volontairement invoqué certains échanges de son conseil pour répondre à l’inequitable conduct. La renonciation s’est étendue aux communications de continuations sur les mêmes antériorités et divulgations, mais la proportionnalité a limité la production plutôt que d’ouvrir tout le dossier. Il faut donc évaluer les demandes liées et définir soigneusement toute renonciation volontaire avant d’utiliser certains avis en défense.
Les inventaires de privilège doivent être assez précis pour satisfaire à la charge de preuve sans révéler le conseil. Enanta Pharms., Inc. v. Pfizer Inc., No. 22-10967-DJC, slip op. at 3–5 (D. Mass. May 7, 2024), a rejeté des étiquettes de délivrance et affirmations non assermentées n’établissant pas source et objectif du conseil invoqué. Chervon montre aussi le risque d’invoquer le mauvais privilège ou de généraliser. No. 19-1293-GBW, slip op. at 3–8. Une entrée utile précise date, participants, client ou dossier, statut du praticien, demande ou procédure, objectif juridique et protection invoquée. Pour un praticien étranger, elle doit préciser pays et fonction autorisée. Pour le work product, elle doit décrire le différend anticipé et l’objectif contentieux, plutôt que simplement affirmer « préparé en prévision d’un litige ».
XI. Conclusion
L’identité de l’expéditeur est un indice, pas la réponse. Un e-mail confidentiel entre superviseur et collaborateur peut être privilégié sans client en copie, mais seulement s’il participe au conseil juridique ou transmet des informations protégées. L’échange avec un correspondant étranger peut rester dans l’équipe juridique, sous preuve de son statut, de son habilitation, du droit applicable et de son rôle. Un Patent Agent inscrit est protégé pour les avis dans sa pratique USPTO autorisée, pas pour toute question juridique ou commerciale impliquant un brevet.
Le work product pose une autre question. La procédure courante de délivrance n’est normalement pas une préparation contentieuse, et les réflexions de l’avocat ne dispensent pas d’un lien réel avec le litige. Un différend concret peut faire bénéficier certaines pièces de cette protection, mais il faut expliquer la raison de préparation de chacune et sa différence avec le travail ordinaire.
L’objectif n’est pas de traiter tout le dossier comme privilégié ou soustrait à la production. Il est de préserver la consultation juridique confidentielle, reconnaître la protection plus étroite des praticiens habilités et documenter le moment où la délivrance devient réellement préparation d’un différend. Objectif, participants, confidentialité, habilitation et lien contentieux, appliqués pièce par pièce, offrent le chemin le plus fiable dans l’ombre du dossier officiel.
