Une stratégie américaine au sein de votre portefeuille d'origine européenne
Divergent accompagne les entreprises européennes et leurs cabinets de brevets pour le volet américain de leurs portefeuilles internationaux. Nous coordonnons les choix de dépôt aux États-Unis, la stratégie de revendications, les décisions dans les procédures de délivrance, les budgets et les comptes rendus avec les objectifs plus larges de l’équipe européenne.
Le cabinet européen ou tout autre conseil local désigné demeure responsable du conseil et de la représentation relevant du droit de sa juridiction. Notre rôle, les canaux de communication et les responsabilités relatives aux travaux américains sont confirmés dès le départ.
Préserver les options lors de l'entrée aux États-Unis
Nous évaluons le choix entre l’entrée en phase nationale américaine et une demande de continuation de type « bypass », en tenant compte de la description existante, de la chaîne de priorité, des résultats de la recherche internationale et de la portée recherchée pour les revendications. Les exigences américaines de description écrite (written description), d’éligibilité à la protection par brevet, de restriction et de communication d’informations sont examinées en parallèle des demandes européennes connexes.
Coordonner les revendications et les décisions de procédure
Les modifications et arguments présentés aux États-Unis peuvent influer sur la valeur de la famille de brevets. Nous expliquons les modifications proposées, les principales options, les conséquences liées à l’historique de la procédure de délivrance et les possibilités de continuation, afin que le conseil européen et le client puissent apprécier la recommandation américaine dans son contexte.
- Une terminologie cohérente et une protection par les revendications des éléments importants sur le plan commercial
- Des positions de repli aux États-Unis étayées par la description existante
- La coordination des réponses aux examinateurs et du suivi des familles de brevets connexes
- Les possibilités de demandes de continuation et de demandes divisionnaires, leur calendrier et leurs budgets
Gérer les informations échangées au sein de la famille de brevets
Les rapports de recherche étrangers, les documents cités et les dossiers de délivrance connexes peuvent être pertinents pour les obligations américaines de communication d’informations et pour la stratégie. Nous convenons des modalités d’échange de ces informations, des personnes chargées de les examiner et des décisions nécessitant des instructions.
Les responsabilités relatives aux dépôts, aux échéances, aux annuités, aux traductions et aux prestataires tiers sont expressément réparties. Nous travaillons avec les conseils et prestataires choisis ou approuvés par le client.
Relier le portefeuille américain aux priorités commerciales
La portée des revendications, les demandes de continuation en instance, le calendrier de l’examen et les dépenses liées aux procédures de délivrance doivent tenir compte des produits, des concurrents, des objectifs de licence et des marchés pertinents. Nous apportons à ces décisions notre expérience américaine des procédures de délivrance et des procédures après délivrance, en coordination avec l’équipe qui gère l’ensemble du portefeuille.
Michael K. Kelly a notamment coordonné la protection par brevet en Europe et en Asie ; Scott D. Paul a notamment géré des portefeuilles comprenant plus de 350 dossiers de délivrance en instance. Ces exemples concernent leurs parcours individuels ; la composition de l’équipe et le périmètre dépendent du mandat proposé.
Choisir la relation de travail
Travaillez avec nous par l’intermédiaire de votre cabinet européen de brevets ou mandatez-nous directement en tant que service juridique interne. Nous commençons par vérifier les conflits d’intérêts, définir le périmètre et les responsabilités, et établir une convention de mandat écrite.